SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO sopranochile.cl

Transcripción

1 180 SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO sopranochile.cl Santiago, jueves treinta y uno de marzo de dos mil once.- VISTOS: Con fecha 12 de abril de 2010, don Leandro Antonio Shara Lillo, domiciliado en Av. Holanda Nº 87, depto. 601 comuna de Providencia, ciudad de Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio sopranochile.cl. Posteriormente, con fecha 21 de abril de 2010, la sociedad Alvi Supermercados Mayoristas S.A., representada por Johansson & Langlois, ambos domiciliados en San Pío X N º 2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio sopranochile.cl, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. Mediante oficio de Nic Chile Nº de 4 de agosto de 2010 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio. Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile. Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas partes a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, y no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

2 181 En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales. A fs. 13, consta Acta de comparendo donde se fijo el procedimiento y se otorgó a las partes el plazo de 10 días comunes para presentar sus respectivas alegaciones o defensas de sus derechos. A fs. 42 y 82 respectivamente, las partes presentaron sus respectivas alegaciones o defensas. A fs. 93, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus descargos. A fs. 139 y 152 respectivamente, las partes evacuaron dicho traslado. A fs. 164, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio sopranochile.cl. A fojas 179, se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que con fecha 12 de abril de 2010, don Leandro Antonio Shara Lillo, solicitó la inscripción del nombre de dominio sopranochile.cl. Que posteriormente, con fecha 21 de abril de 2010, la sociedad Alvi Supermercados Mayoristas S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio sopranochile.cl, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del

3 182 procedimiento ambas partes, sin que se produjera avenimiento según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales. SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión el primer solicitante expresa que es socio de la sociedad Soprano Chile Ltda. y que al solicitar el nombre de dominio en disputa, actuaría en exclusivo interés de dicha sociedad y que en los próximos días el dominio en litigio, sería transferido a la sociedad en cuestión. Agrega que dicha sociedad, sería una empresa del giro comercial, cuyo objeto señala y que específicamente habría iniciado sus actividades con la comercialización de productos outdoors, ropa deportiva, gorros, herramientas multifunción y otros productos relacionados principalmente con el deporte. Señala demás, que dicha sociedad se habría constituido el 7 de abril de 2010, y que se publicó en el Diario Oficial y que se encontraría debidamente inscrita en el Registro de Comercio de Santiago y de lo cual habría acompañado copia a los autos. Que en cuanto a su mejor derecho, expresa que los nombres de dominio, fuera de su rol de identificar un número IP en la red, o a un usuario, distinguen en Internet servicios, productos y empresas, es decir se relacionaría con la identidad empresarial, de protección de dicha identidad y que siendo la razón social de su representada Soprano Chile, sería absolutamente legítimo y necesario, que dicha sociedad pueda operar en el mundo virtual por medio del nombre de dominio de autos sopranochile.cl. Indica también, que don José Luis Fernández Urcelay, uno de los socios de la sociedad Soprano Chile Limitada, sería titular de las solicitudes de marcas comerciales Soprano Nº , clase 28; , clase 25 y que luego serían cedidas a la sociedad mencionada. Afirma, que con su solicitud del nombre de dominio en disputa, no se infringirían derechos, ni interés alguno del segundo solicitante, ya que no tendría registrada la marca

4 183 sopranochile y tampoco utilizaría dicha denominación para distinguir artículos de gimnasia, ropa deportiva, vestuario en general, accesorios de vestir, ni calzado. Señala, que al revisar la página Web del segundo solicitante cuya copia acompañaría, constaría de seis secciones y no se haría uso de la denominación soprano chile y que utilizaría la palabra soprano, para distinguir productos alimenticios y que por lo mismo, no existiría posibilidad alguna de que el consumidor pueda errar o ser confundido entre productos alimenticios y los productos outdoors, ya que estaría actuando en forma legítima y con un real interés y que no afectaría, de modo alguno, derechos del segundo solicitante. Agrega, que el único argumento que podría alegar el segundo solicitante, sería su titularidad de la marca Soprano. Que al respecto y a la luz de la ley , Arts. 19 y 20, no existiría vulneración de derechos, por cuanto las marcas serían distintas y estarían en categorías no relacionadas. Que a mayor abundamiento, expresa que la denominación Soprano y sus derivaciones o plurales, estarían inscritas por varias empresas y para distinguir diversos productos y servicios, y cita al efecto cuatro marcas registradas, que contienen la voz Soprano y para distinguir distintos servicios y productos. Afirma también, que lo mismo ocurriría respecto de los nombres de dominio y cita al efecto 3 ejemplos. En otro aspecto, arguye que el uso del nombre de dominio en disputa y su eventual asignación, no puede ser considerado como un acto de mala fe o abusivo, ni menoscabar la reputación del segundo solicitante, ni crear confusión entre los productos de ambas empresas, ni constituiría un acto de abuso de publicidad o de competencia desleal. Alega que por lo tanto se puede concluir que ha actuado de buena fe, ya que utilizaría el nombre de dominio en litigio, con la auténtica intención de ofrecer bienes o servicios bajo dicho nombre y que sería conocido como Soprano Chile Ltda., aunque no sea titular de una marca registrada con ese nombre. Señala también, que tendría plena aplicación el principio First Come First Server, ya que si bien estima que tendría derechos más que suficiente sobre el nombre en disputa, de estimarse que ambas partes tienen poseen derechos legítimos de idéntica importancia,

5 184 sobre sopranochile.cl, de todas formas se le debería asignar en virtud de ser el primer solicitante de dicho nombre. TERCERO: Que en la etapa de discusión, el segundo solicitante Alvi Supermercados Mayoristas S.A., señala en primer lugar que su solicitud del nombre de dominio en disputa, se fundaría en el hecho que se encontraría contenida su marca Soprano, la que se encontraría ampliamente registrada en el INAPI desde el año Expresa además, que tendría más de 20 años de vida, sustentando valores y principios de esfuerzo y superación, lo que se reflejaría plenamente en los 70 años de historia de la familia Villablanca Rojas, siempre ligada al comercio mayorista. Luego cita los hitos de su historia. Argumenta también en que consistiría su empresa, características, cualidades. Que estarían en las principales comunas de la Región Metropolitana de Santiago y en 11 otras ciudades, desde Puerto Montt a Coquimbo y que donde haya almaceneros, siempre encontrará los productos Alvi y sus marcas Soprano. Agrega que su misión sería trabajar por el desarrollo del pequeño comercio y que para ello habrían creado el Club Mayorista, el cual describe y que se encontrarían 34 mil comerciantes inscritos. Argumenta que debido a su exitoso crecimiento, habría tomado la decisión de expandirse a nuevas áreas y crear marcas propias, entre ellas Soprano, la que se encontraría inscrita en el INAPI, para distinguir diversos productos. Que el objetivo de esta solicitud del nombre de dominio sopranochile, sería ofrecer y promocionar a través de Internet sus productos alimenticios y bebestibles de sus marcas Soprano, para así facilitar aún más su gestión de abastecimiento para sus clientes. Que por lo mismo, los consumidores al verse enfrentados al nombre de dominio sopranochile.cl, pensarían que están en presencia de los productos que vende al por mayor y al detalle en el sector mayorista, lo cual no sería efectivo. Arguye además, que lo anterior demostraría su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa y que por lo mismo sería injusto que el dominio de autos se asignara a un tercero, ya que tendría registrada como marca comercial la palabra Soprano y que ha hecho un uso real y efectivo de dicha expresión.

6 185 Agrega que tiene registrada la marca Soprano, la más antigua desde el año 2002, para distinguir productos de las clases 30, 29, 31 y 32. A continuación en cuanto al derecho, cita normas del Reglamento de NIC Chile, a saber Art. 10, 14 y 22 y siguientes sobre revocación de nombres de dominio; de la Constitución Política y de la ley de Propiedad Industrial. Señala que la palabra CHILE, sería una palabra genérica, que se refiere a un lugar geográfico y que por lo mismo el elemento destacado del nombre de dominio en disputa, sería su marca previamente registrada Soprano. También cita fallos de la Comisión Preventiva Central y otros recaídos en esta clase de conflictos por asignación de nombres de dominio. Afirma que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se produciría una dilución de sus marcas comerciales y se induciría a error a los consumidores. Expresa también que ha invertido dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer sus marcas comerciales a lo largo de nuestro país. Concluye solicitando que se acojan sus argumentos, se rechace la solicitud del primer solicitante y en definitiva que se le asigne el nombre de dominio en disputa. CUARTO: Que al evacuar el respectivo traslado, la parte del primer solicitante reitera que es socio de la empresa Soprano Chile Limitada. Luego se refiere a su giro. Señala también, que esta marca Soprano, habría nacido en Argentina y que se explotaría a través de Soprano Outdoor S.R.L. y que uno de sus socios, mayorista, don Ariel Alberto Domínguez, sería dueño de la marca comercial Soprano inscrita en Argentina, en clase 25, de fecha 29 de marzo de Agrega que este último, sería socio con el primer solicitante y otra persona en la sociedad chilena Soprano Chile Ltda. y que ese sería su interés en el nombre de dominio de autos. Que en cuanto al resto del escrito, reitera lo dicho en su escrito de pretensiones de fecha 16 de septiembre de 2010 y que rola a fs. 42. QUINTO: Por su parte al evacuar el respectivo traslado, el segundo solicitante, arguye que ninguno de los argumentos del primer solicitante darían cuenta de su mejor derecho

7 186 que logre sustentar su posición, ya que se referiría a la empresa Soprano Chile Limitada, la cual no formaría parte del presente litigio y la cual no habría demostrado el inicio de actividades comerciales. Agrega que tampoco el signo en litigio forma parte de su razón social, ya que la sociedad mencionada no es parte en este juicio. Que además, las solicitudes de marcas comerciales que cita, también son de propiedad de un tercero ajeno a este litigio y no constaría en autos cesión alguna de dichas solicitudes a al primer solicitante. Reitera el segundo solicitante, que tiene registradas a su nombre diversas marcas Soprano, en el INAPI, las que fueron solicitadas desde el año 2001, lo que sería reconocido por el primer solicitante en su respectivo escrito de pretensiones. Agrega que el dominio en disputa, no se encontraría activo para distinguir ningún producto, ni servicio. Señala también que por el uso que hace de su marca Soprano, es él el que la da a conocer y en virtud de la cual los consumidores la conocen, y no por el actuar y uso del primer solicitante y que por lo mismo, si un consumidor se encuentra con la página web va a creer que se encontrará con sus productos Alvi. Agrega que no sería efectivo que el dominio en disputa a nombre del primer solicitante, no afectaría sus derechos, ya que quien tiene registrada la marca Soprano es él y no el primer solicitante. Que el hecho que el primer solicitante le haya agregado la palabra Chile, no resultaría un factor diferenciador, atendido a que se trata de una expresión genérica, correspondiente a un lugar geográfico, además que cuenta con su presencia a nivel nacional. Agrega que no es aplicable a este caso las normas de la ley , sino que las normas de la Reglamentación de Nic Chile y que el se sustenta en el Art. 14 de dicha reglamentación. Que respecto a la existencia de distintos nombres de dominio que contendrían la expresión soprano, ya que por los motivos que explica, no correspondería hablar de una coexistencia de dominios soprano. Que respecto al principio de la prioridad de la solicitud del primer solicitante, First Come

8 187 First Served, sería una presunción legal, que admite prueba en contrario, al probar el segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre en disputa, como ocurriría en este caso y que se aplicaría en los casos en que las partes se encuentran en igualdad de condiciones, lo que no ocurriría en autos. Por otra parte, cita fallos sobre esta materia que serían aplicable al caso de autos. Reitera normas legales que serían aplicables al litigio de marras. Por lo anterior, solicita tener por evacuado el traslado y que en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa. SEXTO: El primer solicitante, como medio de prueba, acompañó a los autos en forma legal: 1) Copia legalizada de escritura de Constitución de sociedad Soprano Chile Limitada. 2) Copia legalizada del extracto de protocolización de la escritura de Constitución de la sociedad Soprano Chile Limitada. 3) Copia simple de impresos de la página Web del Inapi de solicitudes de la marca Soprano, Nº y ) Copias simples de la página Web y sus 6 secciones. 5) Copia simple de impresos de la página Web del Inapi de solicitudes de las marcas Soprano, Nº y , The Sopranos registros y ) Copia simple de escritura de Constitución de sociedad Soprano Outdors SRL e inscripción, en la República de Argentina. 7) Copia simple de contrato de cesión de cuotas de Soprano Outdors SRL y la correspondiente acta de certificación de firmas. 8) Copia simple de la solicitud de registro de la marca Soprano en Argentina. 9) Copia simple de cesión de solicitudes de la marca Soprano, Nº y , a favor de Soprano Chile Limitada. 10) Copia simple de catálogo de productos comercializados por Soprano Outdors SRL y 10) Copias simples de algunos de sus productos comercializados por Soprano en su sitio SÉPTIMO: El segundo solicitante, acompaño como medio de prueba los siguientes documentos: 1.- Copia de impreso de registro de su marca comercial Soprano, Nº , , y , obtenidos desde la página Web Impresos obtenidos de su página Web, Impresos obtenidos desde la página Web, Impreso obtenido desde la página Web,

9 188 OCTAVO: Que en la etapa de prueba, el segundo solicitante acompañó a los autos y sin objeción de contrario: registros de marcas comerciales ya señalados en el considerando séptimo de este fallo, de la marca Soprano, siendo la solicitud más antigua del año 2001 y con fecha de registro de 18/3/2002. NOVENO: De lo anterior se colige que el segundo solicitante tiene registradas como marcas comerciales en Chile la palabra Soprano, a lo menos 8 años anteriores a la fecha de la solicitud del nombre de dominio de autos del primer solicitante, que es de 12 de abril de 2010 e igual número de años anterior a la fecha de constitución de la sociedad Comercializadora Soprano Chile Limitada, de la cual el primer solicitante es socio. DECIMO: Además, la palabra Soprano, corresponde a una marca propia del segundo solicitante, con la cual identifica a algunos de sus productos que vende a sus clientes en sus supermercados mayoristas denominados Alvi. Lo cual consta incluso en documentación acompañada por el primer solicitante. DECIMOPRIMERO: Que con relación a lo expuesto y a la prueba rendida por el primer solicitante, esta se refiere a terceros ajenos al juicio y no consta tampoco en el expediente algún poder o cesión de derechos en virtud del pueda actuar el primer solicitante, tanto por Soprano Chile Limitada, como por Soprano Outdors SRL, por lo que será desestimada. Que tampoco serán considerados las copias simples de impresos de la página Web del Inapi de solicitudes de las marcas Soprano, Nº y , The Sopranos registros y , ya que sus respectivos propietarios no son parte en este juicio y no se aplican en esta clase de juicios las normas sobre propiedad industrial. DECIMOSEGUNDO: Que además, los argumentos vertidos por el primer solicitante, referidos a que no habría confusión, ya que los productos a distinguir por una y otra parte, sería distinta, no es aplicable a este tipo de juicios, atendido los principios y normativa especial que tienen aplicación. Por otra parte y a mayor abundamiento, el agregado de la palabra Chile, en nada altera lo dicho por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad propia que la haga

10 189 diferenciable. DECIMOTERCERO: Que de lo expresado se concluye, que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos first come, first served, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa sopranochile.cl. Que igualmente, no se ha acreditado mala fe en el primer solicitante. DECIMOCUARTO: Que por lo expuesto precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa sopranochile.cl. POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, SE RESUELVE: I.- Que se asigna el nombre de dominio sopranochile.cl al segundo solicitante esto es a la sociedad Alvi Supermercados Mayoristas S.A. II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio sopranochile.cl del primer solicitante don Leandro Antonio Shara Lillo. III.- Devuélvanse los respectivos documentos acompañados por las partes. IV.- Cada parte pagará sus costas. V.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

11 190 DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.- Rol