Roj: SAP C 234/ ECLI: ES:APC:2014:234

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1 Roj: SAP C 234/ ECLI: ES:APC:2014:234 Id Cendoj: Órgano: Audiencia Provincial Sede: Coruña (A) Sección: 4 Fecha: 10/02/2014 Nº de Recurso: 374/2013 Nº de Resolución: 32/2014 Procedimiento: CIVIL Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG Tipo de Resolución: Sentencia AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 A CORUÑA SENTENCIA: 00032/2014 MERCANTIL Nº 1 ROLLO 374/13 S E N T E N C I A Nº 32/14 AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION CUARTA (Civil-Mercantil) ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS: JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG CARLOS FUENTES CANDELAS ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ En A Coruña, a diez de febrero de dos mil catorce. VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO /2010, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) /2013, en los que aparece como parte demandante-apelante, FRITZ EGGER GMBH & CO, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ELENA MIRANDA OSSET, asistido por el Letrado D. DULCE MARIA MIRANDA NARANJO, y como parte demandada-apelada, INDUSTRIAS DEL TABLERO SA INTASA, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JESÚS ÁNGEL SANCHEZ VILA, asistido por el Letrado D. LUIS FRANCISCO GARCIA DEL RIO, sobre PROPIEDAD INDUSTRIAL. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA de fecha Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimo en parte la demanda deducida por FRITZ EGGER GMBH&CO., representada por la procuradora DOÑA ELENA MIRANDA OSSET, contra la entidad mercantil INDUSTRIAS DEL TABLERO S.A. (INTASA), representada por el Procurador DON JESUS A. SANCHEZ VILA, y en consecuencia declaro: Que la demandada ha infringido los derechos exclusivos de FRITZ EGGER GMBH & CO. Sobre la patente ES , al menos desde el mes de febrero de 2009 y hasta el mes de octubre de 2009, ambos incluidos, 1

2 mediante actos de fabricación de paneles para suelos de unión mecánica sin cola y de comercialización de los producidos en ese periodo bajo la marca INTAFLOOR. Condeno a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración a cesar en los actos de posesión, ofrecimiento y comercialización de los productos infractores, con la obligación de retirar y destruir de modo verificable los que posea o los que, bajo disposición de la actora, tengan en depósito almacenistas, distribuidores o mayoristas. Mando que se publique la parte dispositiva de esta sentencia, a costa de la demandada en las revistas "ARQUITECTURA Y DISEÑO", "ASRQUITECTURA VIVA", junto con reseña del procedimiento, las partes y el órgano jurisdiccional. Si al tiempo de ejecutarse la sentencia alguna de esas dos revistas ya no se publique tendrá en las revistas dimensiones y ubicación que permitan cumplir su función informativa. La demandada podrá añadir al anuncio la advertencia de que la fecha de fabricación de los paneles figura en la etiqueta de los paquetes mediante los que se comercializan. Desestimo las demás peticiones de la demanda y no hago especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta instancia". SEGUNDO.- Contra la referida resolución por el demandante se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución. TERCERO.- Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Es objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, por mor del recurso de apelación interpuesto, la demanda que es formulada por la entidad actora FRITZ EGGER GmbH & Co, contra la demandada INDUSTRIAS DEL TABLERO S.A. INTASA, a los efectos de obtener un pronunciamiento judicial que declarase: 1.- Que la demandada ha infringido los derechos de FRITZ EGGER GmbH & Co sobre la patente Se declare que la demandada viene obligada a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados. Y que, en consecuencia, se condene a la demandada: a) A cesar y abstenerse de actos que violen el derecho de FRITZ EGGER GmbH & Co sobre la indicada patente y concretamente en la fabricación, ofrecimiento, comercialización y posesión de paneles infractores. b) A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios que su comportamiento ha ocasionado desde la fecha de validación de la patente hasta la completa ejecución de la sentencia, y ello conforme a los criterios indemnizatorios que se indica en la demanda, habiéndose optado por la indemnización procedente al amparo del art a) LP. c) Al embargo y destrucción de los moldes, sistemas de cuchillas y cualquier otra herramienta empleada por INTASA para la fabricación de los productos infractores. d) A retirar del mercado concretamente los paneles del INTASA que infringen los derechos de EGGER sobre la patente litigiosa. e) A la publicación a costa de la demandada de la sentencia que se dicte, en dos publicaciones del sector, concretamente en "Arquitectura y Diseño" y "Arquitectura Viva", y f) Al pago de las costas. Seguido el juicio en todos sus trámites con oposición de la parte demandada se dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta población en que estimó parcialmente la demanda, siendo recurrida la sentencia de instancia por la parte actora en sendos y concretos aspectos, en cuanto a la desestimación de la pretensión de resarcimiento de los daños y perjuicios, que se afirman sufridos, valorados en euros, o aquella otra que la Sala considere procedente derivados de la infracción de la patente litigiosa y todo ello con imposición a la parte demandada de las costas de primera instancia, confirmando la resolución apelada en el resto de sus pronunciamientos. En el trámite de oposición al recurso, por la entidad demandada INTASA se postuló la confirmación de la resolución apelada. 2

3 Fijado de la forma que antecede el objeto del litigio en la alzada queda determinada la congruencia cognoscitiva de este Tribunal, en aplicación de lo normado en el art de la LEC, que norma que la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso, y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el art SEGUNDO: Del marco normativo aplicable.- La demanda postula la indemnización de daños y perjuicios al amparo del art. 64 de la LP, según el cual: "1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados. 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia". Con apoyo en el art. 66 LP, que reza: "1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. 2. La ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor. b) Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. c) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento. 1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. 2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico...". TERCERO: De la interpretación del mentado marco normativo por parte de la jurisprudencia.- Con respecto a la aplicación de los mentados preceptos nuestra jurisprudencia ha señalado: 1) El art. 64 de la LP "no se refiere al daño, ni en su realidad -existencia-, ni en su cuantificación, sino a si es necesario o no culpa para apreciar la responsabilidad por los daños y perjuicios causados... Lo que resulta de la norma es que en los supuestos del apartado 1 (entre ellos la importación) no se requiere culpa, en tanto en los del apartado 2 (entre ellos la comercialización) es preciso que concurra culpa o negligencia (o la advertencia de la explotación ilegal). La expresión "en todo caso" del apartado 1 significa que la responsabilidad es objetiva, no subjetiva. Se hace abstracción de si hay o no culpa, pero en modo alguno sirve de fundamento para presumir la existencia del daño... Por consiguiente, del art de la LP no cabe deducir una presunción de existencia del daño, tanto más si se tiene en cuenta que habla de daños causados" ( STS 31 de mayo de 2011 ). En el mismo sentido, la STS de 17 de julio de ) En relación con la prueba de los daños y perjuicios es reiterado pronunciamiento jurisprudencial el que proclama "que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia ("an") como su importe ("quantum"). Tal doctrina se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas SSTS de 20 de julio de 2000 ; 15 de octubre de 2001 ; 3 de febrero, 23 y 29 de septiembre de 2003 entre otras), pudiendo 3

4 mencionarse en relación con patentes las SSTS de 5 de abril de 2000, 25 de octubre de 2002 y 17 de julio de 2008 ). 3) La aplicación de la doctrina "ex re ipsa" en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones ( SSTS 23 de febrero de 1999, 21 de noviembre de 2000, 10 de octubre de 2001, 3 de febrero de 2004, 1 de junio de 2005 o más recientemente en la de 24 de octubre de 2012 ), ahora bien en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "ex re ipsa" ( SSTS 29 de septiembre de 2003 y 3 de marzo de 2004, entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente ( SSTS de 17 de julio de 2008 y 31 de mayo de 2011 ). Así, por ejemplo, la precitada STS de 29 de septiembre de 2003 señala que "la jurisprudencia de esta Sala no ha acogido con carácter general la doctrina ex re ipsa en sede de propiedad industrial, requiriendo la prueba de los daños y perjuicios", con cita de las SSTS de 23 de marzo de 1998, 20 de julio de 2000 y 15 de octubre de 2001 ). Lo que se reproduce en SSTS de 5 de abril de 2000 y 25 de octubre de 2002 sobre patentes. No hay pues una doctrina jurisprudencial que permita fundamentar una presunción legal de existencia del daño en todo caso de violación de una patente ( SSTS de 17 de julio de 2008 y 31 de mayo de 2011 ). 4) No cabe aplicar los otros criterios del art. 66 LP cuando no han sido invocados por la actora, que limitó su pretensión indemnizatoria al supuesto del art. 66.2, letra a) LP. No cabría, por lo tanto, la aplicación de la regalía hipotética, que opera en el campo del enriquecimiento injusto, y no en el resarcitorio del daño, si no ha sido pedida en su momento procesal ( STS de 31 de mayo de 2011 ). 5) En el supuesto en que la indemnización se postule "por las ganancias que hubiera obtenido el infractor o, hipotéticamente, el perjudicado, la liquidación exigirá una operación de reducción de los ingresos en la medida de los gastos" ( STS de 11 de julio de 2012 ). CUARTO: La valoración del tribunal conforme a la prueba practicada en los autos y procedimiento de cálculo indemnizatorio instado por la actora.- Pues bien, la parte actora en su legítimo derecho de defensa optó por el mecanismo indemnizatorio antes reseñado, consistente en los beneficios obtenidos por INTASA. A tales efectos se practicó una prueba pericial judicial por Don Demetrio, economista auditor de cuentas, con la finalidad de determinar los beneficios derivados de la venta de los tableros INTARFLOOR, que comercializaba la demandada, con lesión de la patente de la actora, el cual concluyó que "INTASA no ha obtenido beneficios económicos derivados de la venta y/o instalación de los mentados tableros infractores de la patente EGGER. El referido dictamen condujo al juez a quo a la desestimación de la pretensión indemnizatoria postulada por la entidad actora, dado que "no existen beneficios que la demandada haya obtenido, que hayan quedado demostrados y que tengan su origen en la actuación considerada como infractora". Centrado pues el debate en tal cuestión controvertida para su decisión hemos de tener en cuenta una serie de condicionantes fácticos, que pasaremos a exponer para cumplir el postulado constitucional de motivación ( art. 120 CE ): El primero de ellos es que los paneles de madera con el sistema de ensamblaje infractor de la patente se comenzaron a comercializar a principios de la sentencia apelada, no cuestionada en tal extremo, señala, al respecto, que no hay pruebas de que la fabricación del producto se remonte más atrás del mes de febrero de y dejaron de hacerlo sobre el mes de octubre de dicho año, sin perjuicio de que pudiera producirse alguna venta posterior de los productos existentes en poder de almacenistas, distribuidores o mayoristas, cuya obligación de retirar y destruir constituye pronunciamiento firme de la sentencia apelada. En segundo lugar, los eventuales beneficios susceptibles de ser generados, por mor de la comercialización de un producto, son menores en los periodos iniciales de introducción en el mercado, hasta que se obtiene la cuota correspondiente en el mismo, como resulta de máximas de experiencia conocidas, utilizadas por el juez a quo como argumento valorativo lógico que, por ende, no merece reproche en la alzada. Una tercera consideración a tener en cuenta es que la demandada adquirió un acuerdo de licencia de derechos de patente de sendas sociedades del mismos grupo maderero: UNILIN BEHEER B.V., de nacionalidad holandesa, y FLOORING INDUSTRIES Ltd. Sarl, de nacionalidad luxemburguesa, con fecha 1 de mayo de 2009 ( y su adenda de 1 de octubre de 2009 ), y que, al amparo de tales patentes, produce paneles para ensamblaje sin cola. Como contraprestación a la adquisición de tal licencia, en el año 2009, se abonaron por INTASA euros, como admitió a preguntas de la letrada de la demandante el perito judicial en el acto del juicio. 4

5 En cuarto lugar, a tenor del informe pericial, en el periodo que consideramos decisivo para la cuantificación del daño, es decir año 2009, los resultados de la explotación del tablero suelo litigioso serían negativos en la suma de euros ( Ver anexo III, f 145 de Tomo II). En quinto lugar, como es obvio, y hemos ya indicado con la oportuna cita jurisprudencial, la liquidación del daño exige una operación de reducción de los ingresos en la medida de los gastos. Por último, indicar que, conforme al art. 348 LEC "el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica". La jurisprudencia nos indica que debe entenderse por dichas reglas, y así se señala que no se encuentran codificadas, estimándose por tales a las más elementales directrices de la lógica humana ( SSTS de 13 de febrero de 1990, 29 de enero, 20 de febrero y 25 de noviembre de 1991, 16 de marzo de 1999, 15 abril 2003 y 30 de enero de 2013 entre otras muchas ). Son las reglas del raciocinio lógico ( SSTS de 13 mayo de 2008, 15 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013 ). Se identifican con la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes ( STS 4 de marzo de 1994 ) o como dice la STS de 15 de julio de 1988 : "... estas normas se refieren a la lógica, que requiere un conocimiento y manejo de los datos de hecho y un encadenamiento entre los juicios que no lleve al absurdo, único límite conocido en la lógica jurídica que generalmente, no se mueve entre hechos conocidos con absoluta certeza". Pues bien, fijadas tales premisas, el recurso se fundamenta en el análisis crítico del dictamen pericial, que lleva a la apelante a la conclusión de que se probaron unos beneficios como los postulados en su recurso. Se critica la partida de servicios especiales como costo de producción, la cual está compuesta de 14 subcuentas: I+D, reparación y conservación, servicios profesionales ( notarios, abogados, auditores y otros profesionales ), comisiones extranjero, transportes y fletes, primas de seguros, relaciones públicas, suministros ( consumo electricidad ), material de oficina, servicios telefónicos, desplazamientos, gastos diversos, gastos consejo ( importe no significativo ) y licencias Flooring. El perito imputa al suelo laminado la suma de euros en el periodo 2009 ( f 139 ). En primer término, no podemos aceptar el recurso de que no existan costes de transporte por la circunstancia de que los paneles litigiosos se transportasen con otro material de la demandada, cuando el propio perito ya discrimina el porcentaje que en los costes totales de producción corresponde al material litigioso, y el transporte es sin duda uno de ellos como imprescindible elemento de comercialización. Los gastos de reparación y conservación son un coste indiscutible de una producción, que no se puede descartar para el cálculo de un beneficio. En cuanto a los servicios profesionales valorados en euros, sí consideramos que deben ser descontados. El propio perito admitió que comprenderían los gastos de letrado para la solución de la presente reclamación en el periodo temporal calculado. Igualmente debe ser descontado el pago de la licencia UNILIN-FLORING, que nada tiene que ver con la producción de los paneles infractores de la patente actora, siendo obvio, por lo tanto, que no es un costo susceptible de ser imputado como gasto a la entidad demandada infractora, que explotó un derecho de propiedad industrial ajeno y distinto a tal licencia. El perito informó, en el acto del juicio, que lo abonado por tal concepto, en 2009, ascendió a la suma de euros, que al no guardar ninguna relación con la patente vulnerada no se puede tener en cuenta. Por lo que respecta a las comisiones extranjero, no las consideramos descontables como coste, al no existir prueba alguna de comercialización exterior de los tableros litigiosos. El perito judicial, al contestar a la pregunta de cuál es el importe de tal partida correspondiente al periodo 2009, no es desde luego ni contundente, ni claro, sino que incurre en una patente contradicción. En efecto, dice que los gastos de tal partida fueron de 6500 euros en 2007, euros en 2008 y 4,5 en 2009, es decir, añadió, euros. Lo que debe tratarse de un error, en tanto en cuanto los costos de este último año tendrían un incremento inusual sobre los años anteriores. El perito en su dictamen siempre se expresó en sus tablas en miles de euros, y al ser requerido por la letrada accionante, por el valor de tal partida correspondiente al 2009 dijo literalmente "4,6" -que serían euros- si bien añadió acto seguido euros, lo que tampoco encaja con el coste total de servicios exteriores correspondientes a la fábrica en el periodo 2009, ya que supondría tal partida más del 33% sobre un importe total de euros ( ver anexo III ). Por todo lo cual, descontamos únicamente euros. En cuanto al I+D desconocemos totalmente su importe para poder ser deducido. Las otras partidas impugnadas son costes repercutibles a la actora. En consecuencia al resultado negativo de dicho ejercicio de 2009, correspondiente al suelo: euros, habría que eliminar el coste de euros de licencia patente suelo, así como el 9,5% de euros de 5

6 servicios profesionales y de euros de comisiones exteriores, que supone un montante total de 6108,5 euros, ello arrojaría un beneficio de ,5 euros, o sea 1122,37 euros mes, que por 9 meses de infracción suponen la suma de 10101,37 euros, por la que se estima la demanda en tal apartado. CUARTO: Sobre la imposición de las costas procesales de primera instancia.- También consideramos que en este ámbito debemos estimar el recurso de apelación, en tanto en cuanto fueron acogidas las peticiones formuladas en la demanda, con una salvedad con respecto a la petición c) del suplico, pero no porque no fuera procedente, sino porque se había producido ya la enervación de la acción al haber cesado la demandada en la fabricación del tablero infractor. La indemnización era imposible que fuera cuantificada en la demanda, al necesitarse para su cálculo conocer la contabilidad de la demandada ajena a la fiscalización actora, precisamente se propuso prueba pericial judicial que se practicó en el curso del procedimiento a tales efectos. Por ello, la actora expreso en el escrito rector del proceso que la cuantía del juicio era indeterminada. El derecho a la indemnización es proclamado y determinado en esta resolución, por lo que tal pretensión de la actora fue igualmente acogida. La demandada no se allanó a la demanda ni siquiera de forma parcial a alguno de sus pedimentos y su conducta lesiva de la patente provocó la necesidad de la promoción del presente litigio, generando gastos a la demandante por el acto infractor de sus derechos de propiedad industrial. La circunstancia de que se postulase el montante indemnizatorio desde la validación de la patente hasta la ejecución de sentencia, y se determinase su importe por el periodo concreto de tiempo que se fijó en el procedimiento, no es determinante para obviar tal condena. En primer lugar, dado que dejar la fijación para el trámite de ejecución no es un pronunciamiento vedado por la jurisprudencia ( ver al respecto la STS de 24 de octubre de 2012 ), sino que el mismo perdió su sentido al lograrse probar y determinar el montante indemnizatorio durante la sustanciación juicio. Realmente el único extremo rechazado fue el concerniente a que se fijase el derecho resarcitorio desde la validación de la patente el 16 de abril de 2007, lo que igualmente habría que ponerlo en conexión con el art LP; mas ello no impide la condena en costas por esta sola circunstancia, una vez que se acreditó en el proceso que la fabricación y comercialización ilícita se produjo desde febrero de 2009 hasta octubre de dicho año. Extremo de muy difícil precisión para la demandante. La doctrina permite la condena en costas en caso de estimación sustancial ( SSTS. de , , , y ), puesto que de no ser así y se entendiera que la desviación de aspectos solo accesorios, debería excluir dicha condena, esta posición quebrantaría la equidad, (...) ( SSTS de y ). QUINTO: Las costas de la alzada.- No es procedente la condena en costas de la alzada al estimarse el recurso de apelación interpuesto ( art. 398 LEC ). F A L L A M O S Con estimación, en lo que es menester, del recurso de apelación interpuesto debemos modificar y modificamos el fallo de la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, en el único sentido de declarar haber lugar a la indemnización a la actora, fijando su importe en la suma de 10101,37 euros, condenando a la demandada a estar y pasar por dichos pronunciamientos, ratificando la resolución apelada en el resto de sus pronunciamientos, imponiendo a la demandada las costas de primera instancia, y sin hacer especial condena con respecto a las devengadas en la alzada. Se decreta la devolución del depósito constituido para recurrir. Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional, y, en su caso, extraordinario por infracción procesal, a interponer en el plazo de veinte días ante este Tribunal para la Sala 1ª del Tribunal Supremo. Y al Juzgado de procedencia, líbrese la certificación correspondiente con devolución de los autos que remitió. Así por esta sentencia de la que se llevará certificación al rollo de apelación civil, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 6

7 PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe. 7