LIC. SUSANA M. BRAVO VIEYTEZ CORREDOR PUBLICO No. 53 PLAZA DISTRITO FEDERAL

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1 COMO PROTEGER JURDICAMENTE LOS BIENES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE SU EMPRESA 1 Introducción El patrimonio de una empresa esta constituida por diversos bienes jurídicos entre los cuales se encuentran los bienes de propiedad industrial. El empresario, persona física o moral, puede ser el titular, causahabiente o usuario autorizado de un bien jurídico protegido como propiedad industrial. como: La propiedad industrial es definida por el Doctor en Derecho Carlos Viñamata Paschkes 2 el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), o distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industrias o comerciales, de otros dedicados al mismo giro y que les den derecho también a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a los que infrinjan tales derechos. En México, el marco jurídico nacional que regula la propiedad industrial es la Ley de la Propiedad Industrial 3 y su Reglamento 4 y la Autoridad Administrativa que la aplica es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conocido por sus siglas IMPI y en materia internacional se regula jurídicamente en los diversos tratados internacionales de los que México forma parte. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 1 Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y Corredor Público No. 53 en la Plaza del Distrito Federal. 2 VIÑAMATA PASCHKES, CARLOS La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, 1ª Edición, pág La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 y entró en vigor el 28 de junio de El Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994 y entró en vigor el 1º de octubre de 1994, t cambió el título de la ley a Ley de la Propiedad Industrial. 4 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 23 de noviembre de 1994, en vigor a partir del 8 de diciembre de 1994.

2 El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 5 es la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en México. 6 El IMPI es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto, entre otros, el de ser órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas, y realizar estudios en investigaciones en dicha materia. 7 5 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de diciembre de LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Artículo 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 7 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Artículo 6º.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades: I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto; II. Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo; III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma; V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativa; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación de los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; VI. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes; 2

3 VII. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado; VIII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia; IX. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio; X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley; XI. Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial; XII. Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante: a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento; b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica; c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos; d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones; e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial; XIII. Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad; XIV. Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero. XV. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología; XVI. Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial; XVII. Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia; 3

4 La Protección Jurídica de los Bienes de Propiedad Industrial La protección jurídica de los bienes de propiedad industrial se realiza mediante la regulación y otorgamiento de : Patentes de invención Registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales Publicación de nombres comerciales Declaración de protección de denominaciones de origen Actualmente el marco jurídico de estos bienes de propiedad industrial incluye los secretos industriales, las variedades vegetales, los conocimientos técnicos (know-how) y las distintas fases que conforman la tecnología en su sentido más amplio. Dentro de la Doctrina Jurídica Mexicana los derechos de la propiedad industrial son reconocidos como bienes intangibles. En la literatura especializada en temas de negocios existe un consenso de protección legal de dichos bienes intangibles de propiedad industrial pertenecientes a las empresas debido a que fomenta: las actividades industriales y comerciales del país, la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos; propicia e impulsa el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores; y favorece la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles Con la debida explotación comercial y su protección jurídica, los bienes intangibles de la propiedad industrial de las empresas fomentan su imagen y prestigio, la identificación de sus productos y servicios en el mercado, el soporte tecnológico que los respalda, su participación del mercado, las barreras de entrada a dichos mercados y las expectativas de crecimiento de XVIII. Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas; XIX. Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar; XX. Formular y ejecutar su programa institucional de operación; XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y XXII. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables. 4

5 los segmentos de mercado asociados, así como su explotación comercial indirecta mediante la transferencia de sus derechos a otras empresas, entre otros aspectos. Asimismo dicha protección jurídica previene los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establece las sanciones y penas respecto de ellos. Los derechos y beneficios que se tienen con estos bienes intangibles, pueden ser valuados usando una variedad de técnicas, sin embargo, es necesario tener presente que la valuación más idónea es en cuanto a su impacto comercial. En años recientes, la teoría de activo intangible ha sido llevada a la práctica, y en los estados financieros de las empresas están comenzando a incluir el valor de mercado entre los activos intangibles. El presente trabajo está limitado solamente al tema de los diversos tramites que se realizan ante el IMPI para las solicitudes de patentes, de registro de diseños industriales, de registro de modelos de utilidad, del registro de marcas y avisos comerciales y la publicación de nombres comerciales. Sin embargo, es necesario antes explicar brevemente en que consiste cada uno de dichos bienes intangibles de propiedad industrial. Qué es una Marca? La Ley de la Propiedad Industrial la define en su artículo 88 como sigue: ARTÍCULO 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado. En México el registro de una marca y el derecho a su uso exclusivo que éste le otorga no es obligatorio para el titular de la misma, sin embargo es conveniente su registro puesto que con ello el Estado Mexicano le otorga el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. La ley de la materia señala un plazo de diez años para la vigencia del registro de la marca comercial, y dispone que el registro podrá renovarse por periodos de diez años (Art. 95 de la Ley de la Propiedad Industrial). Qué es un Aviso Comercial? La Ley de la Propiedad Industrial lo define en su artículo 100 como sigue: 5

6 ARTICULO Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, es decir es el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su publicidad. En México el registro de un aviso comercial y el derecho a su uso exclusivo que éste le otorga no es obligatorio para el titular del mismo, sin embargo es conveniente su registro puesto que con ello el Estado Mexicano le otorga el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. La ley de la materia señala un plazo de diez años para la vigencia del registro del aviso comercial, y dispone que el registro podrá renovarse por periodos de diez años (Art. 103 Ley de la Propiedad Industrial). Qué es un Nombre Comercial? La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 105 lo siguiente: ARTÍCULO El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. En México el registro de un nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo que éste le otorga no es obligatorio para el titular del mismo, sin embargo es conveniente su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial publicada por el IMPI, puesto que con ello el Estado Mexicano le otorga el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento en la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se le aplique el nombre comercial y se extenderá a todo el país si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. (articulo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial). La ley de la materia señala un plazo de diez años para la vigencia de los efectos de la publicación del nombre comercial, y dispone que el registro podrá renovarse por periodos de diez años (Art. 110 Ley de la Propiedad Industrial). El Registro de la Marca y del Aviso Comercial y la Publicación del Nombre Comercial La Ley de la Propiedad Industrial establece que tanto los avisos comerciales como los nombres comerciales se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la misma para las marcas (artículos 104 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial). 6

7 En las oficinas centrales o regionales del IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en los diferentes Estados de la República Mexicana se solicita el formato único para las solicitudes de registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, conocido como formulario oficial de solicitud de signos distintivos IMPI En la actual Administración Pública Federal se estableció dentro de la estrategia del Consejo Presidencial para la Competitividad un programa de mejora de diversos trámites administrativos federales. De acuerdo a dicha estrategia, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día 10 de diciembre de 1996, el Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En dicho Acuerdo se prevé los plazos de respuesta a diversos trámites, incluidas las solicitudes de patentes, de registro de diseños industriales, de registro de modelos de utilidad, marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales. Con la finalidad de establecer procedimientos y requisitos específicos para facilitar la operación y garantizar la seguridad jurídica de los particulares, por lo que se refiere a las solicitudes de patentes, de registro de diseños industriales, de registro de modelos de utilidad, marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto del 2004, el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual entrará en vigor a los seis meses contados a partir de su publicación. 8 (artículo primero transitorio de dicho Acuerdo). Al momento de la presentación de una solicitud, el IMPI realizará una revisión de la misma, a efecto de verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 5 9 del Reglamento y 8 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REGLAS Y CRITEROS PARA LA RESOLUCION DE DIVERSOS TRAMITES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (D.O. 09/09/2004) Artículo segundo transitorio.- Se derogan las fracciones I, IV y, en lo que se oponga al presente, la fracción VIII del artículo 3º., del Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de diciembre de Artículo tercero transitorio.- Los asuntos pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Acuerdo, continuarán tramitándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. 9 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.- Artículo 5º.- Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos: I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares; II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto. 7

8 procederá, en términos del artículo 7 del mismo ordenamiento, a darle ingreso. (artículo 21 del Acuerdo referido) En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo; III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio; IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional; V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro; VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente; VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción; VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda. Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de: inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto. Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano. En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano. Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto. Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción..- Art. 7.-El Instituto al recibir las solicitudes y promociones: I.- Verificará que se acompañen los documentos y objetos que en las mismas se listen y hará las anotaciones correspondientes; II.- Anotará en cada uno de los ejemplares, empleando los medios que estime convenientes: a) La fecha y hora de recepción; b) El número progresivo de recepción que les corresponda; c) En su caso, el número de expediente en trámite que les asigne tratándose de solicitudes, y, d) La fecha y hora de presentación, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto en los artículos 38 Bis y 121 de la Ley, y 38 de este Reglamento, y III.- Devolverá a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolución, una vez hechas las anotaciones que procedan. 8

9 El Examen de Forma De acuerdo con el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su Reglamento. Para los efectos del artículo 119 de la Ley, el IMPI contará con un plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la presentación de la solicitud, para realizar por única vez el requerimiento relacionado con el examen de forma de la solicitud. En dicho requerimiento el IMPI podrá solicitar que se precise, aclare en lo que se considere necesario, o se subsanen omisiones, respecto de la solicitud. De no realizarse requerimiento alguno a la solicitud dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá que el examen de forma ha sido favorable al solicitante. Una vez contestado el requerimiento, el IMPI tendrá que resolver sobre el examen de forma de la solicitud dentro de los tres meses siguientes a la contestación del mismo. Si contestado el requerimiento el IMPI considerara no favorable el examen de forma, deberá emitir oficio debidamente fundado y motivado de dicha situación dentro de un plazo máximo no mayor a tres meses a partir del día de la presentación de la contestación del requerimiento. (artículos 21 y 22 del Acuerdo de referencia) El Examen de Fondo Por su parte, el artículo 122 de la misma Ley, establece que concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si el signo distintivo es registrable en los términos de esta Ley. El IMPI tendrá un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aprobación del examen de forma de la solicitud, para comunicar al solicitante de algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, o bien, señalar que la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, relacionados con el examen de fondo de la misma, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 122 de la Ley. (artículo 24 del Acuerdo referido). En el caso de que la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el IMPI lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud. 9

10 El IMPI tendrá un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la contestación del requerimiento a que se refiere el artículo 24 del acuerdo mencionado, para responder al solicitante por escrito acerca de la procedencia o improcedencia del registro correspondiente. Se suspenderá el plazo señalado en el párrafo anterior, cuando se presente lo previsto en el artículo 124 de la Ley o en virtud de un mandamiento de autoridad competente, hasta que se resuelvan los procedimientos correspondientes. (artículo 25 del acuerdo de referencia). En caso de que el IMPI no emita requerimiento alguno a la solicitud, el plazo máximo de conclusión del trámite de seis meses, contado a partir de la fecha de su presentación. (artículo 26 del acuerdo citado). Por último, la ley de la materia en su artículo 125 establece que concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título correspondiente. En el caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. Qué es una Patente? De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (Tomo P-Z pp ) define la patente como sigue: PATENTES... II. Si bien la Ley de Invenciones y Marcas (LIM) no contiene una definición de patente, el texto de sus aa. 3º. Y 4º. permiten elaborar el siguiente concepto: privilegio que otorga el Estado para explorar una invención nueva, susceptible de aplicación industrial;... Para Mantilla Molina, con el vocablo patente se denotan dos cosas: a) el derecho de aprovechar la invención, y b) el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho. Actualmente en México, pocas empresas pueden invertir para crear nueva tecnología dentro de la misma y los empresarios prefieren pagar regalías por los inventos realizados por terceros. La Ley de la Propiedad Industrial define la patente de la siguiente forma: Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Los requisitos para que una invención será patentable, es que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial (Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial). 10

11 Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso, de la prioridad reconocida. (Artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial). En México el otorgamiento de una patente y el derecho a su uso exclusivo que éste le otorga no es obligatorio para el titular de la misma, sin embargo es conveniente su otorgamiento puesto que con ello el Estado Mexicano le otorga el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. La ley de la materia señala un plazo de veinte años improrrogables para la vigencia de los efectos del otorgamiento de la patente (Art. 23 de Ley de la Propiedad Industrial). Qué es un Modelo de Utilidad? La Ley de la Propiedad Industrial lo define en su artículo 28 como sigue: ARTÍCULO 28 Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. (Artículo 27 de la Ley de la Propiedad Industrial). En México el registro de un modelo de utilidad y el derecho a su uso exclusivo que éste le otorga no es obligatorio para el titular del mismo, sin embargo es conveniente su registro puesto que con ello el Estado Mexicano le otorga el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. El registro de un modelo de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud. (Artículo 29 de la Ley de la Propiedad Industrial). Qué es un Diseño Industrial? La Ley de la Propiedad Industrial define el diseño industrial como sigue: ARTÍCULO 32.- Los diseños industriales comprenden a: I. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y 11

12 II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. La Ley de la materia considera que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños. La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. No se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características a que se refiere el párrafo anterior. (Artículo 31 de la Ley de la Propiedad Industrial). En México el registro de un diseño industrial y el derecho a su uso exclusivo que éste le otorga no es obligatorio para el titular de la misma, sin embargo es conveniente su otorgamiento puesto que con ello el Estado Mexicano le otorga el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. La ley de la materia señala un plazo de quince años improrrogables para la vigencia a partir de la fecha de la presentación de la solicitud (Art. 36 de Ley de la Propiedad Industrial). El Otorgamiento de una Patente de Invención, El Registro de Modelo de Utilidad y de Diseño Industrial La Ley de la Propiedad Industrial establece que para la tramitación del registro de un modelo de utilidad y de un diseño industrial se aplicarán, en lo conducente, las reglas contenidas en el Capítulo V del Título Segundo de la Ley de la materia, a excepción de los artículos 45 y 52 de la misma. (Artículos 30 y 37 de la Ley de la Propiedad Industrial). En las oficinas centrales o regionales del IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en los diferentes Estados de la República Mexicana se solicita el formato único para las solicitudes de patente y registro de modelo de utilidad o de 12

13 diseño industrial, conocido como formulario oficial de solicitud de patente y registro de modelo de utilidad o de diseño industrial IMPI Las solicitudes de patente y registro de modelo de utilidad o de diseño industrial y sus anexos que se presentan ante el IMPI deben cumplir con los requisitos específicos determinados por la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y los tratados internacionales de los que México forma parte, y para ello se publico el Acuerdo que establece las Reglas la Presentación de solicitudes ante el IMPI 10. Con la finalidad de establecer procedimientos y requisitos específicos para facilitar la operación y garantizar la seguridad jurídica de los particulares, por lo que se refiere a las solicitudes de patentes, de registro de diseños industriales, de registro de modelos de utilidad, marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto del 2004, el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial La presentación de la Solicitud y su Documentación Anexa Al momento de la presentación de una solicitud, el IMPI realizará una revisión de la misma, a efecto de verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento y procederá, en términos del artículo 7 del mismo ordenamiento, a darle ingreso. (artículo 6 del Acuerdo citado). De acuerdo con el artículo 50 de la ley de la materia, recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud. El IMPI tendrá un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la presentación de la solicitud, para emitir un primer requerimiento en donde podrá solicitar que se precise, o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen omisiones. De no realizarse requerimiento, alguno dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá que el examen de forma ha sido favorable al solicitante. Cuando el solicitante de contestación al primer requerimiento y el IMPI considere que no ha sido precisado, aclarado o debidamente subsanado, podrá emitir un segundo requerimiento. 10 Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial el día 14 de diciembre de

14 Una vez que el solicitante dé contestación al segundo requerimiento, el IMPI tendrá que resolver sobre el examen de forma de la solicitud dentro de los dos meses siguientes a su presentación. Si contestado el segundo requerimiento el IMPI considera no favorable el examen de forma, deberá emitir oficio debidamente fundado y motivado de dicha situación dentro del plazo máximo de un mes, contado a parir de la fecha de contestación de dicho requerimiento. (artículo 7 del Acuerdo citado). Los plazos máximos señalados en el artículo 7º del Acuerdo mencionado, en el caso de que no se disponga de la publicación internacional de las solicitudes de Patente o modelos de utilidad presentados en México a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, al momento de realizar el examen de forma, serán aplicables hasta el momento en que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sitúe en su página electrónica dicha publicación. (artículo 8º del Acuerdo multicitado) La Publicación de una Solicitud de Patente en Trámite La publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación o, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado. (artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial) El IMPI deberá publicar la solicitud de patente en trámite dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir del vencimiento del plazo de dieciocho meses señalados en el artículo 52 de la Ley. (artículo 10 del Acuerdo citado). El IMPI tendrá un plazo máximo de un mes, contado a partir de la presentación de la petición del solicitante, para llevar a cabo la publicación anticipada prevista en el artículo 52 de la Ley de la materia. (Artículo 10 del Acuerdo) La petición de publicación anticipada de solicitud de patente, deberá presentarse por escrito y contener los siguientes datos y documentos anexos: I. Número de expediente. II. Datos del solicitante, inventor o apoderados del mismo; y III. Comprobante de pago. (artículo 11 del Acuerdo). El Examen de Fondo de las Solicitudes de Patente y de los Modelos de Utilidad Una vez publicada la solicitud de patente en trámite, se estará a lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55, 55 bis, 56, 57 y de la Ley de la materia. Asimismo, una vez aprobado 11 Ley de la Propiedad Industrial.- Artículo 54.- El Instituto podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes, o en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas 14

15 el examen de forma de las solicitudes de modelo de utilidad, se estará en lo dispuesto por dichos artículos. (artículo 12 del Acuerdo) El artículo 53 de la misma ley, establece que concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta Ley, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y de esta Ley. extranjeras..- Artículo 55.- El Instituto podrá requerir por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, presente la información o documentación adicional o complementaria que sea necesaria, incluida aquella relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras; modifique las reivindicaciones, descripción, dibujos, o haga las aclaraciones que considere pertinentes cuando: I. A juicio del Instituto sea necesario para la realización del examen de fondo, y II. Durante o como resultado del examen de fondo se encontrase que la invención tal como fue solicitada, no cumple con los requisitos de patentabilidad, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley. Si dentro del plazo a que se refiere este artículo el solicitante no cumple con el requerimiento, su solicitud se considerará abandonada..- Artículo 55 bis.- Los documentos que se presenten en cumplimiento de alguno de los requerimientos a que se refieren los artículos 50 y 55 de esta Ley, o en el caso de enmiendas voluntarias, no podrán contener materias adicionales ni reivindicaciones que den mayor alcance al que esté contenido en la solicitud original considerada en su conjunto. Sólo se aceptarán enmiendas voluntarias hasta antes de la expedición de la resolución sobre la procedencia o negativa de otorgamiento de la patente a que se refieren los artículos 56 y 57 de esta Ley..- Artículo 56.- En caso que el Instituto niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución..- Artículo 57.- Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo, se le tendrá por abandonada su solicitud..- Artículo 58.-El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 44, 50, 55 y 57 de esta Ley, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en los artículos antes referidos. La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados, dentro del plazo inicial o en el adicional previsto en este artículo; o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes. 12 Ley de la Propiedad Industrial.- Articulo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto: I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; III. Las razas animales; IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y V. Las variedades vegetales. 15

16 Como resultado del análisis del examen de fondo de una solicitud de patente o de modelo de utilidad, el Instituto podrá emitir hasta un máximo de cuatro requerimientos, a efecto de que se cumpla con las disposiciones legales aplicables el examen de fondo de la solicitud. (artículo 13 del Acuerdo mencionado) El IMPI tendrá un plazo de cuatro meses, contados a partir de la contestación de cada requerimiento, para comunicar por escrito al solicitante si se han satisfecho las objeciones establecidas, en caso contrario, se emitirá un nuevo requerimiento solicitando se aclare, subsane o cumpla con las objeciones señaladas. En caso de que el IMPI no emita un nuevo requerimiento en el plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá que fueron subsanadas las objeciones correspondientes. (artículo 14 del citado acuerdo). En el caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos que establecen la Ley y su Reglamento, el IMPI negará el otorgamiento de la patente o modelo de utilidad, fundando y motivando su resolución. El trámite de una solicitud una vez iniciado el examen de fondo no será mayor a cinco años. (artículo 15 del acuerdo). Examen de Fondo de las Solicitudes de Diseños Industriales Una vez aprobado el examen de forma de las solicitudes de diseños industriales, en términos de lo contenido en los artículos 6º. y 7º. de este Acuerdo, el IMPI iniciará el examen de fondo de la solicitud. Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley: I. Los principios teóricos o científicos; II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; IV. Los programas de computación; V. Las formas de presentación de información; VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias; VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia. 16

17 El IMPI tendrá un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la aprobación del examen de forma de la solicitud, para realizar un primer requerimiento relacionado con el examen de fondo de la misma, en donde podrá solicitar por escrito se presente la información o documentación adicional o complementaria que sea necesaria, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley. El IMPI tendrá un plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la contestación del requerimiento, para comunicar al solicitante por escrito acerca de la procedente o improcedencia del registro correspondiente Como resultado de análisis del examen de fondo de una solicitud de diseño industrial, el IMPI podrá emitir hasta un máximo de dos requerimientos a efecto de que se cumpla con las disposiciones legales aplicables. En el caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos que estable la Ley y su Reglamento, el Instituto negará el otorgamiento del registro, fundando y motivando su resolución. (artículos 16 al 18 del Acuerdo citado). Por último, la ley de la materia en su artículo 60 establece que concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título correspondiente y se procederá a hacer su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 17