TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 171-IP-2015

Transcripción

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 171-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio se interpretará el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima. Apelante: TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG. Marca: "TIENDAS OECHSLE" y logotipo. Expediente Interno: JR-CA-15. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 4 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. Mediante Resolución 1/2016 de 15 de enero de 2016 se resolvió conceder licencia por enfermedad al Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez y, en consecuencia, no participa en du adopción. VISTOS: El Oficio /5ta SECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú solicitó la interpretación prejudicial dentro del proceso interno JR-CA-15. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 08 de octubre de 2015, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES. Apelante: TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG.

2 Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: TIENDAS PERUANAS S. A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 2 de junio de 2008, Javier Alesandri Hernández Casahuamán, solicitó el registro de la marca TIENDAS OECHSLE y logotipo (mixta) para distinguir prendas de vestir en general de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 20 de agosto de 2008, Augusto José Rey Vallarino y Javier Alesandri Hernández Casahuamán, manifestaron que mediante contrato de cesión de 20 de agosto de 2008, Javier Alesandri Hernández Casahuamán, transfirió a favor de Augusto José Rey Villarino los derechos sobre la solicitud. 3. El 24 de agosto de 2008, se publicó el extracto de la solicitud en el diario oficial "El Peruano". 4. El 12 de septiembre de 2008, Tomás Carlos Oechsle Sigg formuló oposición alegando básicamente que la marca de TIENDAS OECHSLE es una copia de su apellido paterno. 5. El 3 de octubre de 2008, Augusto José Rey Vallarino, contestó la oposición. 6. El 16 de diciembre de 2008, Tiendas Peruanas S.A. manifestó que Augusto Rey Vallarino, mediante contrato de 3 de noviembre de 2008, le cedió los derechos de la solicitud. 7. El 08 de abril de 2009, mediante Resolución /CSD- INDECOPI se declaró infundada la oposición formulada por el señor Tomás Carlos Oechsle Sigg y se concedió el registro de la marca solicitada. 8. El 7 de mayo de 2009, Tomás Carlos Oechsle Sigg, apeló la Resolución /CSD-INDECOPI. 9. El 19 de abril de 2009, mediante Resolución ITPI- INDECOPI se declaró nula la Resolución apelada /CSDf 2

3 INDECOPI tras verificarse que con anterioridad a la fecha de presentación de registro el señor Wilson Romero Ríos (hoy INVERSIONES OECHSLE S.A.C.) solicitó el 23 de octubre de 2007 el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación OECHSLE para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que la Comisión haya tenido en consideración dicha solicitud al momento de realizar el examen de registrabilidad. 10. El 16 de septiembre de 2010 mediante Resolución /CSD- INDECOPI se declaró infundada la oposición formulado por el señor Tomás Carlos Oechsle Sigg y se concedió el registro de la marca de producto solicitada por Tiendas Peruanas S.A. 11. El 14 de octubre de 2010, el opositor Tomás Carlos Oechsle Sigg interpuso recurso de apelación contra la Resolución de primera instancia administrativa. 12. El 24 de septiembre de 2012, mediante Resolución ITPI- INDECOPI se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el opositor contra la Resolución /CSD- INDECOPI. 13. El 12 de noviembre de 2012, Tomás Carlos Oechsle Sigg interpuso demanda contenciosa administrativa a fin de que se declare la nulidad de la Resolución ITPI-INDECOPI. 14. EI17 de abril de 2013 ellndecopi contestó la demanda. 15. El 27 de mayo de 2014, mediante Sentencia signada como Resolución número Nueve, el Juzgado Vigésimo Sexto de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda. 16. El 11 de junio de 2014 Tomás Carlos Oechsle Sigg interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia dictada. 17. Mediante providencia de 30 de enero de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando que se pronuncie respecto a: - En caso de que una disposición de derecho interno como el artículo de la Ley establezca mejores cond iciones para un administrado que una norma comunitaria como el artículo 146 de la Decisión 486, cuál de ellas debe prevalecer en el caso concreto? ~ \ 3

4 - Ante la formulación de nuevos argumentos de oposición fuera del plazo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 y en caso éstos nuevos argumentos tengan por objeto denunciar la existencia de indicios de la comisión de un acto de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión Andina 486. Puede elevarlos a la autoridad administrativa competente para resolver la oposición formulada? - Cuáles son los alcances y la oportunidad para evaluar la existencia de los actos de competencia desleal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en administrativa: la demanda contenciosa 18. El señor TOMÁS OECHSLE SIGG, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Sostiene que el signo solicitado es una copia del apellido paterno de la familia OECHSLE. - Afirma que desde el siglo XIX la familia Oechsle ha sido propietaria de la tienda de artículos de lujo, ropa, zapatos y artículos domésticos en la Plaza de Armas. También han sido propietarias de las tiendas Oechsle con productos de cristalería, juguetes y ropa de niño. - Enuncia que se quiere registrar una marca prácticamente idéntica y por ende confundible o asociativa con su apellido paterno y con la otra empresa Tiendas Oechsle sin disponer de la respectiva autorización. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI): 19. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Argumenta que solo al momento de la oposición se deben exponer todos aquellos motivos por los cuales se considera que el registro de un determinado signo afectaría sus derechos. - Afirma que no se ha acreditado que el apellido Oechsle sea identificado de una manera equívoca por parte del público consumidor por lo que de ninguna manera afectará a su identidad o prestigio. 4

5 - Sostiene que se ha llegado a la conclusión de que el signo solicitado no se encuentra incurso en ninguna prohibición. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Tercero Interesado): 20. En el expediente no obra la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte de la empresa TIENDAS PERUANAS S.A. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia: 21. El Vigésimo Sexto Juzgado Permanente de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda, al concluir que el que interpone apelación debe fundamentarla indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria. Argumentos del Recurso de Apelación: 22. Tomás Carlos Oechsle Sigg, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Afirma que la ley no prohíbe que los fundamentos y alegaciones de la oposición se amplíen luego de presentada la oposición. - Enuncia que la autoridad de oficio puede denegar el registro de una marca si luego del examen de registrabilidad, la marca se encontrara incursa en alguna causal para no registrarla independientemente de que dicha causal no haya sido manifestada por el opositor. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 23. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. Se interpretarán las normas solicitadas por ser aplicables al caso en análisis. Artículo Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Artículo Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. t 5

6 De oficio se interpretará el artículo 136 literal e) de la Decisión C. CONTENIDO DE LA PONENCIA 24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Preeminencia de la norma comunitaria. 2. De la oposición al registro de una marca. (nuevos argumentos fuera del plazo establecido en la Decisión 486). 3. El registro de un apellido como marca. 4. El registro de una marca para perpetrar un acto de competencia desleal. D. ANALlSIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR. 1. Preeminencia de la norma comunitaria. 25. Tomás Carlos Oechsle Sigg, en su escrito de demanda de impugnación de resolución administrativa afirma que "(... ) en parte alguna de la Decisión 486 que aprueba el Régimen Común de Propiedad Industrial para la Comunidad Andina, ni tampoco el Decreto Legislativo N 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial, ni por último de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) se establece que el Opositor a un registro de marca deba formular todos sus argumentos en el escrito de Oposición", y que luego de esto se prohíba tomar en cuenta argumentos adicionales que se hayan expuesto a lo largo del procedimiento administrativo para mayor fundamento de la oposición. 26. En vista de tales argumentos, como quiera que en el presente proceso se plantea la aplicación de la normativa interna por vacío de la norma comunitaria o simplemente su falta de aplicación y para pronunciarnos acerca del cuestionamiento formulado por el Juez Consultante, esto es: "(... ) En caso de que una disposición de 2 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 6

7 derecho interno como el artículo de la Ley establezca mejores condiciones para un administrado que una norma comunitaria como el artículo 146 de la Decisión Andina Cuál de ellas debe prevalecer en el caso concreto?", resulta pertinente abordar el tema de la preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y su operatividad en relación con el principio de complemento indispensable. 27. Para lo anterior se reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 36-IP "El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de "Preeminencia del Derecho Comunitario Andino", soportándolo en otros principios: el de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". 28. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional. 29. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de ~ k, f 3 4 Artículo Alegaciones Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver. Artículo Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. 7

8 Cartagena N 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2- IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. 30. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. 31. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: "En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales". (Proceso 01-AI Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 818, de 23 de julio de 2002). 32. Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: t 8

9 "(... ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas". (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 177, de 20 de abril de 1995). 33. Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. 34. Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio." (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1828, de 30 de abril de 2010)". 35. Para contestar la pregunta formulada por la Corte Consultante, en relación a cuál norma debe prevalecer, si la norma comunitaria o la disposición de derecho interno, el Tribunal advierte que la norma comunitaria establece un plazo para presentar la oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca y, por lo tanto, no es aplicable ninguna norma nacional en cuanto al término para presentar oposiciones. 2. De la oposición al registro de una marca. (Nuevos argumentos fuera del plazo establecido en la Decisión 486). 36. El apelante, Tomás Carlos Oechsle Sigg, en antes aludido escrito de demanda de impugnación de resolución administrativa afirma también que la autoridad al momento de resolver no se ha pronunciado sobre todos los argumentos y alegaciones que el opositor expuso para fundamentar su oposición, v.gr., "(... ) el plazo de preclusión establecido en el arto 146 de la Decisión 486 que aprueba el Régimen Común de Propiedad Industrial para la Comunidad Andina, exclusivamente se refiere al término para formular la Oposición fundamentada pero ello no prohíbe que los fundamentos y alegaciones de la oposición se amplíen luego de presentada la Oposición". En definitiva, se alega la falta de aplicación de la norma comunitaria y demás normas internas al resolver el caso concreto, por lo que resulta procedente referirnos al tema de la oposición al registro de la marca, en especial, a la inclusión de nuevos argumentos fuera del plazo establecido en la Decisión 486. I t \ \/ \~ t 37. Lo arriba manifestado guarda relación con la pregunta formulada por la Corte consultante en el sentido de determinar si ante "(... ) la 9

10 formulación de nuevos argumentos de oposición fuera del plazo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 y en caso éstos nuevos argumentos tengan por objeto denunciar la existencia de indicios de la comisión de un acto de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión Andina 486 Puede evaluarlos la autoridad administrativa competente para resolver la oposición formulada?". 38. Al respecto debemos manifestar que, como se tiene dicho, quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, la norma comunitaria al usar el término "oposición fundamentada" se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de su oposición. Tan importante resulta este tema, que el artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición. El legítimo interés será calificado como tal por la Oficina Nacional Competente. 39. Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indicado precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en el término de treinta (30) días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30) días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. 40. Al desarrollar el tema de la "Preeminencia de la norma comunitaria" concluimos que la norma comunitaria establece un plazo para presentar oposición fundamentada al registro de una marca, por lo que resulta evidente que la formulación de nuevos argumentos de oposición fuera de dicho plazo", por más que éstos nuevos argumentos tengan por objeto denunciar la existencia de indicios de la comisión de los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486, no pueden ser evaluados por la autoridad administrativa competente al momento de resolver el trámite de oposición por haber sido presentados de manera extemporánea. 3. El registro de una marca para perpetrar un acto de competencia desleal. 5 Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10

11 41. Finalmente, para absolver la pregunta realizada por el Juez consultante, esto es: "(... ) Cuáles son los alcances y la oportunidad para evaluar la existencia de los actos de competencia desleal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión Andina 486?", es necesario puntualizar: El artículo 137 de la Decisión 486, establece: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 42. La anterior causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 43. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario. 44. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. 45. El análisis que haga el Juez nacional competente, debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 11

12 t ~ t 46. Afín a lo manifestado anteriormente, si bien de las normas analizadas se colige que dentro el procedimiento de oposición resulta improcedente que la autoridad administrativa competente evalúe cualquier fundamento o argumento de oposición presentado fuera del plazo establecido en la norma, tampoco es menos cierto que la oportunidad para evaluar los indicios razonables que le permitan inferir que se ha solicitado un registro para consolidar los actos de competencia desleal a los que se hace referencia en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, bien puede ser al realizar el correspondiente examen de registrabilidad conforme a lo dispuesto en el Art. 150 de la antes referida Decisión. 4. El registro de un apellido como marca. 61. Debido a que en el presente caso, el apelante, Tomás Carlos Oechsle Sigg, aduce que no es viable el registro de la marca TIENDAS OECHSLE y logotipo (mixta) porque es "(... ) una copia del apellido paterno de la familia OECHSLE", afirmando además que "(... ) desde el siglo XIX la familia Oechsle ha sido propietaria de la tienda de artículos de lujo, ropa, zapatos y artículos domésticos en la Plaza de Armas. También han sido propietarias de las tiendas Oechsle con productos de cristalería, juguetes y ropa de niño", se hace necesario acudir a la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 57-IP-2003, Marca: "FLORISTERíA JARDíN KENNEDY" (Mixta), publicado en la Gaceta Oficial N 967, de 18 de agosto de 2003, respecto a la utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, etc.: "Sobre la causal en referencia, es decir, la utilización como marca de los nombres, apellidos y seudónimos, es preciso anotar, adicionalmente, que a diferencia de lo que ocurría con el literal f) de la Decisión 344, la prohibición prevista en el literal e), artículo 136, de la Decisión 486, no limita su alcance sólo a los nombres de las personas naturales haciendo extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento adicional y subjetivo para que se configure el impedimento, el que la utilización del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales. rr 62. El tratadista Jorge Otamendi ha manifestado sobre el particular que: "Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'. En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas 12

13 circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia"." 63. Es de destacar que la doctrina y la jurisprudencia han señalado con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, seudónimo, etc. son precisamente los titulares del nombre o sus herederos. Y, en consonancia con este criterio, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos. 64. Corresponde entonces al Juez Consultante de acuerdo con los elementos fácticos y probatorios que obran en el proceso, definir si efectivamente la utilización de la expresión "OESCHLE" dentro del conjunto denominativo objeto de registro como marca, afecta la identidad o prestigio de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, teniendo en cuenta que la identidad de una persona es el conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente a los demás, entre los cuales se encuentra su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, mientras que el prestigio implica realce, estimación, renombre y buen crédito. 65. Para determinar si una marca afecta la identidad o prestigio de las personas es preciso establecer el conocimiento que pueda existir de éstas en el público consumidor en general, aspecto que viene derivado en la mayoría de los casos: de la publicidad, difusión y explotación de la imagen que se ha hecho de éstas debido a su profesión o actividad, de tal manera que el consumidor tiene una clara y directa remisión a ellas al escuchar u observar ciertas denominaciones o imágenes que los identifican. Del mismo es pertinente determinar si el signo TIENDAS OECHSLE y logotipo (mixto) que se pretende registrar afectaría de alguna manera la identidad o prestigio de las personas que se buscan proteger. 66. El nombre como medio de identificación del individuo es un atributo de la personalidad que por su naturaleza no se presta a su comercialización. Así, todo lo concerniente al nombre y apellido resulta 6 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición página

14 aplicable a los seudónimos, firmas y caricaturas, y se deberá aplicar las mismas consideraciones, siempre y cuando identifique de forma individual a una persona. 67. La normativa andina establece varias salvedades para el registro de los nombres, entre los cuales se encuentra el principio general de que podrán registrarse como marca únicamente cuando corresponda al solicitante o cuando exista la certeza de que la marca a registrar sea identificada por la generalidad del público como distinta al peticionario; en consecuencia, se protegen los nombres que son identificados de forma amplia por el público, debido a su notoriedad. Esta protección se deberá aplicar exclusivamente cuando el nombre solicitado para su registro corresponda a un nombre totalmente identificable y conocido por el público, pues de lo contrario se afectaría la identidad y prestigio de la persona cuyo nombre notorio se solicita, pudiendo únicamente ser la persona titular del nombre, o sus herederos directos, los autorizados a realizar dicho pedido. 68. En el caso que hubiera una solicitud de registro como marca de un nombre perteneciente a un personaje conocido del ámbito político, artístico, social o deportivo, se deberá admitir únicamente cuando el personaje conocido manifieste su consentimiento y rechazarse cuando el que brinda la autorización sea un tercero cuyo nombre coincida con dicho personaje. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable. Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última. En relación con la consulta formulada sobre cuál norma debe prevalecer en el caso de que una disposición de derecho interno establezca mejores condiciones para un r-, {'t 14

15 administrado que una norma comunitaria, este Tribunal se pronuncia en el sentido que la norma aplicable al caso concreto será la contendida en el ordenamiento jurídico comunitario. SEGUNDO: TERCERO: Si la norma comunitaria establece un plazo para presentar oposición fundamentada al registro de una marca, resulta evidente que la formulación de nuevos argumentos de oposición fuera de dicho plazo, por más que éstos tengan por objeto denunciar la existencia de indicios de la comisión de los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486, no pueden ser evaluados por la autoridad administrativa competente al momento de resolver el trámite de oposición por haber sido presentados de manera extemporánea. El artículo 137 consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario. La corte consultante deberá determinar si el signo mixto TIENDAS OECHSLE y logotipo fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Por otra parte, si bien de las normas analizadas se colige que dentro del procedimiento de oposición resulta improcedente que la autoridad administrativa competente evalúe cualquier fundamento o argumento de oposición presentado fuera del plazo establecido en la norma, sin embargo, la Oficina Nacional competente al proceder a realizar el posterior examen de registrabilidad podría denegar el registro solicitado si tf 15

16 la norma, sin embargo, la Oficina Nacional competente al proceder a realizar el posterior examen de registrabilidad podría denegar el registro solicitado si llega a tener indicios razonables que dicho registro se solicita para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, al tenor de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con lo dispuesto en el artículo 150 del mismo cuerpo legal. CUARTO: No son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o sujetos de la caricatura o del retrato. Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.!l (.,Ve Cecilia LUiS(;AYIIL ~OS MAGISTRADA Hernán - J!t _~fi:j M~DO._ \ \ 16

17 SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 171-IP