POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y OBJECTIVOS PARA LA GESTION DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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1 Academia de Transferencia y Comercialización de Tecnologías para las Américas POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y OBJECTIVOS PARA LA GESTION DE PROPIEDAD INTELECTUAL Monica Alandete-Saez Director de Analisis y Difusion PIPRA Universidad de California Davis malandete@ucdavis.edu 3 de Diciembre 2014, La Paz - Mexico

2 Estrategia de Propiedad Intelectual Perspectiva de la Universidad avanzar desde la investigación a la invención a la comercialización involucra varias decisiones complejas en el camino. Estas deben ser guiadas por los OBJECTIVOS INSTITUCIONALES. Publicación Patentamiento Costos de Patentes Estrategia de Patentes Fechas de Caducidad Apoyo para Investigación Conflictos de Interés Intereses de Profesores Intereses de UC Davis Licencia a Empresa Existente Beneficio Público Compañía Start-Up INVENCIÓN COMERCIALIZACIÓN 2

3 LOS OBJECTIVOS MÁS COMUNES PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 1. Proporcionar un servicio para los investigadores de la institución (centrado en el servicio). 2. Maximizar el beneficio para la sociedad de las tecnologías de la institución (centrado en la transferencia). 1. Actuar como un motor para el desarrollo económico regional (centrado en la creación de plazos de empleo). 2. Actuar como un generador de ingresos para la institución (centrado en los ingresos). 3

4 LAS PARTES INTERESADAS EN COMERCIALIZAR LA PI DE LA UNIVERSIDAD Universidades Inventores Investigadores Estudiantes y asistentes Investigadores de estancia Patrocinador incluyendo de la industria Colaboradores El Gobierno y el Público Se requiere una política de la PI Para regular los intereses contradictorios de las varias partes interesadas 4

5 LAS PARTES INTERESADAS EN COMERCIALIZAR LA PI DE LA UNIVERSIDAD 5 Infraestructura y fondos de I+D (recibir) Infraestructura y fondos de I+D (proporcionar) Universidades Inventores Patrocinador Colaboradores Gobierno/Públi co Salarios X X Reputación X X Capital Intelectual Material de Investigación X X X X X X X X X X X X Equipo X X X Estímulo Económico Beneficio Social X X X 5

6 Las Política Institucionales de PI Proporciona el marco para hacer cumplir la misión de la institución y sus partes interesadas Consistente con las leyes de PI nacionales y tratados internacionales Proporciona claridad para investigadores y empresas privadas Una combinación de todo lo anterior Cuáles son los objetivos institucionales? Motor para desarrollo económico regional Proporcionar un servicio para los investigadores Maximizar el beneficio para la sociedad con tecnologías Actuar como un generador de ingresos

7 Instituciones Publicas pueden ser una fuente de: Innovación Oportunidad de Negocio Desarrollo Económico Regional Cuales son los requisitos? Inversión y base de investigación fuerte Liderazgo institucional comprometido Marco legal y políticas para administrar la PI Infraestructura de transferencia tecnológica Redes de desarrollo de negocio

8 Cómo apoyan las universidades estadounidenses la innovación y el desarrollo económico? El Marco Legal Bayh-Dole Act > 30 años 1. Creado claridad sobre la propiedad de la PI 2. Localizado las licencias de PI cerca del investigador/inventor 3. Creado incentivos para construir infraestructura de transferencia de tecnología Enfocado a la Propiedad Intelectual Bayh-Dole act (1980) permite a las instituciones patentar los descubrimientos realizados con financiación publica pero las licencias deben cumplir unos requisitos 8

9 En la creación de una cultura de innovación- El liderazgo es importante California's economic rise is closely tied to the rise of its research universities. New industries have been invented, new products have been developed and new medical techniques have been invented to both save lives and enhance their quality. President Atkinson Nuestra misión es educación, investigación y servicio publico La transferencia de tecnología es un vehículo que nos ayuda a hacer los tres. Aumenta apoyo a la investigación. Crea pasantías y oportunidades educativas para los estudiantes. Estimula la economía regional. Y esperamos que beneficia a la sociedad Chancellor Dynes

10 Componentes Principales de las Política PI Titularidad inventor/autor universidad dominio público (nadie posee) - empresa proporciona fondos para la investigación - gobierno proporciona fondos para la investigación 2. Obligaciones de los investigadores y empleados Divulgar antes de publicar - asistir con evaluación & patentamiento asignar titularidad a la institución - informar sobre conflictos de interés 3. Obligaciones de las Instituciones Gestionar la PI correctamente - apoyar al máximo el beneficio público Pagar los costos de patentamiento - maximizar ingresos & asegurar amplio compartir los ingresos (o no) acceso a la investigacion Negociar licencias y recoger regalias 4. Administración de la Política de PI 5. Conflictos de Interés y Compromiso 10

11 5 Instituciones de Investigación de Alto Perfil en las Américas Construir un Programa de la Transferencia Tecnológica Estados Unidos Políticas Institucionales para la Innovación y Transferencia Tecnológica Gestión de PI y Licenciamiento de Tecnologías Acuerdos Relacionados a la PI: Herramientas Contractuales para la Gestión de PI Crear los Start-Ups y Fomentar el Emprendimiento en las Instituciones de Investigación Argentina Chile

12 Transferencia de Tecnología en UC esta Descentralizado 12 UC San Francisco UC San Diego Lawrence Berkeley National Laboratory UC Berkeley UC Office of the President UC Davis Economia de escala controlando riesgos UC Irvine UC Los Angeles Cerca de inventores y empresas regionales UC Santa Curz UC Merced UC Santa Barbara UC Riverside Emprendimiento Desarrollo y Guía de Políticas, Vigilancia Legal, Análisis Legislativo, Manejo de Información, Servicios para Apoyo General Evaluación de tecnologías Spin-offs Licenciamiento

13 Política de Patentes Universidad California 13 13

14 Política de Patentes Universidad California (1985) 14 Divulgación obligatoria de invención Inventor asigna propiedad a UC Distribución de las ganancias netas* Inventor recibe 50% 50% Restante se divide entre el Campus/ Departamento/ Laboratorio del Inventor 14

15 Política de Patentes Universidad California (1990) 15 Divulgación obligatoria de invención Inventor asigna propiedad a UC Distribución de las ganancias netas* Inventor recibe 50% (ganancias hasta $100K) Inventor recibe 35% (ganancias hasta $400K) Inventor recibe 20% ( el resto de ganancias) 50% Restante se divide entre el Campus/ Departamento/ Laboratorio del Inventor 15

16 Política de Patentes Universidad California (1997) 16 Divulgación obligatoria de invención Inventor asigna propiedad a UC Distribución de las Ganacias netas* Inventor recibe 35% Programa de Investigación del campus recibe 15% 50% Restante se divide entre el Campus/ Departamento/ Laboratorio del Inventor 16

17 Programa de Licenciamiento de Variedades de Fresas contribuye $8-10 M en regalías anuales 17 Beneficiar a industria de California con desarrollo de nuevas variedades Protección de la Propiedad Intelectual en EEUU & nivel Global Crear un sistema de licenciamiento global en zonas productivas Proveer fondos para continuar la selección de nuevas variedades

18 Fresas de UC Lideres en California y en el Mundo Industria de Fresas en California:$2.2 Billones Representan 75% de la producción en California Líder, posición #1, a nivel global En 25 años, industria de fresas Española creció de cero a $1B Transferencia de Variedades y know-how 70-90% variedades son de UC Davis

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21 Política de Patentes Universidad de Stanford 21 Divulgación obligatoria de invención Inventor asigna propiedad a Universidad Distribución de las Ganacias netas* Inventor recibe 33% Departamento del inventor recibe 33% La escuela del inventor recibe 33% 21

22 Política de Patentes Universidad Wisconsin-Madison 22 Divulgación obligatoria de invención Inventor asigna propiedad a la Universidad Wisconsin-Madison en la investigación financiada con fondos federales. Cuando la investigación es financiada con fondos nofederales la asignación de la propiedad depende del contrato. Distribución de las ganancias netas no esta definida en la política. Depende de cada caso. 22

23 Transferecia de Tecnologia Principios, Politicas y Practicas Principios Definen el juego que jugamos"

24 Matching the mission to IP policy Ejemplo - CIMMYT Misión: CIMMYT aplica la ciencia y las asociaciones para mejorar la productividad y la rentabilidad de los sistemas agrícolas, y para sostener los recursos naturales en países en desarrollo. LA POLÍTICA DE PI DE CIMMYT CIMMYT considera los productos de la investigación como bonos públicos internacionales, y así se emprende en conseguir el impacto más amplio posible de los resultados de sus investigaciones y actividades de desarrollo. CIMMYT publicará los resultados de sus investigaciones y actividades de desarrollo en la manera más amplia y abierta posible. Sin embargo, CIMMYT entiende que las asociaciones con el sector privado pueden ser necesarias para acceder a las mejores tecnologías o garantizar la entrega más eficaz de las producciones de CIMMYT a los agricultores de pocos recursos.

25 Making the Most of Intellectual Property: Developing an Institutional IP Policy Stanley Kowalsky, Franklin Pierce Law Center Establecer una política de PI (propiedad intelectual) es necesario por varias razones importantes. Los derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes, derechos de autor, marcas registradas y derechos de propiedad industrial son una consecuencia natural de la investigación. Por lo tanto, cualquier institución del sector público iniciando contratos de investigación con entidades del sector privado encontrará en su camino cuestiones de propiedad intelectual. Recuerda que es demasiado tarde para comenzar a redactar una política de PI cuando ya han comenzado las negociaciones sobre PI. Como Lita Nelsen, Directora de la Oficina de licencias de MIT, observa: Aunque las políticas cambiarán con el tiempo a medida que evoluciona el programa, las principales cuestiones deben decidirse de antemano. De lo contrario, el nuevo programa es probable que se retrase o falle completamente debido a la complejidad de toma de decisiónes y/o ambigüedad de las políticas." 25

26 PROGRAMAS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Un Estudio de 5 Instituciones de Alto Perfil en Las Américas

27 5 Instituciones de Investigación de Alto Perfil en las Américas Construir un Programa de la Transferencia Tecnológica Estados Unidos Políticas Institucionales para la Innovación y Transferencia Tecnológica Gestión de PI y Licenciamiento de Tecnologías Acuerdos Relacionados a la PI: Herramientas Contractuales para la Gestión de PI Crear los Start-Ups y Fomentar el Emprendimiento en las Instituciones de Investigación Argentina Chile

28 1 - Marco de una OTT: Recursos Humanos Stanford Oficina de Licenciamiento de Tecnología (OTL) Formación del Personal Technical Legal Business UC Davis InnovationAccess (IA) Formación del Personal Technical Legal Business Others 7% 5% 28% 67% CONICET Dirección de Vinculación Tecnológica Formación de los Gestores 15% 26% 52% Technical Legal Business Others U. Católica Oficina de Transferencia y Desarrollo Formación del Personal 6% Technical Legal Business Others 13% 13% 37% 37% U. Concepción Oficina de Licenciamiento de Tecnologías Formación del Personal Technical Legal Business Others 14% 50% 38% 14% 15% 57% 6% 28

29 Modelo de Transferencia Tecnológica Oficina Patentes Entidades Comerciales Investigador Patente Otorgada Regalías/E quidad Divulgación de Invención Solicitud de Patente Acuerdo de Licenciamiento 29

30 3 -Gestión de PI y Licenciamiento de Tecnologías Idealmente, las instituciones desearian proteger todas de sus invenciones con mecanismos de PI. Pero los recursos de las instituciones a menudo son limitados. Es importante desarrollar criterios internos de gestión a lo largo de la línea: Divulgación de la Invención Evaluación Estrategia de PI Solicitud de Patentes 30

31 4- Tipos de Herramientas Contractuales 1. Acuerdos de Divulgación Confidencial (CDAs) 2. Acuerdos de Transferencia de Materiales (MTAs) 3. Acuerdos de Cesión de Titularidad 4. Acuerdos de Licenciamiento 5. Acuerdos de Investigación Patrocinada por la Industria 31

32 Análisis Debida Diligencia (Due Diligence) 1. Con respecto a la institución misma: Considerar las expectativas de la institución, su estrategia para la tecnología específica, y la existencia de derechos de terceros. 2. Con respecto a la otra parte: Conocer el individuo encargado de las negociaciones, las expectativas de la parte, y su modelo de negocios. 3. Con respecto a la tecnología: Entender los limites y potencial comercial de la tecnología; evaluar normas de la industria y reglamentos gubernamentales. 32

33 5- Apoyo Institucional para los Start Up: Estrategias de Emprendimiento Elementos típicos de la estrategia: 1. Creación de redes/capacidades/centros profesionales. 2. Cursos de emprendimiento para pre/pos grados. 3. Creación de incubadoras/aceleradoras de negocios. 4. Implementación de concursos de emprendimiento. 5. Financiamiento (interno/externo). 6. Políticas para gestionar conflictos de interés y compromiso. 33

34 Ejemplos de Emprendimiento Institucional

35 EDUCACIÓN & DIFUSIÓN EN GESTIÓN DE PI Talleres y Cursos Internacionales sobre Identificación, Protección y Gestión de PI y Transferencia Tecnológica Programas Institucionales de Sensibilización, Entrenamiento y Capacitación dirigidos a las necesidades del Centro de Investigador 35

36 Programa INIAP-PIPRA: Ecuador Objetivos: Fomentar capital humano: ayudar a los investigadores, transferencistas, y abogados de INIAP a adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Crear capital institucional: apoyo para la aprobación/implementación de políticas de PI institucionales, procedimientos, manuales, guías, bases de datos, para la gestión de PI y TT.

37 Diagnostico Actividad de Transferencia Tecnológica (275 investigadores/técnicos) Objetivo Especifico: entender capacidades existentes en materia de: Propiedad Intelectual (identificación, protección, y gestión). Transferencia de Tecnología. Licenciamiento Comercial. Objetivo General: formular un diagnóstico y plan de trabajo/ hoja de ruta para los próximos años del programa INIAP-PIPRA. 37

38 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Programa Modelo de Gestión de PI - Jornadas de sensibilización y entrenamiento a rectores y oficiales de alto rango de Universidades Ecuatorianas importancia de Políticas institucionales de PI Diagnóstico de la actividad de investigación y transferencia de tecnología de Universidades Ecuatorianas Sensibilización y Entrenamiento a investigadores - talleres cortos sobre registros de laboratorio, búsquedas de patentes, divulgación de invenciones, etc. 38

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40 Talleres y Cursos Internacionales sobre Identificación, Protección y Gestión de PI y Transferencia Tecnológica 4 programas ( ) con 140+ participantes de 40+ países. Licensing Academy: Intellectual Property and Technology Commercialization Programa muy educativo, uno de los mejores que he tomado. Todos los aspectos fueron muy bien pensados y combinados; enseñanza, logística, social En general fue un buen programa con los expertos apropiados dando las charlas. Curso fue buenísimo desde los puntos de vista profesional y personal

41 Academia de Transferencia y Comercialización de Tecnologías para las Américas POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y OBJECTIVOS PARA LA GESTION DE PROPIEDAD INTELECTUAL Monica Alandete-Saez Director de Analisis y Difusion PIPRA Universidad de California Davis malandete@ucdavis.edu 3 de Diciembre 2014, La Paz - Mexico

42 Resultados principales Las transferencia de tecnología basada en PI es sólo una parte del conocimiento académico que es trasladado desde la Universidad hacia la economía (publicaciones, estudiantes, consultoría, conferencias, colaboraciones, etc. son mucho más importantes). LECCION la transferencia de tecnología no puede comprometer otras actividades académicas; debe es un complemento a la investigación y aprendizaje.

43 Resultados principales La transferencia de tecnología basada en PI es una parte fundamental de la misión de una universidad y es un activo importante para el desarrollo económico nacional y regional. LECCION-- El régimen Bayh-Dole y prácticas asociadas de la Universidades no han socavado seriamente las vías tradicionales de transferencia ni han interferido directamente con la investigación y generación de conocimiento como principio.

44 5 Objetivos en el Programa de TT en UC Crear Beneficio Publico Servicio a la Comunidad Academica Crear, Apoyar y Mantener Colaboraciones en Investigacion con la Industria Apoyar el Desarrollo Economico Asegurar una compensación justa para los bienes públicos No es posible optimizar todos los objetivos al mismo tiempo 44

45 Cómo apoyan las universidades estadounidenses la innovación y el desarrollo económico? El Marco Legal Bayh-Dole Act > 30 años Las universidades podrán elegir título a las invenciones desarrolladas con fondos públicos Las universidades deben presentar patentes sobre invenciones eligen Universidad debe tener por escrito acuerdos que requiere divulgación y cesión de invenciones con el profesorado y el personal Universidad debe compartir una porción de los ingresos con los inventores Ingresos extras deben apoyar la investigación y educación Gobierno mantiene el derecho a una licencia no exclusiva de la invención Requisito para la preferencia de manufacture en Estados Unidos 45

46 46 La Investigación y Transferencia de Tecnología apoya el Desarrollo Económico Regional #1: Universidad con mas No. de Patentes USA Históricamente, entre los 100 solicitantes con mayor número de patentes 48% de la industria de USA en Ciencias Biológicas se encuentra en California 1:4 compañías fundadas por investigadores de UC

47 La Universidad de California es un sistema complejo de campuses de orientados a la investigación 10 campuses; todos con investigación 17,000 académicos (55 Premios Nobel) 220,000 estudiantes Políticas generales centralizadas Sistema Legal de Supervisión Centralizado Toma de Decisiones descentralizada en gran medida La Universidad de California es una Universidad 47

48 Gestión de la PI en la Universidad En el interés público A report of the National Academies BOARD ON SCIENCE, TECHNOLOGY, AND ECONOMIC POLICY and the COMMITTEE ON SCIENCE, TECHNOLOGY, AND LAW

49 Objetivo: Mejoras Necesitadas 1. Mejor Integración con la Misión de la Universidad Recomendación: Directores de la institución presidentes, rectores, y consejos de administradores deben crear una misión clara para la unidad responsable para la gestión de la PI, difundirla a las partes interesadas internas y externas, y evaluar los esfuerzos por consiguiente. La declaración de la misión debe elaborar la responsabilidad fundamental de la universidad para apoyar a los procesos eficientes para fomentar la difusión mas amplia posible de las tecnologías generadas en la universidad para el beneficio público mientras teniendo en cuenta las circunstancias de la institución y el tipo de PI que produce.

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51 Un ejemplo: POLÍTICA DE GESTIÓN DE PI DEL CONSORCIO APÍCOLA DE CHILE

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53 53 Guia de Buenas Practicas en Transferencia de Tecnologia Universidad California Davis Universidad de Stanford Universidad de Concepción Representantes de Chile Atendieron la Academia en el 2011 & 2012 Universidad Catolica CONICET

54 share Patentes Propiedad de Universidades en relación al Total de Patentes en US 0.04 US research univ. patents % of all domestic-assignee US patents, Bayh-Dole Act, year 54

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56 1. Proporcionar un servicio para los investigadores de la institución La Estrategia: 1. Proporcionar servicio puntual a todos los profesores/investigadores que desean participar en las actividades de TT. 2. Demostrar un conocimiento profundo del área técnica de los investigadores. 3. Proporcionar consejo y asistencia para las actividades del desarrollo de negocios para los investigadores que están interesados en crear empresas nuevas. 4. Proporcionar apoyo transaccional a través de asegurar que los acuerdos están completados lo mas rápidamente posible dadas las restricciones legales y financieras. 56

57 2. Maximizar el beneficio para la sociedad de las tecnologías de la institución La Estrategia: 1. Determinar la hoja de ruta óptima para la comercialización (licenciamiento, startups, asociaciones). 2. Patentar las tecnologías que parecen proporcionar una ventaja comercial distinta, no obstante el tamaño del mercado. 1. Maximizar el número de las tecnologías transferidas. 2. Disminuir los costos de transacción para licenciar la tecnología mediante la reducción del tiempo necesario para las negociaciones. 57

58 3. Actuar como un motor para el desarrollo económico regional La Estrategia: 1. Maximizar el Desarrollo de Nuevas Empresas para llevar más tecnologías al mercado vía el compañía start-up. 1. Aprovechar de los recursos locales fuera de la institución para optimizar el impacto local/regional de los start-ups de la institución. 1. Crear asociaciones estratégicas con agencias del desarrollo local. 58

59 4. Actuar como un generador de ingresos para la institución La Estrategia: 1. Maximizar los ingresos recibidos de licenciatarios actuales a través de un programa de recolecciones agresivo. 1. Maximizar los ingresos de licenciatarios nuevos a través de negociar agresivamente para tasas altas de regalías y pagos adelantados. 1. Hacer valer patentes nuevas y existentes contra infractores sospechados. 59