TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 551-IP Interpretacion Prejudicial

Transcripción

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: 551-IP-2015 Interpretacion Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos involucrados: CHIQUITIN (mixto) y PEQUENIN (denominativo y mixto) Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El oficio 092/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretacion Prejudicial de los Articulos 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N ; y, El Auto de 19 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandado: SOCIEDAD PRODUCTOS FAMILIA S.A. SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI) DEL ESTADO PLUR!NACIONAL DE BOLIVIA.

2 Tercero Interesado: PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CELULOSA - PRINCEL LTDA. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 14 de marzo de 2012, PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CELULOSA - PRINCEL LTDA., (en adelante, PRINCEL LTDA.) solicito ante el SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante el SENAPI) registro de la marca de producto "CHIQUITIN" (mixta)1 para distinguir panales desechables de la Clase 52 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, ClasificaciOn Internacional de Niza) El 02 de octubre de 2012, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia 426, y dentro del termino oportuno PRODUCTOS FAMILIA S.A. present6 oposici6n con fundamento en que sus marcas previamente registradas: Denominativa PEQUENIN (certificado C) para proteger productos de la Clase 5 de Clasificacion Internacional de Niza: "Productos farmaceuticos, veterinarios e higienicos; sustancias dieteticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para curas (apositos); material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales daninos; fungicidas, herbicidas Mixta PEQUENIN AVENTUREROS (certificado C) para proteger productos de la Clase 16 de Clasificacion Internacional de Niza: "Productos de papel: rollos para la cocina, toallas, panuelos, panuelos de bolsillo, papel higienico, parlitos de mesa, paliales desechables". Expediente: SM Clase 5: Productos farmaceuticos, preparaciones para uso medico y veterinario; productos higienicos y sanitarios para uso medico; alimentos y sustancias dieteticas para uso medico o veterinario, alimentos para babes; complementos alimenticios para personas o animates; emplastos, material para apositos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animates datlinos; fungicidas, herbicides. 2

3 equenin. ( 4viiituroros" Denominativa PEQUENIN (certificado C) para proteger productos de la Clase 16 de Clasificacion Internacional de Niza: "Productos de papel: rollos de papel para la cocina, toallas de papel, panuelos de papel, panuelos de bolsillo de papel, pallitos de mesa de papel, patiales desechables, servilletas de papel, toallas de papel, papel higi6nico y baberos de papel" Tambien sostuvo que es titular de marcas en distintas clases que incluyen Ia palabra PEQUENIN, registradas en Bolivia El 30 de abril de 2013, el Director del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del SENAPI mediante Resolucion 200/2013, acepta la oposici6n planteada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y deneg6 Ia solicitud de registro del signo CHIQUITIN (mixto) solicitado por PRINCEL LTDA El 20 de junio de 2013, PRINCEL LTDA. present6 Recurso de Revocatoria en contra de la Resolucion 200/2013 de 30 de abril de El 19 de julio de 2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI mediante ResoluciOn DPI/OP/REV- 176/2013 decidi6 rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por PRINCEL LTDA. y confirm6 en todas sus partes la ResoluciOn 200/2013 que niega el registro del signo CHIQUITIN (mixto) El 14 de agosto de 2013, PRINCEL LTDA. interpuso Recurso Jerarquico contra Ia Resolucion Administrativa DPI/OP/REV- 176/ El 13 de diciembre de 2013, Ia Directora General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolucion DGE/OPO/J- 184NN/2013 resolvio aceptar el Recurso Jerarquico interpuesto por PRINCEL LTDA., revocando Ia Resolucion DPI/OP/REV- 176/2013 por tanto concede el registro del signo CHIQUITIN (mixto) a favor de PRINCEL LTDA El 07 de agosto de 2014, PRODUCTOS FAMILIA S.A. presento Demanda Contenciosa Administrativa en contra de Ia Resolucion DPI/OP/REV- 176/2013 emitida por el SENAPI Mediante Resolucion 117/2015, de 13 de mayo de 2015, Ia Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 3

4 decidio suspender el proceso y solicitar la Interpretacion Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en Ia Demanda Contenciosa Administrativa PRODUCTOS FAMILIA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) la marca solicitada para registro CHIQUITIN, induce a riesgo de confusion y asociacion con la marca previamente registrada PEQUENIN de PRODUCTOS FAMILIA S.A., no pudiendo ser registrada por estar inmersa en la prohibicion prevista en el articulo 136 lit a) de la DecisiOn 486 de la Comunidad Andina de Naciones" "(...) el signo solicitado CHIQUITIN es absolutamente similar a la marca PEQUENIN, toda vez que son palabras sinonimas que tienen un significado identico entre si y pertenecen a la misma categoria gramatical, es decir aducen a algo o a alguien "que tiene poco tamano". Cuando una persona escucha la palabra pequeno, piensa directamente en algo chico o reducido de tamano; es por ello que no existen elementos de diferenciaci6n alguna para sustentar que el signo solicitado CHIQUITIN, sea considerado un signo distintivo y pueda coexistir pacificamente en el mercado boliviano con PEQUENIN" "El signo CHUIQUITIN no puede coexistir con PEQUENIN en el mercado nacional, por ser confusamente similar a una marca ya registrada para los mismos productos en la clase 5 y para otras directamente relacionadas con las clases 3 y 6" "Los productos "panales desechables", que se pretenden distinguir con la marca CHIQUITIN, constituyen parte de los productos higionicos que protege de forma general la marca PEQUENIN de mis mandantes dentro de la Clase 5. Es más, como se menciono previamente, mis mandantes son titulares de la marca PEQUENIN adernas en las clases 3 y 16 que estan directamente relacionadas con los productos higienicos de la clase 5, pues cuentan con los mismos canales de distribucion y el mismo public consumidor. En este caso existe identidad de consumidores y canales de distribucion por lo que se compartirian centros de expendio, medios de publicidad y similar naturaleza y genero de productos, lo cual es contrario a las normas vigentes". 4. Argumentos de Ia contestacion a Ia Demanda Contenciosa Administrativa El SENAPI, en su escrito de contestacion, expresa en lo principal, los siguientes argumentos: 4

5 4.1. "(...) las expresiones evocativas no pueden ser monopolio de un solo empresario, por lo cual, el hecho de que ambas marcas evoquen una idea similar no puede ser el Cinico fundamento para impedir el registro de una marca por supuestamente inducir a confusion al pablico consumidor más aun cuando se ha determinado que las marcas no se perciben igual ya que tienen estructura ortografica diferente y producen sonido diferente al ser pronunciadas lo cual no induce a error ni origina confusi6n al consumidor por ser denominaciones distintas" "(...) la marca CHIQUITIN ya estuvo registrada desde el 11 de mayo de 1993 bajo el numero C por la firma LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE LTDA. por lo que se evidencia claramente que la marca CHIQUITIN ya ha coexistido pacificamente en el mercado con la marca del opositor PEQUENIN, no habiendose ocasionado perjuicios entre los titulares de las marcas ni confusion al consumidor durante 10 coligiendose que por la convivencia que tuvieron ambas a traves del tiempo no existe razones para rechazar la solicitud de la marca CHIQUITIN de la firma PRINCEL LTDA" "(...) El correcto cotejo de marcas, se evidencia que la marca solicitada CHIQUITIN no es similar a la marca registrada PEQUENIN ya que posee elementos que le otorgan suficiente distintividad, y al existir diferencias entre las marcas en el conjunto que hacen que el consumidor pueda distinguirlas, la marca solicitada puede coexistir pacificamente con la marca del opositor". 5. Del Tercero Interesado Conforme los documentos que obran del proceso remitido a este Tribunal, se desprende que el tercero interesado esto es la sociedad PRINCEL LTDA., no ha contestado a Ia demanda y se desconoce si pudo tener conocimiento de la misma. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicita Ia interpretaci6n prejudicial de los Articulos 135 literales b) e i) y 136 literal a)3 de la Decision 486 de la Cornision de la Comunidad Andina. No procede Ia interpretaci6n del Articulo 135 literal b) pues no se esta analizando la nulidad absoluta de un signo y del literal i) al no estar en discusi6n la posibilidad del que los signos sean engailosos. 3 Articulo No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo use en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, pare los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el use de /a marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociacion 5

6 Se interpreta el Literal a) del Articulo 136, por ser procedente para el analisis de Ia controversia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion. Riesgo de asociacion. Las reglas para el cotejo de los signos. 2. Comparacion entre signos mixtos. 3. Comparacion entre signos denominativos y mixtos. 4. Coexistencia pacifica de marcas. 5. Los signos evocativos. 6. Conexion competitiva. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion. Riesgo de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordara el tema en virtud a que en el proceso interno se discute si los signos CHIQUITIN (mixto) y PEQUENiN (mixto y denominative) son ideologicamente confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de Ia Decision 486 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo use en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean id6nticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el use de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociacion; (...)" 1.2. Segun la norma citada no podra registrarse como marca el signo cuyo use en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser identico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respect del cual el use de aquel signo pueda causar riesgo de confusi6n o de asociacion Un signo es identico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen Ia marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene 6

7 diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse identico o semejante a Ia registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendra en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son identicos o presentan conexi6n competitiva. A Ia hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un analisis extensivo de la presunta identidad Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.4 Cuando los signos no solo sean identicos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusion se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos identicos en su composici6n, pero identificados en clases distintas, ambos podran ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusion: Riesgo de confusion directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que esta obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo tambien entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de Ia realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comun Riesgo de confusion por asociacion, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el Proceso 512-IP-2014, de 15 de Julio de Caso: "LOCKHEED MARTIN". 5 Proceso 89-IP-2005, de 20 de Julio de Caso: 'ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 7

8 productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion economica Al resolver la acci6n planteada se debera verificar si en el acto impugnado se examin6 si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusi6n (directa o indirecta) y/o de asociacion en el poblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser: Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusi6n se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es, tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan IdeolOgica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante Igualmente, se verificara que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos: La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual En la comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o de asociacion Al realizar la comparaci6n es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir corn el producto o servicio es percibido por el consumidor. 6 8

9 1.7. Es importante que se haya analizado en el caso concreto Ia eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podria caer en algon riesgo de confusion y/o de asociacion Se debera proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusi6n y/o de asociaci6n en el publico consumidor, deben corresponder al resultado de un analisis integral conforme lo requiera cada caso particular segt:in sus propias especificidades, adernas de ser considerados los productos o servicios que se identifican con Ia marca, en este caso los productos amparados con los signos CHIQUITIN (mixto), y con Ia marca opositora PEQUENiN (denominativa y mixta). 2. Comparaciem entre signos mixtos 2.1. El Tribunal analizara el presente tema en virtud de que, tanto Ia marca solicitada CHIQUITIN (mixta), como la marca opositora PEQUENAN (mixta), son mixtas Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamano, color, disetio y otras caracteristicas que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso En consecuencia, una vez determinado cual es el elemento caracteristico del signo mixto, se debera tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento grafico es el preponderante en un signo yen el otro no, en principio no habria riesgo de confusion6; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparacion de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos:7 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Proceso 129-IP-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10. Proceso 81-IP-2015 de 20 de Julio de 2015, pp

10 b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien Ia observa. Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se debera atender a la distincion de los elementos mencionados, pues la confusi6n bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que Ia parte conceptual o ideologica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinaci6n de colores y el grafico que Ia contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciaci6n del signo solicitado a registro8. En el cotejo de dos signos figurativos debera atender a la distincion de los elementos mencionados, pues la confusi6n bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en Ia disposici6n de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideologica suele prevalecer Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 9 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender como el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta Ia silaba temica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominacion. Sobre esto se puede consultar la Interpretacion Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. l0

11 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraha c6mo es captada la marca en el mercado Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o asociaci6n que pudiera existir entre las marcas CHIQUITIN (mixta), solicitada por PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CELULOSA- PRINCEL LTDA, y PEQUENIN (mixta), registrada a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. 3. ComparaciOn entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia tambien informa sobre Ia supuesta confusion de un signo mixto con uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos Cuando se haya determinado cual es el elemento caracteristico y predominante del signo mixto, debera tener en cuenta las siguientes reglasl para el cotejo entre los mismos: a) Si al realizar la comparacion se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a la confusion, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ambito comercial11, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podran incurrir en el riesgo de confusion12. b) Si en Ia marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas establecidas en el acapite precedente En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, al resolver el caso se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o de asociaci6n que pudiera existir entre los signos CHIQUITIN (mixto) y PEQUENAN (denominativo) Estes reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretacion Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e InterpretaciOn Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP Proceso 129-IP-2015, p. 10. En lo que concieme al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precision: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podran incurrir en el riesgo de confusion". Dicha precision no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la cornparacion se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a la confusi6n entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ambito comercial". Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisi6n planteada debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusion es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando Ia parte denominativa de una marca describe el grafico de la otra. 1 1

12 4. Coexistencia pacifica de marcas 4.1. Como el demandante serialo que los signos mixtos CHIQUITIN y PEQUEMN han coexistido pacificamente en el mercado por varios arms, por lo que los consumidores pueden identificar el origen empresarial de cada una de ellas. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia pacifica de signos" El fenomeno denominado la "coexistencia pacifica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o identicos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere conflicto de confusion entre ellos Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia pacifica o de hecho de marcas no es un factor determinante que permits el registro de signos identicos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos Una coexistencia pacifica, extensa en numero de arios y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorizacion tacita de aquel para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusi6n, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear solo nulidad relativa, bien podria subsanarse con esa autorizacion -expresa o tacita- o con la desaparici6n de la confusi6n. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una serial de aceptacion de los hechos asi como la presunta diferenciacion de los dos signos. Si no ha existido confusion por muchos arios, la nulidad por esa causal no tendria el objetivo y fines que la norma persiguio: defender a los consumidores y al titular de la marca. En ese caso, la causal de confusi6n más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el use permanente de dos signos registrados semejantes habria logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusion y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciaci6n entre ellos" Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un analisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusion entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este analisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habra o no confusion para los consumidores. 13 Proceso 60-IP-2000, sentencia de 24 de enero de 2001, G.O.A.C. 642 de 25 de febrero de

13 4.6. La coexistencia pacifica de los signos por varios anos, si bien no es concluyente por si misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusion o asociacion en el poblico consumidor, podria tomarse como indicio desde un analisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, Ia coexistencia pacifica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total conviccion de que el publico consumidor no incurrira en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podra aportar otros elementos como analisis estadisticos de diferenciacion en el publico consumidor y en las personas que participan en los canales de distribuci6n, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) En conclusion, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el analisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusion y/o asociacion La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado ffsico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geografico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser asi no podria hablarse de coexistencia pacifica Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepci6n del poblico consumidor. El lapso debe ser evaluado por Ia autoridad competente de conformidad con Ia naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relacion con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el analisis en relacion con productos basicos que en productos suntuarios La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total conviccion de la inexistencia de riesgo de confusion o asociaci6n en el poblico consumidor En consecuencia, se debera establecer si los signos mixtos CHIQUITIN y PEQUENiN coexisten pacificamente en el mercado de conformidad con 13

14 los parametros vertidos en la presente providencia con el fin de evaluar si esta circunstancia, junto con los demas elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar Ia existencia o no de riesgo de confusion o asociacion. 5. Los signos evocativos 5.1. Considerando que el SENAPI argument6 que las expresiones evocativas no pueden ser monopolio de un solo empresario, por lo cual, el hecho de que ambas marcas CHIQUITIN y PEQUENIN evoquen una idea similar no puede ser el Unica fundamento para impedir el registro de una marca por supuestamente inducir a error al poblico consumidor, más aun cuando se ha determinado que las marcas no se perciben igual debido a que tienen estructura ortografica diferente y producen sonido diferente al ser pronunciadas por ser denominaciones distintas Los signos evocativos tienen Ia aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relacion con el producto o servicio que ampara, sin que elle se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial caracteristica o cualidad del producto a servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a traves de un proceso deductive pueda Ilegar a relacionar el signo can las propiedades del producto o servicio Este tipo de signos, segon se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrian configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raices o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a terminos descriptivos o genericos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden Ilegar a conformar en su conjunto, una expresion de caracter evocative, apreciable con aptitud distintiva En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la funcion distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea Ia proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podra ser considerado como un signo marcadamente debil y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de marcas que en algon grado se le asemejen, sabre todo cuando contengan elementos genericos, descriptivos o de use comon, ya que su titular no podria impedir que terceros utilicen estos elementos Cosa distinta ocurre cuando el signo evocative es de fantasia y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipotesis el consumidor tendra que hacer un mayor esfuerzo intelectual para Ilegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasia es marcadamente fuerte. 14

15 5.6. Corresponde establecer si el signo CHIQUITIN (mixto) tiene caracter evocativo respecto de los productos de Ia Clase 5 de Ia Clasificacion Internacional de Niza, para determinar su registro. 6. ConexiOn competitiva 6.1. En el presente caso, el signo solicitado para registro CHIQUITIN (mixto) ampara productos de la Clase 5 de Ia Clasificacion Internacional de Niza. La marca previamente registrada PEQUENIN (mixtas y denominativas) ampara productos de las Clases de Internacionales 05, 03, 16, 03, Se debe tomar en cuenta que Ia inclusion de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal y como se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de Ia DecisiOn Se debera matizar la regla de Ia especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculacion o relacion competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer Ia posibilidad de error en el publico consumidor; es decir, debe analizar Ia naturaleza o use de los productos identificados por las marcas, ya que Ia sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes Para apreciar la conexi6n competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideracion, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de Ia Clasificacion Internacional de Niza16 " Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina.- "Articulo Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la ClasificaciOn Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 15 Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de '6 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparacion, se debera tomar en cuenta, en razbn de la regla de la especialidad, la identificacion de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicacion en el nomenclator. Vease, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp

16 Sin embargo, es preciso recordar que Ia inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribuci6n y de comercializacion, asi como los medios de publicidad empleados para tales fines17, Ia tecnologia empleada, la finalidad o funcion, el mismo genero, la misma naturaleza de los productos o servicios, Ia utilizacion de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribucion, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la yenta de productos dentro de tiendas especializadas en combinacion con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva. De igual manera, los canales de distribucion independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricacion diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.18 En efecto, para analizar la conexion competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el use de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.19 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideraci6n que existe conexion competitiva cuando los 17 Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de genero y el precio de los productos o servicios. 19 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cite a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - LegislaciOn - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p

17 productos o servicios en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro20. Para apreciar la conexi6n competitiva, o sustitucion, entre productos, se debera tener en consideracion los precios de dichos bienes, sus caracterfsticas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion, los medios de publicidad utilizados, etc Conforme los criterios sefialados, de debera determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexi6n competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habra circunstancias en las que uno o dos criterios seran suficientes para establecer Ia conexion competitive, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no sera suficiente para establecer la conexi6n competitive, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que unicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este Ultimo supuesto, se requerira la concurrencia de otros criterios para la consecucion del proposito de establecer la conexi6n competitiva.21 En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno , la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de CreaciOn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo 'Jerre() del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 20 En lo que concierne a la sustitucion de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo set') alado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCION A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA". (Version espanola traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverie S.A. Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitucion de un cambio en el precio de un bien es la variacion en Ia cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto mas caro en tarminos relativos por el bien que se ha vuelto mas barato en tarminos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituira el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitucion. Vease:<httos://books.qooqle.comec/books?id=ld8168bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia+efecto+sustituc ion&h1=es&sa=x&ved=0ahukevviqmbyuus3mahx1hr4khrxzaxcq6aeijtac#v=onepage&q=microeconomia %20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 7 de septiembre de 2016). 21 Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de

18 Cecilia L a Ay Ion Quinteros MAGISTRADA Merchan STRADA Herna ambrano GISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ia presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. Hernan bra no Gustavo :lc' fa NTE SECRETA 0 Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en Ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18