Nº de asunto: T 144/12 Tribunal: Tribunal General Juez Ponente: S. Gervasoni Lengua de procedimiento: español

Transcripción

1 Nº de asunto: T 144/12 Tribunal: Tribunal General Juez Ponente: S. Gervasoni Lengua de procedimiento: español SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda) de 9 de abril de 2014 (*) «Marca comunitaria Procedimiento de oposición Solicitud de marca comunitaria denominativa COMSA Denominación social anterior Comsa, S.A. Motivo de denegación relativo Falta de utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no es únicamente local Similitud de los servicios Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 207/2009» En el asunto T-144/12, Comsa, S.A., con domicilio social en Barcelona, representada inicialmente por el Sr. M. Aznar Alonso, y posteriormente por el Sr. A. Gómez López, abogados, contra parte demandante, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente, y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es: Constructora de obras municipales, S.A. (COMSA), con domicilio social en Madrid, parte demandada, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 10 de enero de 2012 (asuntos acumulados R 518/ y R 795/2011-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Comsa, S.A., y Constructora de obras municipales, S.A. (COMSA), EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda), integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. S. Gervasoni (Ponente) y L. Madise, Jueces; Secretario: Sr. E. Coulon; habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de marzo de 2012; habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de julio de 2012; al no haber presentado las partes una solicitud para que se fije una vista en el plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y haberse decidido, en 1

2 consecuencia, previo informe del Juez Ponente y en aplicación del artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver el recurso sin fase oral, dicta la siguiente Sentencia Antecedentes del litigio 1 El 24 de julio de 2008, Constructora de obras municipales, S.A. (COMSA) presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)]. 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo COMSA. 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 19, 35, 36, 37, 39 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto a cada una de las citadas clases, a la siguiente descripción: clase 19: «Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos»; clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina»; clase 36: «Seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, especialmente servicios de agencia inmobiliaria, tasaciones inmobiliarias y administraciones de inmuebles»; clase 37: «Servicios de construcción de edificios, carreteras, puentes, presas y líneas de transmisión; servicios de reparación de inmuebles; servicios de instalación de materiales de construcción; trabajos de fontanería, albañilería, carpintería y electricidad»; clase 39: «Servicios de distribución, transporte y almacenamiento para la construcción»; clase 42: «Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseños relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software, especialmente, servicios de asesores de construcción, arquitectura, servicios de diseñadores de artes gráficas, elaboración de planos para la construcción, servicios de decoración de interiores, estudios de proyectos técnicos, informes de peritos geológicos, pruebas de materiales, planificación en materia de urbanismo, topografía del terreno». 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de marcas comunitarias nº 39/2008, de 29 de septiembre de El 26 de diciembre de 2008, la demandante, Comsa, S.A., formuló oposición al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009) contra el registro de la marca solicitada para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 anterior. 2

3 6 La oposición se basaba, en particular, en la denominación social Comsa, S.A., utilizada en el desarrollo de las siguientes actividades: La ejecución de obras públicas y privadas de cualquier clase, tanto civiles o de cualquier otro tipo, especialmente infraestructuras, nivelaciones de terrenos, desmontes, tendidos de líneas eléctricas, telefónicas, férreas, carreteras o de otra índole. Construcción y reparación de todo tipo de edificaciones, tanto rústicas como urbanas, de carácter industrial, vivienda, comercial u oficinas y, en general, en sus diversos aspectos, todo el ramo de la construcción; la prestación de toda clase de servicios técnicos de ingeniería industrial y civil, redacción y elaboración de proyectos, cálculos y ensayos para la actividad de la construcción privada y obra pública, la práctica de cualesquiera actividades de levantamiento de planos, fotogrametría, ejecución de maquetas y modelos, delineación, medición, valoración de proyectos y obras, elaboración de dictámenes, informes, peritajes y control de calidades y todo ello en relación a empresas, organismos o particulares; la compraventa, fabricación, producción, importación y exportación de maquinaria agrícola e industrial y de bienes de equipo, así como sus diversos elementos y materia prima necesaria para su producción; la adquisición, urbanización, parcelación, construcción, ampliación y reforma de toda clase de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos y su explotación directa o indirecta; el transporte de personas, mercancías y ganado por las vías férreas, carreteras y vías fluviales; la realización de todo tipo de servicios públicos y privados de limpieza, en particular la recogida, transporte, tratamiento, valorización y eliminación de todo tipo de residuos, incluidos los industriales y municipales; la limpieza, riego y barrido de calles, viales industriales y municipales y playas; la conservación y mantenimiento de mobiliario urbano y de sistemas de iluminación; la operación, limpieza y mantenimiento de sistemas de distribución de aguas y de alcantarillado, la limpieza de fachadas; la conservación y mantenimiento de jardines y de todo tipo de espacios públicos. 7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009). 8 El 31 de enero de 2011, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición respecto de todos los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de marca comprendidos en las clases 19, 37 y 39, y de una parte de los servicios objeto de la solicitud de marca pertenecientes a la clase 42, y desestimó la oposición respecto de los demás servicios mencionados, comprendidos en las clases 35, 36 y El 9 y el 25 de marzo de 2011, respectivamente, la demandante y COMSA interpusieron sendos recursos ante la OAMI, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/ Mediante resolución de 10 de enero de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI estimó parcialmente ambos recursos. 11 En particular, en primer lugar, la Sala de Recurso consideró que se había demostrado que la demandante había hecho uso de la denominación social Comsa, S.A., para identificar algunas de sus actividades en el tráfico económico en España, a saber la «ejecución de obras públicas y privadas de cualquier clase, tanto civiles o de cualquier otro tipo, especialmente infraestructuras, obras hidráulicas y marítimas, obras públicas, férreas, carreteras, saneamiento y depuración de aguas, tratamientos de residuos, aparcamientos o de otra índole; construcción, mantenimiento y reparación de todo tipo de edificaciones, urbanas, de carácter industrial, vivienda, comercial u oficinas y, en general, en sus diversos aspectos, todo el ramo de la construcción» (apartados 24 a 27 de la resolución impugnada). Según la Sala de Recurso, este 3

4 uso no se demostró, en cambio, respecto de las demás actividades de la demandante en relación con las cuales la División de Oposición había admitido la utilización de la denominación Comsa, S.A., a saber, los «servicios de transporte de mercancías por vías férreas» y la «prestación de toda clase de servicios, proyectos y estudios técnicos de ingeniería industrial y civil así como diseño ferroviario y de obras», puesto que dichos servicios no eran ofertados por Comsa, S.A., sino por otras sociedades del grupo Comsa, y los documentos más ilustrativos presentados por la demandante en relación con el uso de la denominación Comsa, S.A., se limitaban al sector de la construcción (apartado 28 de la resolución impugnada). 12 Seguidamente, la Sala de Recurso procedió a comparar las actividades respecto de las que la demandante había demostrado un uso de su denominación social en España y los productos y servicios objeto de la solicitud de marca. En este sentido, en primer lugar, estimó que los servicios objeto de la solicitud de marca pertenecientes a la clase 35 y las referidas actividades de la demandante no eran similares (apartado 41 de la resolución impugnada). En segundo lugar, consideró que no existían similitudes entre algunos servicios impugnados de la clase 36, a saber, los «seguros, negocios financieros, negocios monetarios» y las mencionadas actividades de la demandante (apartado 39 de la resolución impugnada); pero, en contra de cuanto había declarado la División de Oposición, afirmó que existían similitudes entre dichas actividades y los «negocios inmobiliarios, especialmente servicios de agencia inmobiliaria, tasaciones inmobiliarias y administraciones de inmuebles» (apartado 40 de la resolución impugnada). En tercer lugar, la Sala de Recurso decidió que los servicios impugnados de la clase 39 no presentaban similitudes con las citadas actividades de la demandante (apartado 42 de la resolución impugnada). En cuarto lugar, estimó que las mencionadas actividades de la demandante no presentaban similitudes con los «servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial, especialmente, servicios de asesores de construcción, arquitectura, servicios de diseñadores de artes gráficas, elaboración de planos para la construcción, servicios de decoración de interiores, estudios de proyectos técnicos, informes de peritos geológicos, pruebas de materiales, planificación en materia de urbanismo, topografía del terreno» comprendidos en la clase 42 (apartado 43 de la resolución impugnada). 13 La Sala de Recurso dedujo de ello que no había riesgo de confusión entre todos los servicios de las clases 35 y 39, los referidos servicios pertenecientes a la clase 42 y los «seguros, negocios financieros, negocios monetarios» de la clase 36, por una parte, y, por otra parte, las actividades respecto de las cuales la demandante había probado un uso de su denominación social en España (apartado 48 de la resolución impugnada). En consecuencia, desestimó el recurso de la demandante en la medida en que impugnaba el rechazo de la oposición respecto de los servicios mencionados pertenecientes a las clases 35 y 36 (punto 2 del fallo de la resolución impugnada), pero lo estimó respecto de los servicios «negocios inmobiliarios, especialmente servicios de agencia inmobiliaria, tasaciones inmobiliarias y administraciones de inmuebles» de la clase 36 (punto 1 del fallo de la resolución impugnada). Asimismo, la Sala de Recurso, por una parte, anuló la resolución de la División de Oposición en la medida en que había estimado la oposición para los citados servicios de las clases 39 y 42 (punto 3 del fallo de la resolución impugnada) y, por otra parte, admitió el registro de la marca solicitada para todos los servicios de las clases 35, 39 y 42, así como para los «seguros, negocios financieros, negocios monetarios» de la clase 36 (punto 5 del fallo de la resolución impugnada). Pretensiones de las partes 14 La demandante solicita al Tribunal que: Anule parcialmente la resolución impugnada (puntos 2, 3 y 5 del fallo). Condene en costas a la OAMI. 15 La OAMI solicita al Tribunal que: 4

5 Desestime el recurso. Condene en costas a la demandante. Fundamentos de Derecho 16 La demandante invoca, esencialmente, un solo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Dicho motivo se articula en dos partes, la primera de las cuales se basa en la apreciación errónea de la utilización de la denominación Comsa, S.A., en el tráfico económico y, la segunda, en la apreciación errónea de la similitud de los servicios y actividades de que se trata. Sobre la utilización de la denominación Comsa, S.A., en el tráfico económico 17 Procede recordar que, conforme al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 42, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento [actualmente artículo 41, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009], el titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico puede oponerse al registro de una marca comunitaria cuando éstos cumplan los siguientes requisitos: deben ser utilizados en el tráfico económico; deben tener un alcance que no sea únicamente local; su titular debe haber adquirido el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior; el derecho a los signos de que se trate debe haberse adquirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que los signos se utilizaban con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. Estos requisitos son acumulativos. Así pues, cuando un signo no reúna uno de esos requisitos, no podrá prosperar la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 [sentencias del Tribunal de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06, Rec. p. II-649, apartado 32, y de 14 de septiembre de 2011, Olive Line International/OAMI Knopf (O-live), T-485/07, no publicada en la Recopilación, apartado 49]. 18 En el caso de autos, las partes únicamente disienten en lo tocante al requisito relativo a la utilización de la denominación social referida en el tráfico económico. 19 En efecto, la demandante alega que la Sala de Recurso consideró erróneamente que no se había demostrado la utilización de la denominación Comsa, S.A., en el tráfico económico respecto del «transporte de mercancías por vías férreas» y la «prestación de toda clase de servicios, proyectos y estudios técnicos de ingeniería industrial y civil así como diseño ferroviario y de obras». 20 En primer lugar, la demandante sostiene que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta el uso del término «comsa» por otras sociedades del grupo Comsa, como Comsa Aparcamientos, Comsa Rail Transport, SL para los servicios de transporte, Comsa Medioambiente para la ingeniería de aguas, e Intraesa, sociedad del grupo especializada en la redacción de estudios, proyectos, dirección de obras de infraestructura de transporte y de ingeniería industrial. 21 A este respecto basta destacar, como hizo la OAMI, que la oposición se basaba únicamente en la denominación social Comsa, S.A., de la demandante, y no en una denominación social corporativa Comsa correspondiente al grupo formado por las mencionadas sociedades, al que también pertenece la demandante. Por consiguiente, esta última no puede basarse en la utilización en el tráfico económico de las denominaciones sociales de dichas sociedades para fundamentar su oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/ Esta consideración no resulta cuestionada por la alegación de la demandante según la cual «comsa» es el único elemento característico de las denominaciones sociales de las referidas sociedades y el resto de los elementos son elementos genéricos, cuya utilización es 5

6 de público dominio. En efecto, este análisis de los elementos constitutivos de una denominación o de un signo sólo tiene sentido respecto del signo o la denominación social invocados para fundamentar la oposición, al comparar los signos en conflicto, y no respecto de denominaciones que no se han invocado en el procedimiento de oposición. 23 En segundo lugar, la demandante impugna la exigencia por la Sala de Recurso de un uso notorio de la denominación Comsa, S.A., pues según la demandante dicha exigencia es contraria tanto a la legislación española pertinente como al tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/ Al respecto, por una parte, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, a tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el requisito del uso en el tráfico económico es una exigencia constitutiva, sin la que el signo de que se trate no puede recibir ninguna protección frente al registro de una marca comunitaria, e independiente de los requisitos que establezca el Derecho nacional para la adquisición del derecho exclusivo [sentencia del Tribunal de 30 de junio de 2009, Danjaq/OAMI Mission Productions (Dr. No), T-435/05, Rec. p. II-2097, apartado 44; véase asimismo, en este sentido, la sentencia GENERAL OPTICA, antes citada, apartado 33]. 25 En consecuencia, en el caso de autos, la utilización de la denominación Comsa, S.A., en el tráfico económico no puede apreciarse a la luz de los requisitos del Derecho español. 26 Por otra parte, como observa acertadamente la OAMI, de la resolución impugnada se desprende que, a pesar de que la Sala de Recurso empleara en varias ocasiones la expresión «uso notorio», no exigió la prueba de un uso notorio de la denominación social controvertida. En efecto, al considerar, en el apartado 28 de la resolución impugnada, que «los documentos presentados no son suficientes para probar un uso notorio de la denominación [Comsa, S.A.] en relación con [las] [actividades] [de que se trata] en el territorio nacional, puesto que los documentos más ilustrativos en ese sentido [ ] se limitan al sector de la construcción», la Sala de Recurso no llegó a la conclusión de que no hubiera habido un uso notorio de Comsa, S.A., en relación con esas actividades, sino de que no hubo ningún uso con respecto a éstas, ya que los mencionados documentos sólo permitían demostrar un uso en el sector de la construcción, sector en el que no están comprendidas las referidas actividades de transporte, de diseño y de estudios de la demandante, extremo no cuestionado por esta última. 27 Por otra parte, de las consideraciones generales de la Sala de Recurso en la resolución impugnada relativas a la interpretación del requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 la utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local, se desprende que sólo se exige la prueba de uso, no de un uso notorio, que no se menciona en absoluto (apartado 31 de la resolución impugnada). 28 De cuanto precede resulta que la demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso considerara erróneamente que la utilización de la denominación Comsa, S.A., en el tráfico económico no había quedado probada respecto del «transporte de mercancías por vías férreas» y de la «prestación de toda clase de servicios, proyectos y estudios técnicos de ingeniería industrial y civil así como diseño ferroviario y de obras». Sobre la similitud de los servicios y actividades de que se trata 29 Conforme al artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 207/2009], el derecho del titular del signo invocado utilizado en el tráfico económico a prohibir la utilización de una marca posterior debe apreciarse a la luz de la normativa que regule el signo invocado. En el caso de autos, la Sala de Recurso podía válidamente referirse a la Ley de marcas española y, en la medida en que comprobó que dicha legislación imponía los mismos requisitos de identidad o de similitud de los productos o servicios y de identidad o de similitud de los signos en conflicto que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, a razonar por analogía con los criterios establecidos para la aplicación de esta última disposición (apartado 33 de la resolución impugnada). 6

7 30 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009], se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. 31 Según jurisprudencia consolidada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso, en particular, la interdependencia de la semejanza entre los signos y de la similitud entre los productos y servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada]. 32 En el caso de autos, la demandante no rebate ni las partes de la motivación de la resolución impugnada dedicadas a definir el público pertinente que está compuesto a la vez por el público en general y por las empresas o los profesionales especializados españoles ni las relativas a la similitud de los dos signos en conflicto, COMSA y Comsa, S.A. A la luz de los servicios y de los signos de que se trata, no cabe sino confirmar estas apreciaciones. 33 La demandante tan sólo refuta las apreciaciones realizadas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada sobre la comparación entre, por una parte, los servicios respecto de los que se ha considerado probado el uso de la denominación social Comsa, S.A., a saber, esencialmente, «la ejecución de obras públicas y privadas de cualquier clase» y «la construcción, mantenimiento y reparación de todo tipo de edificaciones» y, por otra parte, los servicios comprendidos en cada una de las clases 35, 36, 39 y 42 respecto de los que se denegó el registro de la marca COMSA. 34 Recuérdese que, según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino y su utilización, así como su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos de que se trate [véase la sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, apartado 37, y la jurisprudencia citada]. Sobre la similitud entre las actividades respecto de las que ha quedado probado el uso de la denominación social referida y los servicios de la clase En primer lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso que se limitara a comparar las actividades designadas por la denominación Comsa, S.A., con una sola categoría de los servicios comprendidos en la clase 35 cubiertos por la solicitud de marca la de los «servicios de publicidad» sin hacer ninguna referencia, expresa o tácita, al resto de los servicios designados incluidos en esa clase, a saber, los servicios «gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina». 36 A este respecto debe destacarse que de la primera parte del apartado 41 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso examinó el conjunto de los servicios considerados comprendidos en la clase 35, puesto que empieza por enumerarlos todos, refiriéndose a ellos posteriormente de forma global mediante las expresiones «dichos servicios» o «los servicios en cuestión», para considerar que su naturaleza y finalidad eran distintas de las actividades pertinentes de la demandante, y que no tenían ninguna estrecha conexión con éstas. Si bien en la segunda parte del apartado 41 de la resolución impugnada la Sala de Recurso se extiende sobre los «servicios de publicidad» en particular, únicamente lo hace como ella misma indica en dicho apartado para responder a una alegación de la 7

8 demandante que sólo se refiere a esos servicios, según la cual es imprescindible para una empresa de construcción hacer publicidad para informar a los potenciales compradores de las viviendas disponibles. Asimismo, procede señalar, al igual que la OAMI, que la demandante no aporta argumentación alguna para desvirtuar la respuesta dada por la Sala de Recurso a esta alegación e incluso reconoce, en el escrito de demanda, que los servicios de publicidad no son similares a las actividades cubiertas por su denominación social. 37 Por consiguiente, procede desestimar esta primera alegación de la demandante. 38 En segundo lugar, la demandante sostiene esencialmente que, aun suponiendo que la Sala de Recurso hubiera estimado que los servicios «gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina» no presentaban, como los «servicios de publicidad», similitudes con las actividades designadas por la denominación Comsa, S.A., seguiría existiendo riesgo de confusión, o al menos de asociación, si una compañía pretendiera identificar los servicios de que se trata con la marca COMSA y operar sobre las actividades identificadas con la denominación Comsa, S.A. 39 Sin embargo, dado que la demandante no ha presentado ningún argumento que fundamente su impugnación de la inexistencia de similitudes entre los servicios y las actividades de que se trata, apreciada por la Sala de Recurso, esta segunda alegación debe desestimarse, sin que sea necesario pronunciarse sobre su admisibilidad, cuestionada por la OAMI. 40 De cuanto precede resulta que demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso se equivocara al considerar en la resolución impugnada que las actividades desarrolladas bajo su denominación social no eran similares a los servicios discutidos de la clase 35. Sobre la similitud entre las actividades respecto de las que ha quedado probado el uso de la denominación social referida y los servicios «seguros, negocios financieros, negocios monetarios» de la clase La demandante alega que es un hecho notorio, al menos en España, que las empresas constructoras están ampliando sus actividades al campo de la gestión inmobiliaria, constituyendo una estructura vertical que se encarga de llevar a cabo no sólo el urbanismo, las infraestructuras, el proyecto y la construcción, sino también la gestión del crédito y las actividades de promoción y venta de viviendas. Por tanto, según la demandante, las empresas constructoras pueden ofrecer servicios adicionales a la construcción, que pueden tener naturaleza financiera o aseguradora, con el objetivo de facilitar el préstamo a sus compradores o de asegurar ciertos riesgos derivados de la construcción. La demandante deduce de ello que existe una vinculación entre sus actividades y los servicios discutidos de la clase 36, aunque no sea directa. 42 Procede recordar que, en el apartado 39 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los servicios «seguros, negocios financieros, negocios monetarios» y las actividades de la demandante no eran similares, puesto que tenían una naturaleza y una finalidad distinta y no existía ningún vínculo de complementariedad entre dichos servicios y las citadas actividades. 43 En el presente asunto la demandante únicamente rebate la motivación basada en la inexistencia de complementariedad entre los servicios y las actividades de que se trata. 44 En este sentido debe recordarse que, conforme a una jurisprudencia consolidada, los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de ambos productos o de la prestación de esos servicios es la misma [sentencias del Tribunal de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi/OAMI Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Rec. p. II-685, apartado 60, y de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI easygroup IP Licensing (easyhotel), T-316/07, Rec. p. II-43, apartado 57]. 8

9 45 En el caso de autos basta destacar que la propia demandante sostiene que la conexión entre los servicios y las actividades de que se trata es meramente «no directa» (véase el apartado 41 anterior). Por lo tanto, no puede calificarse de vínculo de complementariedad en el sentido de la jurisprudencia citada, la cual exige que haya una «estrecha conexión». En efecto, como pone de relieve acertadamente la OAMI, el mero hecho alegado por la demandante de que los servicios de que se trata puedan ser prestados conjuntamente por la misma empresa no es suficiente para reconocerles carácter complementario si éstos no son ni indispensables ni importantes para el uso de los otros, de manera que los consumidores no pueden pensar que la empresa responsable de la prestación de esos servicios sea la misma [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 22 de junio de 2011, Mundipharma/OAMI Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI), T-76/09, no publicada en la Recopilación, apartado 32, y de 21 de marzo de 2013, Event/OAMI CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, no publicada en la Recopilación, apartado 55]. 46 Ciertamente, como destacó la Sala de Recurso en el apartado 40 de la resolución impugnada, censurando en parte la resolución de la División de Oposición, las empresas constructoras pueden ser propietarias de los inmuebles que construyen, lo que les permite asimismo promover la venta del inmueble. 47 No obstante, a pesar de que la Sala de Recurso admitiera, por esta razón, la existencia de un vínculo de complementariedad entre las actividades de construcción de inmuebles y los negocios inmobiliarios, como los servicios de agencia inmobiliaria, de esta única apreciación no cabe inferir, en contra de cuanto sostiene la demandante, que los servicios «seguros, negocios financieros, negocios monetarios» presenten una vinculación suficientemente estrecha con las actividades de construcción hasta el punto de ser complementarios en el sentido mantenido por la jurisprudencia. 48 Estas consideraciones no son cuestionadas por las dos resoluciones de las Divisiones de Oposición de la OAMI citadas por la demandante. 49 En efecto, según reiterada jurisprudencia, si bien, habida cuenta de los principios de igualdad de trato y de buena administración, la OAMI debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas sobre solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede o no resolver en el mismo sentido, la aplicación de estos principios debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad. Por lo demás, por razones de seguridad jurídica y, en concreto, de buena administración, el examen de cualquier solicitud de registro debe ser completo y estricto para evitar que se registren marcas de manera indebida. Así pues, este examen debe realizarse caso por caso. En efecto, el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto, destinados a comprobar si el signo en cuestión no está comprendido en uno de los motivos de denegación [véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, Rec. p. I-1541, apartados 73 a 77, y la jurisprudencia citada, y la sentencia del Tribunal General del 12 septiembre de 2013, «Rauscher» Consumer Products/OAMI (Representación de un tampón), T-492/11, no publicada en la Recopilación, apartado 30]. 50 En el caso de autos, como se desprende de los apartados 44 a 47 supra, la Sala de Recurso consideró acertadamente que los servicios y las actividades de que se trata no eran similares, de modo que la demandante no puede invocar válidamente resoluciones anteriores de la OAMI con el fin de rebatir esta conclusión. 51 De cuanto precede resulta que la demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso se equivocara al considerar en la resolución impugnada que las actividades desarrolladas bajo su denominación social no eran similares a los servicios discutidos de la clase 36. Sobre la similitud entre las actividades respecto de las que ha quedado probado el uso de la denominación social controvertida y los servicios de la clase 39 9

10 52 Procede recordar que, en el apartado 42 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los servicios de distribución, transporte y almacenamiento para la construcción, pertenecientes a la clase 39, y las actividades pertinentes de la demandante diferían en cuanto a su naturaleza, su finalidad y los medios técnicos para ejecutarlos. También excluyó que tuvieran carácter complementario y consideró que no se dirigían al mismo público. 53 La demandante alega que, al haberse reivindicado los servicios de distribución, transporte y almacenamiento específicamente para la construcción, éstos son similares a las actividades de construcción designadas por la denominación social Comsa, S.A., más aún cuando dichas actividades y servicios participan del mismo signo identificador COMSA. 54 A este respecto, en primer lugar, procede destacar que la semejanza de los signos y la similitud de los productos y servicios de que se trata son dos requisitos necesarios, pero distintos, para determinar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, en contra de cuanto sostiene la demandante, la similitud de los signos controvertidos en el presente asunto no puede tenerse en cuenta en el marco de la comparación de los servicios y actividades de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, apartados 66 y 67). 55 En consecuencia, el carácter notorio en España de la marca COMSA, alegado por la demandante, también carece de relevancia a efectos de examinar la similitud de los servicios de que se trata. 56 Seguidamente, procede considerar que el hecho de que los servicios y las actividades de que se trata se desarrollen en el mismo sector el de la construcción y, en particular, el hecho de que la ejecución de obras, la construcción y la reparación presupongan la distribución, el transporte y el almacenamiento de materiales de construcción no es suficiente para demostrar su carácter complementario. 57 En efecto, la definición jurisprudencial del vínculo de complementariedad implica que los productos o los servicios complementarios puedan ser utilizados conjuntamente, lo que presupone que se dirijan al mismo público. De ello se deduce que no puede existir un vínculo de complementariedad entre, por una parte, los productos o los servicios que son necesarios para el funcionamiento de una empresa mercantil y, por otra, los productos y los servicios que dicha empresa fabrica o suministra. Estas dos categorías de productos o de servicios no se utilizan conjuntamente, dado que los de la primera categoría son utilizados por la propia empresa, mientras que los de la segunda son utilizados por los clientes de dicha empresa (sentencia easyhotel, antes citada, apartado 58). 58 Así pues, los servicios de distribución, transporte y almacenamiento de productos, por una parte, y esos mismos productos, por otra, no son complementarios, ya que se dirigen, en principio, a públicos diferentes (véase, en este sentido, la sentencia FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI, antes citada, apartado 30, y la jurisprudencia citada). 59 En el presente asunto, en contra de cuanto sostiene la demandante, la Sala de Recurso consideró acertadamente en el apartado 42 de la resolución impugnada, que las actividades y los servicios de que se trata iban dirigidos a un público diferente. 60 En efecto, no se cuestiona que los servicios de construcción prestados por la demandante se dirijan a entidades públicas o privadas, que no son profesionales del sector de la construcción. Por su parte, los servicios de distribución, transporte y almacenamiento para la construcción, están destinados a un público profesional, puesto que se refieren a la actividad de la construcción, y no a los materiales de construcción, e implican la manipulación de grandes cantidades, características de la actividad de las empresas de construcción [véase, en este sentido, en relación con los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de pollos, la sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 2013, Sanco/OAMI Marsalman (Representación de un pollo), T-249/11, recurrida en casación, apartado 50]. Además, aun suponiendo, como sostiene la demandante, que también formaran parte del público de los 10

11 servicios de distribución, transporte y almacenamiento para la construcción los particulares que realicen actividades de construcción, esos particulares estarían necesariamente familiarizados con el mencionado tipo de actividad, de modo que estarían más atentos y serían más perspicaces que los particulares destinatarios de los servicios de construcción, por lo que serían diferentes de estos últimos. 61 De cuanto precede resulta que la demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso se equivocara al considerar en la resolución impugnada que las actividades desarrolladas bajo la denominación social de la demandante no eran similares a los servicios discutidos de la clase 39. Sobre la similitud entre las actividades respecto de las que ha quedado probado el uso de la denominación social controvertida y los servicios de la clase La demandante alega que toda actividad de construcción, y aún más en materia ferroviaria y de obra civil, requiere la elaboración y aprobación de proyectos técnicos. Además, sostiene que no es infrecuente que las propias empresas constructoras cuenten con equipos propios de profesionales (arquitectos, aparejadores, ingenieros) que realizan los estudios de proyectos técnicos, las planificaciones o el asesoramiento en materia de construcción, por lo que es evidente que los servicios de que se trata de la clase 42 y las actividades de ejecución de obras, de construcción y de reparación son complementarios, ya que los primeros son una condictio sine qua non para la ejecución de las segundas. En apoyo de su argumentación, la demandante cita varias resoluciones de la OAMI en las que se consideró que los servicios de construcción de la clase 37 eran similares a los «servicios de arquitectos, asesoramiento en materia de construcción, estudios de proyectos técnicos, investigaciones geológicas», de la clase La Sala de Recurso estimó, en el apartado 43 de la resolución impugnada, que las actividades y los servicios de que se trata no eran similares. En primer lugar, consideró que no tenían ni la misma naturaleza ni la misma finalidad y que, aunque dichos servicios presentaran un cierta conexión, en la medida en que la ejecución de obras y la construcción, el mantenimiento y la reparación de edificios se basan normalmente sobre proyectos y estudios previos de ingeniería y/o arquitectura y decoración, dicha circunstancia no era suficiente para concluir que se trataba de servicios complementarios en el sentido de la jurisprudencia. En segundo lugar, la Sala de Recurso estimó que las entidades que prestan dichos servicios son distintas de las que desarrollan las actividades de que se trata. En efecto, los servicios discutidos son ofertados por profesionales tales como ingenieros, arquitectos, etc. (o por empresas compuestas por dichos profesionales), mientras que las actividades de la demandante son desarrolladas por las empresas constructoras, que se limitan a ejecutar los proyectos redactados por los profesionales antes mencionados y no ofrecen normalmente servicios de esa tipología para terceros. 64 Esta apreciación de la Sala de Recurso es incorrecta. 65 En efecto, en primer lugar, procede observar que la ejecución de obras, la construcción y la reparación requieren la elaboración previa o la utilización de planos y de estudios, de modo que éstos son indispensables para las primeras. No cabe considerar, como hizo la Sala de Recurso, que los servicios de que se trata de la clase 42 sólo se basan «normalmente» en proyectos y estudios previos y que, por lo tanto, recurrir a esos servicios de estudios y de planificación para realizar obras sería una opción, y no una necesidad. 66 Seguidamente, la Sala de Recurso no niega e incluso señala en el apartado 43 de la resolución impugnada, que las actividades y los servicios de que se trata están dirigidos al mismo público, por lo que, conforme a la definición jurisprudencial del vínculo de complementariedad entre productos y servicios, pueden ser utilizados conjuntamente. 67 Por último, el consumidor de los servicios de que se trata que desee hacer construir un edificio, puede pensar que la empresa responsable de prestar el servicio de construcción y de elaborar los planos y estudios previos es la misma. En efecto, en contra de cuanto sostiene en 11

12 el escrito de contestación a la demanda, la OAMI ha declarado en varias resoluciones citadas por la demandante, así como en las directrices relativas al procedimiento que se sustancia ante ella, que es frecuente que la propia empresa constructora, que puede contar con sus propios arquitectos e ingenieros o haber celebrado contratos de colaboración permanente con dichos profesionales, preste tanto los servicios de construcción como los de planificación y estudio. Así pues, en contra de lo que consideró la Sala de Recurso, los servicios y las actividades de que se trata no sólo presentan un vínculo de complementariedad, sino que comparten los mismos prestadores y canales de distribución. 68 Por consiguiente, procede anular la resolución impugnada en la medida en que anuló la resolución de la División de Oposición respecto de los servicios pertenecientes a la clase 42 y autorizó el registro de la marca solicitada para esos mismos servicios (apartados 3 y 5 del fallo de la resolución impugnada). 69 De cuanto precede resulta que la resolución impugnada únicamente debe anularse en la medida indicada en el apartado anterior y que debe desestimarse el resto de las pretensiones del recurso. Costas 70 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas. 71 En el presente asunto, al haberse estimado la pretensión únicamente respecto de una sola categoría de servicios, procede decidir que la demandante cargará con sus propias costas y con tres cuartos de las costas de la OAMI. En virtud de todo lo expuesto, decide: EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda) 1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 10 de enero de 2012 (asuntos acumulados R 518/ y R 795/2011-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Comsa, S.A., y Constructora de obras municipales, S.A. (COMSA), en la medida en que anuló la resolución de la División de Oposición respecto de los servicios pertenecientes a la clase 42 y autorizó el registro de la marca solicitada para esos mismos servicios. 2) Desestimar el recurso en todo lo demás. 3) Comsa cargará con sus propias costas y con tres cuartos de las costas de la OAMI. Esta última cargará con un cuarto de sus propias costas. Martins Ribeiro Gervasoni Madise Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de abril de Firmas 12

13 Fuente: página web de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito. 13