SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial. Consultante: Consejo de

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1 Año XXXIII Número 2818 Lima, 5 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 555-IP-2015 PROCESO 584-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Deseal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Marcas involucradas PLASTIFLECHA (mixta) y PLASTIFLECHA (denominativa) Interpretación Prejudicial. Consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Patente de invención titulada MATRÍZ HIDRÓFILA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE ÁCIDO POLIACRÍLICO, UN ÉTER DE CELULOSA Y UN DESINTEGRANTE PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA TRATAR TRASTORNOS GENITALES FEMENINOS PROCESO 617-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Patente de invención para PROCESO PARA PREPARAR CARBOXAMIDAS 2-AMINOTIA- ZOL-5AROMÁTICAS COMO INHIBIDORES DE LA CINASA Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente 555-IP-2015 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Desea! y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Marcas involucradas PLASTIFLECHA (mixta) y PLASTIFLECHA (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio de fecha 5 de octubre de 2015, recibido el 20 de octubre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno , en cuanto a los siguientes aspectos: (i) (ii) Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos. Cuando el uso de la marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios -uso a título de marca- sino que tiene otros propósitos de identificación o 1

3 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 información, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios, incluso en páginas web para identificar un origen empresarial, se entiende incluido ese uso en la excepción? (iii) Precisar el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relación con el derecho que tiene el titular de impedir su uso a terceros; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Demandado Indico S.A.S. Plus Solutions S.A.S. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 24 de junio de 2015, Indico S.A.S. (en adelante, Indico) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad marcaría en contra de Plus Solutions S.A.S. (en adelante, Plus Solutions) en base a la marca mixta de su titularidad PLASTIFLECHA, inscrita con Certificado , para distinguir toda clase de sujetadores de etiquetas o marquillas para ropa y calzado, correspondientes a la Clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. lasti flecha, 2.2. La demandante alegó que Plus Solutions ha venido usando la expresión PLASTIFLECHAS tanto en su página web, como en material impreso; siendo evidente que dicha expresión es idéntica a la marca previamente registrada de su titularidad Mediante Oficio del 5 de octubre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de 2

4 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 Industria y Comercio (en adelante, la SIC}, solicitó interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto a los aspectos mencionados al inicio de la presente ponencia. 3. Argumentos de la demanda de Indico: 3.1. Indico tiene como actividad económica la importación, exportación, compra, venta y distribución de insumos, suministros, accesorios, motores, repuestos, maquinaria para la industria textil, confección, tejeduría, bordado, calzado, marroquinería Plus Solutions ha venido usando la expresión PLASTIFLECHAS tanto en su página web 1, como en material impreso. Siendo evidente que dicha expresión es idéntica a la marca previamente registrada de su titularidad Plus Solutions con su accionar ha violado lo dispuesto en el Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Plus Solutions, se encuentra ofreciendo en el mercado el mismo producto con la misma marca PLASTIFLECHA previamente registrada por la demandante Indico, generando confusión en el consumidor quien Ver. hhp:// 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Artfculo El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los setvicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asl como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigia n. 3

5 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 se ve expuesto a dos marcas idénticas creyendo que provienen del mismo origen empresarial Plus Solutions, habría vulnerado lo establecido en el Articulo 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Argumentos de la contestación de Plus Solutions: 4.1. Mediante escrito del 27 de agosto de 2015 señaló que es cierto que utiliza la expresión PLASTIFLECHAS en su página web, pero tal uso no se hace a titulo de marca, sino como expresión descriptiva de un tipo característico de sujetador de etiquetas, expresión que es de uso común y habitual en el mercado, no teniendo, por si sola, la capacidad de identificar un origen empresarial determinado El derecho de la marca no es absoluto, existiendo limitaciones al derecho de impedir el uso que terceros puedan hacer de signos usuales y similares para propósitos informativos y descriptivos, y no cumplan la función de marcas El uso que ha venido realizando en el mercado sobre la expresión PLASTIFLECHAS, se encuentra amparado en la utilización de un término necesario y de dominio público para describir las características y propiedades principales de un sujetador de etiquetas Si uno realiza una búsqueda en el buscador Google con la expresión PLASTIFLECHAS, el mismo arroja en Colombia más de dos mil referencias, en los cuales en todos los casos se emplea dicha expresión para designar o describir un tipo de sujetador de etiquetas para ropa o similares Dicha expresión es el término técnico y usualmente utilizado por este sector del mercado para informar al consumidor acerca de un producto Plus Solutions emplea en su pagina web la expres1on PLASTIFLECHAS para designar tal tipo de sujetadores y no como una marca que designa un origen empresarial determinado. El empleo de tal expresión se hace para indicar o designar el producto que se vende. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Articulo A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del articulo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables". 4

6 GACETA OFICIAL 5/10/ de Indico es titular de una marca débil, la misma que está conformada por una expresión descriptiva y de uso común, que lo obliga a soportar la coexistencia de su marca con expresiones en las cuales se use la marca a título puramente descriptivo Se puede establecer que la marca PLASTI-FLECHA (mixta) es una marca débil, en el sentido de que el derecho al uso en exclusiva está restringido a la forma particular y concreta en que fue otorgado, esto es a la forma en que las palabras PLASTI y FLECHA se combinan dentro de la configuración gráfica particular en que fue otorgada, al tipo de letra, elemento gráfico y color La correcta interpretación del derecho otorgado, sobre la base de la realidad del mercado frente al uso de la expresión PLASTIFLECHAS, determina que el derecho se restrinja al tipo de letra y grafia de la marca, particular combinación, y no a los otros elementos nominativos PLASTI FLECHA, y menos frente a la expresión PLASTIFLECHAS, la cual se ha dicho es de carácter genérico dentro del sector relevante, para identificar un sujetador de etiquetas. 4.1 O. Indico ha permitido la coexistencia pacifica de los signos por un periodo de más de cuatro años sin que existan indicios serios de confusión, lo que denota que los signos puestos en conflicto no tienen la capacidad distintiva intrínseca para ser considerados como marca o que ellos mismos contienen elementos diferenciadores que permiten al consumidor su fácil singularización Indico conocía que Plus Solutions viene usando la expresión PLASTIFLECHAS para describir o designar sujetadores de etiquetas desde hace más de dos años, con lo cual se aplica la prescripción a que se refiere al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. B NORMAS A SER INTERPRETADAS El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de lo actuado en la demanda por infracción de marca, solo procede la interpretación prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 4, así como de los Artículos 157 y 244 de la misma normativa 5 t 6;P 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 5

7 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. 2. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Prescripción de la acción por infracción de derechos. 3. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a titulo informativo. 4. Preguntas formuladas por el órgano consultante al Tribunal. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca "Articulo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (... ) dj usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o senicíos idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;,... r 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Artlculo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor. lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracterlsticas de éstos; siempre que eflo se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de infonnación y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se límite al propósito de infonnación al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos ª. "Articulo La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en lodo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez ª. 6

8 GACETA OFICIAL 5/10/ de En el presente caso, Indico interpuso demanda ante la SIC por infracción de derechos de Propiedad Intelectual contra Plus Solutions Al respecto, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.3. La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 6 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado. (i) (ii) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Prescripción de la acción por infracción de derechos 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas alegadas por el demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales 6 De modo referencial, ver Procesos 346-IP-2015, p.6. 7

9 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Artículo El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre /os envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (... ) d) usar en el comercia un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del usa de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (... )" 2.2. Previamente, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 y establece lo siguiente: 7 a) Suietos activos.- Son sujetos activos de la acción: El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica. El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Suietos pasivos.- Son sujetos pasivos de la acción: Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Articulo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar 7 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de

10 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 riesgo de confusión o de asoc1ac1on en el público consumidor8. A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar''. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado 9 c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, especifico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: B 9 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que e! M riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa}, o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta}; mientras que el M riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conricto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recalda en el Proceso 70-IP-2008). 9

11 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 (i) (ii) (iii) Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Supuesto 1 Supuesto 11 Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Es titular de una Usa la marca Marca protegida para marca que directamente sobre productos aplicada distingue productos. sobre productos. productos. Es titular de una Usa la marca sobre Marca protegida para marca que productos servicios aplicada distingue vinculados a los sobre productos. servicios. servicios que distingue la marca proteqida. Es titular de una Usa la marca sobre Marca protegida para marca que envases, envolturas, productos o servicios distingue embalajes o aplicada sobre Supuesto 111 productos o acondicionamientos envases, envolturas, servicios. de productos. embalajes o acondicionamientos de productos Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas 10 De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7. 10

12 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Articules 157, 158 y 159 de dicha norma. 11 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria" De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 3. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo 3.1. En el presente caso, Plus Solutions en su contestación de demanda alegó que el uso de la expresión PLASTIFLECHAS en su página web, no se hace a título de marca, sino como expresión descriptiva de un tipo característico de sujetador de etiquetas, expresión que es de uso común y habitual en el mercado, no teniendo, por si sola, la capacidad de identificar un origen empresarial determinado, ello de conformidad al Articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema planteado El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen entre otros actos su signo, existen limitaciones por las 11 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp Ver de modo referencial Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 11

13 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente: "Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, Jugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus se,vicios u otras caracter/sticas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y ta/ uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de /os productos o se,vicios. El registro de /a marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o se,vicios legltimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o se,vicios respectivos" El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca "siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios". Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: a) su propio nombre, domicilio o seudónimo; b) un nombre geográfico; o, c) cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos En virtud al segundo párrafo del Articulo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; b) Ofrecer en venta; c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; 12

14 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada. En relación con el término "anunciar", en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a "publicitar", señalando que por "publicidad" "puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica". 13 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Articulo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos Para que opere la limitación de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Que lo haga de buena fe; b) Que no constituya uso a título de marca; e) Que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información; d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios 3.6. La noción de "buena fe", como uno de los requisitos de licitud consagrados por el Articulo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial "no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones" De modo referencial, ver proceso 62-IP-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, pp.10 y 11. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá. p. 45; citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido. 13

15 GACETA OFICIAL 5/10/ de En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios 15, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o caracteristicas. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones 1s Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos De modo referencial, ver proceso 62-IP-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, p, 12 Ibídem. Ibídem. 14

16 GACETA OFICIAL 5/10/ de Si se cumplen los tres requisitos de licitud antes mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero De acuerdo con las pautas detalladas, se deberá analizar si el signo "PLASTIFLECHAS" utilizado por la empresa Plus Solutions, se encuentra contemplado como excepción, de acuerdo con lo citado en este acápite, así como también, deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso. 4. Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso Para la configuración de la excepción contenida en el Articulo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos? Como se mencionó en el numeral 3 de la sección D, sobre la excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, este Tribunal considera que los requisitos de licitud para que se configure la excepción contemplada en el articulo materia de consulta, deben ser concurrentes, por lo que el uso del signo debe ser efectuado tanto (i) de buena fe, (ii) teniendo una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos Cuando el uso de la marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios -uso a titulo de marca- sino que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios, incluso en páginas web para identificar un origen empresarial, se entiende incluido ese uso en la excepción? Con relación a la interrogante del consultante, este Tribunal considera que de conformidad con lo señalado en el Artículo 157, el empleo del signo debe estar condicionado a la identificación e información y no con la finalidad de identificar o distinguir los productos o servicios en el mercado. Es decir, es posible que un comerciante pueda utilizar en el mercado la marca y/o enseña comercial, siempre que dicho uso no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial. Asimismo, 15

17 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 resulta necesario que ese uso se limite a informar al consumidor sobre la puesta a disposición de los productos y/o servicios que se ofrecen en el mercado. Cabe mencionar que el uso de marcas en publicidad para identificar un establecimiento comercial, podría constituir una limitación al derecho de exclusiva de la marca. Ello se justifica por la necesidad de informar a los consumidores la existencia de productos y/o servicios que se ofrecen, a fin de decidir su elección de consumo. Como se mencionó en la respuesta de la pregunta anterior, tal uso deberá ser efectuado tanto (i} de buena fe, (ii} teniendo una finalidad informativa y, (iii} que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos Cuál es el alcance que jurisprudencia/mente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especia/mente en relación con el derecho que tiene el titular de impedir su uso a terceros? Teniendo en consideración que la marca es aquel signo que tiene como finalidad distinguir productos o servicios de otro u otros semejantes, de modo tal que constituye una importante fuente de información que permite no sólo que el consumidor pueda elegir con facilidad el producto o servicio de su preferencia sino que el empresario pueda diferenciarse de sus competidores. En ese sentido, el titular de una marca tiene el derecho al uso exclusivo de ella, por lo que tiene facultad de accionar contra aquellos que pretendan usar o usen su signo sin su autorización, o cualquier otro que pueda producir confusión con el suyo, afectando su derecho de exclusiva. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, ese derecho de exclusiva no es absoluto, siendo que la normativa comunitaria recoge ciertos limites, tales como el empleo de expresiones de carácter genérico que tengan un propósito referencial. Sobre el particular se precisa que la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate De modo referencial, ver Proceso 110-IP de 5 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. 16

18 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 19 En efecto un signo compuesto por expresiones genéricas es débil, ya que tiene uh poder muy bajo de oposición en relación con dichas palabras y, además, tiene bajo nivel de acción para alegar infracción en relación con dichos elementos genéricos. Asi, una expresión de carácter genérico no puede estar sometida a la apropiación exclusiva de un solo titular pues ello impedirla el uso libre y legítimo de tal expresión por los demás competidores. Sin embargo, los signos confrontados en una acción por infracción, compuestos por elementos genéricos, deben ser evaluados en relación con los demás elementos que le otorguen distintividad al signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Glt J-- Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hu g o RammT.:: ro;:;-r.r,ao,,rzr,,"-irr=; MAGISTRADO 19 lbidem. 17

19 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18

20 \ GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: Asunto: 584-IP nterpretación Prejudicial Consultante: Consejo de Administrativo, Colombia. Estado, Sala de Sección Primera, lo Contencioso República de Expediente interno del Consultante: Referencia: Patente de invención titulada "MATRÍZ HIDRÓFILA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE ÁCIDO POLIACRÍLICO, UN ÉTER DE CELULOSA Y UN DESINTEGRANTE PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA TRATAR TRASTORNOS GENITALES FEMENINOS". Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3614, recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante el cual, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno El Auto de 1 O de junio de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: POLICHEM S.A.

21 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. 2. Hechos relevantes 2.1. El 24 de diciembre de 2008, la sociedad POUCHEM S.A., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) la solicitud de patente denominada MATRIZ HIDRÓFILA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE ÁCIDO POLIACRILICO, UN ÉTER DE CELULOSA Y UN DESINTEGRANTE PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA TRATAR TRASTORNOS GENITALES FEMENINOS El 19 de marzo de 2010, la solicitud de patente fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 614. GYNOPHARM S.A. y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A. presentaron oposición las cuales fueron admitidas el 6 de agosto de 2010 mediante Oficio 9860 y 9859 respectivamente El 29 de octubre de 2010, POLICHEM S.A., contesta a las mencionadas oposiciones, defendiendo la patentabilidad de la invención El 4 de julio de 2012, la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC mediante Oficio procede a notificar con el examen de patentabilidad a POLICHEM S.A. De acuerdo con el estado de la técnica, se presentaron los siguientes documentos como objeciones a la patentabilidad de la invención: ITEM DOCUMENTO REIVINDICAIONES REQUISITO AFECTADAS QUE AFECTA D1 US Nivel inventivo 02 US Nivel inventivo 2.5. El 8 de noviembre de 2012, POLICHEM S.A. respondió dichas objeciones presentado un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 14 reivindicaciones El 27 de diciembre de 2012, mediante Resolución 81050, la SIC resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas; sin embargo, procedió a denegar la solicitud de patente de invención a POUCHEM S.A. por considerar que las reivindicaciones presentadas no cumplían con el requisito de nivel inventivo Inconforme con tal decisión la sociedad POLICHEM S.A. presentó recurso de reposición contra la Resolución 81050, la misma que fue confirmada en su totalidad mediante Resolución de 30 de julio de t Expediente Admmistrativo

22 GACETA OFICIAL 5/10/ de El 1 O de diciembre de 2013, POLICHEM S.A. presentó acción de nulidad, ante la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del el Consejo de Estado, República de Colombia, en contra de las Resoluciones y emitidas por la SIC El 28 de julio de 2014, la SIC presentó contestación a la acción de nulidad. 2.1 O. Mediante auto de 19 de noviembre de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad POUCHEM S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(... ) Los artfcu/os 14 y 18 de la Decisión 486, han sido violados en las Resoluciones Nos del 27 de diciembre de 2012 y del 30 de julio de 2013 toda vez que, contrario a lo afirmado por el Despacho del Señor Superintendente de Industria y Comercio," la invención solicitada "(... ) si tiene nivel inventivo, y no había podido ser derivada de manera obvia ni evidente de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, citadas como anterioridades por parte de la SIC en las Resoluciones objeto de la presente demanda" 3.2. "(... ) El problema que plantea la invención""(... ) consiste en la necesidad de proporcionar un nuevo sistema de suministro vaginal terapéutico, que reduzca los intervalos de dosificación y que permita prolongar el tiempo de resistencia dentro de la cavidad vaginal" por la cual se propone "(... ) una matriz hidrófila para la fabricación de una fórmula para el tratamiento de trastornos genitales femeninos." l L 3.3. Existen diferencias entre los antecedentes D1 y D2 ya que "(... ) el documento D 1 está dirigido al tratamiento de enfermedades vaginales mediante la administración de un medicamento a la mucosa vaginal y el epitelio, que se alcanza mediante el contacto directo con una tableta bioadhesiva que libera el medicamento hasta por cinco días. El máximo contacto con la mucosa y el epitelio se asegura con tabletas en la forma de supositorio o tampones y en donde las composiciones farmacéuticas tienen el suficiente grosor para mantener contacto prolongado con dicha mucosa y epitelio.""(... ) Por el contrario, las tabletas de la invención solicitada""(...) gracias al disgregante específico carboximetilcelulosa de sodio reticulado, permite alcanzar rápidamente un estado hinchado, resultado de este modo en una expansión controlada de ge/ en una gran parte del epitelio vaginal." 3.4. Por otro lado, el D2 "(... ) se refiere a dispositivos de suministro de fármacos intravaginales para la administración de un agente antimicrobiano dispersado por todo un sistema elastomérico biocompatible que forma el 3

23 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 dispositivo de suministro." "(... ) Por lo tanto, una persona del oficio medianamente versada en la materia no habría considerado el uso de carboximetilcelulosa de sodio reticulada, como desintegrante, con el fin de mejorar las condiciones de liberación del principio activo. En efecto, ninguno de los documentos señalados con anterioridad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio enseña o sugiere alcanzar un estado hinchado ni tampoco dicho efecto bio-adhesivo." 3.5. La invención solicitada "(...) demuestra que se alcanza mayor bioadhesividad con las tabletas de la invención solicitada gracias a /a presencia de carboximeticelulosa de sodio reticulada, y no debido a la presencia de cualquier disgregante." 3.6. "(...) es evidente el nivel inventivo del que goza la presente solicitud de patente se ve sustentado por el defecto inesperado que se obtuvo; es decir, por la mejora sustancial de un efecto de la misma indo/e que se alcanza debido a la mayor bio-adhesividad con las tabletas de la invención solicitada gracias a la presencia de carboximeticelu/osa de sodio reticulada, sin que exista prueba alguna de que esta diferencia técnica haya sido sugerida por los documentos citados como anteriores" La SIC paso por alto el análisis del compuesto reivindicado que tiene un efecto inesperado y la expresa referencia que a este respecto realiza el Manual Andino de Patentes. 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "(... ) Como se advierte en el articulo 18 de la Decisión 486, como segundo requisito, adicional al de novedad, es que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requisito presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad del hombre." 4.2. "(...) Sobre la afirmación del demandante, según la cual la tableta de la solicitud, gracias a que contiene el desintegrante "CMC sódica reticulada", logra rápidamente un estado hinchado, se reitera que este hecho no es sorprendente para la persona versada por que la croscarmelosa de sodio es un compuesto entrecruzado de carboximetilcelulosa sódica ampliamente usado por la persona versada como desintegrante en formulaciones farmacéuticas. La persona versada tiene claro que "el entrecruzamiento reduce la solubilidad en agua al tiempo que permite que el mineral se hinche (como una esponja) y que absorba muchas veces su peso en agua. Como resultado, proporciona al comprimido una disolución y desintegración superior, mejorando así la biodisponibilidad de los componentes activos facilitando su disolución en los fluidos digestivos y su posterior absorción." 4

24 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 2, los que se interpretarán por ser procedentes. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION: 1. Requisitos de patentabilidad. 2. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. 3. El Manual Andino de Patentes. Su valor Jurídico D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad 1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada. La SIC sostuvo que la solicitud de patente no cumple con el requisito de nivel inventivo, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran establecidos en el Artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los Artículos 15 a 19 de la misma normativa. "Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial Del nivel inventivo. De conformidad con el Articulo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad 2 Articulo 14. Los Psfses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en tocios los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de epficación industrial. Articulo 18. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en fa materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 5

25 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 de determinar si, con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: "Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (... ). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención". 3 Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar4. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en 3 Proceso 12-IP-1998, publicado en fa G.0.A.C. 428 de 16 de abril de Patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON AL TA ACTIVIDAD CELULASA. 4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid- Espans "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y

26 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica En consecuencia, en el presente caso se deberá considerar que en toda solicitud de invención la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. POLICHEM S.A. en la acción de nulidad determina que la invención solicitada propone una solución que "consiste en la necesidad de proporcionar un nuevo sistema de suministro vaginal terapéutico, que reduzca los intenalos de dosificación y que permita prolongar el tiempo de resistencia dentro de la cavidad vaginal" por la cual se propone "(... ) una matriz hidrófila para la fabricación de una fórmula para el tratamiento de trastornos genitales femeninos. Agrega que existen diferencias entre las enseñanzas del 01 y las reivindicaciones de la solicitud de patente ya que "(... ) el documento D1 está dirigido al tratamiento de enfermedades vaginales mediante la administración de un medicamento a la mucosa vaginal y e/ epitelio, que se alcanza mediante el contacto directo con una tableta bioadhesiva que libera el medicamento hasta por cinco dias. El máximo contacto con la mucosa y el epitelio se asegura con tabletas en la forma de supositorio o tampones y en donde las composiciones farmacéuticas tienen el suficiente grosor para mantener contacto prolongado con dicha mucosa y epitelio.(... ) Por el contrario, las tabletas de la invención solicitada" "(... ) gracias al disgregante especifico carboximetilce/u/osa de sodio reticu/ado, permite alcanzar rápidamente un estado hinchado, resultado de este modo en una expansión controlada de gel en una gran parte del epitelio vaginal". Mientras que el 02 "(... ) se refiere a dispositivos de suministro de fármacos intravaginales para la administración de un agente antimicrobiano dispersado por todo un sistema elastomérico biocompatible que forma el dispositivo de suministro. Por Jo tanto, una persona del oficio medianamente versada en la materia no habria considerado el uso de carboximetilcelulosa de sodio reticulada, como desintegrante, con el fin de mejorar /as condiciones de liberación del principio activo. 5 Interpretación Prejudicial 46-IP-2012, expedida el 20 de julio de publicada en la Gaceta OficiBI del Acuerdo de Carlagena 2108, de 22 de octub,e de

27 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 La invención solicitada "(...) demuestra que se alcanza mayor bioadhesividad con las tabletas de la invención solicitada gracias a la presencia de carboximeticelulosa de sodio reticulada, y no debido a la presencia de cualquier disgregante." Por su parte, la SIC en su escrito de contestación argumentó que el hecho de que la tableta contenga desintegrante "CMC sódica reticulada', para lograr rápidamente un estado hinchado, no es sorprendente para la persona versada por que la croscarmelosa de sodio es un compuesto entrecruzado de carboximeti/celulosa sódica ampliamente usado por la persona versada como desintegrante en formulaciones farmacéuticas. La persona versada tiene claro que "el entrecruzamiento reduce la solubilidad en agua al tiempo que permite que el mineral se hinche (como una esponja) y que absorba muchas veces su peso en agua. Como resultado, proporciona al comprimido una disolución y desintegración superior. mejorando así la biodisponibi/idad de los componentes activos facilitando su disolución en los fluidos digestivos y su posterior absorción." En particular el Artículo 18 de la Decisión 486 determina que toda invención deberá poseer nivel inventivo, lo cual significa que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos convencionales o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. l \ l Para negar o conceder una patente, definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no. Las Oficinas de Patentes deberán realizar un análisis objetivo del nivel inventivo que debe poseer la solicitud de la patente, por lo tanto el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado, aplicará algunos criterios entre ellos: " - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normar en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de 8

28 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existla al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabi/idad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo". 6 Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene: "La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). \ Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica 0 Proceso 73-IP-2014 de 25 de agosto de Patente: TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELICULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES. 9

29 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 entre las distintas caracteristicas. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo" En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la Oficina Nacional competente debe demostrar que, para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del experto medio en la materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada-y se hizo un análisis conjunto y retrotraído a la fecha de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad Se deberá analizar si los documentos D1 y D2, citados como anterioridades por la SIC determinaban la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 14 contenidas en la solicitud de patente denominada: "COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE CUIDADO ORAL" a la luz de los criterios descritos en la presente Interpretación Prejudicial. 3. El Manual Andino de Patentes. Su valor Jurídico 3.1. La sociedad demandante sostuvo que la resolución de la SIC pasó por alto la expresa referencia sobre los indicadores que permite determinar la existencia de nivel inventivo desarrollado en el Manual Andino de Patentes De conformidad con lo anterior, el Tribunal estima oportuno referirse al valor jurídico del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina El Manual constituye un documento de utilidad práctica para las oficinas de patentes de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, el mismo que fue desarrollado por las mismas oficinas en conjunto con la Secretaría General de la Comisión de la Comunidad Andina con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes; se publicó en el año 2004, su finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, incorpora normas andinas, jurisprudencia 7 lbfdem 10

30 GACETA OFICIAL 5/10/ de 47 comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores. Conforme se determina en el propio preámbulo del Manual, "(...) es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486). En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas." En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta no obligatoria, el funcionario que examina la solicitud, puede o no considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada Lo que si marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no del Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal, más no cuando es utilizado por sí solo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno , la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Esta uto del unal. : l. pac De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 11