SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXIV Número 2971 Lima, 17 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 07-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Patente: DESULFURACIÓN OXIDATIVA DE COMBUSTIBLES FÓSILES CON ULTRASONIDO... 2 PROCESO 17-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de Comercio de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: JR-CA-24. Referencia: BIOGEN IDEC (marca denominativa) / BIOGEN (nombre comercial) PROCESO 48-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos: FERRARI BY MY PARTS (mixto) / FERRARI (mixto) Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: Asunto: 07-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Patente: "DESULFURACIÓN OXIDATIVA DE COMBUSTIBLES FÓSILES CON ULTRASONIDO" Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 017, recibido el 13 de enero del 2016, vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º ; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SULPHCO, INC.

3 PROCESO 07-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 28 de marzo de 2003, SULPHCO, INC. (en adelante SULPHCO), solicitó en fase nacional la patente de invención titulada 11DESULFURACIÓN OXIDATIVA DE COMBUSTIBLES FÓSILES CON ULTRASONIDO", cuya solicitud internacional fue PCT/US 01/ de 24 de septiembre de El 30 de septiembre de 2004, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 544, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros El 31 de agosto del 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), mediante oficio 1365, el examinador técnico No de la División de Nuevas Creaciones realizó el examen de patentabilidad y realizó las siguientes observaciones: i) Las reivindicaciones no cumplen con el Artículo 30 de la Decisión 486; ii) La solicitud no cumple con el Artículo 25 del mismo cuerpo normativo; y, iii) No procede realizar una evaluación de los requisitos de patentabilidad por cuanto no está clara y plenamente definido el método para el cual se solicita la protección El 15 de noviembre de 2007, SULPHCO respondió a las observaciones realizadas dentro del examen de patentabilidad El 21 de diciembre de 2007, la SIC mediante concepto técnico No. 2632, el examinador técnico requirió al solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas en relación con la patentabilidad de la invención, que fueron: i) En el estado de la técnica se encontraron los documentos WO 00/15734, titulado Desulfurization Process (D1) y EP , titulado Desulphirisation of oil (D2); ii) La novedad del objeto de la solicitud se ve afectada por la publicación de D1, puesto que la extracción de los sulfuros es tan evidente que no debe estar expresada explícitamente para que se sepa que es una etapa obligatoria en cualquier proceso de química orgánica. Además indicó que el nivel inventivo del objeto solicitado se ve seriamente afectado por la combinación de D1 y D El 13 de marzo del 2008, SULPHCO respondió al segundo examen de patentabilidad. tj Expediente administrativo PCT/

4 GACETA OFICIAL 17/03/2017 4de 41

5 GACETA OFICIAL PROCESO 07-IP-2016 del estado de la técnica. Por lo anterior, de la combinación de los D1 y D2 se podría llegar al efecto de la solicitud y, por tal motivo, el objeto de la solicitud carece de altura inventiva. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 17/03/ de 41 c D La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes 2 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud presentada por SULPHCO cumple con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia 3 Según lo dispuesto por el Articulo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa 4, tener nivel inventivo 5 y ser susceptible de aplicación industrial Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (... ) "Articulo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (... ) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". (... )". Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP.2013 del 21 de mayo de 2014: y 183-lP-2015 del 7 de diciembre de Una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. De conformidad con el articulo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad 4

6 PROCESO 07-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: a) Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. b) Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público 7 por cualquier medio y en cualquier lugar. c) Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. d) Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar''ª. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; sin embargo, lo que es evidente es también obvio. e) Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: i. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. LJ 7 e ii. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existia al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya productiva o de servicios, como lo manifiesta el articulo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y

7 GACETA OFICIAL PROCESO 07-IP /03/ de 41 que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraido del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas del análisis del problema - solución 9 : a) Identificación del estado de la técnica más cercano. b) Identificación de las caracteristicas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. c) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 9 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Ano Págs. 76 a 78. Disponible en 6

8 PROCESO 07-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 d) Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? De resolverlo en la forma en que se reivindica? De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos 2.1. Como en el proceso interno se discute si de una combinación fácil de las anterioridades 01 y 02 se puede obtener el resultado de la patente solicitada, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la materia La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. En la primera se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y una contribución novedosa y útil, con lo cual sería patentable Por lo tanto, una combinación de elementos conocidos, para ser patentable, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente. (J Se puede ver la Interpretación Prejudicial 102-IP-2012 de 31 de octubre de Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página Sobre esto se puede ver ZUCCHERINO, Daniel R. "PATENTES DE INVENCIÓN", Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág

9 PROCESO 07-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia. No resultaría acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes que, de una simple constatación de una combinación o mezcla de elementos conocidos, se concluya per sé la inexistencia de nivel inventivo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 8

10 PROCESO 07-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarf a General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 07-IP

11 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: Asunto: 17-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de Comercio de la Corte Superior de Justicia de Lima Expediente interno del Consultante: JR-CA-24 Referencia: BJOGEN IDEC (marca denominativa) / BIOGEN (nombre comercial) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio / Sta SECA-CSILI-PJ recibido el 20 de enero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno JR-CA-24; y El Auto de 28 de noviembre 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LABORA TORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. f;

12 Proceso 17-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 Demandado: Litisconsorte: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ BIOGEN IDEC MA. INC. 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 18 de enero de 2007, la sociedad LABORA TORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. (en adelante BIOGEN), solicitó la nulidad del registro de la marca BIOGEN IDEC (denominativa), registrada para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 1 y cuyo titular es BIOGEN IDEC MA INC. (en adelante, BIOGEN IDEC MA), argumentando ser titular del nombre comercial BIOGEN (denominativo), el cual fue declarado notorio en Colombia mediante Resolución 16395, expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia El 26 de abril de 2007, BIOGEN IDEC MA contestó la acción de nulidad argumentando que los signos no son confundibles y que la alegada declaración de notoriedad es posterior a la solicitud y registro de su marca El 3 de julio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), mediante Resolución CSD-INDECOPI, declaró infundada la acción de nulidad presentada por BIOGEN El 24 de julio de 2009, BIOGEN interpuso recurso de apelación contra la resolución señalada en el numeral anterior El 9 de septiembre de 2013, mediante Resolución ffPI INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. L 2.6. El 17 de diciembre de 2013, BIOGEN presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución ff PJ-INDECOPI El 12 de marzo de 2014, BIOGEN IDEC MA contestó la demanda interpuesta por BIOGEN. "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina" 2

13 Proceso 17-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de El 21 de marzo de 2014, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por BIOGEN El 19 de agosto de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Once declaró infundada la demanda. 2.1 O. El 3 de septiembre de 2015, BIOGEN interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 19 de agosto de El 21 de diciembre de 2015, BIOGEN IDEC MA contestó el recurso de apelación interpuesto por BIOGEN Mediante Auto signado como Resolución Número Tres, de 6 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda presentada por BIOGEN: 3.1. Señaló que es titular en Colombia del nombre comercial BIOGEN, el cual mediante Resolución fue declarado notoriamente conocido en Colombia, en el período comprendido entre 1994 a Afirmó que teniendo en cuenta la notoriedad de su signo, el registro de la marca BIOGEN IDEC (denominativa) es nulo, pues contraviene lo establecido en el Artículo 136 literal h) de la Decisión Agregó que no se tomó en cuenta el material probatorio allegado al proceso. 4. Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOPI: 4.1. Manifestó que la notoriedad de un signo no se presume sino que debe ser probada por quien la alega. tj Afirmó que BIOGEN no acreditó que el nombre comercial BIOGEN era notoriamente conocido. Las pruebas presentadas en sede administrativas no son suficientes para probar dicha circunstancia. Argumentos de la Contestación presentada por BIOGEN IDEC MA: Argumentó que el registro de la marca denominativa BIOGEN IDEC fue obtenido en estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos para evaluar la registrabilidad de un signo distintivo. 3

14 Proceso 17-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de Manifestó que la demandante no ha demostrado la notoriedad del nombre comercial BIOGEN en Perú Indicó que la resolución que declara la notoriedad de la marca BIOGEN en Colombia, fue emitida el 21 de junio de 2006, es decir, con posterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca BIOGEN IDEC en Perú Afirmó que la demandante no ha demostrado la notoriedad de su nombre comercial al momento de la presentación de la solicitud de registro, ni en la actualidad. 6. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 6.1. Manifestó que al momento de la interposición de la acción de nulidad la demandante debió demostrar la notoriedad del nombre comercial en Colombia, puesto que resultaría un despropósito la anulación de un registro de marca cuando el signo fundamento de la anulación ha perdido tal calidad Sostuvo que la demandante no aportó suficiente material probatorio para demostrar la calidad de notorio del signo BIOGEN a la fecha de la presentación de la acción de nulidad. 7. Recurso de apelación interpuesto por BIOGEN: 7.1. Indicó que los medios probatorios presentados demuestran la notoriedad de su nombre comercial. 8. Contestación del recurso de apelación por parte de BIOGEN IDEC MA: 8.1. Afirmó que el nombre comercial BIOGEN no era notoriamente conocido al momento de la solicitud de la marca denominativa BIOGEN IDEC Sostuvo que la notoriedad del nombre comercial BIOGEN no fue probada. La Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio se expidió después de la solicitud de la marca denominativa BIOGEN IDEC. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. De oficio, se interpretarán los artículos 224 y 229 de la misma normativa, ya que regulan la protección de la marca notoriamente conocida, así 4

15 ' Proceso 17-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 como el Artículo 276 de la Decisión 486, que se refiere al Principio de Complemento Indispensable, pues resulta pertinente para contestar la tercera pregunta formulada por la Corte consultante 2. Además, la Corte consultante realizó las siguientes preguntas: "1. El reconocimiento como signo notoriamente conocido en un país miembro durante un determinado periodo implica que esa notoriedad se mantenga vigente a lo largo del tiempo? 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (... ) Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (... ) Articulo 224. Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (... ) Articulo Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro. incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en to que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; IJ f) g) h) i) j) k) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; tos aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero. Articulo 229. No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero w. (... ) Articulo Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. (... r. s

16 Proceso 17-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 2 El reconocimiento como signo notoriamente conocido en un pais miembro durante un determinado periodo de tiempo, resulta suficiente para sustentar una acción de nulidad de otro signo distintivo en cualquier momento o resulta necesario acreditar que esa notoriedad se mantiene vigente a la fecha en que se interpone la mencionada acción? 3 Deben ser rechazados como medios probatorios idóneos aquellos documentos elaborados por la propia parte que pretende sustentar la notoriedad de su signo distintivo?" C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. 2. Preguntas formuladas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad Como en el proceso interno se argumentó que el nombre comercial BIOGEN es notoriamente conocido en Colombia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos En efecto, el Articulo 224 determina el concepto que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido" De la anterior definición, se pueden desprender las siguientes características: IJ 3 Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP Sobre la marca notoria en paises extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-IP-2013 de 25 de abril de

17 Proceso 17-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra( y uso real y efectivo 1.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (Articulo 224 de la Decisión 486}. o En relación con el principio registra!: La protección del signo notorio rompe el principio registra l. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País 7

18 Proceso 17-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 Miembro o en el extranjero (Artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo Pais Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado 1.6. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión Esto implica que para que un signo notoriamente conocido sea protegido, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar 4 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bollvar, Quito, Ecuador. 8

19 Proceso 17-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos. 5 5 Como el presente caso tiene que ver con signos denominativos, se deben aplicar las siguientes reglas para el cotejo de los mismos: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 5 Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 5 Si los signos en conflicto comparten un lexema o ralz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en confllcto. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre tos signos podrla ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en ta distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 5 : - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por to general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo generar, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podrla tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocatlva y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocatlvo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendrla relevancia en el conjunto. - Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcaría. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de dlstintlvidad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: - Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. - Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. - Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distinlividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 9

20 Proceso 17-1 P-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de En relación con el riesgo de asociac1on: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido 7. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h} del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 1.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. b 6 7 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civitas, Madrid España, Pág lbldem. Pág

21 Proceso 17-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) g) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero'." 1.1 O. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 2. Preguntas formuladas por la Corte consultante Deben ser rechazados como medios probatorios idóneos aquellos documentos elaborados por la propia parte que pretende sustentar la notoriedad de su signo distintivo? 11

22 Proceso 17-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 El Tribunal reitera que la notoriedad puede ser probada a través de los factores anteriormente mencionados y utilizando cualquier medio de prueba regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.ª 2.2. El reconocimiento como signo notoriamente conocido en un país miembro durante un determinado período implica que esa notoriedad se mantenga vigente a lo largo del tiempo?" El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular El reconocimiento como signo notoriamente conocido en un país miembro durante un determinado período de tiempo, resulta suficiente para sustentar una acción de nulidad de otro signo distintivo en cualquier momento o resulta necesario acreditar que esa notoriedad se mantiene vigente a la fecha en que se interpone la mencionada acción?". Para que prospere una acción de nulidad de un registro de marca sobre la base de la notoriedad de otro signo distintivo, es necesario que dicho estatus, la notoriedad, exista al momento en que fue solicitada la marca objeto de la acción de nulidad. 9 En virtud del principio de complemento indispensable, cuando la normativa comunitaria no contemple una determinada situación, deberá atenderse a las normas previstas por el pals miembro respectivo para esos eventos. Asl se logrará una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina. Lo anterior ha sido ratificado varias veces a través de distintas 1 nterpretaciones Prejudiciales: "(... ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. (Proceso 10-lP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 177, de 20 de abril de 1995t. Este Principio encuentra su base legal en el articulo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Articulo Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Palses Miembros" De conformidad con lo anterior, la Corte consultante deberá aplicar su normativa interna para establecer si los documentos presentados como prueba de notoriedad, entre ellos la revisión fiscal, elaborado a solicitud de la parte que alega ta notoriedad, es idóneo para ser considerado como prueba de notoriedad. Sobre esto se puede ver las Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de

23 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 Proceso 17-IP-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno JR CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artfculo 90 del Estatuto del Tribunal. ld'/. vt Cecilia Luisa Ayll ros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO I Hugo Ramiro Góme Apac MAGISTRADO De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 17-IP

24 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: Asunto: 48-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos: FERRAR! BY MY PARTS (mixto)/ FERRARI (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0211, de 27 de enero del 2016, recibido el mismo día, vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal f), 159 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º ; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES, S.L. 1

25 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: FERRAR! S.P.A. 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 3 de agosto del 2011, MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES, S.L. (en adelante, MIRALBUENO), solicitó el registro del signo FERRARI BY MV PARTS (mixta), para amparar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza 1. (Expediente Administrativo ). La marca solicitada es la siguiente: --= _--:i--- -T- c=---- Ferrari MIRALBUENO solicitó la limitación de los productos inicialmente presentados, de tal forma que la marca protegería: "herramientas agrícolas manuales, máquinas de cortar el césped (instrumentos de mano), palas de jardln o espátulas (jardinerla), atomizadores y pulverizadores de insecticidas, herramientas manuales de jardín, cegadoras de alambre (herramientas de mano), recogedores de fruta (herramientas de mano) y sus repuestos". El 30 de abril del 2012, sin que se haya presentado oposición, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, SIC), mediante Resolución resolvió negar de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca mixta previamente registrada FERRARI, cuyo titular es FERRARI S.P.A. (en adelante, FERRARI), para amparar los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza 2 (Certificado ). Finalmente, argumentó que las marcas son similares y que protegen productos competitivamente relacionados. La representación gráfica de la marca mixta FERRARI es la siguiente: 2 Clase 8: Herrnmientas e instrumentos de mano accionados manualmente, instrumentos agrlcolas accionados manualmente; azadas {herrnmientas de mano); cinturones portaherrnmientas; cizallas; corlacéspedes {instrumentos de mano); desplantadores; horcas para uso agrlcola; atomizadores, jeringas, pulverizadores y vaporizadores para insecticidas; herrnmientas de Jardinería accionadas manualmente; palas {herramientas de mano); aparatos para eliminar parásitos de las plantas; picos, podaderas de árboles; podaderas (tijeras de Jardinero) tijeras de podar; rastrillos (herrnmientas de mano) y repuestos de los mismos. Clase 12: Vehlculos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 2

26 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41.ter11al'i 2.4. Encontrándose dentro del término legal, MIRALBUENO interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo El 22 de octubre de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 61328, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 28199, de 30 de abril del El 31 de marzo de 2014, MIRALBUENO presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la SIC, indicando como pretensión principal la nulidad de las Resoluciones del 30 de abril de 2012 y del 22 de octubre del El 22 de enero de 2015 la SIC presenta escrito de contestación de la demanda Mediante auto de fecha 7 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República Colombia resolvió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda presentada por MIRALBUENO: 3.1. Sostuvo que existió violación del Artículo 136, literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no se consideró que existe un acuerdo de coexistencia entre FERRARI S.P.A. y MIRALBUENO Argumentó la violación del Artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues, además de que no se consideró el acuerdo de coexistencia, tampoco se tomó en cuenta que las marcas confrontadas son diferentes Señaló que debe aplicarse el Principio de Especialidad, pues los signos en conflicto protegen productos de distintas clases internacionales, que no tienen conexión competitiva entre sí. o 3

27 GACETA OFICIAL 17/03/ de Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC: 4.1. Adujo la inexistencia de violación del Artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que el Acuerdo de Coexistencia suscrito entre la compañía FERRARI S.P.A. y MIRALBUENO, no es vinculante para la autoridad nacional competente Señaló que no existe violación del Artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues dicha disposición no se refiere a las causales de irregistrabilidad de signos, sino a los casos en que se prohíbe la comercialización de productos identificados con marcas registradas similares en una misma región Sostuvo que el Articulo 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no es aplicable al caso y no fue analizado en las resoluciones impugnadas, pues no contempla causales de irregistrabilidad Indicó que la causal de irregistrabilidad analizada en las resoluciones impugnadas es la contemplada en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prohíbe el registro de signos idénticos o similares a una marca anteriormente registrada o solicitada para registro. 5. Participación del Tercero Interesado FERRARI S.P.A. FERRAR) S.P.A., a través de su apoderado, manifestó su deseo de no hacerse parte dentro del proceso, como tercero interesado. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal f), 159 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará por ser procedente el Artículo 159, teniendo en cuenta que dicha norma prevé los acuerdos de coexistencia marcaria. El Articulo 136 literal f) no se interpretará porque la confusión con una marca registrada se encuentra regulada en el Articulo 136 literal a); y el Artículo 226 no se interpretará porque no se está discutiendo la protección de la marca notoriamente conocida. De oficio, se interpretará el Articulo 136 literal a), ya que en dicha norma se prevé la irregistrabilidad por confusión con una marca registrada 3 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (... ) Articulo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) 4

28 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acuerdos de coexistencia de marcas. 2. Jrregistrabilidad de signos por identidad o similitud, similitud gráfica, fonética e ideológica, riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas generales para realizar el cotejo marcario. 3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. 4. La conexión competitiva (Clases 8 / 12). D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acuerdos de coexistencia de marcas 1.1. La demandante sostuvo que la SIC no consideró el Acuerdo de Coexistencia marcaria entre FERRARI S.P.A. y MIRALBUENO, por lo que es necesario abordar este tema El Artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el tema objeto de análisis de la siguiente forma: "Artículo Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercanclas o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... ) Articulo Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercanclas o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pals Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las men;anclas o se,vicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comercia/es y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este articulo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del pals importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la man;a obedece a causas justificadas. 5

29 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según Jo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas." 1.3. El artículo mencionado prohibe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la Subregión a nombre de titulares diferentes y para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. En dichos acuerdos, las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de los productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos. Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la Oficina Nacional Competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que: "Los Acuerdos de Coexistencia Marcarla son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parle de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza". (Proceso 104-IP Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1015, de 27 de noviembre de 2003) De manera que los acuerdos de coexistencia marcaría, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: a) Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. b) Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 6

30 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 c) Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes En este sentido, se deberá analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general Al respecto, el Tribunal ha precisado lo siguiente: "La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcarla, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducida a error'. (Proceso 50-IP Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 739, de 04 de diciembre de 2001 ) Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia marcaria constituyen la forma convencional de evitar la infracción a un derecho marcario. En este sentido, el Articulo 136, literal f), establece: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste' (...)" Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial Se deberá analizar en el presente caso que el Acuerdo de Coexistencia Marcaria cumple con los requisitos manifestados y que no existe, en últimas, riesgo de confusión en el público consumidor como requisito previo para la aceptación del mismo. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud, similitud gráfica, fonética e ideológica, riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas generales para realizar el cotejo marcario 2.1. El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios 7

31 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico 4 o semejante 5 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecerf a de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para Juego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta los productos que distinguen los signos en conflicto y que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. ó 4 5 Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 8

32 GACETA OFICIAL 17/03/ de Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 6 : La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para 6 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-lP

33 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 3. Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos FERRARI BY MY PARTS y FERRARI, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas 7 para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. \ b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.!i 7 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP

34 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro ª. En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 9 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 1. a 9 10 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de RAE: unidad minima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: 11

35 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii. iii. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia ó 1. m. Gram. Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, S,. ero. 3. m Gram. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 12

36 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 11: Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que Je otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. e 11 Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP

37 GACETA OFICIAL 17/03/ de De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos FERRAR) BY MY PARTS y FERRARI, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretación Prejudicial, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 4. La conexión competitiva (Clases 8 y 12) 4.1. Como el signo mixto FERRARI BY MY PARTS se solicitó para amparar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca registrada FERRARI ampara productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto Se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha tratado el terna 1 2, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. fj Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-lP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324- IP El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y senicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de ta regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a ras previamente registradas, para amparar productos o senicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o senicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP

38 GACETA OFICIAL 17/03/ de Para al efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos distintivos, ya que la sola pertenencia de varios de estos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del Artículo 151 de la Decisión ) Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habria mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, asi como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. \ Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 14 Articulo 151 "(... ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servícios indicados expresamente. 15

39 GACETA OFICIAL 17/03/ de Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 15. Para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos y/o servicios amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas (J 15 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en MJNTRODUCCIÓN A LA ECONOM/A. MICROECONOMIA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: ME/ efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<hHps://books.gooqle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pq=PA24 7&dq=microeconomia +efeclo+sustitucion&hl=es&sa=x&ved=oahukewjqmbyuus3mahxihr4khrxzaxcq6aeijta C#v=onepaqe&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 16

40 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio. aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva Ahora bien, el riesgo de confusión relacionado con productos o servicios de diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, se podría demostrar si se cumplen las siguientes condiciones: Identidad o semejanza de los signos en conflicto. Para esto se deben aplicar las reglas establecidas en la presente providencia Conexión competitiva de los productos o serv1c1os amparados por los signos. Para esto se deben aplicar los criterios establecidos en el presente acápite Que no exista alguna circunstancia que impida la generación del riesgo de confusión. Hay muchos factores que se deben analizar al estudiar el error en el público consumidor, entre los que se destacan la notoriedad de los dos signos en conflicto, la coexistencia de hecho, la existencia de una familia de marcas cuyo distintivo principal sea una marca notoria, entre otros, que podría incidir en la determinación de si efectivamente hay riesgo de confusión en el consumidor. Estos factores surgen de cada caso particular y deben ser prolijamente analizados por la oficina nacional competente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. t. ip 16 Ver lnterpretacíones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de

41 GACETA OFICIAL 17/03/ de 41 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. {J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA '\ ael V rgara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO ac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. (yl(_ t Cecilia Luisa Aylló ros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 48-IP