SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXII Número 2616 Lima, 26 de octubre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 212-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: MERCK KGAA. Marca: MERKAT (mixta). Expediente Interno: JR-CA PROCESO 217-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Demandante: Industrias Alimenticias Cusco S.A. Materia: Infracción a las normas de represión de la Competencia Desleal. Expediente Interno: JR-CA PROCESO 218-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Marca: BIOLEPTOGEN (denominativa). Expediente Interno: PROCESO 212-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: MERCK KGAA. Marca: MERKAT (mixta). Expediente Interno: JR-CA-06. Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio /5taSECA-CSJLI-PJ de 30 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno JR-CA-06. El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandados: 2. Hechos: MERCK KGAA INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ INVERSIONES PACUCHA S.A.C. 1. El 8 de septiembre de 2010, Inversiones Pacucha S.A.C. solicitó el registro de la marca MERKAT (mixta), para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, comprendidos en la Clase 10 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial El Peruano. El 19 de noviembre de 2010, Merck KgaA formuló oposición contra la solicitud de registro de marca, señalando ser titular de la marca MERCK en Bolivia y Colombia y la marca MERCK SERONO en Ecuador y Perú, inscritas con anterioridad a la fecha que se solicitó el registro de la marca MERKAT (mixta), para distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 10 de agosto de 2011, mediante Resolución /CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. 4. El 7 de septiembre de 2011, Merck KGaA presentó recurso de apelación contra la Resolución /CSD-INDECOPI.

3 GACETA OFICIAL 26/10/ de El 15 de octubre de 2012, mediante Resolución /TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución /CSD-INDECOPI. 6. El 9 de enero de 2013, Merck KGaA interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución /TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución /CSD-INDECOPI. 7. El 25 de julio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda. 8. El 11 de agosto de 2014, el Merck KGaA interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada. 9. El 8 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Solicitando que el Tribunal se pronuncie expresamente respecto de: - Qué elementos esenciales se deben destacar para establecer que un signo tiene distintividad. - Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MERKAT (mixto) y la marca registrada MERCK (mixta). - Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos de la misma Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, distinguidos por signos poco más o menos semejantes. 3. Argumentos de la demanda: 10. MERCK KGAA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Ser titular de la marca MERCK (mixta), la cual es notoriamente conocida. Las marcas confrontadas distinguen productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, se encuentran comprendidas a nivel gráfico y fonético, resultando confundibles entre sí. - Contrariamente a lo afirmado por el Tribunal, los signos en comparación serían susceptibles de causar confusión, teniendo en consideración las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos. Adicionalmente, los signos en conflicto compartirían un significativo número de caracteres. - Al haber determinado el INDECOPI que el signo solicitado MERKAT (mixto) buscaba distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, artículos idénticos o vinculados a algunos artículos identificados con las marcas MERCK (mixtas) base de la oposición, el riesgo de confusión es mayor. - La marca MERCK (mixta) es una marca notoria para farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, los medios probatorios acompañados al expediente administrativo acreditarían la notoriedad de dicha marca. - Teniendo en consideración que la marca MERCK (mixta) es notoria, el signo solicitado MERKAT (mixto) se encuentra incurso en la prohibición del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, en tanto el signo MERKAT (mixto) sería susceptible de causar confusión con relación a la marca MERCK (mixta), así

4 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 como dilución y aprovechamiento indebido del supuesto prestigio de la misma. El signo MERKAT (mixto) sería una transcripción parcial de la marca MERCK (mixta) y, por lo tanto, debió haber sido denegado sobre la base del literal h) del artículo 136 de la mencionada normativa. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - En el presente caso, Merck KGaA no acreditó el carácter extraordinario de su marca. No fueron aportados en sede administrativa, medios de prueba que acreditasen de forma fehaciente la notoriedad de la marca MERCK (mixta), toda vez que los documentos presentados no permiten acreditar la notoriedad de la referida marca. - El sólo hecho de que la opositora sea titular de la marca MERCK (mixta) en diversos países del mundo no acredita la notoriedad de la misma ya que con ello lo que se evidencia es un interés y preocupación de Merck KGaA por proteger su marca más no la difusión y su extenso conocimiento en el Perú. Las impresiones en su página web no constituían medio probatorio relevante a efectos de acreditar la notoriedad de la marca, toda vez que no contenía información tendiente a demostrar un uso extenso ni un grado elevado de difusión de las marcas Merck (mixtas) en el Perú, ni en otro país miembro de la Comunidad Andina. - Las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los signos en su conjunto determinaron que los mismos no sean confundibles. Del mismo modo, para que exista riesgo de confusión los signos deben guardar un grado de semejanza en virtud del cual se advierta que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error al público consumidor. - En el presente caso, lo que intenta hacer Merck KGaA es desmembrar el signo solicitado MERKAT (mixto) a efectos de resaltar elementos comunes que pudieran existir respecto de su marca MERCK (mixta). Sin embargo, este análisis es contrario a la legislación sobre Propiedad Industrial, según la cual debe prevalecer el análisis en conjunto de los signos sin desmembrar sus partes. - Contrariamente a lo señalado por Merck KGaA, el hecho que las marcas compartan algunas letras en común, no permite llegar a la conclusión de que exista similitud entre las marcas al punto de provocar confusión en los consumidores, toda vez que se debe analizar la impresión que en conjunto generan los signos en el consumidor. - Si bien los signos confrontados coinciden en el empleo de la partícula inicial MER, ello de ninguna manera puede determinar su semejanza pues ésta es de uso común o frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, como son los casos de MERCUR BODY CARE y MERCEDES-BENZ, que se encuentran registradas a favor de distintos titulares. 12. Inversiones Pacucha S.A.C. contestó la demanda sosteniendo lo siguiente: - Los signos en conflicto no resultan confundibles o susceptibles de causar confusión, toda vez que son gráfica y fonéticamente diferentes al signo MERCK (mixto), no siendo susceptible de inducir a error a los consumidores. - Tomando en consideración que la partícula MERC resulta común a una variedad de marcas registradas a nombre de diferentes titulares, queda descartado que el signo solicitado MERKAT (mixto) sea susceptible de causar riesgo de confusión y/o asociación con los signos registrados a nombre de Merck KGaA.

5 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 - La supuesta notoriedad de la marca MERCK (mixta) no fue acreditada por Merck KGaA en el Perú o en otro país de la Comunidad Andina. La marca MERCK (mixta) no es un signo notorio en el país, pues no ha sido reconocida como tal y los documentos aportados por Merck KGaA no prueban tal calidad en el país o en la Comunidad Andina. - Aún en el supuesto negado que se pruebe notoriedad alguna de la marca MERCK (mixta), resultaría absurdo que con el signo solicitado MERKAT (mixto) se pueda causar confusión, pues la marca MERCK (mixta) actualmente ya coexiste con una diversidad de marcas que contienen la partícula MERC. 5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 13. El juzgado declaró infundada la demanda, en base a los siguientes fundamentos: - Todos los documentos presentados por Merck KGaA y teniendo en cuenta lo que fundamentalmente hace notoria a una marca, se tiene que no se ha logrado acreditar el conocimiento en alto grado de su marca pues los documentos aportados son insuficientes para acreditar un amplio despliegue publicitario, uso intensivo y aceptación de la marca o su trascendencia en su rama comercial. - Comparados los signos en conflicto, se desprende que se suscitan diferentes impresiones fonéticas de conjunto, lo que determina que no sean confundibles entre sí. - Respecto de lo sostenido por Merck KGaA, que de las 6 letras que conforma la marca solicitada MERKAT (mixta), 4 de ellas se encuentran presentes y ubicadas en igual distribución en la marca MERCK (mixta), sobre el particular, hay que recalcar que las marcas confrontadas tienen diferente extensión, pues MERCK es una palabra monosílaba y MERKAT es bisílaba. Además, teniendo en cuenta la pauta de visión en conjunto de las denominaciones simples, el público no se detiene a contar las letras que poseen las marcas al tenerlas al frente, sino que extrae los signos en conjunto, como por golpes de visión, lo cual es más razonable tratándose de denominaciones simples y de corta extensión. - En relación al argumento de Merck KGaA consistente en que el signo solicitado MERKAT (mixto) constituye una transcripción parcial de la marca MERCK (mixta), ya que reproduce la mayor parte de su estructura; cabe señalar que si bien las denominaciones que conforman las marcas en cotejo presentan cierta semejanza por cuanto comparten las primeras 3 letras (MER), ello no determina la impresión de conjunto. - Considerando la interrelación de los productos que distinguen las marcas en cotejo, se desprende inequívocamente que a pesar de la relación de identidad existente entre los productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, la presencia de diferencias gráficas, figurativas, fonéticas y la especial atención de los consumidores de este tipo de productos hacen posible la coexistencia de las marcas sin generar ningún riesgo de confusión directa, indirecta o de asociación. 6. Argumentos del recurso de apelación: 14. MERCK KGAA presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

6 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo literales a) y h) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada. De oficio se procederá a la interpretación de los artículos y de la norma citada. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre marcas mixtas. 3. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. 4. Partículas de uso común. 5. Marca notoria y su prueba de uso. El riesgo de dilución. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Artículo Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

7 GACETA OFICIAL 26/10/ de IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 15. En el presente proceso, INVERSIONES PACUCHA S.A.C. solicitó el registro de la marca MERKAT (mixta) para distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. MERCK KGAA formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de sus marcas registradas MERCK (mixta) en Bolivia y Colombia; y, MERCK SONORO (denominativa) registrada en Ecuador y Perú de la misma Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 16. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 17. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 18. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 4 Pacón, Ana María, Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada, publicado en En dicho artículo manifiesta lo siguiente: La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos marca renombrada, marca de alta reputación para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad.

8 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Proceso 70-IP Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de Marca: SHERATON). 20. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 21. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 22. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 5 5 BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

9 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos 6. ( ). 23. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. 24. En el presente caso, el signo solicitado MERKAT es mixto y la marca opositora MERCK es también mixta, por lo que se analizará la comparación entre signos mixtos. 25. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 6 Proceso 15-IP-2013, Marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 GACETA OFICIAL 26/10/ de Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan. Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo. La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica La Corte Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. 28. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 29. De acuerdo con la doctrina especializada, en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo 7 Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98.

11 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 31. En este orden de ideas, la corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado MERKAT (mixto) y la marca registrada MERCK SERONO (denominativa). 3. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. 32. Se interpretará el tema de las partículas de uso común en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo solicitado MERKAT (mixto) está conformado por elementos de uso común como la partícula MER. 33. Si bien en el artículo literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. 35. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por partículas de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades Proceso 46-IP Marca: PAN AMERICAN ASSISTANCE (mixta). 14 de mayo de Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles. OTAMENDI Jorge. DERECHO DE MARCAS. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.

12 GACETA OFICIAL 26/10/ de En atención a todo lo expuesto, la corte consultante deberá determinar si la partícula MER es de uso común en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas. 4. MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA DE USO. EL RIESGO DE DILUCIÓN. 37. Tomando en cuenta que en el presente caso la empresa MERCK KGAA formuló oposición a la solicitud de registro de la marca MERKAT (mixta) alegando la notoriedad de su marca MERCK; deviene necesario referirse a dicho tema. 38. Por lo tanto, este Tribunal tomará como referencia el Proceso 82-IP-2013, en el que señaló lo siguiente: 39. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 40. El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Al respecto, Jorge Otamendi señala que: La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es aquella que goza de difusión o lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca 12. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio Así, el artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

13 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 43. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo, el Tribunal ha manifestado: ( ) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

14 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. 46. Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 47. La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: ( ) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante

15 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158) Asimismo, el Tribunal considera que dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca ( ) 17. El riesgo de dilución: 49. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 50. En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

16 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 51. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. 52. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia. 53. Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo siguiente: Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. ( ) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada. 54. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. 55. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n asunto C-487/07 (L Oreal), expresa que: En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente dilución, menoscabo o difuminación, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el

17 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público Lo anterior ya que poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 58. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo. 59. La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. La corte consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora MERCK (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: SEGUNDO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. Al comparar marcas mixtas se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en SANCHO GARGALLO, Ignacio, ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA. En PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil, España, 2011, p OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires P. 354.

18 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 principio, lugar a riesgo de confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado. Por otro lado, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, la Corte Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión en conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. En atención a lo expuesto, la Corte Consultante deberá determinar si la partícula MER es de uso común en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas. De tratarse de una partícula de uso común, se entenderá que es una marca débil. CUARTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA

19 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 217-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Demandante: Industrias Alimenticias Cusco S.A. Materia: Infracción a las normas de represión de la Competencia Desleal. Expediente Interno: JR-CA-15. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio /5taSECA-CSJLI-PJ de 5 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno JR-CA-15. El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandados: Industrias Alimenticias Cusco S.A. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

20 GACETA OFICIAL 26/10/ de Antecedentes: Corporación Oro Verde S.A.C. 1. El 13 de junio de 2008, Industrias Alimentarias Cusco S.A. (en adelante INCASUR) denunció a Corporación Oro Verde S.A.C. (en adelante Oro Verde), por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos recogidos en los artículos 8 y 14 del Decreto Legislativo 26122, Ley de represión de la competencia desleal. 2. La denuncia se basó en que Oro Verde estaría comercializando en el mercado, chocolate para taza instantáneo granulado de marca Herbi en una presentación que imitaría el empaque del producto Sol del Cusco en lo referente a la disposición y combinación de los gráficos, figurativos y cromáticos en conjunto, resultando casi idénticos o muy similares, generando confusión directa en los consumidores. 3. Mediante Resolución 1 de 25 de junio de 2008, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI, resolvió entre otros admitir a trámite la denuncia de Incasur. 4. El 12 de agosto de 2008, INCASUR solicitó a la Comisión, como medida cautelar, el cese inmediato del uso de empaques materia de denuncia por parte de Oro Verde y sus distribuidores, así como la inmovilización de los empaques materia de denuncia. 5. Con Resolución 3 de 27 de agosto de 2008, la Comisión ordenó a Oro Verde, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la comercialización del chocolate para taza Herbi, en tanto presente un aspecto general similar al chocolate para taza Sol del Cusco, comercializado por Incasur. 6. Mediante Resolución /CCD-INDECOPI de 29 de octubre de 2008, la Comisión resolvió declarar fundada la denuncia de Incasur contra Oro Verde por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, sancionando a Oro Verde con una multa de 10 UIT y se ordenó su inscripción en el Registro de Infractores. De igual modo se le ordenó el cese definitivo e inmediato de la comercialización del chocolate para taza instantáneo granulado Herbi en tanto su empaque presente un aspecto general similar al del chocolate granulado Sol del Cusco. 7. Mediante Resolución 6 de 17 de diciembre de 2008, la Comisión declaró consentida la Resolución /CCD-INDECOPI de 29 de octubre de Por Resolución 3 de 27 de agosto de 2008, la Comisión ordenó a Oro Verde, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la comercialización del chocolate para taza Herbi, en tanto presente un aspecto general similar al chocolate para taza Sol del Cusco comercializado por Incasur. 9. Mediante Resolución 9 de 15 de abril de 2009, la Comisión resolvió sancionar a Oro Verde con una amonestación por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº3 de 27 de agosto Dicha resolución es apelada por Incasur, mediante el escrito de 5 de mayo de 2009.

21 GACETA OFICIAL 26/10/ de El 13 de agosto de 2009, Oro Verde presentó un escrito solicitando su adhesión a la apelación de Incasur en el extremo de la Resolución 9 que le fue desfavorable. Dicho pedido de adhesión fue declarado procedente mediante Resolución /SC1-INDECOPI. 11. Por Resolución /SC1-INDECOPI de 23 de noviembre de 2009, la Sala de INDECOPI resolvió: i) declarar infundado el pedido de nulidad de Industrias Alimenticias Cusco S.A. de la Resolución /SC1-INDECOPI; ii) declara la nulidad de la resolución 8 que admitió a trámite la denuncia de Incasur contra Oro Verde por presunto incumplimiento de la medida complementaria dispuesta en la Resolución /CCD-INDECOPI de 29 de octubre de 2008; iii) declara la nulidad de la Resolución 5 de 5 de noviembre de 2008 por la cual la Comisión admitió a trámite la denuncia de Incasur contra Oro Verde por presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada y resolvió declararla infundada; y, iv) que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de nulidad de la Resolución /SC1-INDECOPI por la cual la Sala denegó la medida cautelar planteada por Incasur el 7 de julio de El 6 de abril de 2010, Incasur presentó demanda contencioso administrativa, sustentando que la Sala de INDECOPI se había limitado a evaluar una ligera diferencia existente entre el envase de Incasur y el de Oro Verde y no ha efectuado la comparación de los diversos elementos que Oro Verde utiliza para presentar un envase similar al chocolate granulado de Incasur, los cuales se procede a reproducir: 13. Mediante Resolución 12 de 22 de junio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, resolvió declarar infundada la demanda por considerar básicamente que Oro Verde ha procedido a diferenciar su nuevo producto chocolate Herbi en la estructura de su diseño y variación de sus colores respecto del producto Sol del Cusco. 14. El 7 de agosto de 2014, Incasur interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en los mismos términos en que fue interpuesta la demanda. 15. Por Resolución 6 de 31 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado, dispone la suspensión del proceso y que se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión

22 GACETA OFICIAL 26/10/ de Precisa en su informe de consulta de interpretación prejudicial las siguientes interrogantes: Cómo debe interpretarse el artículo 258 de la Decisión 486? Cómo debe interpretarse el artículo 259 inciso a) de la Decisión 486? Para determinar que el empaque de un producto es capaz de crear confusión a los consumidores con respecto de los envases de los productos del competidor y por consiguiente constituirse un acto de competencia desleal por confusión se deben emplear reglas de cotejo de marcas? En todo caso, Qué reglas o criterios se deben emplear para cotejar dos empaques a fin de determinar si existe riesgo de confusión como acto de competencia desleal; de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486? 3. Argumentos de la demanda: 16. Industrias Alimentarias Cusco S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: El Tribunal de INDECOPI ha declarado infundada la denuncia interpuesta por incumplimiento de medida complementaria debido a que ha considerado que el empaque usado por Oro verde es nuevo y no presentaría semejanzas relevantes que conlleven a que un consumidor perciba el producto tenga apariencia general similar al del producto de Incasur. Además afirma que el nuevo envase de Oro verde consiste en una variación irrelevante de su antiguo envase con la finalidad de seguir generando confusión con el envase de su producto, explotando indebidamente su reputación, de manera parasitaria. La demandante evidencia en su demanda que los únicos cambios que se han realizado en el envase de Oro verde es que la cuchara que contiene el chocolate granulado tiene otra posición y el color rojo difuminado a la mitad del empaque se torna verde con bordes dorado. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 17. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando lo siguiente: Afirma que la demandante únicamente cuestiona el extremo de la Resolución que declaró infundada la denuncia contra Oro verde por supuesto incumplimiento de la medida complementaria dispuesta en la Resolución /CCD-INDECOPI y no sobre los demás extremos del pronunciamiento. La demandada al reproducir los envases del chocolate Herbi esgrime que existen variaciones realizadas en el empaque del producto de Oro verde que son lo suficientemente capaces de evitar la confusión respecto del empaque del producto de la demandante, lo que evidencia que la empresa no incumplió con el mandato emitido por la Autoridad administrativa. 18. Corporación Oro Verde S.A.C. contestó la demanda señalando lo siguiente: Que resulta acertada la precisión y aplicación de la norma por el INDECOPI cuando denegó el pedido de sanción, pues luego del correspondiente análisis llegó a la conclusión de que los nuevos empaques de chocolate para taza Herbi presentaban variantes relevantes en cuanto a tonalidades e

23 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 indicaciones de diseño y colores, generando un impacto visual distinto que permitía su coexistencia con el empaque de Sol del Cusco sin causar riesgo de confusión. 5. Sentencia de Primera Instancia 19. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: La primera impresión que un consumidor internaliza de un producto que va a adquirir, es el anverso o la parte delantera de éste; por lo que resulta poco relevante enfocar el análisis de confundibilidad de los productos teniendo como principal centro de atención el reverso del producto. En lo que respecta a la distribución del elemento gráfico es diferente, así como la variación de los demás elementos denominativos están distribuidos de manera diferente. Por lo que considera que no hay fundamento en el argumento. 6. Argumentos del recurso de apelación Inversiones Alimenticias S.A. considera que el Juzgado ha considerado de manera errónea que variar sólo algunos elementos de la envoltura del producto Herbi configura elemento suficiente para considerar que su envoltura no genera efectos de confusión en el mercado. El argumento desarrollado no resiste el más mínimo análisis pues se limita a considerar la variación de los elementos del empaque y omite referirse a la impresión integral. 7. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 20. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Actos de competencia desleal. 2. La competencia desleal por medio de actos de confusión. 3. Requisitos para la comparación de empaques. B. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1 Artículo 258 Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259 Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; ( )

24 GACETA OFICIAL 26/10/ de ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. 21. En el presente caso, Industrias Alimenticias Cusco S.A. denunció a Corporación Oro Verde S.A.C. por actos de competencia desleal, pues estaría comercializando en el mercado, chocolate para taza instantáneo granulado con la marca Herbi en una presentación que imitaría el empaque de su producto Sol del Cusco generando confusión directa en los consumidores. 22. Al respecto, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. 23. De esta forma, el artículo 258 de la referida norma establece que: Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. 24. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 25. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones" 3. La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios" Proceso 38-IP-98. sentencia de 22 de enero de 1999, publicada en la G.O.A.C. 419 de 17 de marzo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. JAECKEL KOVAKS, Jorge. APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45. NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO, parte general. Editorial Legis, Colombia, Pág. 316.

25 GACETA OFICIAL 26/10/ de Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 28. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo) Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. Que el acto o la actividad sea indebido. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". 30. En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos. 31. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. 32. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. 33. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 34. Conforme a lo expuesto, la Sala consultante debe determinar si la demandada Corporación Oro Verde S.A.C. quiso perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal en contra de la sociedad demandante, y si la comercialización del chocolate para taza instantáneo granulado con la marca Herbi objeto del proceso se ha 5 GACHARNÁ, María Consuelo. LA COMPETENCIA DESLEAL. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47.

26 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 presentado de manera desleal o maliciosamente con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de la parte accionante. 2. LA COMPETENCIA DESLEAL POR MEDIO DE ACTOS DE CONFUSIÓN. 35. En el caso en concreto, Industrias Alimenticias Cusco S.A. denunció a Corporación Oro Verde S.A.C. por actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, pues el producto que ésta comercializa -chocolate para taza instantáneo granulado de marca Herbi - es similar al empaque de su producto Sol del Cusco. 36. En ese sentido, en el artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Éstos son: Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 37. Por lo tanto, y con relación al presente caso, corresponde desarrollar el primer grupo, actos de competencia desleal por confusión, el mismo que goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: En todo caso, procede tener en cuenta que, a los

27 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. ( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( ). (FLINT BLANCK, Pinkas: Tratado de defensa de la libre competencia ; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115) El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486 y, en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 40. Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado. 6 7 Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero de G.O.A.C de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 116-IP-2004, ya citado.

28 GACETA OFICIAL 26/10/ de En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. 3. REQUISITOS PARA LA COMPARACIÓN DE EMPAQUES. 42. En el presente caso, Industrias Alimenticias Cusco S.A. señaló que el empaque del producto Herbi que comercializa Corporación Oro Verde S.A.C. es similar al empaque de su producto Sol del Cusco. Ante ello, y a afectos de proceder a comparar si hay riesgo de confusión entre los signos confrontados, corresponde reproducir los mismos: 43. En ese sentido, se advierte que los signos confrontados en el conflicto de competencia desleal son de naturaleza mixta, por lo que, a continuación se procederá al análisis de los mismos. 44. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al 8 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

29 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEOS 2000, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). 46. De igual manera ha reiterado que: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) C.A.S.A, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 47. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 48. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX. (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 49. El presente caso versa sobre dos empaques que se protegen de conformidad con la estructura de sus elementos, sus colores y la disposición de dichos elementos en el conjunto, por lo que resulta pertinente traer a colación el Proceso 234-IP-2013 de 13 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal desarrolló los criterios del trade dress :

30 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como vestido de producto o trade dress, no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 (así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas), dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros 9. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor 10. Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress), el Indecopi ha señalado que los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress) 11. ( ) Otro proceso del Indecopi que puede ser tomado como referencia fue el caso de Scotch Brite v. Score White. La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba. Si bien el Tribunal del Indecopi desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes y, por lo tanto, no generarían por sí mismas riesgo de confusión; declaró fundada la acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente manera: La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que le es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando Véase los casos de trade dress en América Latina, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, Competencia desleal y Trade dress, pp Disponible en web: Diez-Canseco TOBÓN FRANCO, Natalia, La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia. Disponible en web: Criterio recogido de la Resolución /TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente

31 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial 12. En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o vestido de producto al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera: Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual. De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo. Dentro del Proceso 23-IP-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín: 12 Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú ( Scotch Brite v. Score White ), Resolución /TPI-INDECOPI, Expediente

32 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 ( ) Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante. Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92). En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca Freddie Fuddruckers. Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada. A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v. Doc s BR Others, (9 th. Cir. 1987) y otros como Prufrock Ltd. Inc. v. Lasater et al. (8 th. Cir. 1986) o Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc. (5 th. Cir. 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales (documento citado, pp. 4 y 5). ( ). Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales 13. El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local 14. Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor Ver: Leading Case- Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 U.S. 763 (1992). FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo, Nuevas marcas: Algo nuevo bajo el sol?, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, Nº 5, Lima, 2009, p. 328.

33 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal. En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes. Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal. En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal. En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos estanco. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 de la Decisión 486). Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (artículo 225 de la Decisión 486). Además, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal Artículo Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título. Artículo La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.

34 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 Por otro lado, en el Derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación. Al respecto, cabe indicar que existe un derecho a imitar que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente. Sin embargo, el denominado derecho a imitar no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece. En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena 16. Por lo tanto, en el presente caso este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 137 de la Decisión 486: Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el trade dress. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal precisó que: El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de indicios razonables que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por indicio razonable se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. La Corte consultante deberá tomar en cuenta el impacto visual de conjunto, la disposición de los elementos cromáticos y figurativos, el uso y la combinación de los colores, así como la tipografía caracterizada en los signos confrontados. ( ). 50. En ese orden de ideas, la Sala Consultante aplicando los criterios antes expuestos, deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el empaque del producto Sol del Cusco (mixto) y el empaque del producto Herbi (mixto), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, tomando en especial consideración los criterios esgrimidos sobre el trade dress. 16 Artículo Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación. La Resolución /TDC del Indecopi (caso Bembos contra Renzo s) dio lugar a este precdente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión.

35 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio o daño a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear riesgo de confusión, error o descrédito con el objetivo de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. La Sala Consultante debe determinar si la demandada Corporación Oro Verde S.A.C. quiso perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal en contra de la sociedad demandante, y si la comercialización del chocolate para taza instantáneo granulado de marca Herbi objeto del proceso se ha presentado de manera desleal o maliciosamente con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de la parte accionante. SEGUNDO: Si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de Derechos de marcas, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar riesgo de confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado. De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante deberá analizar si en el caso en concreto, nos encontramos dentro de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. TERCERO: La Sala Consultante deberá comparar la marca registrada con el signo usado supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. En ese sentido, la Sala Consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el empaque del producto Sol del Cusco (mixto) y el empaque del producto Herbi (mixto), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, tomando en especial consideración los criterios esgrimidos sobre el trade dress. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

36 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 218-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Marca: BIOLEPTOGEN (denominativa). Expediente Interno: Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 1325 de 30 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el 5 de mayo de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno

37 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandada: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Superintendencia de Industria y Comercio SIC República de Colombia. Tercero Interesado: BIOGENESIS BAGÓ S.A. 2. Antecedentes: 1. El 19 de octubre de 2010, la sociedad Biogénesis Bago S.A. solicitó el registro del signo BIOLEPTOGEN (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación Internacional de Niza). 2. Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro, Laboratorios Biogen de Colombia S.A. presentó oposición a la solicitud de registro mencionado sobre la base de sus marcas: BIOGEN (mixta) para distinguir productos y servicios de las Clases 3, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN PRODUCTS (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGENÉRICOS (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 30 de junio de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y ordenó el registro del signo solicitado. 4. El 29 de julio de 2011, Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución que otorgó el registro del signo BIOLEPTOGEN (denominativo). 5. El 28 de setiembre de 2011, mediante Resolución la Dirección de Signos Distintivos confirmó la Resolución y concedió la apelación interpuesta. 6. El 31 de julio de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la Resolución confirmando la decisión apelada, contenida en la Resolución que concedió el registro del signo solicitado. 7. El 11 de enero de 2013, Laboratorios Biogen de Colombia S.A. planteó acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones de 30 de junio de 2011, de 28 de septiembre de 2011 y de 31 de julio de El 19 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el

38 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 9. Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Considera que se aplicó indebidamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, desconociendo materias aplicables a la controversia. - No hay duda que en el caso expuesto, entre las expresiones BIOGEN y BIOLEPTOGEN concurren tanto la identidad o semejanza visual, conceptual y fonética, como la relación entre los productos que pretenden distinguir los signos confrontados, por lo que la causal prevista en la norma antes citada existe y las marcas no podrán coexistir en el mercado. - Al realizar el análisis de los signos, la accionante afirma que el Tribunal Andino ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido en las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud o la identidad de sus raíces o terminaciones, incrementan el riesgo de confusión. En tal sentido, de la expresión BIOLEPTOGEN, la partícula LEPTO no tendría fuerza distintiva y, por ende, en su conjunto podría generar en los consumidores la idea de asociación con la marca BIOGEN al considerar el signo solicitado una modificación secundaria de ésta. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 10. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que para realizar una evaluación de confundibilidad se debe apreciar los signos en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea, pues sería la situación real en la que eventualmente se podría encontrar el consumidor promedio, el cual percibe las marcas de manera individualizada. - Afirma que aplicando los parámetros de evaluación de signos, ha quedado demostrado que el signo BIOLEPTOGEN (denominativo) y las marcas BIOGEN (denominativa), BIOGEN (mixta), BIOGENERICOS (denominativa), BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) y BIOGEN PRODUCTS (mixta), no presentan similitud que pueda causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiría al escogerlas en el mercado. 11. Biogénesis Bagó S.A. contestó la demanda señalando que: - Las circunstancias del caso materia de litis no son idénticas a las que pretende la actora que se aplique (al hacer referencia del caso BIOESTOGEN-BIOGEN, el caso XENICAL XEGNAL y el caso XYLORAL - ZYLORIC). - Las marcas que se formen con uno o varios elementos genéricos o de uso común se convierten en débiles, lo que significa que deben soportar la

39 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 existencia de otras que también incluyan uno de tales elementos inapropiables de manera exclusiva, con tal que el conjunto resultante sea diferente de los registrados. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. Procede la interpretación solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos. 2. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 3. Partículas de uso común (BIO y GEN) en las marcas farmacéuticas. 4. Examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 13. En el presente caso, BIOGÉNESIS BAGO S.A. solicitó el registro del signo BIOLEPTOGEN (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. BIOGEN DE COLOMBIA S.A. formuló oposición sobre la base de sus marcas: BIOGEN (mixta) para distinguir productos y servicios de las Clases 3, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN PRODUCTS (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y BIOGENÉRICOS (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: 1 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ).

40 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

41 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'. 3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d) Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

42 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (Proceso 70-IP Marca denominativa: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. 6 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 6 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

43 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos 8. ( ). 15. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. 16. En el presente caso, se solicitó el registro de la marca BIOLEPTOGEN (denominativa) mientras que se presentaron oposiciones sobre la base de las marcas: BIOGEN (denominativa), BIOGEN (mixta), BIOGEN INMUNOLOGY (mixta), BIOGEN PRODUCTS (mixta) y BIOGENÉRICOS (denominativa). Ante ello, resulta indispensable reproducir los signos que son puestos a comparación: Signo solicitado BIOLEPTOGEN Marcas registradas 8 Proceso 15-IP-2013, Marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

44 GACETA OFICIAL 26/10/ de 49 BIOGENERICOS Comparación entre marcas denominativas 17. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013: ( ) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 18. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal en el Proceso 23-IP-2014, el cotejo entre signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el mercado. 19. La Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BIOLEPTOGEN (denominativo) y las marcas registradas BIOGEN (denominativa) y BIOGENÉRICOS (denominativa). Comparación entre marcas denominativas y mixtas 20. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o