Nº de Recurso: 1283/2010. ROJ: STS 593/2013 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Magistrado Ponente: Jose Ramon Ferrandiz Gabriel

Transcripción

1 Nº de Recurso: 1283/2010. ROJ: STS 593/2013 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Magistrado Ponente: Jose Ramon Ferrandiz Gabriel SENTENCIA En la Villa de Madrid, a cuatro de Febrero de dos mil trece. La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Planetour, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Jesús Molina Romero, contra la sentencia dictada el tres de mayo de dos mil diez, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Anibal Bordallo Huidobro, en representación de Planetour, en concepto de parte recurrente. Son partes recurridas Enjoy Travel, SA y Plantour Franquicias, SA, representadas por el Procurador de los Tribunales don Evencio Conde de Gregorio. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Palma de Mallorca el dos de octubre de dos mil siete, el Procurador de los Tribunales don Jesús Molina Romero, obrando en representación de Viajes Planetour, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Enjoy Travel, SA y Plantour Franquicias, SA. En la referida demanda, la representación procesal de Viajes Planetour, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que su representada, titular de una agencia de viajes minorista, establecida en Alicante, se había constituido por escritura de treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho. Que la demandada Enjoy Travel, SA, titular de otra agencia de viajes detallista, con domicilio en Inca, fue constituida por escritura de veintiséis de febrero de dos mil dos, mientras que la también demandada Plantour Franquicias, SA tenía por objeto la implantación y comercialización de franquicias en el sector turístico, habiendo sido constituida por escritura de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete. Añadió que su representada, Viajes Planetour, SL, era titular de la marca española número , formada, como elemento denominativo, por su denominación social, si bien escrita con letras especiales mayúsculas y colores, sobre una órbita en espiral, que había sido solicitada el diez de junio de mil novecientos noventa y ocho y concedida el siete de diciembre del mismo año, para diferenciar servicios de la clase 39, esto es, de agencias de viajes. Que, además, dicha sociedad era titular del nombre comercial número y del rótulo de establecimiento número , ambos signos iguales a la relatada marca, concedidos para identificar, respectivamente, una agencia de viajes y el establecimiento en que prestaba sus servicios profesionales al público. También alegó la representación procesal de la demandante que las demandadas aparecían en la Oficina Española de Patentes y Marcas como titulares - por transferencia convenida, el veinte de junio de dos mil cinco, con quien la había registrado - de la marca española número , mixta, formada por el término " Plan Tour ", escrito con letras de fantasía y a dos niveles, dispuestas sobre dos trazos arqueados que formaban una figura ovalada, la cual había sido registrada el veintiuno de octubre de dos mil dos. Añadió que este registro generaba riesgo de confusión con su antes mencionada marca, lo que demostraba mediante un informe pericial que había unido a la demanda. Que, además, las demandadas había intentado registrar un nombre comercial número , que era igual a la mencionada marca y que no lo lograron, merced a su oposición. Citó la representación procesal de la demandante los artículos 52, apartado 1, en relación con el 6 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (RCL 2001, 3001), y pretendió en el suplico de la demanda, del Juzgado de Primera Instancia competente, una sentencia por la se declare " 1º.- 1

2 [...] que la marca Plantour, de las que son titulares las demandadas, es nula, por inducir a confusión y riesgo de asociación en el mercado, y por lo tanto inválidas. 2º.- [...] que ni el registro ni la solicitud han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título de la Ley de Marcas "; se condene a las demandadas "3º.- [...] a cesar y abstenerse en el futuro de la utilización de la denominación <Plantour>, como marca, nombre comercial o cualquier otra modalidad de uso conocida ", se les ordene " [...] retirar del tráfico económico el material publicitario, etiquetas, rótulos y otros documentos en los que figure la marca, nombre comercial o rótulo <Plantour> " y se les condene a " 5º.- [...] estar y pasar por los anteriores pronunciamientos. 6º.- [...] solidariamente, a pagar a Viajes Planetour, SL la cantidad que se determine en ejecución en base a la prueba practicada en concepto de indemnización de daños y perjuicios y, como mínimo el uno por ciento de la cifra total del negocio generado por la utilización del nombre del nombre comercial <Plantour>. 7º.- Librar mandamiento, una vez firme la sentencia a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando la cancelación de la marca <Planetour>. 8º.- Imponer a los demandados las costas procesales que se hayan causado en el procedimiento ". SEGUNDO La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca, el cual, por auto de trece de diciembre de dos mil siete, la admitió a trámite con el número 659/2007, conforme a las reglas del juicio ordinario. Las demandadas fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones, representadas por la Procurador de los Tribunales doña Sara Truyols Álvarez-Novoa, la cual, en desempeño de tal representación, contestó la demanda. En el escrito de contestación la representación procesal de Enjoy Travel, SA y Plantour Franquicias, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que ambas formaban parte del grupo Cesgarden, SL, el cual se denominaba antes Hoteles y Apartahoteles Garden SL y estaba integrado por otros tres, de los que aquellas dos sociedades componían el conocido como Plan Tour. Añadió que la marca atacada en la demanda la había solicitado Hoteles y Apartahoteles Garden, SL, el tres de abril de dos mil tres, y fue posteriormente transmitida a las demandadas por la solicitante. Que Enjoy Travel, SA también solicitó la marca comunitaria " Plan Tour ", que le fue concedida el veinte de mayo de dos mil cinco, sin que en ningún momento del trámite se hubiera opuesto a ello la demandante. Que igualmente las sociedades demandadas solicitaron el registro del nombre comercial " Plan Tour Viajes ", pero que, al oponerse a la concesión la demandante, desistieron del interesar la concesión, por no serles el signo necesario dadas las circunstancias. Y que, en cuanto a las marcas en conflicto, era evidente, a la vista de las reglas aplicables, que resumió, la inexistencia de riesgo de confusión. En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Enjoy Travel, SA y Plantour Franquicias, SA interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca una sentencia " por la que desestime íntegramente la demanda formulada por Viajes Planetour, SL, imponiendo a ésta las costas procesales ". TERCERO Celebrados los actos de la audiencia previa, el cuatro de diciembre de dos mil ocho, y del juicio, el dos de julio de dos mil nueve, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca dictó sentencia con fecha siete de julio de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por Viajes Planetour, SL, contra Enjoy Travel, SA y contra Plantour Franquicias, SA absolviendo a las demandadas de todas las pretensiones efectuadas en su contra. Todo ello con imposición de las costas a la demandante ". CUARTO La representación procesal de Viajes Planetour, SL interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca de siete de julio de dos mil nueve. 2

3 Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en la que se turnaron a la Sección Quinta de la misma, que tramitó el recurso, con el número 117/2010, y dictó sentencia con fecha tres de mayo de dos mil diez, con la siguientes parte dispositiva: "Fallamos. 1º.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Jesús Molina Romero, en representación de la entidad Viajes Planetour, SL, contra la sentencia de siete de julio de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de esta capital, en los autos de juicio ordinario número 659/07, de que dimana el presente rollo de Sala y, en su virtud, 2º.- Confirmar los pronunciamientos que la resolución impugnada contiene. 3º.- No procede hacer especial pronunciamiento respecto de las costas procesales devengadas en esta alzada ". QUINTO La representación procesal de Viajes Planetour, SL preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de tres de mayo de dos mil diez. Dicho Tribunal mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de once de enero de dos mil once, decidió: "1.- Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Planetour, SL, contra la sentencia dictada, en fecha tres de mayo de dos mil diez, por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Sección Quinta), en el rollo número 117/2010, dimanante del juicio ordinario número 659/2007 del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca ". SEXTO El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Viajes Planetour, SL contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de tres de mayo de dos mil diez, se compone de dos motivos en los que la recurrente, con apoyo en la norma del ordinal tercero del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), denuncia: PRIMERO.- La infracción del artículo 34, apartados 1 y 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (RCL 2001, 3001), de marcas. SEGUNDO.- La vulneración de las pautas seguidas por la jurisprudencia en relación con el riesgo de confusión. SÉPTIMO Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador Evencio Conde de Gregorio, en nombre y representación de Enjoy Travel, SA y Plantour Franquicias, SA impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo. OCTAVO No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el dieciséis de enero de dos mil trece, en que el acto tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrándiz Gabriel, FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO Breve resumen de antecedentes. 3

4 I.- La demandante, Viajes Planetour, SL, ha actuado en el proceso como titular de la marca española número , registrada para diferenciar servicios de la clase 39 - los de organización de viajes -, a los que, como agencia de viajes, se dedica en la ciudad de Alicante. Dicho signo es mixto y consiste en la denominación social de la propia titular, si bien la palabra "viajes " aparece escrita con letras mayúsculas de trazo grueso y color rojo, mientras que el término " Planetour " lo hace con letras, también, mayúsculas de mayor tamaño y color azul, excepto la " a ", que es naranja, y la " o " que representa una esfera celeste que sigue una órbita, de colores rojo y naranja. Enjoy Travel, SL y Plantour Franquicias, SA, fueron demandadas como titulares de la marca española número , concedida para diferenciar servicios del mismo tipo que la de la demandante. El signo mencionado consiste en las palabras " Plan " y " Tour " escritas con letras de fantasía, separadas y a dos niveles, dispuestas sobre dos trazos arqueados que forman una figura ovalada. II.- Viajes Planetour, SL ejercitó en la demanda la acción de nulidad de la marca de las demandadas, con apoyo en la norma del apartado 1 del artículo 52 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (RCL 2001, 3001), por considerar que su registro había infringido la prohibición relativa prevista en la norma de la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la misma Ley. III.- En las dos instancias la demanda fue desestimada, pues consideraron los respectivos Tribunales que no había riesgo de confusión, al existir entre las marcas confrontadas diferencias suficientes para que el consumidor medio de los servicios con ellas diferenciados tomara sus decisiones en el mercado sin riesgo de error sobre el origen empresarial. IV.- Contra la sentencia de apelación interpuso Viajes Planetour, SL recurso de casación, que seguidamente se examina. SEGUNDO Enunciados y fundamentos de los dos motivos del recurso de casación de la demandante. Se expuso en los antecedentes que el recurso de casación de Viajes Planetour, SL se compone de dos motivos. Pero, realmente, sólo el primero merece ser considerado tal, dado que en el segundo la recurrente se limita a justificar la concurrencia de un interés casacional, con meras alegaciones de refuerzo de lo ya manifestado para justificar el primero. Por dicha razón examinaremos ambos de modo conjunto. I.- En el motivo primero denunció Viajes Planetour, SL la infracción de los apartados 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (RCL 2001, 3001) - que, al venir referido a los derechos conferidos por la marca, sólo indirectamente tiene relación con la cuestión de nulidad del registro decidida en la sentencia de apelación -. Alega la recurrente que el Tribunal de apelación, al desestimar el recurso que, en su día, interpuso contra la sentencia de la primera instancia, desestimatoria de la demanda, no había seguido los criterios establecidos por la jurisprudencia para determinar la concurrencia del riesgo de confusión. Afirma, en síntesis, que el Tribunal no había buscado la percepción de conjunto de los elementos integrantes de los signos enfrentados que tienen los consumidores de los servicios diferenciados por ellos; que había efectuado la comparación fragmentando los diversos componentes de aquellos; y que no había dado prevalencia, como entiende debe suceder con las marcas mixtas, a los elementos denominativo y fonético, por ser los de mayor fuerza distintiva. II.- En el segundo motivo insistió la recurrente en acusar la vulneración de " las pautas establecidas, como hemos señalado, por la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal a la hora de valorar la racionalidad jurídica con la que se ha de ser valorado el riesgo de 4

5 confusión ". Sin embargo, no mencionó, en el enunciado ni en la fundamentación, norma infringida ni jurisprudencia formada en la interpretación o integración de nuestro ordenamiento - lo que sí había hecho en el primero de los motivos, en el que se refirió a las sentencias 335/2004, de 10 de mayo, 31/2006, de 26 de enero, 1347/2006, de 21 de diciembre, 887/2007, de 17 de julio, 382/2008, de 21 de mayo, 1028/2008, de 22 de noviembre, las cuales están referidas a las circunstancias particulares de cada caso y ningún apoyo prestan al planteamiento formulado por la recurrente -. TERCERO Desestimación de ambos motivos. I.- Como expusimos, entre otras, en la sentencia 765/2012, de 28 de diciembre, el supuesto de hecho al que se ha de proyectar el recurso de casación no es el que pueda haber reconstruido, interesadamente o no, la parte recurrente, sino el que hubiera declarado probado la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración por el Tribunal que la dictó de los medios de prueba que se practicaron en el proceso. Consecuentemente, queda fuera del ámbito de la casación la reconstrucción de los hechos declarados probados en las instancias. No obstante, ha de tenerse en cuenta que los hechos - necesitados de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acaecidos - constituyen el enunciado de las normas jurídicas que a ellos se quiere aplicar, razón por la que, además de reconstruidos o fijados en el proceso, tienen que ser subsumidos en el precepto del que constituyen supuesto, lo que exige identificar su significación jurídica y determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista. En ocasiones, incluso, el enunciado de la norma está integrado también por reglas o conceptos, que se muestran necesitados de una identificación o definición previa, necesaria para averiguar el sentido de aquella. De ahí que un enjuiciamiento sobre el fondo pueda exigir, en la operación que se ha denominado descriptivamente el incesante ir y venir de los hechos a la norma y a la inversa, no sólo fijar los hechos relevantes según el precepto a aplicar - a cuyo fin no sirve el recurso de casación y sí, limitadamente, el de infracción procesal -, sino, además, llevar a la práctica otras serie de operaciones lógicas que, ajenas a lo que se conoce como valoración de la prueba, generan juicios de valor que aportan criterios adecuados para la identificación e integración del enunciado de la norma sustantiva, las cuales son propias de la interpretación o integración de ésta - para las que puede servir el recurso de casación y no el otro -. Entre esos juicios de valor que aportan pautas o criterios adecuados para la subsunción de los hechos probados en el concepto jurídico de que se trate y cuyo control no queda fuera de la casación, se encuentra el riesgo de confusión, verdadero eje del sistema de marcas, tanto a los efectos de determinar si concurre la prohibición relativa de registro de un signo a título de marca, como a los de precisar si el uso del mismo invade la esfera de exclusión reconocida al titular de otro prioritariamente protegido. II.- Las marcas enfrentadas son mixtas, en cuanto compuestas por una denominación y un elemento gráfico o figurativo. Y se concedieron para identificar un mismo tipo de servicios. La recurrente, dando por ciertos esos datos, afirma que el Tribunal de apelación no tuvo en cuenta, al comparar los signos litigiosos, el primero de los mencionados ni el normal predominio, en las marcas de naturaleza mixta del componente denominativo - " Viajes Planetour, SL " y " Plan Tour ", respectivamente -, así como su repercusión fonética. El reproche carece de justificación, lo que lleva al rechazo de la argumentación. La determinación del riesgo de confusión ha de basarse, como la recurrente señala, en la impresión de conjunto producida por las marcas, ya que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sobre ello, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997, 23, C-251/95, y 22 de junio de 1999, 25 y 26, C-342/97, entre otras -. Entre la mayor o menor similitud de las marcas y de los productos o servicios designados con ellas se entiende que existe una cierta interdependencia, de modo que la semejanza o 5

6 identidad de éstos puede ser compensada con las diferencias advertidas en aquellas - sobre ello, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998, 17, C-39/97, y de 22 de junio de 1999, 19 y 21, C-342/97, entre otras -. Por lo tanto, la identidad de los servicios diferenciados con las dos marcas en conflicto no constituye, por sí solo o aisladamente considerado, un factor determinante del riesgo de confusión. En relación con las marcas, el planteamiento de la recurrente es inicialmente correcto, dado que se ha comprobado que el consumidor medio, que normalmente guarda en la memoria un recuerdo poco preciso de dichos signos, suele conservar en ella con mayor exactitud el elemento denominativo, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado. No obstante, la regla que ha sido expuesta tampoco es absoluta, ya que pueden concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador al gráfico o figurativo de las marcas mixtas. Tal sería el caso de que el elemento denominativo tenga escasa fuerza distintiva. Y eso sucede, en el supuesto enjuiciado, con el término "Tour ". Lo que, unido a las diferencias en los planos conceptual y fonético de las palabras " Planet " y " Plan ", realza la fuerza distintiva de los respectivos elementos gráficos y, al fin, las diferencias que se advierten en los dos conjuntos, correctamente señaladas por los Tribunales de las dos instancias. CUARTO Régimen de las costas del recurso de casación. En aplicación de los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) las costas del recurso de casación que desestimamos quedan a cargo de la recurrente. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución. FALLAMOS Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Viajes Planetour, SL contra la sentencia dictada, con fecha tres de mayo de dos mil diez, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Las costas del recurso desestimado quedan a cargo de la recurrente. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Rios.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.-Rafael Saraza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico. Esta información tiene carácter de no auténtico y gratuito. 6