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Ernesto Ortiz de Zárate Barbero
hace 5 años
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1 1 Juz. 10 Sec. 19 CAUSA N 4.380/01 "FILIPUZZI NEMESIO JESUS c/ ACORAZADO SA s/cese de oposición al registro de marca" En Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo del año dos mil cinco, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a fin de pronunciarse en los autos "FILIPUZZI NEMESIO JESUS c/ ACORAZADO SA s/ cese de oposición al registro de marca", y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo: I. La actora solicitó el registro de la marca ACORAZADO (acta nº : ver fs. 14/16), para distinguir productos de la clase 21 internacional. A su concesión se opuso la firma Acorazado SA, por estimar que dicho signo resultaba confundible con su razón social (ver fs. 17). A fin de remover el obstáculo, el señor Nemesio Filipuzzi inició el presente juicio, requiriendo que se declarara i mprocedente la oposición al registro de la marca solicitada (conf. fs. 24/29). Corrido el traslado de ley, el señor Juez rechazó la demanda y, en consecuencia, declaró procedente la oposición deducida al registro de la marca ACORAZADO para identificar productos de la clase 21, con costas a cargo de la vencida (conf. fs. 515/519). Apeló la parte actora (ver fs concedido a fs. 528) y expresó agravios a fs. 540/558 vta, los que fueron contestados a fs. 560/563. Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo. II. La razón social es el nombre de las sociedades de personas. Sin embargo, cuando se utiliza para distinguir una actividad se convierte en una designación (art 27 de la ), la que cuenta, reunidos ciertos requisitos, con la protección otorgada a este tipo de signos distintivos por la ley marcaria (conf BERTONE-CABANELLAS de las CUEVAS, Derecho de Marcas, t. II, pág 443). Los mecanismos necesarios para la adquisición de derechos sobre

2 2 primeras se adquiere con su registro, el que se tiene sobre aquéllas deriva de su uso. Así lo establece la Ley de Marcas, cuyo artículo 28, prevé que la propiedad de la designación se adquiere con su uso y únicamente respecto del ramo en el que es utilizado (confr. Sala II, causas 8101 del y sus citas, 8628 del , entre otras). En ese sentido, la doctrina y jurisprudencia han sostenido que la adquisición del nombre comercial se logra por el uso continuado, público y pacífico que de él se hiciera, con prescindencia del registro (conf CORNEJO COSTAS, Tratado del Nombre Social, pág 197 y sigs.; RIVERA, El Nombre en los Derechos Civil y Comercial, pág 128, ed 1977 y sus citas; Fallos 243:537; 260:67; 314:275; esta Sala, causas 301/92 del y 10521/95 del ; Sala II, causa 2151/93 del ; Sala 1, causa 4196/94 del ). Lo dicho no obsta a que los conflictos se produzcan, y que un comerciante, en defensa de su nombre, pueda -dentro del ámbito de la actividad específicamente desarrolada o en áreas que guardan conexidad- oponerse a que se registren marcas idénticas o confundibles, otorgando preeminencia al aspecto temporal. Ello haya justificativo en la necesidad de evitar que, merced a la identidad entre solicitud de marcas y nombres o viceversa, el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere (conf Fallos 189:224; 220:1412; 230:291; 248: 278; 272:275; 305:291). III. No existe una regla general que conceda prioridad ya sea al derecho de las marcas o a las designaciones. De esta forma, a fin de determinar cuando predomina una sobre la otra, debe conocerse la situación existente al momento de nacer los derechos sobre la designación, o sea, al comenzar su uso (conf. BERTONE- CABANELLAS de las CUEVAS, obra citada, t. II, pág 517; CORNEJO COSTAS, obra citada, pág 233). Si en ese momento existía un derecho derivado de un registro marcario, el uso que se realice en infracción a tal derecho es ilícito. Al respecto la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que la prioridad de derechos de una marca frente a una designación se debe fijar a partir de la fecha de solicitud del registro de la marca. De lo contrario, presentada una solicitud de registro marcario, cualquier persona que pretendiera frustrarla podría proceder al uso de igual signo como designación, creando una prioridad que inutilizaría total o parcialmente al registro

3 3 sa 10521/95 del ; Sala II, causa 19690/96 del ). IV. En la especie, merece tenerse presente el hecho que la accionante solicitó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el registro del signo ACORAZADO el (conf acta : fs.14), para distinguir productos comprendidos en la categoría 21 del nomenclador internacional. Por su parte, de las constancias de autos se extrae que la denominación social de la demandada -ACORAZADA SA- se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia desde 1988 (conf fotocopia del protocolo notarial de la constitución de la sociedad de fs. 160/166). Asimismo, esta probado que la demandada se dedica a producir algunos artículos de limpieza -tales como trapos de piso, paños de limpieza, trapo rejilla, guantes de látex, franelas, entre otros- (conf 59 vta.; en el mismo sentido peritaje contable de fs. 217/219 vta. -pto. b-; catálogo de fs. 422/423 y testimonios de fs. 464 y 465, a la 2º). Y, que comercializa sus productos mediante marcas propias (v.gr. Mister Trapo; Magic Soft y Shiny) las cuales incluyen la denominación ACORAZADO SA, que constituye el nombre del fabricante (conf. confesional de fs. 334, a la 2º y a la 38º; en el mismo sentido, facsímil de fs. 46) y con marcas pertenecientes a clientes (tales como Banderita, Colozo, Yamal, entre otras: peritaje de fs. 217/ 219, pto. b). V. Del peritaje contable obrante a fs. 217/219 surge que la demandada importó guantes de goma y los puso en el mercado con el nombre Acorazado a partir de 1998 (conf fs. 217/219), es decir, con posterioridad a la solicitud de registro de la marca por parte de la actora (fechada el : acta nº : fs 14/16). Consecuentemente, teniendo en cuenta -tal como expresé- que la situación debe evaluarse a la fecha de solicitud del registro de la marca, cabe concluir que la demandada no aportó -como era de su propio interés- prueba alguna tendiente a demostrar que utilizaba, desde su constitución, la designación ACORAZADO para distinguir los productos que comercializa, como lo sostuviera en la contestación a la demanda (ver fs. 59 vta). Por ello, Voto por revocar la sentencia apelada, y, en consecuencia, se declara infundada la oposición que dedujera la demandada a la solicitud de marca ACORAZADO, en la clase 21; con costas en ambas instancia a la demandada vencida

4 4 Los Dres Recondo y Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo - Guillermo Alberto Antelo. Es copia fiel del original que obra en el T 4, Re-gistro N del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Buenos Aires, de mayo de Y VISTO: Lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución apelada y, en consecuencia, se declara infundada la oposición que dedujera la demandada a la solicitud de marca ACORAZADO, con costas en ambas instancias a la demandada vencida (arts 68 y 279, Código Procesal). De conformidad con lo establecido en el art. 279, Código Procesal y teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, fíjase los honorarios de la doctora María Mónica Beinat y del doctor Domingo Omar Magnano, en las sumas de pesos DOS MIL CIEN ($ 2.100) y pesos SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 6.720), en ese orden. Y regúlase los honorarios del doctor Santos Giambelluca en la cantidad de pesos SEIS MIL CIENTO SETENTA ($ 6.170) (arts 6, 37 y 38 de la ley , modificada por la ). En atención a las cuestiones sobre las que debió expedirse la perito contadora Ana María Méndez Mourin, así como la extensión y complejidad de la tarea efectuada, regúlase sus emolumentos en la cantidad de pesos DOS MIL CIEN ($ 2.100). Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de la apelación, regúlase los honorarios del doctor Domingo Omar Magnano,, en la suma de pesos TRES MIL OCHENTA Y SIETE ($ 3.087). Asimismo, fíjase los emolumentos del doctor Santos Giambelluca, en la cantidad de pesos UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 1.543) (arts. 9 y 14 del arancel vigente).

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