Manual práctico de Solicitud de Marcas formas (cl. 41); los servicios de cantantes o de bailarines (cl. 41); los servicios jurídicos (cl. 42); los servicios prestados por terceros que aseguran cuidados médicos, de higiene y de belleza para personas o animales (cl. 44); algunos servicios de alquiler (consultar la lista alfabética de servicios y la nota general b) relativa a la clasificación de servicios). 10. EXPLICACION DEL FORMULARIO DE SOLICITUD Los formularios de solicitud de marca se encuentran en la página Web de la OEPM www.oepm.es Reproducimos a continuación un formulario de solicitud de marca. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Número de solicitud Fecha, hora y minuta de presentación en O.E.P.M. Fecha, hora y minuto de presentación en lugar distinto (1) TIPO MARCA MARCA DE PRODUCTOS O SERVICIOS MARCA DIVISIONAL MARCA COLECTIVA MARCA DE GARANTIA MARCA TRANSFORMADA 76
Pedro Beltrán Gamir (2) DATOS COMPLEMENTARIOS PARA MARCAS DIVISIONALES Y TRANSFORMADAS EXP. ORIGEN: NÚMERO: F. SOLICITUD: F.PRIORIDAD: F.CONCESIÓN: DIVISIÓN Nº DE CLASES 1. DATOS DEL SOLICITANTE MINACIÓN SOCIAL NOMBRE D.N.I /N.I.F. (4) LEGITIMACIÓN: ESTADO NACIONAL DEL SOLICITANTE ESTADO DE RESIDENCIA DEL SOLICITANTE (3) SOLICITANTE: APELLIDOS O DENO- ESTADO DE ESTABLECIMIEN- TO DEL SOLICI- TANTE (5) DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD PROVINCIA PAIS (6) DIRECCIÓN NOTIFICACIONES CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD PROVINCIA PAIS 77
Manual práctico de Solicitud de Marcas (7) DIREC- MEDIO DE NOTIFI- CIÓN CORREO FAX TELÉFONO CACIÓN PREFE- ELECTRÓNICO RENTE DEL SOLICITANTE - CORREO - CORREO ELECTRÓNICO - FAX (8) INDICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL SOLICITANTE SITO EN EL TERRI- TORIO DE LA COMUNICACIÓN AUTÓNOMA DEL LUGAR DE REPRESENTACIÓN 2. DATOS DEL REPRESENTANTE (9) REPRESENTACIÓN SI ESTÁ REPRESENTADO POR: EL SOLICITANTE NO ESTÁ - Agente de la propiedad industrrial REPRESENTADO - Empleado de la empresa -Otro representante (10) APELLIDOS DEL REPRESENTANTE Y CÓD. AGENTE Nº DE COLEGIADO (SI FUERA AGENTE DE NOMBRE P.I./ N.I.F. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL) 3. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN Y FIRMAS (11) ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN FIRMA SOLICI- TANTE/ REPRESENTANTE (12) Nº DE PÁGINAS DE SOLICITUD 78
Pedro Beltrán Gamir -4 REPRODUCCIONES DE LA MARCA -PODER DEL REPRESENTANTE -JUSTIFICANTE DE PAGO DE LAS TASAS -JUSTIFICANTE DE PAGO DE TASA DE PRIORIDAD -REGLAMENTO DE USO -CERTIFICADO DE PRIORIDAD -CERTIFICADO PRIORIDAD DE EXPOSI- CIÓN -TRADUCCIÓN CERTIFICADO P.EXPOSICIÓN -INFORME FIRMA DEL FUNCIONARIO COFIRMACIÓN NÚMERO DE PÁGINAS FUNCIONARIO 2. DATOS DEL REPRESENTANTE (CONTINUACIÓN) (13) DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE CÓDIGO Y LOCALIDAD PROVINCIA PAIS (14) DIRECCIÓN CORREO POSEE ELECTRÓNICO DEL SOLI- FAX TELÉFONO BUZÓN CITANTE (CARPETA) OEPM SI--NO (15) MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE - CORREO - CORREO ELECTRÓNICO - FAX - BUZÓN (CARPETA) OEPM - BOPI 79
Manual práctico de Solicitud de Marcas (16) INDICACIÓN DE LA SUCURSAL DEL REPRESENTANTE SITA EN EL TERRITO- RIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL LUGAR DE PRESENTACIÓN (17) ACREDITACIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN - EL PODER SE APORTA CON ESTA SOLICITUD - SE APORTARÁ EN SU MOMENTO - OBRA EN EL EXPEDIENTE Nº - REPRESENTANTE CON PODER GENERAL Nº 4. REPRODUCCIÓN Y DATOS DE LA MARCA (18) DISTINTIVO (19) TIPO DE DISTINTIVO: - DENOMINATIVO - GRÁFICO - MIXTO - TRIDIMENSIONAL - SONORO - OTRO (22)DECLARACIÓN DE LOS ELE- MENTOS DE LA MARCA SOBRE LOS QUE NO SE REIVINDICA UN DERECHO EXCLUSIVO DE UTILI- ZACIÓN (FACULTATIVA) (23)DESCRIPCIÓN ESCRITA DE LA MARCA (FACULTATIVA) CLASE (24) PRODUCTOS Y SERVICIOS Explicamos cada una de las casillas 80
Pedro Beltrán Gamir Página nº 1. Apartado (1). Tipo de marca. Lo habitual es marcar la casilla primera, marca de productos y servicios. Es mucho más infrecuente que se trate de una solicitud de las otras que se indican en la casilla, marca colectiva, marca de garantía, marca divisional y marca transformada. Apartado (2). Este apartado, normalmente quedará sin complementar ya que es solamente para marcas divisionales y transformadas. Recuadro de la derecha. Este recuadro no debe completarse. Apartado 1.3. Debe completarse en primer lugar los apellidos del solicitante, después el nombre y después el DNI. Si hay varios solicitantes se completan todos ellos. Apartado 1.4. Debe indicarse la nacionalidad del solicitante poniendo el país, por ejemplo, España. No es necesario completar los apartados de estado de residencia y estado de establecimiento. Apartado 1.5. Debe completarse la dirección del solicitante. Apartado 1.6. Este apartado debe completarse solamente si la dirección de notificaciones es diferente de la dirección del solicitante. Si se utiliza representante, debe completarse la dirección del representante en este apartado. Apartado 1.7. Dirección del correo electrónico del solicitante. Debe indicarse la dirección del correo electrónico del solicitante. Si se utiliza representante, es preferible concretar los datos del representante, indicando su dirección de correo electrónico, número de fax y número de teléfono. En cuanto a la indicación de medio de notificación preferente, cada uno debe elegir el que más le convenga, aunque el método más seguro es el del fax. 81
Manual práctico de Solicitud de Marcas Apartado 1.8. Este apartado puede dejarse en blanco, a no ser que la dirección del solicitante no coincida con la Comunidad Autónoma en la que se presenta la marca, lo que no tiene mucho sentido lógico, ya que lo normal es que sí coincida. Apartado 2.9. Si el solicitante no está representado, debe marcarse esta casilla y si está representado debe marcarse la casilla de la derecha y una de las otras tres casillas, es decir, la de agente de la propiedad industrial, empleado de la empresa u otro representante. En las solicitudes cursadas a través de abogado, debe indicarse la casilla de otro representante. Apartado 2.10. Aquí deben indicarse los apellidos y nombre del representante. En la casilla de la derecha, debe indicarse el código de agente de la propiedad industrial, si se presenta con agente de la propiedad industrial, y en cualquier otro caso, el NIF del representante. Apartado 3.11. Aquí deben indicarse los documentos que se acompañan. Si se trata de una solicitud sencilla, sin representante, lo único que habrá que acompañar es el justificante de pago de la tasa de solicitud y marcar esta casilla. Si se trata de una solicitud sencilla, hecha con representante, sólo habrá que marcar las casillas de poder de representante y de justificante de pago de la solicitud. Las casillas relativas a la prioridad deben marcarse únicamente en caso de que haya reclamación de prioridad y acompañar la documentación preceptiva. La casilla de reproducción de la marca, no hace falta marcarla si la marca es denominativa. En caso de ser mixta o de ser figurativa va en el apartado 4 en el que se incluye el distintivo que se pega en este apartado y además hay que marcar esta casilla 3.11 y acompañar cuatro reproducciones de la marca siguiendo el formulario de hoja de reproducción de 82
Pedro Beltrán Gamir la marca, en el que en el apartado 1 se indica el nombre del solicitante y en el apartado 2, se coloca el distintivo en el interior del recuadro, sin que pueda exceder de las dimensiones de este. El distintivo debe orientarse de tal forma que su parte superior se corresponda con la parte superior del recuadro. Apartado 3.12. En el número de páginas lo habitual es marcar 3. Apartado 2. 13. Aquí deben incluirse los datos del representante. Apartado 2.14. Debe incluirse la dirección electrónica del representante, fax y teléfono y marcar un no en la última casilla de la derecha (buzón-carpeta oepm). Apartado 2.15. Aquí debe indicarse el medio de notificación preferente. Se recomienda por seguridad marcar la casilla del fax. La casilla 2.16 debe dejarse en blanco a no ser que la dirección del representante no coincida con el lugar donde se presenta la marca. Apartado 2.17. Lo habitual es marcar la casilla de la izquierda indicando que el poder se aporta con la solicitud. Pero también es posible referirse al expediente en el que fue acompañado el poder, siempre y cuando se trate de otro expediente en el que el poder no fuera específico para esa marca concreta. Por último, si no se dispone de poder en el momento de la solicitud, es posible marcar la segunda casilla (el poder se aportará en su momento) y presentar la solicitud sin poder. Apartado 4.18. Aquí debe indicarse el nombre de la marca. Si es una marca denominativa, basta poner el nombre de la marca. Si es una marca gráfica o mixta, debe pegarse el distintivo. 83
Manual práctico de Solicitud de Marcas Apartado 4.19. Debe marcarse la casilla denominativa cuando se trate de un simple nombre, la casilla gráfica cuando se trate de un logo y la casilla mixta, cuando se trate de una marca con nombre y logo. Apartado 4.20. Lo habitual es marcar esta casilla si se desea la utilización de caracteres estándar. Apartado 4.21. Aquí debe indicarse que colores concretos se reivindican en las marcas de color. Si no se marca ninguno y la solicitud se ha hecho en blanco y negro, se entiende que todos los colores quedan protegidos, por lo que esta es la mejor opción si el solicitante prevé que pueda variar los colores de su marca en el futuro. Apartado 4.22. Lo habitual es dejar esta casilla en blanco. Apartado 4.23. Lo habitual es también dejar esta casilla en blanco y no hacer una descripción escrita de la marca. Apartado 5.24. En el apartado de clase debe seguirse la clasificación de Niza y poner a la izquierda la clase de los productos que se quiere proteger. A continuación al lado de la clase, debe indicarse los productos concretos que se solicitan para esa clase. Nos remitimos a la clasificación de Niza y explicación sobre la misma. MARCA 11. DURACIÓN RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL DERECHO DE La duración del derecho conferido por la marca es de diez años, los cuales comienzan a contar desde la fecha de su solicitud. Este plazo puede renovarse ilimitadamente por periodos sucesivos de diez años. 84
Pedro Beltrán Gamir Para realizar la renovación, simplemente se ha de presentar la solicitud de renovación junto con el justificante de pago de las tasas, las cuales variarán dependiendo del número de clases de productos que queramos renovar, dado que también podríamos solicitar una renovación parcial, si sólo quisiéramos renovar determinadas clases de productos de entre las que pedimos cuando solicitamos la marca por primera vez. Puede efectuarse la presentación y el pago de la tasa de renovación bien dentro de los seis meses anteriores a la expiración de la vida legal de la marca, o bien dentro de los seis meses siguientes a la expiración, pero en este supuesto, se pagará un recargo del 25% de la cuota si el pago se efectúa dentro de los tres primeros meses o de un 50% si se hace dentro de los tres siguientes. Respecto a la modificación del derecho de marca, el artículo 33 de la Ley de Marcas recoge el principio de no modificación del signo constitutivo de la marca registrada durante toda su vigencia, ni siquiera cabe la modificación en el trámite de renovación. Este principio sólo admite una excepción: suprimir o modificar el nombre y la dirección del titular, siempre que ello no afecte a la identidad sustancial de la marca en su representación originariamente registrada. 12. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA 12.1 DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA El artículo 34 LM recoge el núcleo del derecho de marca al decir: 1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. 85
Manual práctico de Solicitud de Marcas 2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. 3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: a) Poner el signo en los productos o en su presentación. b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo. c) Importar o exportar los productos con el signo. d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. 86
Pedro Beltrán Gamir e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido. 4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal. 5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2. El apartado primero de este artículo (El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.) recoge la vertiente positiva de este derecho, mientras que el segundo, desarrollado ejemplificativamente en el apartado tercero, recoge la vertiente negativa del mismo. El apartado cuarto, recoge una regla tradicional en nuestro derecho de marcas, esta es, el derecho del titular de la marca registrada a oponerse a la supresión por el comerciante de la marca o signo del producto sin su expreso consentimiento, facultándole para añadir por separado su propia marca. 87
Manual práctico de Solicitud de Marcas Por último, respecto al apartado quinto, cabe decir que el artículo 6 bis CUP exige a los Estados parte del mismo, tutelar la marca que aunque no está registrada es notoriamente conocida como marca de una persona que puede beneficiarse del CUP, reconociendo, de oficio o a instancia de parte, a su titular el derecho a oponerse a instar la nulidad y a prohibir el uso de una marca que colisione con la notoria en cuanto referida a productos idénticos o similares. 12.2. LIMITACIONES DEL DERECHO-Artículo 37 LM El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección; El titular de la marca no puede impedir que un tercero utilice su propio nombre aunque coincida con el nombre de la marca registrada. b) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; Esta limitación protege, tanto el interés de fabricantes, distribuidores como el de los propios consumidores ya que de prohibirse el uso de indicaciones descriptivas, se limitaría notablemente el desarrollo comercial y se privaría a los consumidores de una información fundamental. c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o 88
Pedro Beltrán Gamir recambios. Los fabricantes de recambios y accesorios no siempre son los mismos fabricantes del producto al que van destinados dichos recambios o accesorios, por lo que es necesario indicar la marca del producto al que se destinan dichos accesorios. 12.3 OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA REGISTRADA. La obligación de uso de la marca consiste en la necesidad de darle a la marca un uso real y efectivo dentro del plazo de cinco años, para evitar que un tercero o la propia OEPM pueda promover con éxito la caducidad del registro y la consiguiente pérdida del derecho. 13. LA MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD 13.1 CESIÓN Las marcas pueden ser cedidas, gratuita u onerosamente, dado que son bienes, pero siempre respetando el principio de indivisibilidad de la marca, por el que cabe cotitularidad pro indiviso pero no la división de la marca. Se puede transmitir no sólo la marca registrada, sino también su solicitud, pudiéndose someter a condición suspensiva o resolutoria. Por otro lado, se puede transmitir para todos o parte de los productos para los que esté registrada o solicitada la marca. La marca puede ser cedida a cualquier interesado, salvo que, la persona a la que queramos ceder la marca no pueda ser titular de la marca española, según lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Marcas que dice: 89
Manual práctico de Solicitud de Marcas 1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo Convenio de París, así como los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio. 2. También podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de estos signos. 3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley. Para que una cesión sea oponible a terceros de buena fe tiene que estar inscrita en el Registro de Marcas. 13.2 LICENCIA Mediante el contrato de licencia de marca, el titular de una marca 90
Pedro Beltrán Gamir (licenciante), otorga autorización a una persona (licenciatario), para que use la misma en el mercado: Fabricando los productos o suministrando los servicios que distinguen la mencionada marca, por tiempo y territorio determinado. Derechos y obligaciones del licenciatario: A) DERECHOS 1. Reclamar al licenciante cuando como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio de titularidad de la marca. 2. Tiene derecho a suscribir o no el sometimiento a arbitraje en el procedimiento para el registro de una marca. 3. El efecto retroactivo de la nulidad y caducidad de la marca no afectará al contrato de licencia concluido antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. 4. El licenciatario inscrito tiene derecho a impedir que el titular de la marca licenciada renuncie a ella por escrito ante la OEPM. B) OBLIGACIONES 1. Pagar la contraprestación económica establecida en el contrato de licencia. 2. Cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de licencia. 91
Manual práctico de Solicitud de Marcas 3. No puede ceder su licencia a terceros ni conceder sublicencias. Derechos y obligaciones del licenciante: A) DERECHOS 1. Obtener una contraprestación económica por dejar que el licenciatario use su marca. 2. Podrá ejercitar los derechos que dimanan del registro de la marca y los de su solicitud, cuando el licenciatario viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia. 3. Otorgada una licencia, el licenciante, puede utilizar por sí mismo la marca, tanto cuando la licencia sea no exclusiva como cuando sea exclusiva y se haya reservado el uso. B) OBLIGACIONES 1. Mantener vigente la marca pagando las tasas. 2. Oponerse administrativamente a nuevas solicitudes de registro de marca que puedan colisionar con la marca licenciada. 3. Ejercitar acciones contra los terceros que violen su derecho de marca. 4. Otras que puedan pactar las partes. 92
Pedro Beltrán Gamir 14. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE MARCA: CADUCIDAD Y NULIDAD 14.1 CADUCIDAD (Artículos 55 a 58 de la Ley 17/2001) A) Causas de caducidad declarables por la OEPM: 1. Falta de renovación 2. Renuncia del titular B) Causas de caducidad declarables por los Tribunales: 1. Falta de uso 2. Conversión en designación usual 3. Conversión en signo engañoso 4. Pérdida de la condición de titular En todos los casos, las marcas caducadas dejan de producir efectos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. 14.2 NULIDAD(Artículos 51 a 54 de la Ley 17/2001) A) Causas de nulidad absoluta: El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a) Cuando: 1.Quien lo solicite no esté legitimado para hacerlo, contravinien- 93
Manual práctico de Solicitud de Marcas do el artículo 3º de la Ley 17/2001 2. Incurra en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la Ley 17/2001 b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible. La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento. Con este último inciso se introduce en el derecho nacional la figura del secondary meaning, figura que permite el registro como marca de signos que, careciendo inicialmente de carácter distintivo, lo adquieren por el uso. B) Causas de nulidad relativa: A tenor de lo establecido en el artículo 52 de la Ley 17/2001, el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando; 1.Los signos que se pretendan registrar a) Sean idénticos a una marca anterior o nombre comercial que de- 94
Pedro Beltrán Gamir signe productos o servicios idénticos. b) Por ser idénticos o semejantes a una marca o nombre comercial anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. c) No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. d) Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: 1) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. 2) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. 3) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001. 4) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca 95
Manual práctico de Solicitud de Marcas solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 17/2001 puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. La declaración de nulidad retrotrae sus efectos al momento de presentación de la solicitud de registro, la única excepción a estos efectos es la contenida en el artículo 54.2 de la Ley 17/2001, a cuyo decir; Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará: a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad. 96
Pedro Beltrán Gamir b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato 15. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE MARCAS 15.1 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO En esta jurisdicción se pretende, la modificación o revocación de un acto administrativo previo dictado por la OEPM o por los organismos dictados por las CCAA, cuando las mismas tengan competencia para dictar resoluciones respecto a las solicitudes de marca, renovación y revocación de registros. Al ser actos que emanan de órganos administrativos, se les aplican las normas de derecho administrativo y son objeto de revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa. 15.2 ACCIONES CIVILES El orden civil trata conflictos entre particulares que actúan en el mercado. COMPETENCIA: 1. Territorial: Se determina por el domicilio del TSJ de la CCAA donde reside el demandado, salvo, en las acciones por violación del derecho de marca, 97
Manual práctico de Solicitud de Marcas donde se permite al demandante plantear la acción ante los tribunales correspondientes al domicilio del TSJ de la CCAA donde se ha producido la infracción o donde ésta ha producido sus efectos. 2. Objetiva y funcional: Corresponde al Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del TSJ de la CCAA donde tiene su domicilio el demandado. Cuando estamos ante supuestos de acciones de infracción, el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del TSJ de la CCAA donde se ha producido la infracción o donde ésta ha producido sus efectos. PROCEDIMIENTO Los procedimientos en materia de marcas se sustancian conforme a las reglas del Juicio declarativo Ordinario, salvo en los que reclaman exclusivamente una cantidad, en este caso se debe estar a las normas de aplicación por razón de cuantía. TIPOS DE ACCIONES A) Acción reivindicatoria Se utiliza para recuperar una marca indebidamente registrada (por constituir un fraude de los derechos de un tercero o de una obligación legal o contractual) por quien carece de derecho sobre la misma. Esta acción, se puede ejercitar: 1. Desde que se presenta la solicitud de la marca hasta la conce- 98
Pedro Beltrán Gamir sión de la misma. 2. Dentro de los cinco años posteriores a la fecha de publicación de la concesión de la marca. 3. En los cinco años posteriores a la fecha en que la marca comenzó a ser objeto de uso real y efectivo en el mercado. B) Acciones por violación del derecho de la marca. 1. CESACIÓN DE LOS ACTOS DE VIOLACIÓN DEL DERECHO de la marca: Los actos que se pueden prohibir cuando se produce una infracción a) Poner el signo infractor en los productos o en su presentación. b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo. c) Importar o exportar los productos con el signo. d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe 99
Manual práctico de Solicitud de Marcas la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido. 2. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS Cualquier persona que explote sin el consentimiento del titular de la marca registrada responderá de los daños y perjuicios, tanto económicos como morales. Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios se establece como base los conceptos de daño emergente y lucro cesante. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada. C) Acción declarativa de nulidad 1. NULIDAD POR CAUSAS ABSOLUTAS - Cuando se concede la marca contraviniendo las prohibiciones absolutas del artículo 5 - La marca solicitada de mala fe 2. NULIDAD POR CAUSAS RELATIVAS 100
Pedro Beltrán Gamir - Cuando se concede la marca contraviniendo las prohibiciones relativas establecidas en los artículos 6,7,8,9 y 10. D) Acción por caducidad El artículo 55 de la Ley de Marcas, contempla seis causas de caducidad de las cuales cuatro han de ser declaradas por los Tribunales de Justicia mediante el ejercicio de la acción de nulidad. a) Cuando no hubiere sido renovada. b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular. c) Cuando no hubiera sido usada. d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada. e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios. f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley. Sólo se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento. En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Ofi- 101
Manual práctico de Solicitud de Marcas cina Española de Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los Tribunales. 15.3 ACCIONES PENALES El artículo 40 de la Ley de Marcas, recoge la posibilidad de ejercer acciones penales contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. 1. TIPO PENAL BÁSICO La conducta consistente en la reproducción, imitación, modificación, utilización de cualquier otro modo que induzca a confusión será castigada con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses. 2. TIPO PENAL AGRAVADO Se castiga con pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con el delito de dos a cinco años, cuando en el tipo penal antes descrito concurra alguna de las siguientes conductas agravantes: económica. - El beneficio obtenido por el autor es de especial trascendencia - Los hechos son considerados de especial gravedad, en atención al valor de los objetos producidos ilícitamente y a los perjuicios causados. - Pertenencia a organización criminal. 102
Pedro Beltrán Gamir - Instrumentalización de menores de edad para perpetrar el delito. 15.4 ARBITRAJE La Ley 17/2001 de Marcas recoge dos supuestos en los que se puede acudir al arbitraje. Estos son: 1. Someter a arbitraje una solicitud de marca susceptible de estar incursa en una prohibición relativa de registro. 2. Someter a arbitraje una disputa sobre la infracción de los derechos marcarios. Opción recogida en el artículo 40 de la Ley de Marcas. 103