SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Año XXXIII Número 2808 Lima, 13 de setiembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 71-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00412. Referencia: Marcas involucradas ORTOFLEX (mixta) y ORTHOBED (mixta)... 2 PROCESO 75-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00381. Referencia: Marca involucrada FRUTA (mixta)... 12 Para nosotros la Patria es América

GACETA OFICIAL 13/09/2016 2 de 20 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de julio de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente 71-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2011-00412 Marcas involucradas ORTOFLEX (mixta) y ORTHOBED (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0345 recibido el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00412; y, El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Demandado Orthobed S.A. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

GACETA OFICIAL 13/09/2016 3 de 20 Tercero interesado: Beatriz Elena Ospina de Betancur 2. Hechos relevantes: 2.1. El 3 de marzo de 201 O, Beatriz Elena Ospina de Betancur (en adelante, Beatriz Ospina) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro del signo ORTOFLEX (mixta) para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. (Expediente N º 10-24837). ;A ORTOFLEX 2.2. Orthobed S.A. (en adelante, Orthobed) y Paradise Colombia S.A. (en adelante, Paradlse Colombia) formularon oposición sobre la base de las marcas ORTHOBED (mixta) y ORTOLIFE (denominativa), respectivamente, alegando la similitud existente entre el signo solicitado y sus marcas registradas. Adicionalmente, Paradise Colombia señaló que la marca ORTOFLEX era descriptiva. 2.3. Por Resolución 4384 del 31 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca ORTOFLEX (mixta) para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.4. Orthobed interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución 4384 2 2.5. Por Resolución 13352 del 15 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación. 2.6. Por Resolución 38900 del 26 de julio de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de Clase 20: Para distinguir muebles, espejos, marcos: productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, cal\a, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas. 2 De la documentación obrante en el expediente, no se advierte que la empresa Paradise Colombia S.A. haya presentado recurso en contra de la Resolución 4384 del 31 de enero de 2011, asl como tampoco alguna acción judicial posterior. 2

GACETA OFICIAL 13/09/2016 4 de 20 apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución 4384 y, por tanto, concediendo el registro de la marca ORTOFLEX (mixta). 2.7. Orthobed presentó demanda de nulidad y de restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 2.8. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto del 13 de diciembre de 2011, mediante el cual ordenó notificar a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y a Beatriz Ospina. 2.9. Mediante Oficio 0345, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demandante Orthobed: 3.1. La SIC violó el Artículo 134 de la Decisión 486 por cuanto fa marca ORTOFLEX (mixta) no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro. 3.2. El signo ORTOFLEX (mixto) es similar a la marca registrada ORTHOBED (mixta), y además identifican los mismos productos, por lo que son susceptibles de producir confusión. 3.3. En el signo solicitado ORTOFLEX (mixta) como en la marca previamente registrada ORTHOBED (mixta) predomina el componente denominativo. 3.4. Los actos administrativos demandados contravienen el Artículo 134 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. La SIC ha actuado de manera razonada y motivada, con la finalidad de garantizar que el signo solicitado cumpliera con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. No se ha incurrido en ninguna de las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la mencionada norma. 4.2. Asi, desde el punto de vista visual y ortográfico, los signos confrontados, si bien comparten algunas vocales y consonantes, presentan una pronunciación disimil. 3

GACETA OFICIAL 13/09/2016 5 de 20 4.3. Las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su conformación, no presentando semejanza alguna, siendo posible su coexistencia en el mercado. 4.4. Se debe tener en cuenta que en la comparación tiene gran influencia el hecho de que ORTHOBED (mixta) contiene un significado conceptual, lo que impide que el consumidor la confunda con el signo ORTOFLEX (mixto). 4.5. Los signos en conflicto se encuentran conformados por una palabra de uso común (ORTO), la cual se encuentra acompañada de otras partículas, tales como, FLEX en el caso de la marca solicitada, y, BED y LIFE en el caso de las marcas opositoras, lo que genera que sean diferentes, y evoquen distintos conceptos. 5. Argumentos de la tercera interesada Beatriz Ospina: No obra en el expediente la contestación de Beatriz Ospina. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo 134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Articulo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que los requisitos para constituir una marca, a los que se refiere la norma citada, no son materia de la controversia discutida ante la Corte consultante. 3. En ese sentido, solo procede la interpretación del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre marcas mixtas. 3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca Débil 4

GACETA OFICIAL 13/09/2016 6 de 20 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos ORTOFLEX (mixta) y ORTHOBED (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o se,vicios, o para productos o se,vicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-lP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 5

GACETA OFICIAL 13/09/2016 7 de 20 1.3 En el presente caso, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 4 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4 Igualmente, se deberá al cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 5 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. lbldem. 5 lbldem. 6

GACETA OFICIAL 13/09/2016 8 de 20 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5 Al analizar el caso concreto, es importante determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría o no incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre marcas mixtas 2.1. Como existirf a confusión entre el signo solicitado ORTOFLEX (mixto) y ORTHOBED (mixta), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asl, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 6 2.3. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente 7: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante 6 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 7 Ibídem. 7

GACETA OFICIAL 13/09/2016 9 de 20 tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) (ii) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 8

GACETA OFICIAL 13/09/2016 10 de 20 3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca Débil 3.1. En el presente caso, la SIC señaló que los signos en conflicto se encuentran conformados por una palabra de uso común ORTO acompañada de otras partículas, tales como, FLEX en el caso de la marca solicitada, así como BED y LIFE en el caso de las marcas opositoras, lo que generaría que sean diferentes y evoquen distintos conceptos. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: (...) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs; (... )" 3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos y proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 8 3.4. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00412, la que e Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-IP-2015, de fecha 23 de junio de 2016. 9

GACETA OFICIAL 13/09/2016 11 de 20 deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Martha R éla Merchán M STRADA Hugo Ramiro z MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10

GACETA OFICIAL 13/09/2016 12 de 20 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente Interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente: 75-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2008-00381 Marca involucrada FRUTA (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0439 del 8 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo dia, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 134 y de los Literales a), b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00381; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Demandado : The Coca-Cola Company : Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia b 1 I

GACETA OFICIAL 13/09/2016 13 de 20 Tercero interesado : S.M. Jaleel & Company Limited 2. Hechos relevantes: 2.1. El 11 de septiembre de 2007, S.M. Jaleel & Company Limited (en adelante, Jaleel & Company) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca FRUTA (mixta) para distinguir jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabores a frutas; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas, de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 07-93482). 2.2. The Coca-Cola Company (en adelante, Coca-Cola) formuló oposición contra el registro del signo solicitado alegando que dicho signo carece de distintividad y que tiene carácter descriptivo. 2.3. Por Resolución 11137 del 16 de abril de 2008, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición formulada por Coca Cola y concedió el registro de la marca FRUTA (mixta) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Jaleel & Company 1. Dicha instancia consideró que si bien el signo solicitado incorpora la expresión genérica "FRUTA", es registrable en la medida que es analizado de manera conjunta con todos los elementos adicionales. 2.4. Coca-Cola interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 11137. 2.5. Por Resolución 19747 del 17 de junio de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 11137. 2.6. Por Resolución 28695 del 11 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC Cabe precisar que la sociedad Productora de Jugos S.A. también fonnul6 oposición contra el registro del sígno solicitado FRUTA (mixto), la cual fue declarada infundada, no habiendo interpuesto dicha empresa recurso impugnativo alguno. 2

GACETA OFICIAL 13/09/2016 14 de 20 resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 11137. 2. 7. Coca-Cola presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 11137, 197 47 y 28695. 2.8. Mediante Auto del 29 de enero de 2009 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda, ordenó notificar a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y al tercero interesado Jaleel & Company. 2.9. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de Coca-Cola: 3.1. La SIC incurrió en error al otorgar el registro del signo solicitado, teniendo en cuenta que los elementos gráficos adicionales dotaban al signo de suficiente distintividad, cuando lo cierto es que los elementos adicionales serian tan irrelevantes y accesorios que el conjunto de la marca carece de capacidad distintiva, por lo que se estarf a contraviniendo lo dispuesto en el Articulo 134 y en los Literales a), b) y c) del Articulo 135 de la Decisión 486. 3.2. Al analizar la marca FRUTA (mixta), es evidente que el elemento denominativo predomina en el conjunto, de tal manera que el elemento gráfico que lo acompaña es decorativo y está subordinado al elemento denominativo. 3.3. El signo FRUTA (mixto) informa sobre un ingrediente común en los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Es decir, las bebidas pueden tener sabor a ªfruta". El signo FRUTA (mixto) evoca o hace mención a una calidad esencial de los productos que pretende distinguir. 3.4. Los consumidores perciben una relación directa entre el signo y el producto, toda vez que sus características hacen mención a que el producto está hecho o sabe a fruta, circunstancia que no se ve modificada por la presencia de elementos gráficos que para el caso serian irrelevantes. 3 t

GACETA OFICIAL 13/09/2016 15 de 20 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Si bien el signo solicitado incorpora una expresión genérica como lo es NFRUTA, este es registrable en la medida que el referido signo sea analizado en conjunto teniendo en cuenta todos los elementos adicionales que contiene. 4.2. A pesar de que el signo solicitado incluya la expresión inapropiable "FRUTA", también se incluyen elementos gráficos distintivos, como las letras de la expresión FRUTA en mayúsculas y con un diseno especial en la letra inicial F y en sus extremos tanto superior como inferior. Todo ello hace que el conjunto de la marca tenga la suficiente distintividad para constituir una marca registrable debiendo aclararse que sobre la expresión FRUTA como tal no se otorga un derecho exclusivo, ni la posibilidad de oponerse con un resultado positivo. 4.3. La marca solicitada FRUTA (mixta) es distintiva y, por lo tanto, susceptible de ser registrada como marca por la oficina nacional competente. 5. Argumentos de la contestación de Jaleel & Company: No obra en el expediente la contestación de Jalee! & Company. B. 1. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y de los Uterales a), b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 referente a los requisitos para constituir una marca, ni del Literal a) del Artículo 135 sobre irregistrabilidad de un signo que no cumpla con los requisitos establecidos en el primer párrafo del Artículo 134 de la norma antes citada 2, por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso. 2 Si bien la Corte consultante ha solicitado la interpretación del Articulo 134 y del Literal a) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la revisión de los hechos materia del presente caso se advierte que la demandante Coca Cola ha pretendido basar su demanda en la no dislintividad y carácter descriptivo del signo solicitado, por lo que este Tribunal considera que no corresponde interpretar prejudicialmente los articulas mencionados. 4 I; I

GACETA OFICIAL 13/09/2016 16 de 20 3. Por lo tanto, sólo procede la interpretación prejudicial de los Literales b) y e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 2. Signos descriptivos y genéricos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. En el proceso interno se ha señalado que la marca solicitada FRUTA (mixta) carece de distintividad. 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracterlstica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 4 1.3. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: (i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, (ii) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 5 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna. ArtJcu/o 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (... } b) Carezcan de distintividad; ) (... e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterfsticas o informaciones de los productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;,... r De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-IP- 2013 de fecha 16 de julio de 2013. 5 De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015, de fecha 21 de agosto de 2015, p.6. 5 I

GACETA OFICIAL 13/09/2016 17 de 20 1.4. La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486. En este articulo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.5. En consecuencia, en el presente caso se debe analizar si el signo solicitado FRUTA (mixto) se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Articulo 135 de la referida Decisión. 2. Signos descriptivos y genéricos 2.1. En el presente caso se alegó que la denominación "FRUTA" posee carácter descriptivo. Por otro lado, se determinó que si bien el signo solicitado incorpora una expresión genérica como lo es "FRUTA", este es registrable en la medida que el referido signo sea analizado en conjunto teniendo en cuenta todos los elementos adicionales que contiene. 2.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las caracteristicas, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 2.3. El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: (...) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la ca l idad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de los productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (...)" 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, fonnados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que fonnen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracterlsticas no puede impedir la utilización del 6

GACETA OFICIAL 13/09/2016 18 de 20 elemento descriptivo y, por tanto, su marca serla considerada débil. 6 2.5. Teniendo en cuenta que en el presente caso se está frente a una marca mixta, conformada por un elemento denominativo y uno gráfico o figurativo, es importante determinar qué elemento predomina o resulta más caracterlstico en dicho signo, si el denominativo o el gráfico, o ambos. 2.6. Si bien el elemento denominativo suele ser el más caracterlstico en los signos mixtos dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento que le otorgue mayor distintividad no sea éste, sino el gráfico, ya sea por su diseño, elementos cromáticos u otras caracterlsticas, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2. 7. Por su parte, el Literal f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: {... ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. {... )" 2.8. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos genéricos, pero ello no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearla una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo, debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 7 2.9. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para sei'lalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. e 8 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015. 1 De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de fecha 5 de sepliembre de 2015, p.8. 8 lbldem. 7

GACETA OFICIAL 13/09/2016 19 de 20 2.10. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.e 2.11. Ahora bien, lo que es genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo en otra. Es pertinente tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podrf a establecer si el estatus descriptivo o genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Ello resulta importante, porque en productos o servicios con Intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados.10 2.12. En tal sentido, se deberá determinar si la denominación "FRUTA" de la marca solicitada es genérica o descriptiva en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, asi como como en las clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer el carácter distintivo y proceder o no al registro de la marca solicitada FRUTA (mixta}, teniendo en consideración además los elementos adicionales que conforman dicha marca. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2008-00381, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 9 De modo referencial, ver Proceso 110-IP 2015 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. 10 lbldem. 8 f

GACETA OFICIAL 13/09/2016 20 de 20 Cecilia }Ji. MAGISTRADA ero Zambrano AGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artf culo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secret -. --- Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 9