RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Num. 19-3º Trimestre de 2012 JURISPRUDENCIA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA UNA MARCA: STJUE DE 19 DE JUNIO DE 2012 (ASUNTO C- 307/10). CASO IP TRANSL ATOR 2 LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS EN MATERIA DE PATENTES: STJUE DE 12 DE JULIO DE 2012 (ASUNTO C-616/10) 3 CEL CARÁCTER DISTINTIVO Y LA NOTORIEDAD DE LA MARCA. RIESGO DE DILUCIÓN: STG DE 22 DE MAYO DE 2012 (ASUNTO T-570/10) 6 REMUNERACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA EN SOPORTES DIGITALES: STS DE 22 DE JUNIO DE 2012 8 WWW.CUATRECASAS.COM RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 1

JURISPRUDENCIA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA UNA MARCA: STJUE, DE 19 DE JUNIO DE 2012 (ASUNTO C-307/10). CASO IP TRANSLATOR En una solicitud de marca (nacional o comunitaria) deben especificarse los productos o servicios para los que se solicita la protección de forma clara y precisa. Ello no impide que el solicitante pueda utilizar fórmulas generales, como por ejemplo, los títulos de las clases contenidas en la clasificación del Arreglo de Niza, pero, en este caso, el solicitante deberá especificar si su solicitud comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de esa clase o solo algunos. En este último caso, debe precisar los productos o servicios concretos que desea designar. Esta sentencia es de gran importancia en la medida que pone fin al doble criterio hasta ahora existente sobre utilización de las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza. Según la legislación marcaria nacional (armonizada en la UE en virtud de la Directiva 2008/95) los productos o servicios para los que se solicita la protección de una marca han de ser identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que tanto las autoridades competentes como los operadores económicos puedan determinar, de forma inequívoca, la amplitud de la protección solicitada. En el asunto que dio lugar a las cuestiones prejudiciales resueltas por esta Sentencia, el Registrar of Trade Marks (autoridad competente en materia de registro de marcas en el Reino Unido) había denegado la solicitud de marca presentada por el Chartered Institut of Patent Attorneys ( CIPA ), consistente en la denominación IP TRANSLATOR y referida a servicios de Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, esto es, se utilizó el título o indicación general de la clase 41 de la Clasificación de Niza. El Registrar, siguiendo el criterio de interpretación utilizado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (que había sido recogido en la Comunicación nº 4/03) concluyó que, al haberse incluido en la solicitud el título general de la clase 41 de la Clasificación de Niza, había de entenderse que la solicitud abarcaba todos los servicios comprendidos en dicha clase, por tanto, también los servicios de traducción. En relación con estos servicios, la denominación en la que consistía la marca carecía de carácter distintivo por ser descriptiva, incurriendo así en un motivo absoluto de denegación del registro. Sin embargo, el CIPA interpuso recurso contra esta decisión ante el órgano jurisdiccional competente, alegando que su solicitud no indicaba y, por tanto, no comprendía los WWW.CUATRECASAS.COM RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 2

servicios de traducción. De aceptarse el criterio aplicado por el Registrar, que era también el aplicado por la OAMI, en el caso concreto que se examinaba, debía entenderse que la marca IP TRANSLATOR abarcaba todas las entradas de la lista alfabética de productos y servicios incluidos en la clase 41, es decir, un mínimo de 167 entradas. Ello contradecía, a juicio de la CIPA y del órgano jurisdiccional remitente, el principio de claridad y precisión contenido en la Directiva de marcas. El Tribunal de Justicia llama la atención sobre las distorsiones que pueden producirse en el mercado, en relación con la delimitación del ámbito de aplicación de las marcas nacionales y comunitarias, debido a la existencia de ese doble criterio, por un lado el más amplio utilizado por la OAMI en su práctica registral, según el cual la mención del título de una clase implicaba que la marca ha sido solicitada para proteger todos los productos y servicios de dicha clase, y el criterio literal, aplicado por algunas Oficinas de Patentes y Marcas nacionales, según el cual, no es suficiente con referirse en la solicitud al título o indicación genérica de una clase del Nomenclátor sino que es necesario, además, indicar, qué productos o servicios, incluidos dentro de dicha clase, son aquellos para los cuales se solicita la marca. El Tribunal de Justicia concluye que el criterio más acorde con la Directiva es el criterio literal y matiza que, si bien nada impide que un solicitante utilice fórmulas genéricas, como por ejemplo, los títulos de las clases del Nomenclátor, para que esta designación cumpla con el requisito de claridad y precisión que impone la legislación marcaria, es necesario que indique, de forma expresa, si su solicitud se refiere a todos los productos y servicios de esa clase o, por el contrario, sólo se pretende la protección para parte de dichos productos o servicios, en cuyo caso, habrá que especificarlos. Esta sentencia ha obligado a la OAMI a modificar su práctica registral, de manera que la Comunicación nº 4/03 ha sido sustituida por la Comunicación nº 2/12 que recoge la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en el presente asunto. En dicha Comunicación, que entró en vigor el 21 de junio de 2012, la OAMI aclara que el nuevo criterio será aplicado a todas las solicitudes de marcas posteriores a la fecha de entrada en vigor de la Comunicación. En relación con las marcas registradas con anterioridad a dicha fecha, el criterio aplicable seguirá siendo el contenido en la anterior Comunicación nº 4/03, es decir, el criterio amplio. Del mismo modo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en su Comunicación de 1 de agosto de 2012, se ha pronunciado sobre las declaraciones de esta Sentencia y ha declarado que, en tanto no se adopte una solución definitiva y común en todos los Estados miembros de la Unión Europea y en la OAMI con el objeto de evitar en el futuro las interpretaciones divergentes a las que hace referencia la Sentencia del TJ, la OEPM no admitirá que los enunciados de productos reivindicados vayan acompañados de ninguna declaración genérica. WWW.CUATRECASAS.COM RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 3

LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS EN MATERIA DE PATENTES: STJUE DE 12 DE JULIO DE 2012 (ASUNTO C-616/10) En el presente caso, en el marco de un litigio por infracción transnacional de patente europea, se solicitan medidas provisionales transnacionales y la parte demandada se opone a ellas alegando la nulidad de la patente europea en los distintos Estados en los que presuntamente se ha cometido la infracción. El tribunal del Estado en el que se ha iniciado el litigio principal será competente para entender de la demanda de estas medidas provisionales únicamente si el juez no está llamado a adoptar una decisión definitiva sobre la validez de la patente en los distintos Estados, sino que solo se limita a valorar el sentido en que se pronunciaría sobre esta cuestión el tribunal nacional correspondiente. En esta Sentencia el Tribunal de Justicia responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Rechtbank s-gravenhage holandés en el marco de un litigio por violación de patente europea entre SOLVAY SA ( SOLVAY ), sociedad con domicilio en Bélgica y las sociedades HONEYWELL FLUORINE PRODUCTS EUROPE BV, con domicilio en los Países Bajos, HONEYWELL BELGIUM NV y HONEYWELL EUROPE NV, domiciliadas ambas en Bélgica ( HONEYWELL ). SOLVAY demandó a HONEYWELL ante el tribunal holandés por considerar que ésta había cometido actos de violación de su patente europea en Dinamarca, Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Liechtenstein y Suiza. Pocos meses después de la presentación de la demanda por infracción, SOLVEY solicitó, ante el mismo tribunal, que se ordenara cautelarmente, y mientras se resolvía el litigio principal, la cesación de los actos de infracción transfronterizos presuntamente cometidos por las demandadas. Las sociedades demandadas se opusieron a las medidas cautelares alegando, ante el tribunal holandés, la nulidad de la patente europea en cada uno de los países en los que ésta tenía validez. Las cuestiones relativas a la competencia judicial en litigios transnacionales se regulan en el Reglamento nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. El artículo 6.1 de este Reglamento establece, con objeto de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fuesen juzgados separadamente, que, en los litigios en los que haya varios demandados, el demandante puede ejercitar su acción ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre y cuando las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo. Se trata de una excepción al principio de competencia judicial del foro del domicilio del demandado, por tanto, según jurisprudencia reiterada del TJ, ha de ser interpretada y aplicada de forma restrictiva. WWW.CUATRECASAS.COM RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 4

En el presente caso, según la doctrina del TJ en esta materia, el tribunal holandés sería competente para entender del litigio principal por infracción, dado que las demandadas son acusadas de los mismos actos de infracción referidos a la comercialización del mismo producto en los distintos Estados en los que la patente europea es válida. De otro modo, si la cuestión sobre la infracción debiera decidirse siguiendo estrictamente el principio de competencia judicial basado en el foro del domicilio del demandado y distintos tribunales tuvieran que decidir, por separado, de un mismo acto de infracción cometido en su territorio, podrían darse resoluciones inconciliables. En cuanto a la cuestión prejudicial referida a la competencia del tribunal holandés para entender de la solicitud de medidas cautelares, el problema que se plantea es si, en este caso, el artículo 31 del Reglamento nº 44/2011 es aplicable de forma autónoma o hay que aplicar la regla de competencia exclusiva contenida en el artículo 22 de dicho Reglamento. Según dispone el artículo 33 del Reglamento nº 44/2001 podrán solicitarse medidas cautelares o provisionales previstas por la Ley de un Estado miembro ante las autoridades de dicho Estado, incluso en los casos en los que, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro es competente para conocer sobre el fondo del asunto. Sin embargo, en el artículo 22 de dicho Reglamento se establece una norma de competencia exclusiva conforme a la cual, en materia de inscripciones o validez de patentes, son exclusivamente competentes los tribunales del Estado miembro en que se hubiera solicitado, efectuado o tenido por efectuado el registro. En el presente caso, la demandante en el litigio principal sobre infracción de patente solicitó medidas cautelares transnacionales al tribunal holandés y las demandadas se opusieron alegando la invalidez de la patente presuntamente infringida. La duda que se plantea es, si el tribunal holandés puede resolver sobre la admisión o no de las medidas cautelares teniendo en cuenta que las cuestiones sobre nulidad de patentes son de competencia exclusiva de los tribunales nacionales. En estas circunstancias particulares, como las planteadas por el tribunal remitente, se aplicaría la norma de competencia del artículo 31 del Reglamento. Y ello porque el tribunal holandés no se pronunciaría sobre la validez o no de la patente europea en los distintos Estados, sino que se limitaría a valorar el sentido en que se pronunciaría el tribunal nacional competente sobre esta cuestión y se negaría a adoptar la medida provisional solicitada si considerara que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que la patente invocada pudiera ser anulada por dicho tribunal. WWW.CUATRECASAS.COM RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 5

EL CARÁCTER DISTINTIVO Y LA NOTORIEDAD DE LA MARCA. RIESGO DE DILUCIÓN: STG DE 22 DE MAYO DE 2012 (ASUNTO T-570/10) En el marco de un procedimiento de oposición al registro de una marca comunitaria, el Tribunal General reconoce que el uso de una marca similar puede ser perjudicial para el carácter distintivo o la notoriedad o renombre de marcas anteriores, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 8.5 del Reglamento 207/2009. El 9 de marzo de 2006, Entec Industries Ltd presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI para proteger productos y servicios comprendidos en la clase 7, cuya solicitud fue posteriormente cedida a Environmental Manufacturing LLP. El signo distintivo para el que se solicitó la protección fue el siguiente: Société Elmar Wolf, titular de (i) marca figurativa francesa para productos de las clases 1, 5, 7, 8, 12 y 31 con el signo figurativo que se reproduce a continuación; y (ii) las marcas figurativas francesa (para productos de las clases 7 y 8), internacional (para productos de las clases 7 y 8 con efectos en España y Portugal), e internacional (para productos de las clases 7, 8, 12 y 21 con efectos en España), las tres con el signo figurativo que se reproduce a continuación, formuló oposición al registro. (i) (ii) La División de Oposición desestimó la oposición por considerar que no existía ningún riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca internacional anterior, afirmando, además, que Société Elmar Wolf no había probado la existencia de perjuicio alguno para la notoriedad de las marcas anteriores ni de aprovechamiento indebido de las mismas. Société Elmar Wolf recurrió esta decisión y la Segunda Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso y anuló la resolución de la División de Oposición al considerar que (i) las marcas anteriores gozaban de una elevada notoriedad en tres Estados miembros; (ii) existía cierto grado de similitud entre las marcas controvertidas y el público pertinente podría establecer un vínculo entre los signos a causa del carácter distintivo y notoriedad de las marcas anteriores y a causa de la similitud de los productos designados por dichas WWW.CUATRECASAS.COM RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 6

marcas y (iii) la marca solicitada podría diluir la imagen única de las marcas anteriores y aprovecharse indebidamente de su carácter distintivo o de su notoriedad, considerando además que las marcas anteriores habían sido objeto de un uso efectivo y continuado para los productos protegidos. El Tribunal General, en esta sentencia, desestima el recurso de anulación de la decisión de la OAMI presentado por Environmental Manufacturing LLP con base, entre otros, en los siguientes motivos: 1. Resulta imposible que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. En el presente caso y en cuanto a los productos de jardinería designados por las marcas anteriores, no es posible distinguir categorías o subcategorías de productos coherentes en función del uso profesional o por el gran público que de los mismos se pueda hacer. 2. El artículo 8 apartado 5 Reglamento 207/2009 distingue varios tipos de riesgo: que el uso sin justa causa de la marca solicitada perjudicara al carácter distintivo o la notoriedad de la marca o se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior. Cuando se cumplen los dos requisitos cumulativos del artículo 8.5 Reglamento, es decir, que identidad o similitud de las marcas en conflicto y existencia de una notoriedad de la marca anterior, basta que concurra uno solo de los riesgos mencionados para que resulte aplicable el artículo 8, apartado 5, Reglamento nº 207/2009. 3. La existencia de una infracción consistente en causar un perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad de la marca anterior debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca. La infracción consistente en obtener una ventaja indebida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que registre la marca posterior. En este caso, las diferencias entre las marcas controvertidas (una con un lobo dibujado de manera detallada con un aire agresivo y la otro con un lobo más afable y representado de modo más somero), no son de tal importancia como para que el público pertinente no asocie la imagen de la marca solicitada con la de las marcas anteriores. 4. De conformidad con la jurisprudencia, cuanto mayor sean el carácter distintivo y la notoriedad de la marca anterior, más probable será la existencia de un perjuicio. 5. Que los competidores utilicen signos similares para productos idénticos o similares pone en peligro la asociación inmediata que el público pertinente hace entre los signos y los productos de que se trata, lo que puede lesionar la capacidad de la marca anterior para identificar como procedentes del titular de dicha marca los productos para los que se registró. WWW.CUATRECASAS.COM RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 7

REMUNERACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA EN SOPORTES DIGITALES: STS DE 22 DE JUNIO DE 2012 El TS ha considerado que el sistema de remuneración equitativa por copia privada es aplicable también a los soportes digitales comercializados antes de la reforma operada por la Ley 23/2006, a pesar del silencio que sobre este punto existía en la redacción anterior del hoy derogado artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, que no incluía expresamente los soportes digitales en el sistema de compensación equitativa por copia privada. La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) interpuso demanda contra la sociedad Freephone Exarquia, S.L. reclamando la remuneración equitativa por copia privada por la comercialización por parte de la demandada de discos versátiles regrabables (DVDs) durante el año 2004. La demandante basaba su reclamación en el actualmente derogado artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual y, más concretamente, en la redacción que dicho precepto tenía en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril 1, antes por tanto de la reforma efectuada por la Ley 23/2006, de 7 de julio 2, que introdujo expresamente este tipo de soportes, así como el resto de soportes digitales, en el sistema de remuneración equitativa por copia privada. La demandada contestó a la demanda esgrimiendo, entre otros argumentos, que los DVDs no podían entenderse incluidos en la categoría materiales de reproducción visual o audiovisual que generaban la remuneración equitativa de conformidad de conformidad con la redacción que el artículo 25 tenía en el Real Decreto Legislativo 1/1996. El debate del litigio, por tanto, giraba en torno a la cuestión de si los soportes digitales como los DVDs estaban sujetos al sistema de compensación equitativa por copia privada, dado que en el momento en que sucedieron los hechos (el año 2004) el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual no hacía expresa referencia a los soportes digitales. El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga estimó la demanda y consideró que los formatos digitales como los DVDs debían entenderse incluidos entre los soportes aptos para realizar copias privadas que recogía el anterior redactado del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual. Recurrida en apelación la sentencia por la demandada, la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6ª) revocó la sentencia de primera instancia exclusivamente en relación con la cuantía de la remuneración, reduciendo a la mitad el importe reclamado por la demandante. El Tribunal Supremo, en su Sentencia del Pleno de 22 de junio de 2012, ha confirmado los pronunciamientos de las sentencias de primera y segunda instancia, desestimando así 1 2 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intel ectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. WWW.CUATRECASAS.COM RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 8

el recurso de casación interpuesto por la demandada y confirmando que los soportes digitales como los DVDs estaban incluidos en la redacción del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual previa a la reforma operada por la Ley 23/2006. Según el TS, esta interpretación es la correcta a la luz de la Directiva 2001/29/CE (que se refiere expresamente a la copia privada digital ) y no constituye en ningún caso un aplicación retroactiva de la Ley 23/2006, dado que ésta tenía una finalidad meramente aclaratoria. CONTACTO Para obtener información adicional sobre el contenido de este documento puede dirigirse: Cuatrecasas (Barcelona) Paseo de Gracia, 111 08008 Barcelona Cuatrecasas (Madrid) c/ Almagro, 9 28001 Madrid Cuatrecasas (Valencia) Avda. Aragón, 30 46021 Valencia Jordi Llevat Vallespinosa. Tel. +34.93.290.55.85 jorge.llevat@cuatrecasas.com Blas A. González Navarro. Tel. +34.91.524.77.17 blasalberto.gonzalez@cuatrecasas.com Enrique Sánchez Quiñones. Tel. +34.91.524.77.17 sanchez.quinones@cuatrecasas.com Ana Soto Pino. Tel. + 34.93.290.55.85 ana.soto@cuatrecasas.com Inmaculada González López. Tel. + 34.96.339.04.40 inmaculada.gonzalez@cuatrecasas.com El presente documento es una recopilación de información jurídica elaborado por CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA cuya finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, la información y comentarios que se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento jurídico alguno. La información contenida en el presente documento no puede ser objeto de difusión a terceros, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorización expresa de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Todo ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal utilización de la información que el mismo contiene. WWW.CUATRECASAS.COM RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 9