LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESUMEN EJECUTIVO El presente documento ofrece una visión general de la regulación de la propiedad industrial en España. Se trata de un documento eminentemente práctico en el que se da respuesta a los interrogantes más habituales que pueden surgir a las empresas en esta materia, abarcando aspectos tales como: Los signos distintivos; Las denominaciones de origen; Los diseños industriales; Las patentes; Etc. Información adicional: Centro de Información ICEX. Teléfono: 902 349 000 Email: informacion@icex Fecha de revisión del documento: 06/05/2011. INDICE QUÉ ES LA PROPIEDAD INUSTRIAL Y QUÉ DERECHOS LO INTEGRAN?... 3 SIGNOS DISTINTIVOS... 3 Qué es una marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento, para qué sirven, cuáles son sus características y cuál es su diferencia con la denominación social?.... 3 Qué tipos de signos distintivos existen?... 4 Qué no puede registrarse como signo distintivo?... 6 Cuánto duran los signos distintivos?... 7 Cuándo nacen los signos distintivos, cuál es su procedimiento de concesión y ante quién se solicitan?... 8 Cuáles son los derechos, límites y obligaciones de los signos distintivos?... 9 Qué puede hacerse con los signos distintivos?... 11 Qué se entiende por importación paralela?... 11 Cómo se defienden los signos distintivos y cuáles son las acciones que se pueden ejercer?... 12 1

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS... 14 DISEÑOS INDUSTRIALES... 15 Qué son los diseños industriales, cuáles son sus características y para qué sirven?... 15 Qué tipos de diseños existen?... 15 Qué no puede registrarse como diseño industrial?... 17 Cuánto duran los diseños industriales?... 17 Cuándo nacen los diseños industriales, cuál es su procedimiento de concesión y ante quién se solicitan?... 18 Cuáles son los derechos y límites de los diseños industriales?... 19 Qué puede hacerse con los diseños industriales?... 21 Qué se entiende por importación paralela?... 22 Cómo se defienden los diseños industriales, cuáles son las acciones que se pueden ejercer?... 23 PATENTES... 24 Qué es una patente y qué persigue el sistema de patentes?... 24 Qué tipos de patente existen?... 25 Qué se puede o no patentar?... 26 Cuáles son los requisitos necesarios para poder patentar?... 27 Cuánto dura una patente?... 28 Cuándo nacen las patentes, cuál es su procedimiento de concesión y ante quién se solicitan?... 28 Cuáles son los derechos, límites y obligaciones de las patentes?... 29 Qué puede hacerse con las patentes?... 31 Qué se entiende por importación paralela?... 32 Cómo se defienden las patentes y cuáles son las acciones que se pueden ejercer?... 32 MODELOS DE UTILIDAD... 34 2

QUÉ ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y QUÉ DERECHOS LO INTEGRAN? La Propiedad Industrial es uno de los grupos de derechos que junto con los derechos de propiedad intelectual (que, a su vez, engloban los derechos de autor y derechos afines) configuran los llamados derechos inmateriales. Los derechos de propiedad industrial típicos se dividen en las siguientes categorías: a) Signos distintivos: marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. b) Invenciones: patentes, modelos de utilidad, obtenciones de variaciones vegetales y topografías de productos semiconductores. c) Creaciones estéticas o diseños industriales: modelos industriales y dibujos industriales. Ahora bien, es cierto que, en ocasiones, el público entiende los derechos de propiedad industrial como un cajón de sastre en el que encuentran cabida otras figuras de dudosa naturaleza, siendo el ejemplo más característico el de los secretos industriales. SIGNOS DISTINTIVOS Qué es una marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento, para qué sirven, cuáles son sus características y cuál es su diferencia con la denominación social? Una marca es cualquier signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra. Se denomina nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Finalmente, el ya desaparecido rótulo de establecimiento (suprimido de la vigente Ley de Marcas) se definía como el signo o denominación que servía para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. En ocasiones, no es fácil diferenciar entre nombres comerciales, rótulos de establecimiento y denominaciones sociales. Sin perjuicio de mayores 3

profundizaciones, se puede decir que las diferencias fundamentales entre estos signos distintivos y las denominaciones sociales son las siguientes: Los signos distintivos identifican en el tráfico económico, mientras que las denominaciones sociales son propias del tráfico jurídico. Las empresas no se encuentran obligadas bajo ley o norma alguna a ser propietarias de signos distintivos. Sin embargo, el registro de una denominación social es un requisito indispensable para la constitución de una compañía ya que dicha denominación sirve para hacerla sujeto de derechos y deberes dentro del tráfico jurídico. Como se ha dicho, la principal finalidad de los signos distintivos es la de distinguir; en unas ocasiones bienes y servicios y, en otras, empresas o establecimientos. Sin embargo, los signos distintivos generalmente cumplen de manera secundaria otros objetivos como pueden ser las funciones de garantía y calidad (esto es, la manifestación del goodwill de una determinada empresa), de publicidad o de servir de instrumento para crear una imagen de marca. Ahora bien, la capacidad para distinguir no es solo una característica de los signos distintivos, también es una exigencia indispensable para que se pueda concluir que existe un verdadero signo distintivo, si bien no es la única. En efecto, el ordenamiento vigente prevé que únicamente se pueda hablar de marcas y nombres comerciales cuando los mismos son susceptibles de representación gráfica. Pues bien, en los últimos años la obligatoriedad de tal circunstancia ha desembocado en un debate continuo sobre la admisibilidad o no como signos distintivos de nuevas figuras tales como los signos olfativos, los puramente sonoros (que no musicales), los signos táctiles, los signos holográficos, etc., debate cuya solución todavía se encuentra lejos de ser unánime y pacífica. Qué tipos de signos distintivos existen? Las clasificaciones de los signos distintivos son tan variadas como permita abarcar la imaginación. 4

Sin embargo, algunas de las clasificaciones más comunes son las siguientes: a) Por razón de su composición o configuración: Los signos denominativos: los compuestos por palabras (ej: Banco Casa). Dentro de este tipología podría diferenciarse entre los denominativos reales (ej: Walt Disney), los denominativos de fantasía (ej: Twix) y los denominativos evocativos (ej: Choco-crispies). Los signos gráficos: los definidos por imágenes, figuras, símbolos o dibujos (ej: los aros de la bandera de los Juegos Olímpicos). Los tridimensionales: entre los que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto. (ej: el bote amarillo y rojo de Cola Cao). Los mixtos: resultado de la combinación de algunos de los anteriores (ej: el escudo de BMW en el que aparece este vocablo insertado en una figura circular dividida en cuartos y que alterna los colores blanco y azul simulando unas aspas de avión en movimiento). b) Por su extensión territorial: Los signos nacionales: que son los que sólo han sido solicitados y registrados para un determinado país. Los comunitarios: cuyo ámbito de protección se extiende de manera unitaria a los veintisiete países de la Unión Europea. Los internacionales: aquéllos en los que en su solicitud y registro se incluyeron diferentes países miembros del Sistema de Madrid. c) Por el objeto distinguido: más típico en la clasificación de marcas. De productos: marcas que identifican objetos determinados (ej: Lacoste para ropa). De servicios: marcas que distinguen servicios o actividades determinadas (ej: Cuatrecasas para servicios jurídicos). De productos y servicios (ej: Hard-Rock Café para designar servicios de hostelería y prendas de ropa). 5

d) En función de su conocimiento por el público: Notorios: aquéllos que son conocidos por el consumidor de un determinado sector (ej: Caterpillar en la construcción). Renombrados: aquéllos que son conocidos por todo la generalidad del público independientemente del sector concreto (ej: Nike). e) Otros tipos de signos distintivos: Marca colectiva: marca que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas (ej: Valle del Jerte, propiedad de la Asociación de Cooperativas de esa zona cacereña). Marca de garantía: signo utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes (ej: Carne de Asturias, calidad controlada, cuyo titular es la Administración Autonómica del Principado). Marca de distribuidor: signo incluido por el distribuidor en un determinado artículo y que es independiente de la marca del producto propiamente dicha (ej: El Corte Inglés incluido en los pantalones Burberrys que distribuye). Marca blanca: también conocida como marca genérica, que es la perteneciente a una cadena de distribución con la que se venden productos de distintos fabricantes (ej: yogures Día). Etc. Qué no puede registrarse como signo distintivo? No todo signo puede solicitarse y registrarse como signo distintivo. Nuestra vigente legislación marcaria establece una serie de prohibiciones que se englobarían en dos apartados principales: prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. 6

d) Las prohibiciones absolutas se fundamentan en los intereses generales o de carácter objetivo del sistema de mercado y libre competencia. Las prohibiciones absolutas son limitadas y entre las mismas se encuentran, por ejemplo, las prohibiciones de registrar como signos distintivos los signos que no sean susceptibles de representación gráfica, los que carezcan de carácter distintivo, los exclusivamente descriptivos del producto o servicio que identifican, los que se hayan convertido en habituales para designar el producto o servicio que identifican o los que sean contrarios a la Ley, orden público o a las buenas costumbres. Dichas prohibiciones absolutas serán las únicas examinadas de oficio por las diferentes oficinas durante el procedimiento de concesión. No obstante lo anterior, debe destacarse que, en ocasiones, cuando las marcas que componen de signos incursos en varias prohibiciones absolutas pueden alcanzar cierta distintividad para convertirse en auténticos signos distintivos: es lo que se conoce como secondary meaning. e) Las prohibiciones relativas se basan en la protección de derechos anteriores adquiridos por terceros que resultan incompatibles con el signo cuyo registro se pretende y únicamente serán examinados por las diferentes oficinas cuando dicho tercero ejercite su derecho de oposición en el plazo y forma legalmente establecidos. En este sentido y en términos generales, no podrán registrarse como signos distintivos los signos idénticos a un signo anterior para la designación de productos y/o servicios también idénticos, o bien los signos idénticos o similares a otro anterior para la identificación de productos y/o servicios también idénticos o similares cuando exista un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Nótese que en las prohibiciones relativas, los signos distintivos siempre se ponen en relación con los productos y/o servicios que distinguen (principio de especialidad) existiendo únicamente una excepción: los signos notoriamente conocidos. Cuánto duran los signos distintivos? Diez años a contar desde la fecha de solicitud para las marcas y nombres comerciales. 7

Dicho plazo de protección puede ser prorrogado de manera indefinida por plazos con la misma duración si se procede en los momentos oportunos a solicitar la renovación. Los rótulos de establecimiento también gozan de un plazo de protección de diez años a contar desde la fecha de su solicitud. Sin embargo, esta figura se ha eliminado del vigente ordenamiento jurídico, por lo que ya no es posible renovarlos ni prorrogar sus efectos. Cuándo nacen los signos distintivos, cuál es su procedimiento de concesión y ante quién se solicitan? En general, los derechos que otorgan los derechos distintivos nacen cuando los mismos son registrados en sus oficinas correspondientes; es decir, una vez que el signo distintivo nacional se haya registrado en la Oficina de marcas de su respectivo país (en el caso de las macas españolas, en la Oficina Española de Patentes y Marcas), que la marca comunitaria se haya registrado en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y la marca internacional se haya registrado en la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Sin embargo, los signos distintivos notoriamente conocidos, en casos muy especiales, pueden tener ciertos efectos a pesar de que los mismos no hayan sido registrados. Por lo que se refiere a los procedimientos de concesión, solo decir que cada una de las oficinas a las que se ha hecho referencia con anterioridad tiene establecido un procedimiento propio, si bien es cierto que presentan ciertos puntos en común como la obligación de presentar una solicitud que contenga ciertos requisitos de carácter formal, la publicación de tal solicitud en los diferentes boletines oficiales de la propiedad industrial o la posibilidad de que terceros puedan interponer oposiciones al registro de los signos distintivos solicitados en base a derechos anteriores de los que son titulares. Para obtener mayor información acerca de los concretos procedimientos de concesión de un signo distintivo nacional español, una marca comunitaria o una marca internacional, pueden consultarse los siguientes enlaces, respectivamente: http://www.oepm.es 8

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/ctm/regprocess/re gprocess.es.do http://www.wipo.int/madrid/es/filing/ y http://www.wipo.int/madrid/es/faq/international_registra tion.html. O contactar en los siguientes números de teléfono: Oficina Española de Patentes y Marcas: 902 157 530. Oficina de Armonización del Mercado Interior: +34 96 513 91 00. Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual: +41 22 338 9111. En cualquier caso, debe tenerse en consideración que, una vez registrado, el signo nacional únicamente otorgará a su titular una protección territorial que abarca al Estado concreto para el que ha sido solicitado. En este sentido, el sistema de marca comunitaria se caracteriza por: permitir registrar una marca en todo el territorio comunitario, mediante una sola solicitud y un único procedimiento tramitado por única oficina de marcas, y crear un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio comunitario (principio de unidad). Finalmente y por lo que se refiere las denominadas marcas internacionales, debe subrayarse que las mismas no actúan como los signos distintivos comunitarios; es decir, en las marcas internacionales no rige el principio de unidad. Lo que ofrecen las marcas internacionales es la posibilidad de solicitar una protección en varios países mediante una solicitud única. Ahora bien, dicha solicitud y posterior registro tendrán los mismos efectos que la solicitud y registro de una marca nacional en cada uno de los países designados por el solicitante. Cuáles son los derechos, límites y obligaciones de los signos distintivos? Una vez registrado, el signo nacional únicamente otorgará a su titular una protección territorial que abarca al Estado concreto para el que ha sido solicitado. En este sentido, el sistema de marca comunitaria se caracteriza por: 9

permitir registrar una marca en todo el territorio comunitario, mediante una sola solicitud y un único procedimiento tramitado por única oficina de marcas, y crear un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio comunitario (principio de unidad). Finalmente y por lo que se refiere las denominadas marcas internaciones, debe subrayarse que las mismas no actúan como los signos distintivos comunitarios; es decir, en las marcas internacionales no rige el principio de unidad. Lo que ofrecen las marcas internacionales es la posibilidad de solicitar una protección en varios países mediante una solicitud única. Ahora bien, dicha solicitud y posterior registro tendrán los mismos efectos que la solicitud y registro de una marca nacional en cada uno de los países designados por el solicitante. Una vez asentado el ámbito de protección territorial que se confiere a cada tipo de signo distintivo, a continuación se describirán de manera general los derechos, obligaciones y límites que los caracterizan. Básicamente, el registro de los signos distintivos con efectos en España (estos son, los españoles, los comunitarios y los internacionales con efectos en España) otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente. Dicho sea con otras palabras: el propietario de un signo distintivo tiene el derecho de su uso exclusivo (vertiente positiva). Pero, además, tiene un derecho excluyente (vertiente negativa), lo que no es otra cosa que la facultad de prohibir a terceros que, sin su autorización, usen signos idénticos al suyo para la identificación productos y/o servicios también idénticos o usen signos idénticos o similares al suyo para la designación de productos y/o servicios también idénticos o similares cuando exista un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Nótese que en esta vertiente negativa del derecho, los signos distintivos siempre se ponen en relación con los productos y/o servicios que distinguen (principio de especialidad) existiendo únicamente una excepción, los signos notoriamente conocidos, los cuales pueden extender sus efectos a productos y/o servicios para los que, en un principio, no habían sido solicitados. Ahora bien, los signos distintivos también conllevan llevan ciertas obligaciones pudiendo mencionar en esta línea que los mismos tengan que ser renovados cada cierto tiempo (10 años) para que puedan seguir estando en vigor o que tengan que 10

ser efectivamente utilizados para los productos y/o servicios para los que han sido solicitados. Asimismo, los derechos conferidos por los distintivos no son absolutos, ya que el vigente ordenamiento establece ciertos límites respecto de su vertiente negativa. En esta línea, es posible que el límite más característico y el que llame más la atención sea el conocido como agotamiento comunitario del derecho o derecho a la primera comercialización, figura cuya explicación se contiene en el epígrafe Qué se entiende por importación paralela. Sin embargo existen otros límites, citando a estos efectos con carácter general la posibilidad de que un tercero use la marca para indicar el destino de un producto o servicio, que éste pueda utilizar su nombre y dirección o que pueda usar indicaciones relativas a las características del producto o servicio. Qué puede hacerse con los signos distintivos? El presente epígrafe se encuentra íntimamente relacionado con el anterior, relativo a Cuáles son los derechos, límites y obligaciones de los signos distintivos. Ahora bien, con independencia de que los signos distintivos otorguen a su titular un derecho exclusivo y excluyente y de que la finalidad principal de los mismos sea la distinción de los productos y/o servicios de una compañía de los prestados por otra, los signos distintivos también pueden ser objeto del derecho de propiedad. Es decir, las marcas y nombres comerciales pueden ser licenciados, cedidos, transmitidos, ser objetos de opciones de compra, de embargos, de una hipoteca mobiliaria, constituir una comunidad de bienes, etc. Para cada una de las anteriores posibilidades se establecen una serie de requisitos y procedimientos diferentes. Sin embargo y en términos generales, la vigente legislación establece que tales derechos deben ser inscritos en los respectivos registros de las oficinas de marcas (Oficina Española de Patentes y Marcas, Oficina de Armonización del Mercado Interior u Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual) para que los mismos puedan ser oponibles frente a terceros de buena fe. Qué se entiende por importación paralela? 11

Antes de definir lo que es una importación paralela, se ha de hacer una referencia al denominado agotamiento del derecho del signo distintivo o de primera comercialización, concepto íntimamente relacionado con el de importación paralela. En efecto, una vez que el titular de un signo distintivo ha puesto en el comercio, dentro del mercado, un determinado objeto identificado con su signo distintivo, éste ya no podrá posteriormente impedir la circulación de ese objeto dentro de ese mismo mercado. Pues bien, la importación paralela se produce cuando el titular no ha puesto en el mercado (concretamente en el Espacio Económico Europeo) el producto original importado y comercializado por un tercero; es decir, cuando el agotamiento del derecho al que se hacía referencia no se ha producido. La consecuencia de las importaciones paralelas, es que el titular tendrá el derecho de impedir la importación de dicho bien identificado con el concreto signo distintivo. En este sentido, para que se considere que un tercero ha cometido un acto de infracción de derechos de propiedad industrial a través de las denominadas importaciones paralelas han de concurrir dos requisitos: Que se trate de un producto original. Que el producto no haya sido introducido en el Espacio Económico Europeo por el titular o no se cuente con su consentimiento. Cómo se defienden los signos distintivos y cuáles son las acciones que se pueden ejercer? El titular de un signo distintivo registrado puede ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones penales o civiles que correspondan contra quienes lesionan su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. En efecto, el vigente código penal español prevé una serie de disposiciones específicas por las que tipifica como delito ciertas actuaciones contra los signos distintivos, incluyendo desde el año 2003 las importaciones paralelas. 12

En este sentido, debe destacarse que los delitos contra los signos distintivos son en la actualidad perseguibles de oficio, por lo que ya no sería necesaria la presentación de denuncia o querella por el titular del signo infringido. Por otro lado y tal y como se ha anticipado, el titular de un signo distintivo registrado se encuentra también facultado para ejercitar las acciones civiles que considere oportunas en defensa de sus intereses, acciones civiles entre las que se encuentran la acción de cesación de los actos que violen su derecho, la acción de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, la acción de remoción o la reclamación de que se publique la sentencia a costa del infractor. Por lo que se refiere a los procedimientos civiles por infracción de signo distintivo, debe destacarse, además, que en tales procedimientos son de perfecta aplicación las previsiones relativas a la solicitud de medidas cautelares y diligencias preliminares, como en todo procedimiento civil. De hecho, los derechos de propiedad industrial gozan de previsiones específicas en esta línea, siendo de especial mención la posibilidad de iniciar lo que se ha terminado por denominar diligencias de comprobación de hechos. A mayor abundamiento, el ordenamiento comunitario ha establecido un procedimiento especial para la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual a nivel aduanero. Así, cuando un titular de derechos de propiedad intelectual y/o industrial lo solicita, las diferentes aduanas, bien a nivel nacional, bien a nivel comunitario dependiendo de la solicitud realizada por el citado titular, paralizarán las mercancías sospechosas de infringir tales derechos e iniciarán un procedimiento específico. Nótese que hasta el momento únicamente se han señalado las acciones que el titular puede ejercitar ante un supuesto de infracción de signo distintivo. Sin embargo, debe destacarse que también existen una serie de medidas por las que un titular de signo distintivo defendería sus derechos mediante el ataque directo a la solicitud o registro de un signo distintivo solicitado y/o registrado por un tercero. De esta manera y en primer lugar, cabría la posibilidad de que los titulares de signos distintivos interpusiera una oposición contra las solicitudes que hayan presentado terceros dentro del mismo procedimiento administrativo de concesión por entender los primeros que ostentan un mejor derecho que el solicitante. 13

Por otro lado, y aún cuando el signo distintivo solicitado por un tercero ya se encontrara registrado en la oficina correspondiente, el titular de otro signo distintivo anterior podría interponer una acción civil de nulidad basada en los motivos previstos para ello en el vigente ordenamiento, pudiendo distinguir en este sentido entre las acciones de nulidad absoluta y las acciones de nulidad relativas. Para finalizar, cualquier persona física o jurídica afectada que ostente un derecho anterior o que tenga un interés legítimo podría instar una acción de caducidad basada, por ejemplo, en la falta de uso del signo registrado durante 5 años o cuando dicho signo pueda inducir a error por el uso que del mismo hubiera hecho el titular. Finalmente y ya independientemente a las anteriores posibilidades, solo señalar como colofón al presente epígrafe que la actual regulación también incluye la posibilidad de someter las controversias que pudieran existir a arbitraje, dependiendo de las circunstancias. DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS? Denominación de origen protegida es el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio que es: originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. Indicación geográfica protegida es el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio que es: originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, 14

que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada DISEÑOS INDUSTRIALES Qué son los diseños industriales, cuáles son sus características y para qué sirven? Desde el punto de vista legal, el diseño industrial se define como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. A la vista de lo anterior, el objeto del diseño industrial es el aspecto exterior. Por lo que se refiere a las características que definen a los diseños industriales, cabe decir que las mismas no son solo rasgos propios de esta figura, sino exigencias indispensables que han de concurrir para que se pueda decir que existe un verdadero diseño industrial. Tales características/condiciones son: Novedad: la apariencia o aspecto exterior de un objeto únicamente podrá ser considerado como diseño industrial si es novedoso; es decir, cuando ningún otro diseño idéntico ha sido accesible al público con anterioridad. Carácter singular: dicha circunstancia se dará cuando la impresión general que dicha nueva apariencia o aspecto exterior de un objeto produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en el mismo usuario por cualquier otro diseño anterior. Como puede comprobarse, las citadas características descansan en tres conceptos clave a los presentes efectos: accesibilidad al público (en general, lo publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo), usuario informado (ni un consumidor cualquiera ni un experto, sino los usuarios habituales y empresarios del sector) e impresión general. Qué tipos de diseños existen? 15

Las tres clasificaciones más comunes de los diseños industriales se pueden resumir tal y como sigue: a) Por la razón de su composición: - Dibujos industriales: diseños industriales bidimensionales. - Modelos industriales: diseños tridimensionales. Dicha diferenciación no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado. b) Por su extensión territorial: - Diseños nacionales: que son los que sólo han sido solicitados y registrados para un determinado país. - Diseños comunitarios: cuyo ámbito de protección se extiende de manera unitaria a los veintisiete países de la Unión Europea. - Diseños internacionales: aquéllos en los que en su solicitud y registro se incluyeron diferentes países miembros del Sistema de la Haya. c) Por su registro: - Diseños registrados: los inscritos en el registro de la Oficina de Armonización del Mercado interior (OAMI). - Diseños no registrados: los no inscritos en el registro de la Oficina de Armonización del Mercado interior (OAMI). Nótese que tal clasificación únicamente puede darse en relación con los registros comunitarios por cuanto que la Ley española del diseño industrial no protege a los diseños industriales no registrados. En este sentido y dependiendo del tipo de diseño de que se trate, el ámbito de su protección y duración variarán uno de otro (ver epígrafe Cuánto duran los diseños industriales y Cuáles son los derechos y límites de los diseños industriales ). d) Por su titularidad: - Diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios: los desarrollados por un empleado en ejecución de sus funciones o 16

siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios. En este caso especial, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario, salvo pacto en contrario. - Los diseños libres: los no creados en el marco de una relación de empleo o de servicios. Qué no puede registrarse como diseño industrial? Constituyen diseños industriales aquellas apariencias externas que sean nuevas y tengan carácter singular. Ahora bien, ello no quiere decir que toda forma exterior en la que concurran estos requisitos pueda ser objeto de diseño industrial. De esta manera no se registrarán los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres, así como tampoco los diseños cuya forma venga impuesta por su función técnica, los llamados diseños de interconexiones o los diseños de componentes de productos complejos en determinadas circunstancias (como diseño español si el componente, una vez incorporado al producto complejo, no es visible durante la utilización normal de éste o cuando las características visibles del componente no presentan en sí mismas novedad y carácter singular). Por otro lado, la vigente regulación prevé otra serie de supuestos que motivan la denegación del registro del diseño solicitado tales como los diseños con fecha de solicitud anterior pero que hayan sido hecho accesibles al público después de la fecha de presentación del diseño posterior, los diseños que supongan un uso indebido de ciertos distintivos, emblemas y blasones y en determinadas circunstancias, los diseños incorporen una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido así como obras de propiedad intelectual, etc. Cuánto duran los diseños industriales? En términos generales, los diseños registrados duran cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Ahora bien, el titular del derecho podrá hacer que se renueve el plazo de protección por uno o varios períodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 17

No obstante lo anterior, existe una excepción a lo dicho. Así, los diseños comunitarios no registrados (los únicos permitidos por la vigente regulación en materia de diseños), otorgan un plazo de protección de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad. Cuándo nacen los diseños industriales, cuál es su procedimiento de concesión y ante quién se solicitan? En general, los derechos que otorgan los diseños industriales nacen cuando los mismos son registrados en sus oficinas correspondientes; es decir, una vez que el diseño industrial se haya registrado en la Oficina de su respectivo país (en el caso de los diseños españoles, en la Oficina Española de Patentes y Marcas), que el diseño comunitario se haya registrado en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y el diseño internacional se haya registrado en la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Sin embargo, la regulación comunitaria permite la protección de los diseños comunitarios no registrados, si bien el plazo y protección del mismo se encuentra condicionado a ciertas especialidades (ver epígrafe Cuánto duran los diseños industriales y Cuáles son los derechos y límites de los diseños industriales ). Por lo que se refiere a los procedimientos de concesión, solo decir que cada una de las oficinas a las que se ha hecho referencia con anterioridad tiene establecido un procedimiento propio, si bien es cierto que presentan ciertos puntos en común como la obligación de presentar una solicitud que contenga ciertos requisitos de carácter formal, que los mismos se conceden nada más publicarse o la posibilidad de que terceros puedan interponer oposiciones y/o acciones de nulidad tras la publicación del registro y dependiendo del caso concreto. Para obtener mayor información acerca de los concretos procedimientos de concesión de un diseño nacional español, un diseño comunitario o un diseño internacional, pueden consultarse los siguientes enlaces, respectivamente: http://www.oepm.es http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/rcd/regprocess/re gprocess.es.do 18

http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.jsp y http://www.wipo.int/designs/en/about_id.html#how_exte nsive O contactar en los siguientes números de teléfono: Oficina Española de Patentes y Marcas: 902 157 530. Oficina de Armonización del Mercado Interior: +34 96 513 91 00. Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual: +41 22 338 9111. En cualquier caso, debe tenerse en consideración que, una vez registrado, el diseño nacional únicamente otorgará a su titular una protección territorial que abarca al Estado concreto para el que ha sido solicitado. En este sentido, el sistema del diseño comunitario se caracteriza por: permitir registrar un solo diseño industrial en todo el territorio comunitario, mediante una sola solicitud y un único procedimiento tramitado por una única oficina, y crear un diseño industrial cuyos efectos se extienden a todo el territorio comunitario (principio de unidad). Finalmente y por lo que se refiere los denominados diseños internacionales, debe subrayarse que los mismos no actúan como los diseños comunitarios; es decir, en los diseños internacionales no rige el principio de unidad. Lo que ofrece el sistema de diseños internacionales es la posibilidad de solicitar una protección en varios países mediante una solicitud única. Ahora bien, dicha solicitud y posterior registro tendrán los mismos efectos que la solicitud y registro de un diseño nacional efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante. Cuáles son los derechos y límites de los diseños industriales? El diseño nacional únicamente otorgará a su titular una protección territorial que abarca al Estado concreto para el que ha sido solicitado. En este sentido, el sistema del diseño comunitario se caracteriza por: 19

permitir registrar un solo diseño industrial en todo el territorio comunitario, mediante una sola solicitud y un único procedimiento tramitado por una única oficina, y crear un diseño industrial cuyos efectos se extienden a todo el territorio comunitario (principio de unidad). Finalmente y por lo que se refiere los denominados diseños internaciones, debe subrayarse que los mismos no actúan como los diseños comunitarios; es decir, en los diseños internacionales no rige el principio de unidad. Lo que ofrece el sistema de diseños internacionales es la posibilidad de solicitar una protección en varios países mediante una solicitud única. Ahora bien, dicha solicitud y posterior registro tendrán los mismos efectos que la solicitud y registro de un diseño nacional efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante. Una vez asentado el ámbito de protección territorial que se confiere a cada tipo de diseño, a continuación se describirá de manera general los derechos, obligaciones y límites que los caracterizan. Básicamente, el registro de los diseños con efectos en España (estos son, los españoles, los comunitarios y los internacionales con efectos en España) otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente. Dicho sea con otras palabras: el propietario de un diseño industrial tiene el derecho de su uso exclusivo (vertiente positiva), entendiendo por uso la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados. Pero, además, tiene un derecho excluyente (vertiente negativa), lo que no es otra cosa que la facultad de prohibir a terceros que, sin su autorización, usen el diseño industrial del que es titular. Sin embargo, esta vertiente negativa se encuentra limitada por el alcance de la protección otorgado por el diseño industrial en cuestión. Es decir, el titular de un diseño industrial podrá prohibir que se use su diseño mientras no otorgue su autorización, pero también podrá prohibir el uso de diseños que no produzcan en el usuario informado una impresión general diferente al suyo. Únicamente con respecto a los diseños comunitarios no registrados existe una excepción al anterior alcance de la protección, una excepción que supone que el 20

ámbito de protección de este tipo de diseños se extienda únicamente a impedir los actos mencionados si existe copia. Ahora bien, los derechos conferidos por los diseños no son absolutos, ya que el vigente ordenamiento establece ciertos límites respecto de su vertiente negativa. En esta línea, es posible que el límite más característico y el que llame más la atención sea el conocido como agotamiento comunitario del derecho o derecho a la primera comercialización, figura cuya explicación se contiene en el epígrafe Qué se entiende por importación paralela. Sin embargo existen otros límites a los derechos del diseño, citando a estos efectos y sin ánimo de ser exhaustivos los que siguen: El poder de prohibición no puede extenderse a los actos realizados en el ámbito privado y sin fin concurrencial. El poder de prohibición no puede extenderse a los actos experimentales. El poder de prohibición no puede extenderse a los derechos de preuso de terceros. El poder de prohibición no puede extenderse a los actos de reproducción realizados con fines de cita o docentes en ciertas circunstancias. El titular de un diseño no podrá invocarlo para defenderse de acusaciones de infracciones de otros diseños anteriores al suyo. La explotación de un diseño no podrá ser realizada de forma contraria a la Ley, moral, orden público o salud pública. El uso del diseño por los poderes públicos en determinados casos. Etc. Qué puede hacerse con los diseños industriales? El presente epígrafe se encuentra íntimamente relacionado con el anterior, relativo a Cuáles son los derecho y, límites de los diseños. Ahora bien, con independencia de que los diseños otorguen a su titular un derecho exclusivo y excluyente y de que la finalidad principal de los mismos sea la protección de las apariencias o formas externas, los diseños también pueden ser objeto del derecho de propiedad. 21

Es decir, los diseños industriales pueden ser licenciados, transmitidos, ser objetos de opciones de compra, de embargos, de una hipoteca mobiliaria, constituir una comunidad de bienes, etc. Para cada una de las anteriores posibilidades se establecen una serie de requisitos y procedimientos diferentes. Sin embargo y en términos generales, la vigente legislación establece que tales derechos deben ser inscritos en los respectivos registros de las oficinas (Oficina Española de Patentes y Marcas, Oficina de Armonización del Mercado Interior u Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual) para que los mismos puedan ser oponibles frente a terceros de buena fe. Qué se entiende por importación paralela? Antes de definir lo que es una importación paralela, se ha de hacer una referencia al denominado agotamiento del derecho del diseño o de primera comercialización, concepto íntimamente relacionado con el de importación paralela. En efecto, una vez que el titular de un diseño ha puesto en el comercio, dentro del mercado, un determinado un producto que incorpore un diseño, éste ya no podrá posteriormente impedir la circulación de ese objeto dentro de ese mismo mercado. Pues bien, la importación paralela se produce cuando el titular no ha puesto en el mercado (concretamente en el Espacio Económico Europeo) el producto original en el figura el diseño importado y comercializado por un tercero; es decir, cuando el agotamiento del derecho al que se hacía referencia no se ha producido. La consecuencia de las importaciones paralelas es que, si la legislación del Estado concreto lo permite (como es la de España), el titular tendrá el derecho de impedir la importación del dicho bien que incorpore un diseño comprendido en el ámbito de protección de aquél. En este sentido, para que se considere que un tercero ha cometido un acto de infracción de derechos de propiedad industrial a través de las denominadas importaciones paralelas han de concurrir dos requisitos: Que se trate de un producto original. 22

Que el producto no haya sido introducido en el Espacio Económico Europeo por el titular o no se cuente con su consentimiento Cómo se defienden los diseños industriales, cuáles son las acciones que se pueden ejercer? Por lo que a este epígrafe se refiere, debe recordarse que el titular de un diseño industrial podrá prohibir que se use su diseño mientras no otorgue su autorización, pero también podrá prohibir el uso de diseños que no produzcan en el usuario informado una impresión general diferente al suyo. Únicamente con respecto a los diseños comunitarios no registrados existe una excepción al anterior alcance de la protección, una excepción que supone que el ámbito de protección de este tipo de diseños se extienda únicamente a impedir los actos mencionados si existe copia. Pues bien, el titular un diseño puede ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones penales o civiles que correspondan contra quienes lesionan su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. En efecto, el vigente código penal español prevé una serie de disposiciones específicas por las que tipifica como delito ciertas actuaciones contra los diseños. En este sentido, debe destacarse que los delitos contra los diseños son en la actualidad perseguibles de oficio, por lo que ya o sería necesaria la presentación de denuncia o querella por el titular del diseño infringido. Por otro lado y tal y como se ha anticipado, el titular de un diseño se encuentra también facultado para ejercitar las acciones civiles que considere oportunas en defensa de sus intereses, acciones civiles entre las que se encuentran la acción de cesación de los actos que violen su derecho, la acción de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, la acción de remoción o la reclamación de que se publique la sentencia a costa del infractor. Por lo que se refiere a los procedimientos civiles por infracción de diseños, debe destacarse, además, que en tales procedimientos son de perfecta aplicación las previsiones relativas a la solicitud de medidas cautelares y diligencias preliminares, como en todo procedimiento civil. De hecho, los derechos de propiedad industrial 23

gozan de previsiones específicas en esta línea, siendo de especial mención la posibilidad de iniciar lo que se ha terminado por denominar diligencias de comprobación de hechos. A mayor abundamiento, el ordenamiento comunitario ha establecido un procedimiento especial para la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual a nivel aduanero. Así, cuando un titular de derechos de propiedad intelectual y/o industrial lo solicita, las diferentes aduanas, bien a nivel nacional, bien a nivel comunitario dependiendo de la solicitud realizada por el citado titular, paralizarán las mercancías sospechosas de infringir tales derechos e iniciarán un procedimiento específico. Nótese que hasta el momento únicamente se han señalado las acciones que el titular puede ejercitar ante un supuesto de infracción de diseño. Sin embargo, debe destacarse que también existen una serie de medidas por las que un titular de un diseño defendería sus derechos mediante el ataque directo a la solicitud o registro de un diseño por un tercero. De este manera y dependiendo de a qué tipo de diseño se desee atacar (diseño nacional español, diseño comunitario o diseño internacional con efectos en España), el titular de un diseño anterior podrá interponer una oposición y/o una acción de nulidad basada en alguno de los motivos y siguiendo los procedimientos que se encuentran legalmente establecidos. PATENTES Qué es una patente y qué persigue el sistema de patentes? Título concedido al autor de una invención por el que se le otorga un derecho exclusivo y excluyente sobre la misma, durante un período determinado, y en el territorio para el que ha sido solicitada. El sistema de patentes tiene como objetivo fomentar el desarrollo tecnológico y la divulgación de la nueva tecnología, siendo la mejor fuente de información tecnológica y de promoción de la investigación científica. Nótese que la legislación vigente establece leyes diferentes para las patentes, las obtenciones vegetales y las topografías de productos semiconductores. En este sentido, el presente apartado se refiere únicamente a las patentes comunes no entrando, por lo tanto, en las obtenciones de variedades vegetales (agrupación de 24

plantas de un único taxón del menor rango posible, caracterizada por ser distinta, estable y homogénea) y en las topografías de productos semiconductores (esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones). Qué tipos de patente existen? Generalmente, las patentes se suelen clasificar atendiendo a los siguientes criterios: a) Por su extensión territorial - Patentes nacionales: las que sólo han sido solicitadas y registradas para un determinado país. - Patentes europeas: cuyo ámbito de protección se extiende para todos o algunos de los Estados firmantes del Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre la concesión de las patentes europeas. - Las patentes PCT: aquéllas en los que en su solicitud y registro se incluyeron diferentes uno o varios de los Estados firmantes del Tratado de Cooperación de patentes (PCT) hecho en Washington el 19 de junio de 1970, posteriormente enmendado y modificado. b) Por el objeto de sobre el que recae: - De productos: las patentes que reivindican como objeto de protección una cosa determinada (ej: la fregona). - De procedimiento: invenciones que reivindican el procedimiento para la obtención de un resultado (ej: procedimiento para la producción de benzazonina). c) Por su carácter: - Patentes independientes o principales: aquéllas que no dependen de ninguna otra invención anterior. - Patentes dependientes: las que protegen una invención que no puede ser explotada sin utilizar otra invención protegida por una patente anterior y que pertenece a un titular distinto. 25

- Adiciones a las patentes: invenciones solicitadas por los titulares de patentes previas con el objetivo de desarrollarla y perfeccionarla. Su mayor característica es que el plazo de protección que les otorga el ordenamiento es el plazo de protección que le queda a la principal. d) Otras posibles patentes: - Patentes divisionarias: de acuerdo con el ordenamiento vigente, las patentes no pueden comprender a más de una sola invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general (unidad de invención). Pues bien, las patentes divisionarias son las que resultan de dividir en dos o más solicitudes de patente una primera original compleja. - Patentes secretas: patentes cuya tramitación se ha realizado en secreto. - Patentes laborales: patentes cuyos inventores pertenecen a una determinada empresa por relación laboral u otra análoga. Dependiendo de las circunstancias que rodeen a la invención tales patentes se pueden subdividir, a su vez, en invenciones de encargo, de servicios o mixtas y libres. Los derechos de explotación y de carácter patrimonial que otorgan podrán ser titularidad del trabajador o del empresario dependiendo del tipo específico de invención laboral que se trate, así como las posibles compensaciones económicas a dicho trabajador. Qué se puede o no patentar? Las patentes integran invenciones que sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Ahora bien, ello no quiere decir que toda invención en la que concurran estos tres requisitos pueda ser objeto de patente o que cualquier acto creativo deba ser considerado como invención. Así, la vigente legislación establece que no se considerarán invenciones, entre otras, las teorías científicas y los métodos matemáticos, las obras puramente objeto de propiedad intelectual (como las artísticas o literarias), las formas de presentar 26