Nº de Recurso: 307/2006. ROJ: STS 2439/2010 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Magistrado Ponente: Jose Ramon Ferrandiz Gabriel SENTENCIA En la villa de Madrid, a seis de mayo de dos mil diez. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por don Pedro Antonio, representado por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Fernández de Castro, contra la Sentencia dictada el día cinco de octubre de dos mil cinco, por la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Sesenta y cuatro de los de Madrid. Es parte recurrida Mustang Bekleidungswerke Gmbh, representada por la Procurador de los Tribunales doña Almudena González García. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Por medio de escrito presentado ante el Juzgado Decano de Madrid, el veintiséis de enero de dos mil, el Procurador de los Tribunales don José Manuel Fernández Castro, en representación de don Pedro Antonio interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía contra Mustang Berkleidungsewerke GmbH. En tal escrito, la representación procesal de don Pedro Antonio alegó, en síntesis, que dicho señor era titular, entre otras, de la marca española número 867.718 - formada por las palabras " Calzado Mustang ", en torno a un circulo, con un caballo -, la cual había solicitado el diecinueve de enero de mil novecientos setenta y ocho y le había sido concedida el cinco de abril de mil novecientos setenta y nueve, para distinguir botas, zapatos y zapatillas. Que, con posterioridad a la fecha de prioridad de la marca referida, la sociedad demandada había solicitado la protección en España de las marcas internacionales siguientes: la número 590.588 - denominativa, formada por la palabra " Mustang ", con la M y la G en negrita -, concedida el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco; la número 602.643 - mixta, formada por la palabra " Mustang ", con la M y la G en negrita, debajo de un caballo al galope, separados por una raya -, concedida el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco; la número 596.458 - denominativa, formada por las palabras " Mustang Premium Authentic " -, concedida el dos de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; y la número 625.624 - gráfica, formada por un caballo al galope -, concedida el uno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Que todas las referidas marcas eran confundibles con la prioritaria suya. Con esos antecedentes invocó los artículos 48, 12, 13 y 14 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, e interesó en el suplico de la demanda una sentencia que " declare la nulidad parcial de la extensión de la inscripción y registro en España de las marcas internacionales números 590.588, 602.643, 366.706 y 625.624, propiedad de la mercantil demandada, nulidad parcial referida a la protección para los productos de la clase 25 concretados en botas, zapatos y zapatilla, concedidas en las fechas indicadas en el cuerpo del escrito y por las razones argumentadas en la presente demanda, declarando en consecuencia la prioridad registral de la marca de mi representado, Sr. Pedro Antonio, marca nacional número 867.718 para identificar botas, zapatos y zapatillas con el vocablo Mustang, con todas las consecuencias legales y expresa imposición de costas a la parte demandada ". SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Sesenta y cuatro de Madrid, que la admitió a trámite, por providencia de treinta y uno de octubre de dos mil, conforme a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 sobre el juicio de menor cuantía. 1
La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña Almudena González García, que, en tal representación, contestó la demanda, alegando, en síntesis, que era la compañía matriz del grupo Mustang y una de las mayores productoras de ropa vaquera en Europa. Que utilizaba su denominación desde que se constituyó en el año mil novecientos setenta y cinco. Que era titular de numerosas marcas, en concreto, de la marca internacional, protegida en España, número 213.598 - denominativa, formada por la palabra " Mustang " -, concedida el diez de abril de mil novecientos sesenta y uno para "prendas de vestir fabricadas con cuero". Que también era titular del nombre comercial de la misma composición, no registrado ni usado en España, pero merecedor de protección. Y, por medio de reconvención, alegó que el demandante había realizado actos de competencia desleal, tipificados en el artículo 5 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, al impedirle en la feria del calzado celebrada en Madrid en marzo de dos mil uno, por medio de una denuncia y con intervención de la policía, que usara sus marcas registradas. Que usaba su nombre comercial " Mustang " desde el año mil novecientos setenta y cinco, antes de que el demandante hubiera solicitado el registro de la marca 867.718. Que dicho signo era susceptible de ser protegido en España conforme al artículo 8 del Convenio de la Unión de París. En el suplico del referido escrito, interesó la demandada una sentencia que "...1º. En relación con la demanda interpuesta por don Pedro Antonio, acuerde su desestimación íntegra y la absolución de esta parte con respecto a todos los pedimentos contenidos en la misma, con expresa imposición de las costas al actor. 2º. En relación con la demanda reconvenciónal formulada y con estimación de la misma: A) Declare: a) Que la compañía Mustang Bekleidungswerke Gmb +Co. ostenta frente a don Pedro Antonio un derecho prioritario en España sobre el distintivo Mustang.- b) Como consecuencia del pronunciamiento anterior, declare la nulidad de la marca núm. 867.718 Calzados Mustang (mixta), ordenando la cancelación de su inscripción registral mediante la remisión del correspondiente oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.- c) Que don Pedro Antonio está realizando actos de competencia desleal contrarios a la buena fe al impedir a la compañía Mustang Bekleidungswerke Gmb +Co. la libre comercialización de productos con la marca Mustang en España.- B) Condene a don Pedro Antonio: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.- b) A cesar con carácter inmediato en los actos de competencia desleal, absteniéndose de reiterarlos en el futuro.- c) A indemnizar a la reconviniente por los daños y perjuicios causados por su conducta desleal, con arreglo a las bases que se fijen en sentencia para su liquidación y por el importe que se determine en ejecución de sentencia.- Todo ello con expresa imposición de las costas al actor reconvenido". De la reconvención se dio traslado al demandante que la contestó interesando "...que, conforme a las alegaciones esgrimidas en el presente escrito y tras los trámites legales, se dicte sentencia en su día por la que se desestime íntegramente la demanda reconvencional, con expresa imposición de costas, y estime todos y cada uno de los pedimentos solicitados en nuestra demanda inicial, también con expresa imposición de costas a la parte contraria". TERCERO. Celebrada la comparecencia preceptiva, abierta la fase de prueba y practicada la que había sido propuesta y admitida, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia con fecha doce de febrero de dos mil cuatro, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que desestimando la demanda formulada por el Procurador don José Manuel Fernández Castro, en nombre y representación de don Pedro Antonio, contra la Sociedad Mustang Bekleidungswerke Gmbh, debo absolver y absuelvo a dicha demandada de las pretensiones en su contra deducidas, con expresa imposición al demandante de las costas causadas por su demanda y desestimando igualmente la reconvención formulada por doña Almudena González García, en nombre y representación de la indicada demandada reconviniente de las costas causadas por reconvención ". CUARTO. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Sesenta y cuatro de Madrid fue recurrida en apelación por el demandante. Las actuaciones se elevaron a la Audiencia 2
Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Decimoctava, que tramitó el recurso y dictó sentencia el cinco de octubre de dos mil cinco, con la siguiente parte dispositiva: "Fallamos. Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por don Pedro Antonio así como el recurso de impugnación interpuesto por Mustang Bekleidungswerke Gmbh + Co contra la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil cuatro dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Sesenta y cuatro de Madrid en el Juicio de Menor Cuantía número 48/2.000. Debemos confirmar y confirmamos la misma, haciendo expresa imposición de las costas producidas en esta alzada a ambas partes ". QUINTO. La representación procesal de don Pedro Antonio interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid del cinco de octubre de dos mil cinco. Elevadas las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, ésta, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil ocho, decidió " 1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Pedro Antonio, contra la sentencia dictada, en fecha cinco de octubre de dos mil cinco, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Dieciocho), en el rollo número 246/2.005 dimanante de los autos de juicio de menor cuantía número 48/2.000, del Juzgado de Primera Instancia número Sesenta y cuatro de Madrid. 2º) Y entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría. ". SEXTO. El recurso de casación de don Pedro Antonio se compone de cinco motivos, en los que, con apoyo en el artículo 477, apartados 2, ordinal 3º, y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el recurrente denuncia: PRIMERO. La infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1.883, revisado por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1.967 y de la jurisprudencia que lo interpreta. SEGUNDO. La infracción de los artículos 48, 12, 13 y 14 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas. TERCERO. La infracción de los artículos 73 y 74 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, en relación con el artículo 5 del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1.891, revisado por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1.967. CUARTO. La infracción del artículo 3.2 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas. QUINTO. La infracción del artículo 4 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas. SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto la Procurador de los Tribunales doña Almudena González García, en nombre y representación de Mustang Bekleidungswerke Gmbh, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo. OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día veintiuno de abril de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Con apoyo en los artículos 48 y 49 de la derogada, pero aplicable, Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, ejercitó don Pedro Antonio, en la afirmada condición de titular de la marca española número 867.718 - que le había sido concedida, el cinco de abril de mil novecientos setenta y nueve, para distinguir botas, zapatos y zapatillas, de configuración mixta, formada por las palabras " Calzados " y " Mustang ", colocadas aquella en la parte superior y 3
ésta en la inferior de un círculo, dentro del cual aparece un caballo, cuya cabeza sobresale de las líneas de aquel -, la acción de nulidad, sólo respecto de los citados productos, de los posteriores reconocimientos de protección en España - conforme al artículo 73 de la citada Ley - como marcas internacionales, atribuidos a las de la demandada, Mustang Berkleidungsewerke GmbH, números 590.588, 602.643, 596.458 y 625.624. La prohibición que el demandante señaló había sido desconocida por la Oficina Española de Patentes y Marcas al reconocer a las mencionadas marcas aquella protección fue la que tipificaba la letra a) del apartado 1 del artículo 12 de la Ley 32/1.988, en relación con el artículo 74 de la misma y con el 5 del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1.891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1.967 y ratificado por Instrumento de 6 de febrero de 1.979. Sin embargo, la nitidez inicial de ese planteamiento se oscureció, no ya por la reconvención de Mustang Berkleidungsewerke GmbH, desestimada en las dos instancias - en la segunda con un pronunciamiento que no ha sido objeto de casación -, sino por los argumentos en que basó su defensa dicha sociedad demandada, en parte acogidos en las sentencias del Juzgado de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial. La acción de nulidad ejercitada en la demanda fue desestimada en la primera instancia (1º) por haber probado la demandada que era titular de otra marca, no mencionada por el demandante y anterior a la concesión de aquella en defensa de cuya fuerza diferenciadora había el mismo accionado, así como de un nombre comercial no registrado ni usado en España - una y otro integrados por el denominativo " Mustang " -; y (2º) por haber considerado el órgano judicial que, entre las marcas confundibles, no existía el riesgo de confusión que trataba de evitar el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/1.988. En la segunda instancia se mantuvo el pronunciamiento desestimatorio de la acción de nulidad, pero no por no generar riesgo de confusión la coexistencia de las marcas de la demandada números 590.588, 602.643, 596.458 y 625.624 y la número 867.718 del demandante, sino por estar registrada la antes referida marca número 213.598 - esto es, la invocada en el escrito de contestación por Mustang Berkleidungsewerke Gmbh para proteger las que habían sido atacadas en la demanda - con anterioridad a la del actor. En el fundamento de derecho de la sentencia recurrida se lee: " Se combate también en vía de recurso la interpretación que el Juez de instancia realiza en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida respecto a la inexistencia de identidad entre ambas marcas " (propiamente, entre la del demandante y las de la demandada cuya nulidad aquel había pretendido). Y, seguidamente, que " este razonamiento se realiza a mayor abundamiento de lo expuesto anteriormente, por lo que no es la causa y fundamento de la desestimación de la pretensión actora ". Concluyó el Tribunal de apelación que "por ello no puede ser objeto de análisis en vía de este recurso de apelación cuando se ha mantenido en su integridad la fundamentación jurídica anterior de desestimación de la pretensión de la demanda, por estar registrada a nivel internacional la marca de la demandada con anterioridad a la marca de la actora ". Por tanto, la argumentación en que se basa la desestimación del recurso de apelación no fue que la coexistencia de las marcas internacionales números 590.588, 602.643, 596.458 y 625.624 de Mustang Berkleidungsewerke GmbH, y la número 867.718 de don Pedro Antonio, generase riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos con ellas identificados - lo que el Juzgado de Primera Instancia había declarado, según se expresa, a mayor abundamiento -, sino estar reconocida en España la marca internacional número 213.598 de la sociedad demandada con anterioridad a la concesión del registro de la repetida marca del demandante. Esa argumentación será o no correcta, pero es la que dio soporte al fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial. SEGUNDO. En el primero de los motivos del recurso de casación denuncia don Pedro Antonio la infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1.883, revisado por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1.967 - a cuyo tenor el nombre comercial 4
será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio -. Pone en relación dicha norma con los artículos 76 y 77 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas. Alega el recurrente que utiliza, desde el año mil novecientos sesenta, el denominativo " Mustang " como nombre comercial y que, por ello, merece la protección que el referido artículo 8 del Convenio le reconoce. El motivo se desestima. En primer lugar, porque en él se plantea una cuestión que nada tiene que ver con la que lo fue en el escrito de demanda - a saber, si la protección reconocida a las marcas internacionales de la sociedad demandada que en aquel escrito fueron mencionadas y a la marca nacional número 867.718, titularidad del actor, genera o no riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos identificados con ellas -. Se trata, al fin, de una cuestión nueva, en el sentido de no alegada en el momento procesal oportuno, que ha de quedar fuera del ámbito de este recurso - sentencias de 23 de abril, 17 de junio y 13 de julio de 2.009 y las que en ellas se indican -. Además y en todo caso, el Tribunal de apelación declaró - en el fundamento de derecho primero de su sentencia - que no se ha probado en el proceso la utilización por el recurrente del término " Mustang " con anterioridad a la fecha en la que le fue concedido el registro de la marca número 867.718. TERCERO. En el segundo motivo del recurso, don Pedro Antonio señala como infringidos los artículos 48, 12, apartado 1, letras a) y b), 13 y 14, todos de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas. Alega que la protección reconocida a las marcas internacionales de la demandada números 590.588, 602.643, 596.458 y 625.624 era incompatible con sus derechos, tanto sobre el nombre comercial - al que hicimos mención -, como sobre la marca número 867.718, a consecuencia de concurrir la prohibición de registro prevista en el artículo 12, apartado 1, letras a) y b), de aquella Ley. El motivo se desestima. En efecto, en la parte del mismo que se refiere a la incompatibilidad de las marcas internacionales de Mustang Berkleidungsewerke GmbH con el nombre comercial a que dice tener derecho don Pedro Antonio - por lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, letra b), de aquella Ley -, la desestimación deriva de tratarse de una cuestión nueva, como se expuso antes. Y en la parte del motivo referida a la incompatibilidad de la marca del demandante - la número 867.718 - con las internacionales de la demandada, la desestimación ha de ser consecuencia de que - como quedó explicado - el recurso de apelación interpuesto en su día por don Pedro Antonio contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia hubiera sido desestimado, no en aplicación del artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/1.988, sino por otro argumento distinto: a saber " por estar registrada a nivel internacional la marca de la demandada " (la número 213.598) "con anterioridad a la marca de la actora ". Como consecuencia de ello, de ser estimado el motivo en esta segunda parte, el fallo de la sentencia recurrida seguiría siendo el mismo, al tener su apoyo en una argumentación que no ha sido atacada. A ello hemos de añadir, para dar respuesta a las cuestiones planteadas por el recurrente en este mismo motivo, que la notoriedad de su marca número 867.718 no se ha declarado probada y que la referencia que hace al artículo 14 de la repetida Ley 32/1.988 carece de toda justificación, a la vista de los hechos considerados probados en la instancia. 5
Finalmente, contiene el motivo una referencia a la " ratio " de la decisión recurrida - aunque no guarda relación con los preceptos que se han señalado como infringidos -. Alega, en efecto, el recurrente que la marca número 213.598 - de que es titular, como tantas veces se ha indicado, Mustang Berkleidungsewerke GmbH y en cuya prioridad se basó la sentencia de segunda instancia para confirmar la decisión desestimatoria de la acción de nulidad pronunciada en la primera - ha caducado por falta de uso. Sin embargo, tampoco en este limitado aspecto podemos estimar el motivo, pues - como puso de manifiesto la Audiencia Provincial en el fundamento de derecho primero de su sentencia - la resolución judicial que había declarado la caducidad no ha ganado firmeza. Lo que tiene una significación determinante, por lo dispuesto en el artículo 55, apartado 2, de la Ley 32/1.988. CUARTO. En el motivo tercero denuncia el demandante la infracción de los artículos 73 y 74 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, en relación con el artículo 5 del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1.891, revisado por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1.967. Alega que, al no haber estimado su acción de nulidad de la extensión a España de los efectos de las marcas internacionales de la sociedad demandada, la Audiencia Provincial había infringido aquellas normas. El motivo se desestima, dado que el fracaso de la acción de nulidad nada tiene que ver con los preceptos indicados por el recurrente. En efecto, lo que ha declarado el Tribunal de apelación es que no hay razón para que la Oficina Española de Patentes y Marcas hubiera denegado la protección como internacionales de las marcas de la demandada - por la argumentación que se expuso al principio, que no ha sido atacada -. QUINTO. En los motivos cuarto y quinto de su recurso don Pedro Antonio denuncia la infracción de los artículos 3, apartado 2, y 4 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre. Afirma que procedía declarar, respectivamente, la nulidad de las marcas de Mustang Berkleidungsewerke GmbH y la caducidad por falta de uso de la marca número 213.598 de la misma, con apoyo en aquellas normas. Plantea el recurrente una cuestión nueva, que, por lo mismo, no puede ser admitida. Ambos motivos se desestiman. SEXTO. Las costas del recurso de casación que desestimamos quedan a cargo del recurrente, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución. FALLAMOS Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Pedro Antonio, contra la Sentencia dictada con fecha el cinco de octubre de dos mil cinco, por la Sección por la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, con imposición de las costas al recurrente. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Rios.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el 6
trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico. Esta información tiene carácter de no auténtico y gratuito. 7