Fallo de aceptación parcial a registro : MACARENA VICUÑA FERNANDEZ-CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO GRANA 179/755

Transcripción

1 A Fallo de aceptación parcial a registro Solic itud [Nro Interno: ] Hoja 1 de : MACARENA VICUÑA FERNANDEZ-CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO GRANA FALLON Santiago, diecisiete de agosto de /755 VISTOS: l. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD. TIPO 1 NRO. SOLICITUD FECHA DE SOLICITUD MARCA (Mixta) Marca de P&S /1 0/201 5 GRANA Wl GRANA CLASE 29 COBERTURA CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; CON EXCLUSIÓN DE QUESOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. SOLICITANTE ABOGADO PATROCINANTE MACARENA VICUÑA FERNANDEZ PABLO RUIZ-TAGLE VIAL 2. ANTECEDENTES DE LA(S) OPOSICION(ES). OPONENTE ABOGADO PATROCINANTE CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO ANDRES MELOSSI JIMENEZ CAUSAL INVOCADA El actor fundamenta su demanda en los artículos 19 y 20 letras h) inciso 1 y j) de la Ley , por presentar semejanza con la marca GRANA PADANO, denominativa, de la cual es titular según registro N l , que distingue queso duro hecho de pasta cocida; es madurado lentamente, manufacturado a través

2 [Nro Interno: ] Hoja 2 de 5 del año y usado completo o rallado; es producido de leche de vaca cruda y parcialmente desgrasada, ordeñada dos veces al día, cuya dieta básica consiste de forraje fresco o disecado; la leche usada puede provenir de una ordeña o de dos ordeñas mezcladas juntas. El queso es cilíndrico en forma, un poco convexo o casi recto y con caras planas formando un borde levemente levantado. Tiene un diámetro de 35 a 45 cms y la base es de 18 a 25 cms de alto, el cual puede variar de acuerdo con condiciones de producción técnica. Peso de 20 a 40 kg; cascara dura y suave, 4-8 mm de grosor. la pasta es dura, con una fina estructurada graneada, hojaldrado del centro hacia fuera con ojos apenas visibles. el contenido mínimo de grasa en la materia seca es de 32%. el color de la corteza es un natural amarillo dorado y la pasta es blanca o color paja. La pasta tiene un aroma fragante y delicado gusto. zona geográfica comprende las provincias de Italia: Alessandria, Asti, biella, ctmeo, novara, turin, verbania, vercelli, bergamo, brescia, como, cremona, lecco, lodi, montova a la izquierda del po, milan, monza, pavia, sondrio, varese, trento, padova, rovigo, treviso, venecia, verona, vicenza, bolonia a la derecha del reno, ferrara, forli, cesena, piacenza, ravenna y rimmini, asi como tambien las siguientes municipalidades de la provincia de bolzano: anterivo, laurengo, proves, senale-s, felice y trodena, clase 29. Argumenta que dado que las marcas presentan cuasi identidad y que distinguen productos de la misma clase, no podrían coexistir sin causar error o engaño entre el público consumidor. Añade que su marca, además corresponde a una Denominación de Origen protegida por Chile, y que identifica principalmente queso, producto lácteo por excelencia existiendo en consecuencia relación directa con los productos solicitados por la marca de autos; vinculación que pem1ite asumir con certeza que los consumidores lógicamente pensarán que todos los productos pretendidos por la solicitud han sido producidos y certificados por él, cuyo prestigio estriba de ser el queso con Denominación de Origen más conocido de Italia. Añade que, la posibilidad cierta de confusión debe ser prevenida por el Instituto, procediendo al rechazo de la marca en favor de los consumidores y de su legítimo dueño 3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO. Con fecha 22 de abril de 2016, este Instituto notificó al solicitante que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley No , dada la existencia previa de las marcas: AGRANA, mixta, registro N , que distingue entre otros productos, frutas y vegetales preservados y cocidos y preparaciones de ellos para la industria alimenticia, mermeladas y compotas, clase 29. GRANA PADANO, denominativa, registro N ll62811, que distingue queso duro hecho de pasta cocida; es madurado lentan1ente, manufacturado a través del año y usado completo o rallado; es producido de leche de vaca cruda y parcialmente desgrasada, ordeñada dos veces al día, cuya dieta básica consiste de forraje fresco o disecado; la leche usada puede provenir de una ordeña o de dos ordeñas mezcladas juntas. El queso es cilíndrico en forma, un poco convexo o casi recto y con caras planas formando un borde levemente levantado. Tiene un diámetro de 35 a 45 cms y la base es de 18 a 25 cms de alto, el cual puede variar de acuerdo con condiciones de producción técnica. Peso de 20 a 40 kg; cascara dura y suave, 4-8 mm de grosor. la pasta es dura, con una fina estructurada graneada, hojaldrado del centro hacia fuera con ojos apenas visibles. el contenido mínimo de grasa en la materia seca es de 32%. el color de la corteza es un natural amarillo dorado y la pasta es blanca o color paja. La pasta tiene un aroma fragante y delicado gusto. zona geográfica comprende las provincias de Italia: Alessandria, Asti, biella, cuneo, novara, turin, verbania, vercelli, bergamo, brescia, como, cremona, lecco, lodi, montova a la izquierda del po, milan, monza, pavia, sondrio, varese, trento, padova, rovigo, treviso, venecia, verona, vicenza, bolonia a la derecha del reno, ferrara, forli, cesena, piacenza, ravenna y rimmini, asi como tambien las siguientes municipalidades de la provincia de bolzano: anterivo, laurengo, proves, senale-s, felice y trodena, clase 29. Adicionalmente, se señala que la marca pedida incurriría en la causal de irregistrabilidad contemplada en los artículos 19 y 20 letra j) de la Ley , por cuanto la marca solicitada

3 [Nro Interno: ] Hoja 3 de 5 presenta semejanzas determinantes con el signo GRANA PADANO que corresponde a una denominación de origen, legalmente protegida en Chile en relación con el objeto que ellas amparan, induciendo a error o confusión en el público consumidor respecto de la procedencia o atributos del producto que se pretende distinguir. A continuación se inserta etiqueta de la marca mixta invocada con anterioridad: R A 4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO. El demandado contestó la demanda de autos y la observación de fondo, solicitando su correspondiente rechazo y reconsideración. Respecto de ambas señala que la marca solicitada en autos es del todo distintiva y puede coexistir pacíficamente con los signos que sirven de base para la observación de fondo y oposición, puesto que tiene diferencias gráficas y fonéticas con las marcas invocadas y el público consumidor identificará claramente los productos GRANA con el solicitante. Señala que con el nombre GRANA se conoce a un producto elaborado a base de cereales y semillas, siendo un ténnino evocativo de tales productos. Indica que ya es titular de dicha marca para distinguir productos de la clase 30, en virtud de los registros N l y N lll9064. Indica que las propias marcas que sirven de base tanto para la observación de fondo como para la oposición coexisten en el mercado, siendo que ambas comparten elementos en común, por lo que es del todo lógico que ambas puedan coexistir con la marca pedida. Continúa señalando que, la marca GRANO PADANO es una denominación de origen que sólo protege quesos y ningún otro producto lácteo de la clase 29. En este contexto indica que ha limitado expresamente la cobertura de la solicitud excluyendo los quesos, por lo que el público consumidor no se verá expuesto a error o confusión respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos pedidos, ya que los quesos no se solicitan y no son de interés para ser producidos e identificados con la marca pedida. S. DE LA PRUEBA RENDIDA. Estimándose que no existen hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, no se recibió a prueba esta causa. Sin perjuicio de ello, la parte demandada acompañó con citación, entre otros, los siguientes documentos consistentes en: a) Copia simple de información obtenida desde el sitio web de INAPI, correspondiente al registro N , correspondiente a la marca GRANA, clase 30 y del registro N ll19064, correspondiente a la marca GRANA, clase 30. b) Copia simple de información obtenida desde el sitio web de INAPI, correspondiente al registro N , marca POMGRANA, clase 29. e) Copia simple de información obtenida desde el sitio web de INAPI, correspondiente al registro N , marca GRANATUM, clase 29. d) Copia simple de información obtenida desde el sitio web de INAPI, correspondiente al registro N ll70038, marca GRANAROLO, clases 5, 29, 32. Estos documentos no fueron objetados. CONSIDERANDO: l.-que, en consideración a las causales de irregistrabilidad y argumentos expuestos en la parte expositiva, este Tribunal ha centrado su análisis en determinar si concurren o no en la especie los hechos que constituyen las causales de irregistrabilidad alegadas.

4 [N ro Interno: ] Hoja 4 de 5 2.-Que corresponde rechazar la oposición fundada en la infracción de la letra h) inciso 1 o del artículo 20 de la Ley , toda vez que atendida la limitación de cobertura efectuada por el demandado en autos, el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos del signo del oponente, y teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se puede preswnir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado sin que se produzcan errores o engaños entre el público conswnidor. 3.-Que, el literal j) del artículo 20 de la Ley , que contiene las prohibiciones de registro de signos como marcas comerciales, impide el registro de aquellos "que puedan inducir a error o confusión en el público conswnidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen." De este texto queda en evidencia que los requisitos para que se configure este impedimento de registro comprenden necesariamente estar en presencia de una (i) indicación geográfica o denominación de origen en Chile y (ii) el riesgo de confusión al consumidor sobre uno cualquiera de los siguientes dos elementos: procedencia o atributos del producto que pretende distinguir una indicación geográfica o denominación de origen reconocida en Chile. En consecuencia, y en atención a que el demandado de autos efectuó en el proceso la limitación de la cobertura originalmente solicitada en autos excluyendo de forma expresa los productos relativos al queso y grasas comestibles que comprende y son protegidos por la denominación de origen asociada al término "GRANA PADANO", es que no se configura en autos la causal invocada, dada la falta de concurrencia del segundo requisito copulativo para que ello así sea: el riesgo de confusión al conswnidor, por lo que corresponde sea desechada la alegación basada en la causal mencionada. 4.-Que corresponde reconsiderar la observación de fondo formulada por este Instituto, fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley y en el registro N , toda vez que el registro en que se funda dicha observación de fondo resulta coincidir con el registro en virtud del cual se rechaza la demanda de oposición. 5.- Que asimismo, corresponde reconsiderar la observación de fondo formulada por este Instituto, fundada en la letraj) del artículo 20 de la Ley , toda vez que los argumentos en que se funda dicha observación de fondo resulta coincidir con algunos en virtud de los cuales se rechazó la demanda de oposición. 6.-Que sin perjuicio de lo anteriormente señalado, corresponde ratificar la observación de fondo formulada por este Instituto en virtud del registro N y en consecuencia, rechazar parcialmente de oficio la marca solicitada, por infringir las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley para distinguir frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, de la clase 29; puesto que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ambos comparten el segmento "GRANA", sin que la sola sustracción de la letra "A" en la marca pedida, resulte suficiente para poder estimar se trate de signos distintos, con un grado de identidad y fisonomía propia, circunstancias que unidas a la relación existente entre sus ámbitos de protección, permiten sostener, que de concederse la marca pedida, ello daría motivo a generar toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos que se quieren distinguir. 7.-Que, atendido lo ya expuesto, y teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, no se advierte impedimento jurídico para otorgar la marca pedida para distinguir el resto de la cobertura solicitada.

5 [N ro Interno: ] Hoja 5 de 5 Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley , en sus artículos 19, 20 letras f) y h) inciso 1, 22, y en el Reglamento de dicha ley, RESUELVO: l.-que se rechaza la demanda de oposición; 2.-Que se rechaza de oficio la marca pedida para distinguir frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, de la clase Que en definitiva, se otorga la marca pedida para distinguir carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; huevos; leche y productos lácteos con expresa exclusión de quesos; aceites y grasas comestibles; de la clase 29. Se deja constancia que el registro de la marca no exime del cumplimiento de las normas referidas a la distribución, comercialización, rotulado, etiquetado, origen, normas sanitarias y toda otra regulación especial aplicable a la cobertura que la marca pretende distinguir en Chile. Notifiquese, regístrese y archívesl "-- Fallo dictado por don Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Autoriza la Secretaria-Abogada de Marcas Origen, doña Lorena Mansilla Inostroza. / y Denominaciones de 19 AGO 201& DAA. 1 1