CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA

Transcripción

1 MARCA FIGURATIVA Concepto / SIGNOS FIGURATIVOS Irregistrabilidad cuando constituyen exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases / REQUISITO DE DISTINTIVIDAD Al carecer de él es irregistrable el signo consistente en un óvalo de forma alargada, ya que ese aspecto es el usual de los dulces y confites La Sala considera que los actos acusados que concedieron el registro de la marca figurativa demandada desconocieron lo dispuesto en la normativa comunitaria contenida en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues se trata de un signo que carece del requisito de distintividad, esto es, de capacidad para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. En efecto, al analizar el signo figurativo cuestionado se observa que éste consiste exclusivamente en la forma usual de los dulces y confites, productos pertenecientes a la Clase 30 Internacional. En la interpretación prejudicial se señaló con claridad que las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos, y que, en este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. La norma comunitaria prohíbe el registro de signos como marcas cuando éstos consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases. Y se resalta por la Sala el término exclusivamente, pues, de acuerdo con la Decisión 486 de 2000, es probable registrar como marca figurativa la forma usual de un producto siempre y cuando la marca no sea solamente esa forma. En ese sentido, si la marca incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales que le otorguen suficiente distintividad, sí es posible su registro En el presente asunto la figura que constituye el signo demandado -un óvalo de forma alargada- corresponde a la forma que de manera frecuente y ordinaria se utiliza en el mercado para la comercialización de los dulces y confites. Esta forma ovalada es comúnmente relacionada por el público consumidor como la figura usual de los dulces. Y aunque en la marca demandada se observe que la figura está ligeramente inclinada y presenta unos visos en sus contornos, considera la Sala que estas características son secundarias o no sustanciales y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado. En criterio de la Sala, la figura registrada no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener como la forma usual de los mencionados productos en el mercado. FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 ARTICULO 134 LITERAL B) DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 DE 2000 ARTICULO 135 LITERAL B) DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 DE 2000 ARTICULO 135 LITERAL C) DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA NOTA DE RELATORIA: Sentencias Consejo de Estado Sección Primera de 4 de agosto de 2005, Rad (7619), MP María Claudia Rojas Lasso y de 22 de enero de 2015, Rad , MP María Elizabeth García González. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA

2 Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015) Radicación número: Actor: COLOMBINA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso COLOMBINA S.A.en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina contra las Resoluciones números de 2 de noviembre de 2005, 2589 de 5 de febrero de 2007 y de 10 de julio de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió el registro de una marca figurativaa favor de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. II.- LA DEMANDA La sociedad demandante presentó ante esta Corporación demanda para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: Pretensiones.

3 1. Declarar la NULIDAD de las Resoluciones Nos. (i) de fecha 2 de Noviembre de 2005 y notificada por edicto desfijado el 5 de Diciembre de 2005, (ii) de fecha 5 de Febrero de 2007 y notificada por edicto desfijado el 8 de Febrero de 2007, y (iii) del 10 de Julio de 2009, notificada por edicto desfijado el día 4 de Agosto de 2009, emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite del expediente No , mediante las cuales dicho Despacho (i) declaró infundada la oposición presentada por mi representada, y (ii) concedió el registro para la marca FIGURATIVA en la clase 30 Internacional. 2. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicito: i) Se declare fundada la oposición presentada por mi representada COLOMBINA S.A., contra la solicitud de registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la clase 30 internacional a nombre de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. tramitada bajo Expediente N ii) Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos negar el registro de la marca solicitada TRIDIMENSIONAL en la clase 30 internacional, a nombre de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. iii) Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. (Fls. 50 y 51 del cuaderno principal mayúsculas sostenidas del texto original) Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 28 de febrero de 2005 SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la siguiente marca FIGURATIVA para distinguir café, extractos de café; te, extractos de te y preparaciones a partir de te; cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas; productos de panadería, pan, levadura. Artículos de pastelería; bizcochos, tartas, postres, budines; helados comestibles; cereales para el desayuno, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: Publicado el extracto de la solicitud la sociedad COLOMBINA S.A. formuló oposición al registro con base en que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada carece de distintividad en tanto que (i) no posee la distintividad necesaria para ser registrada, y (ii) consiste exclusivamente en una forma usual para determinados

4 productos incluidos en la clase 30 Internacional Mediante Resolución núm , de 2 de noviembre de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca FIGURATIVA solicitada, acto éste contra el cual la sociedad COLOMBINA S.A. interpuso en tiempo recurso de reposición y en subsidio de apelación Al resolver el recurso de reposición la División de Signos Distintivos confirmó su decisión inicial mediante la Resolución núm de 5 de febrero de Mediante Resolución núm de 10 de julio de 2009 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado, que concedió el registro de la marca Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte actora el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas disposiciones manifestó: Que la marca figurativa demandada no posee un nivel suficiente de distintividad para ser admitida a registro, pues no logra individualizar ni el producto ni su origen empresarial Que si bien el signo posee unas características especiales éstas no logran siquiera cumplir con el requisito mínimo para que la marca sea registrada, toda vez que ella podría ser usada complementariamente por cualquier empresario como una de las formas de presentación de sus productos Que la marca figurativa no tiene características particulares que le otorguen un nivel de distintividad adecuado para diferenciarse de otros productos que en el mercado se encuentran como formas usuales en la comercialización de determinados bienes Que la especial configuración de la imagen comprendida en la marca registrada arroja la impresión de ser la imagen usual de un dulce o producto de confitería cualquiera Que la pretensión de registro de una forma usualmente adoptada por los empresario de la clase 30 internacional para presentar comercialmente sus productos contraría abiertamente los principios marcarios y de libre competencia, puesto que dicha pretensión se encamina a generar un monopolio respecto de la presentación más común de los productos de dulcería y confitería, los cuales son producidos y distribuidos por parte de Colombina S.A. y de la sociedad solicitante Que la marca figurativa es irregistrable por tratarse de una forma usualmente usada para comercializar dulces en el mercado colombiano.

5 III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y señaló que en la expedición de los actos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y que la marca demandada no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad de que tratan los literales b) y c) del artículo 135 de esta normativa. Señaló al respecto: Que la marca objeto del proceso está compuesta de una forma regular que se caracteriza por ser esférica alargada en sus extremos superior e inferior, la cual presenta una inclinación hacia el lado derecho Que en el mercado es común encontrar productos tales como dulces caramelos con formas redondeadas, las misma (sic) no es la única ni indispensable de estos, pues existen igualmente otras formas que generalmente son utilizadas o usadas para el diseño y publicidad de este tipo de alimentos, luego, esta forma no acarrea necesariamente un monopolio de una forma común y por lo mismo puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario ya que no generaría una ventaja injustificada sobre sus competidores Que por el hecho de que a la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. se le confiere la protección del signo figurativo correspondiente a la forma de un óvalo alargado en sus extremos semi-elipses laterales sombreadas, ello no le otorga derechos para oponerse sobre los signos figurativos que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de los elementos considerados de forma aislada La firma SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., vinculada como tercera con interés directo en el proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó en ese sentido: Que la marca figurativa concedida cumple con las funciones propias de las marcas, seha usado con éxito en la identificación de productos de la clase 30 y es asociada a su origen empresarial, esto es, a Nestlé, quien garantiza la calidad de todos los productos que produce Que la marca figurativa es lo suficientemente distintiva, pues tiene elementos que en conjunto permiten a un consumidor individualizar e identificar los productos en el mercado Que su marca figurativa consiste en un óvalo alargado, es decir, una curva cerrada, con la convexidad vuelta siempre a la parte de afuera, de forma parecida a la de la elipse, y simétrica respecto de uno de dos ejes, y tiene unos bordes particulares que generan efectos de luminosidad y dinamismo; que no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente por Nestlé, lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía; y que por ello debe ser considerada como altamente distintiva, pues es un diseño creado por el empresario que es percibido como único y original Que la marca figurativa no responde a la forma o diseño especial, particular o necesario de ninguno de los productos comprendidos en la clase 30 internacional y en especial no tiene ninguna relación con los dulces o confites.

6 Que la marca figurativa tiene elementos característicos que hacen que el consumidor determine con facilidad que se trata de una marca que responde a un origen empresarial determinado: la marca es un óvalo alargado; tiene una inclinación, esto es, una posición específica; cuenta con bordes perfectos que en las puntas cuenta con unas franjas de un diseño especial que pareciera que se sobrepone y talla la figura, dando un efecto de volumen y aerodinamismo; y los bordes de la marca tienen una distribución tal de color que genera un efecto de luminosidad y dinamismo Que la marca figurativa registrada tiene rasgos que la caracterizan y que la convierten en una forma que no corresponde a la del producto; que la marca no corresponde a la forma usual o a la forma impuesta por la naturaleza del producto, pues es una figura geométrica con rasgos únicos, originales y distintivos; y que la marca es distinta a la forma usual de los dulces y confites y de los demás productos de la clase 30 internacional, a los que se refiere en forma individual. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte actora, la entidad demandada y el tercero con interés directo en el proceso, reiteraron, en lo fundamental, las consideraciones antes expuestas. (Fls. 170 a 191 del cuaderno principal). El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 065-IP-2012 de fecha 23 de agosto de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. SEGUNDO: En una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. El hecho de que el producto o servicio sea más agradable a la vista añade valor estético y comercial a dicho producto o servicio, lo que lo hace más competible en el mercado. TERCERO:Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además,no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134.

7 CUARTO: La corte consultante debe determinar si el signo FIGURATIVO solicitado a registro por la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. es una forma común o necesaria en la Clase 30 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. QUINTO: El juez consultante, deberá determinar si el signo FIGURATIVO constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. VI.- CONSIDERACIONES 6.1. Los actos acusados y su fundamento. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de una marca figurativa a favor de la firma SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La figura objeto de la marca cuestionada está representada de la siguiente manera: En el trámite administrativo la sociedad COLOMBINA S.A., hoy demandante, se opuso al registro de la marca por considerar que está incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por carecer de distintividad y porque aquella consiste simplemente en la forma usual de uno de los productos de la clase 30 internacional. En los actos administrativos acusados la Superintendencia desestimó tales argumentos. Al respecto afirmó que si bien en el mercado es común encontrar dulces o caramelos con formas redondeadas, la misma no es la única ni indispensable de éstos, pues existen igualmente otras formas que generalmente son utilizadas o usadas para el diseño y publicidad de este tipo de alimentos, de modo tal que esta forma no acarrea necesariamente, un monopolio de una forma común y por lo mismo puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario, ya que no generaría una ventaja injustificada sobre sus competidores. Agregó que la configuración especial de su diseño impide que la misma sea una forma comúnmente utilizada para productos de la clase 30, otorgando la signo la suficiente distintividad permitiendo al consumidor identificar un origen empresarial determinado. Sobre la configuración de la marca figurativa concedida y su carácter distintivo la Superintendencia de Industria y Comercio hizo las siguientes consideraciones en la resolución que resolvió el recurso de la apelación contra el acto que otorgó el registro solicitado. Señaló en efecto lo siguiente: [E]ste despacho considera que el signo (FIGURATIVO) solicitado a registro, consistente en un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas, es una forma original y suficientemente distintiva, puesto que está conformado de elementos de diseño que permiten diferenciar dicho signo de otros tipos de esferas semicirculares que existen en el mercado.

8 Así las cosas, consideramos que el signo está revestido de un sinnúmero de elementos geométricos que lo revisten de plena fuerza distintiva, los cuales son: 1) La forma de su cuerpo semi-circular alargada, 2) Posee sombreados en sus extremos y 3) El diseño particular del conjunto marcario. Por consiguiente, esta Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios encuentra que el signo solicitado a registro es suficientemente distintivo pues se observa que el mismo se encuentra acompañado de elementos diferenciadores y originales que lo hacen diferente frente a otro tipo de productos en el mercado. No obstante lo anterior, la Superintendencia estimó necesario aclarar que: [E]l hecho que a la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. se le confiera en (sic) presente caso la protección del signo FIFURATIVO correspondiente a la forma de un óvalo alargado en uno de sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas, ello no le otorga derechos para oponerse sobre los signos figurativos que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de sus elementos considerados de forma aislada La normativa aplicable El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal b), y 135, literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa cuyo tenor es el siguiente: Artículo A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: [ ] b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; [ ] Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: [ ] b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; [ ] 6.3. El concepto de marca figurativa. La causal de irregistrabilidad alegada en el proceso.

9 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso se refirió al concepto de la marca figurativa en los siguientes términos: La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. [ ] En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, pp 29 y ss). [ ] Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. (Negrillas originales) En torno a la irregistrabilidad de signos figurativos que constituyan exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases, destacó el Tribunal lo que sigue: Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen. (Proceso 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo tridimensional ENVASE). El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el mencionado literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente: El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone lo siguiente:

10 No podrán registrarse como marcas los signos que: [ ] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; [ ]. La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

11 (PROCESO 07-IP Sentencia de interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012, marca: FIGURA DE UNA CHUPETA (figurativa). (negrillas y subrayas de la Sala) 6.4. Análisis del caso concreto En el presente asunto la demandante estima quela marca figurativa de Societé Des Produits Nestlé S.A. no era registrable, como quiera que consiste simplemente en la forma usual de la presentación comercial de uno de los productos de la clase 30 internacional, esto es, de los dulces y confites. En su sentir, la configuración gráfica de la marca no presenta diferencias sustanciales que la puedan distinguir de la forma usada para esos productos por casi todos los competidores en el mercado. La Sala considera que los actos acusados que concedieron el registro de la marca figurativa demandada desconocieron lo dispuesto en la normativa comunitaria contenida en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues se trata de un signo que carece del requisito de distintividad, esto es, de capacidad para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. En efecto, al analizar el signo figurativo cuestionado se observa que éste consiste exclusivamente en la forma usual de los dulces y confites, productos pertenecientes a la Clase 30 Internacional. En la interpretación prejudicial se señaló con claridad que las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos, y que, en este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. La norma comunitaria prohíbe el registro de signos como marcas cuando éstos consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases. Y se resalta por la Sala el término exclusivamente, pues, de acuerdo con la Decisión 486 de 2000, es probable registrar como marca figurativa la forma usual de un producto siempre y cuando la marca no sea solamente esa forma. En ese sentido, si la marca incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales que le otorguen suficiente distintividad, sí es posible su registro1. Al respecto concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso que Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134. En el presente asunto la figura que constituye el signo demandado -un óvalo de forma alargada- corresponde a la forma que de manera frecuente y ordinaria se utiliza en el mercado para la comercialización de los dulces y confites. Esta forma ovalada es comúnmente relacionada por el público consumidor como la figura usual de los dulces. Y aunque en la marca demandada se observe que la figura está ligeramente inclinada y presenta unos visos en sus contornos, considera la Sala que estas características son secundarias o no sustanciales y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado.

12 En criterio de la Sala, la figura registrada no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener como la forma usual de los mencionados productos en el mercado Conclusión En el anterior contexto, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, como quiera que la marca figurativa acusada no era registrable por carecer del requisito de distintividad, lo cual, como antes se dijo, configura la violación de la normativa contenida en los los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD delas Resoluciones números de 2 de noviembre de 2005, 2589 de 5 de febrero de 2007 y de 10 de julio de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativaa favor de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el registro de la marca figurativa concedida mediante los actos acusados a SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. TERCERO:ORDENAR a lasuperintendencia de Industria y Comerciola publicación Gaceta de la Propiedad Industrial. de este fallo en la CUARTO:ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. QUINTO:ACEPTAR la renuncia presentada por el Abogado Álvaro Samuel Arias Acuña, apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Comuníquese esta decisión a dicha entidad.2 NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSOMARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ Presidente

13 GUILLERMO VARGAS AYALA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO 1 En este mismo sentido se ha pronunciado esta Sección, entre otras, en las sentencias de 4 de agosto de 2005 (Expediente núm (7619), Consejera ponente María Claudia Rojas Lasso) y 22 de enero de 2015 (Expediente núm , Consejera ponente María Elizabeth García González). 2 Conforme se dispone en el inciso 4º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. 2 Conforme se dispone en el inciso 4º del artã culo 69 del Código de Procedimiento Civil.