5.- Notificación de fojas 12, que se hace a las partes con fecha 24 de Enero de 2007, de la resolución señalada en el número anterior.

Transcripción

1 miradordelastacas.cl En Santiago, a 20 de Junio de VISTOS: 1.- El Oficio de Nic Chile OF07147, de 15 de Enero de 2007, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre Inversiones Desco S.A. y Las Tacas Corp S.A., por la inscripción del nombre de dominio miradordelastacas.cl, que rola a fojas La identificación de las partes que consta a fojas 2 y Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 15 de Enero de 2007, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas Resolución de fojas 11, de 24 de Enero de 2007, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento. 5.- Notificación de fojas 12, que se hace a las partes con fecha 24 de Enero de 2007, de la resolución señalada en el número anterior. 6.- Documentos de fojas 13 y 14, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 24 de Enero de 2007, de los documentos referidos en los números anteriores. 7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, de fecha 24 de Enero de 2007, comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 24 de Enero de 2007, agregado a fojas Escrito y documentos de fojas 17 y siguientes, mediante el cual la parte de Las Tacas Corp S.A. designa abogado patrocinante y apoderado Acta del comparendo realizado con fecha 5 de Marzo de 2007, con la sola asistencia de don Ricardo Montero Castillo, abogado, en representación de Las Tacas Corp S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 20 y Notificación de fojas 22, hecha a las partes mediante correo electrónico de 5 de Marzo de 2007, en el cual se les envía copia del acta del comparendo indicado en el número anterior Escrito de fojas 23 y siguientes, mediante el cual los señores Inversiones Desco S.A. presentan su demanda de asignación de nombre de dominio y acompañan documentos Documento de fojas 28, consistente en fotocopia de la solicitud Nº , de registro de la marca MIRADOR DE LAS TACAS, pedida con fecha 4 de Diciembre de 2006, por los señores BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., para identificar servicios inmobiliarios, tasación y arrendamiento de bienes inmuebles; servicios de leasing inmobiliario de la clase 1

2 36; servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de alquiler de herramientas y materiales de construcción; servicios de reparación e instalaciones, clase 37; y servicios de organización de viajes, cruceros, excursiones y visitas turísticas; transportes turísticos vía terrestre, aérea y marítima; informaciones turísticas y relativas a tarifas, reserva de horarios y medios de transporte turístico; servicios de agencia de turismo, de la clase Fotocopia de un Contrato de Promesa de Compraventa y Opción de Compra, de fecha 22 de Diciembre de 2006, firmado entre BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A. e Inversiones Desco S.A., que rola a fojas 30 y siguientes. En este documento BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., promete vender, ceder y transferir a Inversiones Desco S.A., quien promete comprar una parte de un bien raíz de mayor extensión que el promitente vendedor posee en el Balneario Las Tacas. En el Anexo D de dicho contrato las partes acuerdan que el nombre del proyecto completo que se ejecutará, tendrá como nombre Mirador de Las Tacas que BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A. ha solicitado su registro como marca comercial con fecha 4 de Diciembre de 2006, ante el Departamento de Propiedad Industrial; quedando facultada Inversiones Desco S.A. para promocionar los edificios que construya con dicho nombre, incluso podrá solicitar dominios en Internet con dicho nombre (miradordelastacas.cl; miradortacas.cl y/o miradorlastacas.cl) con tal que una vez obtenidos los traspase gratuitamente a BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A. a simple requerimiento de ésta, o en caso que la promesa de compraventa no se suscriba Documento de fojas 40, consistente en fotocopia de la carta del administrador del Condominio Mirador de Las Tacas en la cual autoriza a la empresa Desco a instalar la sala de ventas del proyecto, de 14 de Marzo de 2007, agregada a fojas Documento de fojas 41 y 42, consistente en impresión de página web de la empresa constructora Desco Documentos de fojas 43 y siguientes, consistentes en brochures y fotos del proyecto Mirador de Las Tacas Documentos de fojas 47 y siguientes en los que se acredita la personería de los abogados que comparecen en representación de la parte de Inversiones Desco S.A Escrito de fojas 52 y siguientes mediante el cual los señores Las Tacas Corp S.A. solicitan la asignación del nombre de dominio y acompañan sus documentos probatorios Documento de fojas 67 y 68 en los que consta la personería de los abogados que actúan en representación de Las Tacas Corp S.A Documento de fojas 69, consistente en impresión de la página web en la cual se publicita el proyecto inmobiliario Mirador de Las Tacas y aparece la identificación de BBVA Inmobiliaria e Inversiones y de Desco Inversiones. Al dorso de este documento existe un certificado con pie de firma del señor Oscar Ernesto Navarrete Villalobos, Notario Suplente de Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, en el cual se señala que la hoja del anverso fue impresa en su oficina el 22 de Febrero de 2007 a las 11:08 horas. Dicho certificado no tiene la rúbrica del Notario que aparece autorizándolo. 2

3 Bajo este pie de firma hay un timbre del mismo Notario en el cual se certifica que el presente documento es copia fiel del original que ha tenido a la vista, con fecha 22 de Febrero de Este certificado tiene timbre del Notario Juan Ricardo San Martín Urrejola y pie de firma y rúbrica del Notario Suplente señor Oscar Navarrete V Resolución de fojas 70, de 19 de Marzo de 2007 en la cual se proveyeron las presentaciones de las partes dándose traslado de las mismas y su correspondiente notificación por correo electrónico de 19 de Marzo de 2007, despachado a ambas partes, cuya copia rola a fojas Escrito de fojas 72, mediante el cual el abogado señor Rodrigo León Urrutia en representación de Las Tacas Corp S.A., objeta los documentos acompañados por la parte contraria Resolución de fojas 74, de 23 de Marzo de 2007 en la que se dispone que no habiéndose argumentado ni invocado ninguna causal legal de objeción de documentos, no ha lugar a la misma; y su correspondiente notificación a ambas partes, mediante correo electrónico de 23 de Marzo de 2007, cuya copia rola a fojas Escrito de fojas 76 y siguientes en el cual la parte de Las Tacas Corp evacua el traslado ordenado en la resolución de fojas Escrito de fojas 79 y siguientes en la cual la parte de Las Tacas Corp S.A. solicita se tenga presente los argumentos que menciona respecto de los documentos acompañados por la contraparte Documento de fojas 81, consistente en Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Germont S.A., de 22 de Diciembre de 2005, ante el Notario Público don Cosme Fernando Gomila Gatica, titular del Cuarta Notaría de Santiago Escrito de fojas 119, mediante el cual la parte de Las Tacas Corp S.A. solicita tener presente que dicha entidad asumió el activo y pasivo de la sociedad, incluyendo sus marcas comerciales, en virtud de lo dispuesto en la Letra c) del punto VIII del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Germont S.A. y acompaña copia de dicho documento Resolución de fojas 120, de 29 de Marzo de 2007, en la cual se proveen los escritos de fojas 76, 79 y 119 y su correspondiente notificación a ambas partes por correo electrónico de 29 de Marzo de 2007, cuya copia rola a fojas Resolución de fojas 122, de 20 de Abril de 2007 en la que se cita a las partes a oír sentencia y su notificación a ambas partes mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 123. Y TENIENDO PRESENTE: I.- Que son parte en este juicio Inversiones Desco S.A., RUT Nº , domiciliado en Avenida Santa María 2020, Providencia, Santiago y Las Tacas Corp S.A., RUT Nº , domiciliado en Ladislao Errázuriz 2060, Providencia, Santiago. II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre Inversiones Desco S.A., como primer solicitante, y Las Tacas Corp S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio miradordelastacas.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio. 3

4 III.- Que en su demanda de fojas 23, la parte de Inversiones Desco S.A. funda su petición en los siguientes antecedentes: Inversiones Desco S.A. fue creada el 16 de Agosto de 1938, siendo una de las empresas constructoras más antiguas del país, habiendo desarrollado obras en todo Chile y algunas de gran envergadura, al tiempo que también ha creado una variedad de diseños de casas, edificios residenciales, conjuntos habitacionales y oficinas, logrando distinguirse entre sus consumidores por la gran cantidad de sus productos y precios competitivos en el mercado. En Septiembre de 2006, dieron inicio a un proyecto inmobiliario denominado MIRADOR DE LAS TACAS en la Cuarta Región. Se trata de un proyecto inmobiliario ubicado en un terreno de 47 hectáreas situado en el interior del Condominio Las Tacas; publicando y promoviendo dicho proyecto en conjunto con BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A. Para la realización de este proyecto Inversiones Desco S.A. ha celebrado un contrato de promesa de compraventa y opción de compra con BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A. relativo al lote en el cual se construye el proyecto Mirador de Las Tacas; contrato del cual se acompaña copia. Por su parte, BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A. ha solicitado el registro de la marca MIRADOR DE LAS TACAS y ha autorizado en el mismo contrato a Inversiones Desco S.A. a solicitar dominios de Internet con dicho nombre. Con la presentación de esta solicitud de marca y del nombre de dominio en Internet, estiman que, en conjunto, Inversiones Desco S.A. y BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., han desarrollado una política de promoción y protección de la marca MIRADOR DE LAS TACAS lo cual le confiere un mejor derecho para la protección de dicho nombre de dominio en consideración a que goza de una implantación real y efectiva en el mercado, ha sido prestigiada y otorgado notoriedad y ha desplegado oportunamente todas las acciones y medidas de protección en relación con dicha expresión a fin de distinguirse de expresiones idénticas y similares. Agregan también que en relación con la norma contenida en el documento técnico RFC 1591 a que se refiere el Artículo 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento de Nombres del Dominio CL, debe asignarse el dominio al primero que lo solicita, de acuerdo con el principio denominado First come, first served. Sostienen que este principio debe ser atendido como un elemento de importancia al momento de asignar un dominio, sin embargo están de acuerdo en que no puede esta circunstancia transformarse en el único elemento que permita decidir a cuál de los solicitantes asignar y registrar un nombre de dominio. Para ello debe además atenderse a las circunstancias que acrediten un mejor derecho para el solicitante beneficiado en definitiva; estimando que este mejor derecho corresponde a Inversiones Desco S.A. En mérito de lo anterior, solicitan tener por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio miradordelastacas.cl en contra de Las Tacas Corp. S.A., y en definitiva otorgar el nombre de dominio requerido con expresa condenación en costas al primer solicitante. IV.- Que en su demanda de fojas 52, la parte de Las Tacas Corp. S.A., funda su petición en los siguientes antecedentes: En lo referente a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio señalan que el principio First come, first served en muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos, debiendo aplicarse la teoría del mejor derecho para resolver los temas relativos a nombres de dominio. 4

5 En cuanto a la creación de la marca LAS TACAS señalan que ellos son los creadores, usuarios y quienes han posicionado en Chile en el sector inmobiliario dicha famosa marca. Expresan que es un hecho público y notorio el posicionamiento que ellos han realizado sobre el signo LAS TACAS, que sin lugar a dudas reviste un carácter de gran reconocimiento en el mercado nacional, razón por la cual ellos han protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, los que amparan una amplia variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional. Al respecto destacan las marcas: LAS TACAS registro Nº , inscrita en las clases 36, 37 y 42; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 3; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 14; LAS TACAS registro Nº , inscrita en las clases 24 y 25; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 32; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 3; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 14; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 24; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 25; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 28; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 32; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 35; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 36; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 37; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 39; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 41; LAS TACAS registro Nº , inscrita en la clase 43; LAS TACAS CORP registro Nº , inscrita en la clase 35; LAS TACAS CORP registro Nº , inscrita en la clase 36. Hacen presente que todas estas marcas corresponden a Germont S.A., subsidiaria de Las Tacas Corp S.A., sociedad que es cabeza del holding. Destacan que hay que tomar en consideración que la marca LAS TACAS se encuentra especialmente protegida para servicios de la clase 36, y precisamente para servicios inmobiliarios; destacándose que el uso que se le está dando al nombre de dominio miradordelastacas.cl, el cual comprende en forma esencial y principal la marca LAS TACAS es precisamente en el ámbito inmobiliario. Enfatizan que, como se demuestra en la certificación notarial que acompañan, el uso que la parte contraria está dando al nombre de dominio de autos es, precisamente, para el sector inmobiliario, en abierta afectación de las marcas de su representada. A mayor abundamiento, la misma certificación notarial acredita la mala fe de la parte contraria, toda vez que la página web que explota Inversiones Desco S.A. asociado al nombre de dominio reproduce el Condominio Las Tacas de propiedad de Las Tacas Corp S.A., con lo cual argumentan que Inversiones Desco S.A. busca confundir al público consumidor haciéndole creer que existe algún tipo de relación entre ellos y el conocido Condominio Las Tacas, lo que es del todo falso. Agregan que ellos son titulares de marcas famosas, que hacen uso efectivo de ellas y obrando de buena fe han invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional e internacional, siendo todo ello un hecho público y notorio. De otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio materia de este proceso, se produciría una evidente confusión en el público nacional pues la marca LAS TACAS quedaría inequívocamente asociada a un nombre de dominio ajeno. En lo referente a la capitalización del concepto LAS TACAS en el sector inmobiliario, hacen ver que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los 5

6 recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la confusión y la dilución marcaria, a fin de que las marcas famosas no queden desprotegidas. Hacen ver que el concepto MIRADORDELASTACAS.CL se asocia inequívocamente con el nombre del Condominio Las Tacas; lo que es contrario a la norma del Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile que hace de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros. Igualmente argumentan en igual sentido analizando las normas del Reglamento contenidas en el Artículo 22 relativas a la revocación de nombres de dominio, apelando en este caso al espíritu de dichas normas que tiende a impedir la dilución de la imagen comercial o marcaria de una determinada denominación. En conclusión estiman que el interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados y mal uso del nombre de dominio por la parte contraria, son todos elementos que perfilan a Las Tacas Corp S.A., como titular de un mejor derecho para optar al dominio en litigio. En definitiva solicitan tener por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y resolver que el nombre de dominio en cuestión miradordelastacas.cl sea asignado a Las Tacas Corp S.A., con expresa condena en costas a la parte demandada. V.- Que en su escrito de fojas 76, la parte de Las Tacas Corp S.A., evacuando el traslado conferido en autos sobre la demanda de Inversiones Desco S.A., ratifica que la marca comercial LAS TACAS ya se encuentra registrada en la clase 36, siendo su titular Germont S.A. y reafirma el mal uso que Inversiones Desco S.A. está haciendo del dominio miradordelastacas.cl en la página web donde se reproduce el Condominio de Las Tacas Corp S.A. Señalan que los antecedentes aportados por la contraria no acreditan que ella tenga un mejor derecho, particularmente debido a que la solicitud de marca comercial Nº a que hacen referencia, es una mera solicitud a la cual ellos se opondrán por afectar claramente sus registros marcarios. Adicionalmente señalan que la carta firmada por la sociedad Administradora Las Tacas S.A. que autoriza a instalar una sala de ventas, sin mayor detalle o antecedentes, es un documento que no es relevante ni pertinente en autos, pues dicha sociedad que aparece mencionada en la carta no tiene relación alguna con Las Tacas Corp S.A., por lo que mal puede autorizar el uso de activos de dicha empresa o sus sociedades relacionadas. Agregan que la copia de un contrato privado entre un banco y la parte contraria relativo a un proyecto inmobilario que ellos han dado en denominar como Mirador de Las Tacas, no les empece, puesto que se trata de dos terceros ajenos que están individualizando un proyecto inmobiliario usando una marca que tampoco les pertenece. VI.- Que en su escrito de fojas 79, la parte de Las Tacas Corp S.A. se refiere al valor probatorio de los documentos acompañados por Inversiones Desco S.A., restándoles eficacia, básicamente por los mismos argumentos dados en los escritos anteriores. VII.- Que en su escrito de fojas 119, la parte de Las Tacas Corp S.A. acompañan copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Germont S.A., reducida a escritura pública con fecha 22 de Diciembre del año 2005, ante el Notario Público de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica, solicitando tener presente que Las Tacas Corp S.A. asume el activo y pasivo de la sociedad (incluyendo sus marcas comerciales) en virtud de lo dispuesto en la letra c), del punto VIII del Acta de la Junta General 6

7 Extraordinaria de Accionistas de Germont S.A., que aparece como titular de las marcas alegadas por esa parte en estos autos. VIII.- Que con el mérito del documento de fojas 81, no objetado en autos, se tendrá por acreditado que Las Tacas Corp S.A. es una sociedad que nació de la división de Germont S.A. En dicha escritura consta que dentro de los bienes que se asignaron al patrimonio de la sociedad Las Tacas Corp S.A. después de la división de Germont S.A., se comprenden las marcas comerciales LAS TACAS registro Nº ; LAS TACAS registro Nº ; LAS TACAS registro Nº ; LAS TACAS registro Nº ; LAS TACAS registro Nº ; y los dominios web y IX.- Que si bien la parte de Las Tacas Corp S.A. no ha acreditado en estos autos la titularidad de las marcas a que se refiere en su escrito de fojas 52 y siguientes, ese hecho tampoco ha sido controvertido por la contraria, razón por la que se tendrá como un hecho cierto. X.- Que si bien la parte de Las Tacas Corp S.A. no ha acompañado elemento alguno destinado a acreditar la fama y notoriedad del Resort Las Tacas, ello tampoco ha sido controvertido por la contraria, razón por la que también se tendrá como un hecho cierto. XI.- Que ante estas circunstancias cabe preguntarse si frente a la marca comercial registrada LAS TACAS y al nombre de dominio lastacas.cl, el nuevo nombre de dominio solicitado miradordelastacas reviste o no un grado de semejanza determinante. XII.- Que la estructura del nombre de dominio y el significado natural de la expresión MIRADOR DE LAS TACAS en concordancia con el mérito del documento de fojas 69 que consiste en una impresión de la pantalla de un computador que da cuenta como elemento central de una fotografía del Resort o Balneario Las Tacas, lleva a pensar que terceros están haciendo uso y referencia al nombre de un Condominio o Resort amparado por una marca comercial registrada, asociándose con características particulares del mismo, como son su vista panorámica, elemento que es particularmente sensible para una vivienda de descanso o playa. La asociación de este nombre de dominio con el bien que pertenece al segundo solicitante resulta evidente, puesto que el mismo nombre indica una propiedad del nuevo desarrollo inmobiliario de Inversiones Desco S.A. en conjunto con BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., el cual consiste, básicamente, en decir a los potenciales compradores que si adquieren una vivienda en ese lugar tendrán vista hacia el Condominio o Resort Las Tacas, haciendo un aprovechamiento de la calidad de su entorno. Que bajo estas circunstancias no puede sostenerse que la expresión MIRADOR DE LAS TACAS sea inocua sino, más bien por el contrario, está destinada a obtener y generar una asociación con una denominación que constituye una marca comercial registrada: LAS TACAS. XIII.- Que bajo estas circunstancias no puede sostenerse que Inversiones Desco S.A. tenga un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, aún cuando en conjunto con otra empresa haya emprendido un desarrollo inmobiliario con ese nombre. De hecho, todos los documentos acompañados, con excepción de la solicitud de registro de una marca comercial, emanan de la misma parte que los presenta y resultan del todo insuficientes para acreditar un derecho al uso de la expresión LAS TACAS. 7

8 XIV.- Que dado que los señores Las Tacas Corp S.A. son titulares de numerosas marcas comerciales LAS TACAS y poseen un desarrollo inmobiliario con ese nombre, corresponde a ellos el mejor derecho sobre el nombre de dominio miradordelastacas. XV.- Que no se ha acreditado en autos que Inversiones Desco S.A. haya incurrido en alguno de los supuestos del inciso final del Nº 8 del Anexo 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL para ser condenada al pago de las costas de este juicio. RESUELVO: I.- Rechazar la solicitud de Inversiones Desco S.A., RUT Nº , para la inscripción del nombre de dominio miradordelastacas.cl. II.- Acoger la solicitud de Las Tacas Corp S.A., RUT Nº , y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio miradordelastacas.cl. III.- Negar lugar a la petición de condena en costas formulada por ambas partes; de modo que cada parte deberá pagar sus costas personales y el valor del arbitraje pesará, conforme a las reglas generales, sobre el segundo solicitante. Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Andrés Echeverría Bunster Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº Santiago, 20 de Junio de