SOLICITANTE : ENVASADORA DE ALIMENTOS SAN ANTONIO S.R.LTDA.

Transcripción

1 SOLICITANTE : ENVASADORA DE ALIMENTOS SAN ANTONIO S.R.LTDA. OPOSITOR : ALICORP S.A. Registro de Nombres Geográficos - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia Lima, doce de marzo de dos mil uno I. ANTECEDENTES Con fecha 24 de julio de 1997, Envasadora de Alimentos San Antonio S.R.Ltda. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por una caja en forma poliédrica con corte superior en una de las partes que posee la forma de una gota y sin reivindicar la denominación TIWINZA, en la parte superior PARAISO TROPICAL, con colores rojo, azul, amarillo y blanco, conforme al modelo, para distinguir salsas: mayoneza (sic), ketchup, mostaza, ajíes y otras de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 29 de diciembre de 1997, Alicorp S.A. (Perú) formuló observación a la solicitud de registro manifestando ser titular de las marcas TROPICAL y TROPICAL y envoltura en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, con las cuales el signo solicitado resulta ser semejante y confundible, puesto que su marca TROPICAL está íntegramente incluida en el signo solicitado. Señaló que los términos TIWINZA y PARAISO sólo adjetivizan y/o complementan su marca TROPICAL, haciendo pensar que se trata de un tipo especial del producto distinguido con su marca. Agregó que en todo caso, TIWINZA es un término geográfico. Asimismo, manifestó que los signos en cuestión están destinados a distinguir la misma clase de productos. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos. Con fecha 9 de febrero de 1998, Envasadora de Alimentos San Antonio S.R.Ltda. absolvió el traslado de la observación manifestando ser una empresa que opera en todo el Perú desde el año Señaló que es la única empresa a nivel nacional que viene produciendo y envasando mayonesa en sachets y que todos sus productos se vienen comercializando bajo el nombre comercial de PARAISO TROPICAL desde 1987 (lo que les da mejor derecho que la marca del observante), además que desde agosto de 1995 se ha sumado su marca TIWINZA, inscrita con certificado Nº Indicó que el adjetivo tropical es de uso común en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y que desde 1990 a la fecha, han sido otorgados distintos registros de marcas en dicha clase que contienen el citado adjetivo o similares, tales como: TROPICAL DRAGUS, TROPICAL SKITTLES, TROPICANA, TROPIC, TROPICO, TROPIC FROST, AZUCAR TROPICAL, ya que dicha denominación evoca un tipo de clima y no un tipo de producto, siendo un término genérico y común para dicha clase, por lo que no están reivindicando exclusivamente el término tropical, sino un envase con su diseño y sus colores distintivos (rojo, azul, amarillo y blanco). Precisó que el envase - en su parte posterior - contiene en forma expresa 1-15

2 su razón social, los productos, la dirección de su planta, teléfono, entre otros datos, lo que evita cualquier confusión entre el público consumidor, además de considerar que contiene los colores azul y amarillo, a diferencia de la marca de Alicorp S.A. que contiene los colores verde y naranja. Señaló que la marca observante coexiste con otras once marcas que contienen el adjetivo tropical o uno similar. Precisó que el envase solicitado está destinado a distinguir exclusivamente la comercialización al menudeo de sachets de alimentos que ellos preparan. Presentó documentación dirigida a probar lo expresado. Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada y otorgó el registro solicitado. Consideró que si bien en la descripción del signo solicitado se hace referencia a una caja poliédrica (forma tridimensional), se advierte de la reproducción presentada por la solicitante, que el signo que se pretende registrar está formado por un diseño (bidimensional) de un empaque abierto y no por un recipiente tridimensional como sería el caso de una caja poliédrica, ya que si no, la reproducción del signo debería coincidir con una figura en la que se puedan apreciar las tres dimensiones del signo solicitado (alto, largo y ancho). Sin embargo, en aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia, consideró que deberá entenderse que el signo solicitado está constituido por el diseño de un empaque abierto, que contiene la figura de una gota y sin reivindicar la denominación TIWINZA, en la parte superior PARAISO TROPICAL, con colores rojo, azul, amarillo y blanco, conforme al modelo. Por otro lado, señaló que las marcas mixtas del observante distinguen azúcar, arroz y todos los demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, entre los cuales se encuentran comprendidas las salsas que pretende distinguir el signo solicitado. Asimismo, indicó que los productos que distingue la marca denominativa TROPICAL tienen la misma naturaleza y finalidad que aquellos productos que se pretende distinguir, al ser todos productos alimenticios de origen vegetal, los que se comercializan en los mismos establecimientos. Señaló que los signos en cuestión son diferentes, ya que difieren en su secuencia de vocales y si bien presentan identidad en la palabra TROPICAL, el término PARAISO resulta determinante a efectos de otorgarle al signo solicitado una pronunciación e impresión visual distinta, además que los signos difieren en el número de sus términos y sílabas que los conforman. Señaló que el término TROPICAL no constituye una indicación genérica en la medida que no designa alguno de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Precisó que resulta irrelevante en el presente caso el argumento de la solicitante referido al uso anterior de su nombre comercial PARAISO TROPICAL (más aún cuando dicho signo difiere del que está siendo solicitado). Con fecha 14 de diciembre de 1998, Alicorp S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Con fecha 22 de febrero de 1999, Envasadora de Alimentos San Antonio S.R.Ltda. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 2-15

3 La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Cuál es la norma aplicable b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas TROPICAL y TROPICAL y envolturas. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Alicorp S.A. es titular, en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, de las siguientes marcas de producto: - TROPICAL, que distingue mazamorras, harinas para postres, azúcar en polvo, café, inscrita bajo certificado Nº 60199, vigente hasta el 26 de diciembre del año TROPICAL, que distingue azúcar y arroz, inscrita bajo certificado Nº 413, vigente hasta el 23 de junio del año TROPICAL y envoltura en los colores fucsia, naranja, blanco, negro y amarillo, conforme al modelo, que distingue azúcar y arroz y todos los demás productos, inscrita bajo certificado Nº 18609, vigente hasta el 18 de agosto del año TROPICAL y envoltura en los colores verde oscuro, verde claro, blanco, amarillo, negro y rojo, conforme al modelo, que distingue arroz y azúcar y todos los demás productos de la clase, con exclusión de preparaciones a base de cereales para el desayuno, inscrita bajo certificado Nº 18536, vigente hasta el 18 de agosto del año

4 - TROPICAL y envoltura en los colores dorado, blanco, negro y rojo, conforme al modelo, que distingue arroz y azúcar y todos los demás productos de la clase, con exclusión de preparaciones a base de cereales para el desayuno, inscrita bajo certificado Nº 17929, vigente hasta el 7 de junio del año TROPICAL y envoltura en los colores azul, celeste, blanco, amarillo, negro y rojo, conforme al modelo, que distingue arroz y azúcar y todos los demás productos de la clase, con exclusión de preparaciones a base de cereales, inscrita bajo certificado Nº 15708, vigente hasta el 29 de mayo del año TROPICAL y envoltura en los colores naranja, blanco, amarillo, negro y rojo, conforme al modelo, que distingue arroz y azúcar y todos los demás productos de la clase, con exclusión de preparaciones a base de cereales para el 4-15

5 desayuno, inscrita bajo certificado Nº 17930, vigente hasta el 20 de junio del año TROPICAL y envoltura en los colores rojo, naranja, blanco, amarillo, negro, conforme al modelo, que distingue arroz y azúcar y todos los demás productos de la clase, con exclusión de preparaciones a base de cereales para el desayuno, inscrita bajo certificado Nº 15733, vigente hasta el 30 de mayo del año b) Envasadora de Alimentos San Antonio S.R.Ltda. es titular de la marca de producto constituida por la denominación TIWINZA escrita característicamente y figura de una hoja estilizada, conforme al modelo, que distingue confitería, miel de abeja, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, ketchup, mayonesa de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 18691, vigente hasta el 24 de agosto del año

6 c) En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, además de las marcas registradas a favor de la observante, sólo existe una marca registrada a nombre de un tercero que contiene en su conformación la denominación TROPICAL: TROPICAL SKITTLES. 2. Norma aplicable Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión regulaban el registro de las marcas en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante Decisión 344) y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante Decisión 486), la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo entró en vigencia el 1 de diciembre del Esta variación de las normas que regulan el registro de marcas, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de marcas. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2 ), y que son directamente aplicables en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3 ). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior. Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que:...ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.... Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas. En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece: 1 Artículo La presente Decisión entrará en vigencia el 1 de diciembre de

7 Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión Registro de un nombre geográfico como marca La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486, concordado en lo pertinente con el artículo 129 incisos d), h), e i) del Decreto Legislativo 823: a) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse. Se considerará que una denominación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. En estos casos, se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios, como sería el caso de colocar el nombre de una ciudad del Estado de Baviera (Alemania) para distinguir cervezas, dado que éstas constituyen productos típicos de esa zona. Dichas denominaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizar libremente esos términos para indicar la procedencia geográfica de sus productos. Si el nombre geográfico no tiene relación alguna con el producto se considera como una denominación geográfica aparente: Cuando se designa un producto a través de un nombre geográfico es lógico pensar que existe una conexión entre la denominación geográfica y el producto correspondiente ( ) no obstante en algunas ocasiones el empleo de una denominación geográfica no implica la existencia de una conexión entre el nombre geográfico y la mercancía designada a través del mismo. Cuando no es posible establecer vínculo alguno entre la mercancía y el nombre geográfico que constituye su distintivo estamos en presencia de una denominación geográfica aparente ( ) cabe citar la denominación MONT-BLANC que constituye la marca de una acreditada pluma estilográfica. 2 b) Cuando puedan engañar al público sobre la procedencia geográfica del producto o servicio de que se trate. 2 Fernández-Novoa, La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, Madrid 1970, pp. 2 y ss. 7-15

8 Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 3 y éstos no provienen de dicha zona. c) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad. d) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. e) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA 4 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 5 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 6 o BREMEN 7 para distinguir cerveza, ALASKA 8 para helados o CUZCO 9 para distinguir chocolate, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 823). En el caso concreto, la Sala conviene en precisar que el término TIWINZA 10, no obstante constituir el nombre de una determinada ciudad, sí es en principio susceptible de ser registrado como parte del signo solicitado, puesto que al igual que diversas marcas ya registradas constituidas por nombres geográficos, no constituye una indicación que describa la procedencia geográfica de los productos; no induce a engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que distingue; no reproduce, contiene ni imita una denominación de origen protegida; ni una indicación 3 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del , p Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, Certificado Nº Certificado Nº Certificado Nº Certificados Nºs 12009, Certificado Nº Territorio ubicada en la zona occidental de la Cordillera del Cóndor, al norte del Perú. 8-15

9 geográfica extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos a los que se pretende aplicar; por lo que en principio puede ser registrada como marca. 4. Determinación del riesgo de confusión A diferencia de la Decisión que en su artículo 83 inciso a señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 11 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 12. Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP en la cual se afirma que La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a). En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la inducción a error al público consumidor a que se refería la Decisión 344 en su 11 Artículo 83.- ( ) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 12 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 13 Ver nota Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del

10 artículo 83 inciso a) era equivalente al riesgo de confusión a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 15. La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios // signos // fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es muy poca. De otro lado, en el Proceso N 2-IP , el Tribunal Andino estableció que: La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos. En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir salsas, entre ellas, mayonesa, ketchup, mostaza y ajíes de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, las cuales se encuentran comprendidas dentro de las marcas mixtas registradas (certificados Nºs 18609, 18536, 17929, 15708, 17930, y 18691) que distinguen todos los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Dado que la identidad de los productos incrementa el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el examen comparativo entre los mismos deberá ser más riguroso. 15 Ver nota Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del

11 Respecto a las marcas denominativas registradas (certificados Nºs y 413), éstas distinguen mazamorras, harinas para postres, azúcar en polvo, café y azúcar de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, los cuales guardan similitud o conexión competitiva con los productos que pretende distinguir el signo solicitado (salsas), toda vez que se trata de productos alimenticios que pueden tener una misma presentación o envase, además de ser comercializados a través de los mismos canales de distribución e incluso en un mismo sector dentro de los supermercados. Además, la Sala conviene en precisar que, tratándose en ambos casos de empresas que elaboran productos alimenticios de consumo masivo, puede suceder que una de ellas incursione en el campo de la otra. En efecto, existen en la actualidad empresas que se dedican a la elaboración de distintos productos masivos. Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N s 55-IP y 76-IP El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el presente caso, tratándose de productos de consumo masivo y de bajo costo, es razonable presumir que el público consumidor no prestará especial atención a los signos que distinguen los productos al momento de seleccionarlos y de adquirirlos. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. Esta argumentación también se aplica a los signos mixtos, que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y 17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 17), p

12 un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial del producto o servicio; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa 19, una vez fijada la dimensión característica de la marca mixta, podrá ya procederse a comparar la misma con la otra confrontada. Si ésta es, a su vez, una marca mixta, habrá de determinar asimismo si su dimensión característica estriba en el elemento denominativo o bien en elemento gráfico; y, seguidamente podrá ya procederse a comparar - con arreglo a los principios generales - la dimensión más característica de las marcas mixtas confrontadas. En el presente caso, la Sala considera que en el signo mixto solicitado, es el aspecto denominativo (TIWINZA PARAISO TROPICAL, y en éste la denominación PARAÍSO TROPICAL, dada su ubicación y tamaño respecto a la denominación TIWINZA) el que resulta relevante a efectos de determinar el origen empresarial de los productos que distingue, dado que el elemento figurativo (diseño de un empaque abierto que contiene la figura de una gota en la combinación de colores rojo, azul, amarillo y blanco) constituyen elementos accesorios en su conformación, tal como se aprecia a continuación: Respecto a las marcas registradas TROPICAL y envoltura, se advierte que a diferencia del signo solicitado, tanto el aspecto denominativo (TROPICAL) como el figurativo (envoltura y letras características y los diseños de una taza o un plato y las distintas combinaciones de colores dependiendo de cada marca) son relevantes a efectos de determinar el origen empresarial de los productos, tal como se aprecia a continuación: 19 Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984,

13 CERTIFICADO Nº CERTIFICADO Nº CERTIFICADO Nº CERTIFICADO Nº CERTIFICADO Nº CERTIFICADO Nº Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en precisar - en concordancia con lo manifestado por la Oficina de Signos Distintivos - que la denominación MAYONESA que forma parte del signo solicitado, constituye un término genérico en la medida que designa el género de uno de los productos que pretende distinguir (mayonesa), por lo que no puede otorgarse en exclusiva a un solo titular. En relación a lo manifestado por la solicitante en el sentido que el término TROPICAL es de uso común en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, la Sala conviene en precisar que este término no es empleado por el público consumidor en el lenguaje corriente o comercial para designar los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no es de uso común de acuerdo al sentido y alcance del artículo 134 inciso g) de la Decisión 486. De otro lado, tal como se señaló en el punto 1 c), además de las marcas de la observante, el término TROPICAL sólo está presente en una marca registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no será considerado como un término frecuentemente utilizado en la citada clase

14 Asimismo, la Sala conviene en señalar que las denominaciones compuestas por más de un término deberán ser apreciadas en su integridad al realizar el examen comparativo, pudiendo darse mayor importancia a algún elemento de ellos sólo cuando se trate del elemento preponderante que determina la impresión en conjunto del signo o si éste tiene individualidad en la impresión en conjunto. 20 En ese sentido, se puede apreciar que en el signo solicitado la denominación PARAISO TROPICAL es la más relevante, toda vez que - tal como se señalara anteriormente - el término TIWINZA se encuentra en un tamaño de letra mucho más pequeño. a) Examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado y las marcas mixtas registradas Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado PARAISO TROPICAL y las marcas mixtas registradas TROPICAL, se advierte desde el punto de vista fonético, que la diferencia en el número de sus sílabas (siete/tres), la distinta secuencia de sus vocales (A-A-I-O-O-I-A/O-I-A) y la presencia del término PARAISO determinan que cada signo presente una pronunciación y entonación diferente. Desde el punto de vista gráfico, se advierte que el signo solicitado está formado por más de una palabra, a diferencia de las marcas registradas, presentando de este modo una distinta extensión. Asimismo, cada signo cuenta con elementos figurativos y combinaciones de colores que coadyuvan a una impresión visual distinta. b) Examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado y las marcas denominativas registradas Desde el punto de vista fonético, se advierten las mismas diferencias que en el literal anterior. Desde el punto de vista gráfico, se advierte que la distinta extensión de los signos y la presencia de elementos figurativos y cromáticos en el signo solicitado determinan también una impresión visual diferente. Sin embargo, la Sala considera que aun cuando el público logre recordar y distinguir que se trata de signos diferentes, la presencia del término TROPICAL en los signos podría inducirlo a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas, lo cual implica un riesgo de confusión indirecto en la medida que 20 Conforme al criterio establecido por esta Sala en las Resoluciones Nºs TRI-SPI y TRI-SPI en las que se determinó que el término TORREÓN es el elemento preponderante del signo TORREÓN DE PAREDES y el término RANCHERO en el signo PAPITAS RANCHERO FRÍO, las denominaciones compuestas pueden ser confundibles con otras, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta de que se trata

15 el público podría pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial, más aun si se tiene en cuenta que los signos distinguen los mismos productos (en el caso de las marcas mixtas registradas) o similares (en el caso de las marcas denominativas registradas) y que los demás elementos que constituyen el signo solicitado no contribuyen a su diferenciación. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde su acceso a registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA REVOCAR la Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 1998 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el diseño de un empaque abierto, que contiene la figura de una gota y sin reivindicar la denominación TIWINZA, en la parte superior, PARAISO TROPICAL, con colores rojo, azul, amarillo y blanco, conforme al modelo, solicitado por Envasadora de Alimentos San Antonio S.R.Ltda. Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf. BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 15-15