Registro de lema comercial - Carácter descriptivo - Falta de distintividad

Transcripción

1 SOLICITANTE : ADM - SAO S.A. DE OFICIO Registro de lema comercial - Carácter descriptivo - Falta de distintividad Lima, dos de marzo de dos mil uno I. ANTECEDENTES Con fecha 19 de abril del 2000, Adm - Sao S.A. (Bolivia) solicitó el registro del lema comercial EL SANO SABOR DE SUS COMIDAS para publicitar la marca SAO, registrada bajo certificado N 81609, que distingue aceites y grasas comestibles y demás productos similares de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 14 de setiembre del 2000, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró que el lema comercial sugiere al consumidor la idea que los productos distinguidos con la marca (aceites y grasas comestibles) que se pretende publicitar, son susceptibles de ofrecer una comida saludable, recomendable para la salud, siendo adicionalmente agradable al paladar; atributos, cualidades o virtudes deseados por el consumidor al momento de adquirir este tipo de productos, por lo que frases como la solicitada son frecuentemente utilizadas en el mercado para aludir a las ventajas y promocionar los productos a los cuales se refiere la marca registrada, no existiendo nivel alguno de originalidad, ni grado de ingenio tanto en la disposición de sus elementos como en el mensaje que pretende transmitir, por todo lo cual no es capaz de realzar la distintividad de la marca de producto que pretende publicitar. Con fecha 11 de octubre del 2000, Adm - Sao S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que el lema comercial solicitado no es ni ha sido utilizado en el mercado, por lo que su registro no atentaría contra derechos de terceros. Indicó que la Oficina de Signos Distintivos al sostener que el lema comercial EL SANO SABOR DE SUS COMIDAS no posee grado de ingenio alguno, se estaría limitando a analizar de manera aislada las palabras que lo componen, sin tomar en cuenta la originalidad en la composición. Agregó que existen registrados diversos lemas comerciales similares al lema comercial solicitado, por lo que considera que no existe argumento legal ni jurisprudencial para denegar la presente solicitud de registro. Con fecha 17 enero del 2001, Adm Sao S.A. solicitó el uso de la palabra. Con proveído de fecha 1º de febrero del 2001, la Sala de Propiedad Intelectual considerando lo actuado y atendiendo a la materia en discusión, denegó el uso de la palabra. 1-7

2 II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Cuál es la norma aplicable al presente caso. b) Si el lema comercial EL SANO SABOR DE SUS COMIDAS reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Adm - Sao S.A. es titular de la marca de producto SAO que distingue aceites y grasas comestibles, y demás productos similares de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 81609, vigente hasta el 18 de noviembre del año Norma aplicable Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión regulaban el registro de los lemas comerciales en el Perú eran la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486, la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo entró en vigencia el 1 de diciembre del Esta variación de las normas que regulan el registro de los lemas comerciales, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de lemas comerciales. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2 ), y que son directamente aplicables en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3 ). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior. Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que:...ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.... Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas. 1 Artículo La presente Decisión entrará en vigencia el 1 de diciembre de

3 En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece: Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344 y el Decreto Legislativo Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución Nº TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). 2 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-7

4 A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 3 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando 3 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

5 dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 4. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. 4. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto En el presente del lema comercial solicitado EL SANO SABOR DE SUS COMIDAS. Cabe señalar que el término SABOR 5 alude a una característica esperada de los productos alimenticios, mientras que el término SANO 6 significa que es bueno para la salud. La Sala considera que el lema comercial solicitado EL SANO SABOR DE SUS COMIDAS suscita en el público consumidor la idea de que los productos (aceites) que identifica la marca que pretende publicitar (SAO) tienen un sabor especial debido a su buena calidad y bajo contenido de calorías, por lo que es sano y favorable para la salud. En tal sentido, la expresión EL SANO SABOR DE SUS COMIDAS en la medida que alude directamente a una característica esperada de los productos que identifica la marca que pretende publicitar es descriptiva y no constituye una expresión innovadora, motivadora y dotada de fantasía. Asimismo, el lema comercial solicitado constituye una frase simple, frecuentemente utilizada en la publicidad de productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, ya que es usual que los fabricantes de productos alimenticios manifiesten siempre que sus productos son inmejorables, saludables y de buen sabor, como ocurre con las expresiones FRESCO SABOR DE CADA DIA, EL SABOR DE LA LECHE, ANCHOR EL SABOR DE NUEVA ZELANDA, EL DELICIOSO SABOR DE LA SALUD, EL SABOR INOLVIDABLE, EL SABOR SOÑADO, EL VERDADERO SABOR ALEMAN, EL MAS OSADO SABOR, DE PURO SABOR NACIONAL, EL SABOR QUE TODOS 4 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 5 Sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto / adv. Al gusto o conforme a la voluntad o deseo. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española (nota 5), p

6 PREFIEREN, LO BUENO SABE A GLORIA, EL SABOR ORIGINAL SABOR QUE ATRAE, DE SABOR NACIONAL, DILLMAN EL FESTIVAL DEL SABOR. En tal sentido, el lema comercial solicitado estaría atribuyendo una condición que podría no ser exclusiva de los aceites y grasas naturales de marca SAO y que podría corresponder a los productos de la misma clase que ofertan otros competidores, por lo que la Sala considera que de concederse un derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores que también se encuentran en condiciones de ofrecer productos (aceites y grasas naturales) de naturaleza similar, utilicen dicha expresión para publicitar sus productos. Por lo anterior, es mejor dejarlos libres para que puedan ser utilizados por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, el signo cuyo registro se solicita no reviste un mínimo grado de fantasía en su construcción gramatical, careciendo por tanto de la fuerza distintiva necesaria para acceder a su registro. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 134 de la Decisión 486, aplicables por remisión del artículo 179 de la Decisión 486, razón por la cual no procede acceder a registro. No obstante lo anterior, la Sala conviene en señalar - tal como se señalara en el punto 3 de la presente Resolución - que la denegatoria del registro del lema comercial EL SANO SABOR DE SUS COMIDAS no es impedimento para que la solicitante pueda usarlo en la publicidad y promoción de los productos distinguidos con su marca registrada SAO. Lo que no se le puede conceder es un derecho de exclusiva sobre un lema comercial que no reúne los requisitos establecidos por la ley. 5. Registros anteriores La Sala conviene en precisar - respecto de lo manifestado por la solicitante sobre la existencia de otros lemas comerciales registrados a favor de diferentes titulares - que el hecho que en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial existan registrados a favor de diversos titulares los lemas comerciales FRESCO SABOR DE CADA DIA, EL SABOR DE LA LECHE, EL DELICIOSO SABOR DE LA SALUD, EL VERDADERO SABOR ALEMAN, EL MAS OSADO SABOR, SABOR A COSA BUENA, entre otros, no significa que el signo solicitado en el presente expediente sea registrable, ya que los registros no tienen relevancia más allá del caso concreto y si bien demuestran la tendencia de la Administración en el examen de registrabilidad, no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud. En tal sentido, los antiguos registros no otorgan un derecho para solicitar - 6-7

7 en base a un supuesto derecho de igualdad de tratamiento de la Administración o invocando seguridad jurídica - una decisión similar. De acuerdo a los principios de derecho administrativo el principio de seguridad jurídica no se aplica si se trata de hacer valer un acto administrativo contrario a derecho. En consecuencia, una práctica administrativa, aunque se haya realizado durante años, no la convierte en precedente de observancia obligatoria y no vincula a la Sala. Finalmente, no corresponde juzgar aquí si la decisión de la Autoridad administrativa que otorgó el registro de los anteriores signos, fue un acto contrario a derecho. De cualquier forma, esta Sala parte de la consideración que al momento en que se otorgaron los registros de dichos lemas comerciales y la fecha actual, las situaciones de hecho y derecho han variado. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N OSD/INDECOPI de fecha 14 de setiembre del 2000 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial EL SANO SABOR DE SUS COMIDAS solicitado por Adm - Sao S.A. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf. /lp. LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 7-7