MARCA INTERNACIONAL 1. EL SISTEMA DE MARCA INTERNACIONAL 1.1 EL ARREGLO Y EL PROTOCOLO DE MADRID

Transcripción

1 Pedro Beltrán Gamir MARCA INTERNACIONAL 1. EL SISTEMA DE MARCA INTERNACIONAL 1.1 EL ARREGLO Y EL PROTOCOLO DE MADRID Existe un tercer tipo de marca, además de la española y la europea, que es la marca internacional. La Oficina que gestiona las marcas internacionales es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra. La presentación de esta marca internacional puede hacerse también en Alicante, a través de la OAMI, que remitirá la solicitud a la OMPI en Ginebra. Este sistema de marca internacional fue establecido hace más de cien años, en 1891 y se conoce como el sistema de Madrid, ya que el primer acuerdo al respecto se formalizó en el, relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid en Este arreglo ha sido objeto de varias revisiones, en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1967, En Estocolmo en 1957, y también en Estocolmo en 1979, que es el texto que se encuentra actualmente en vigor. Además del existe otro texto que se llama Proto- 163

2 Manual práctico de Solicitud de Marcas colo de Madrid, que es el relativo al registro internacional de marcas, que fue firmado el 27 de junio de 1989 y está en vigor desde el 1 de diciembre de Es conocido como Protocolo de Madrid. España es parte del Arreglo desde el 15 de julio de 1892 y del Protocolo desde el 1 de diciembre de Como se puede observar, el Protocolo de Madrid se suscribe cien años después del Arreglo y se adopta para introducir un sistema más flexible que solucione las dificultades que impedían la adhesión de ciertos países al. En comparación con el, el Protocolo aporta principalmente las siguientes innovaciones: 1. El solicitante puede basar su solicitud de registro internacional en una solicitud presentada en una de las oficinas nacionales. En cambio, el Arreglo requiere que una solicitud internacional se base en un registro ya concedido por la oficina nacional. 2. Toda parte contratante en la que el solicitante reivindica protección puede optar por un periodo de 18 meses (en vez de un año) e incluso un plazo más largo en caso de oposición, para declarar que no se puede conceder protección a la marca en su territorio. 3. La oficina de cada país puede percibir tasas mas elevadas que las fijadas con relación al. 4. Un registro internacional que es objeto de cancelación a petición de la oficina de origen, por ejemplo por denegación de la solicitud de base, o invalidación del registro de base durante los cinco años siguientes al registro internacional, puede transformarse en solicitudes nacionales o regionales en cada una de las partes contratantes en que el registro internacional surtió efectos; de este modo, cada 164

3 Pedro Beltrán Gamir una de estas solicitudes se beneficiará de la fecha de dicho registro internacional y de ser el caso, de su prioridad, posibilidad que no existe en el. Cabe señalar que, en los restantes aspectos, el Protocolo de Madrid sigue una estructura similar a la del. El Arreglo y el Protocolo concerniente al, son ejecutados conjuntamente, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento creado a tal efecto ( en vigor desde el 1 de abril de 2004). El Protocolo no reemplaza ni sustituye al, sino que actúa de forma conjunta ya que cada uno tiene su propio ámbito de aplicación. Cada uno de estos Tratados es aplicable para aquellos países que se han adherido al mismo, existiendo lo que se denomina la cláusula de salvaguardia del : El Arreglo, será de aplicación en los Estados que sean parte únicamente del, y en las relaciones entre los Estados Miembros tanto del como del Protocolo. El Protocolo será de aplicación cuando los Estados sean contratantes únicamente del Protocolo de Madrid y en las relaciones entre Estados contratantes, miembros del Arreglo y Estados miembros únicamente del Protocolo. En el año 2004 se incorporó el español a los idiomas de trabajo del Protocolo y se vinculó el sistema con el de la marca comunitaria. El hecho de que se conozcan estas marcas como marcas internacionales, no significa que sigan un sistema unitario, igual que el de la marca europea. Es decir, no basta con solicitar la marca internacional en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial en Ginebra, para que automáticamente se extienda a todos los países, como ocurre con la marca 165

4 Manual práctico de Solicitud de Marcas europea. Cuando se solicita una marca en Alicante, automáticamente se extiende a toda la Unión Europea y la aceptación o denegación son comunes para todos los países. Sin embargo, la marca internacional se convierte en un grupo de marcas nacionales, que en algunos casos pueden ser concedidas y en otros denegadas. El sistema tiene una cierta confusión, ya que hay países que han suscrito el y el Protocolo y otros que han suscrito solo uno de los dos. De esta manera, existen tres grupos de países. Países contratantes solo del. Países contratantes del Arreglo y del Protocolo de Madrid. Países u organizaciones contratantes solo del Protocolo de Madrid. Al contrario de lo que ocurre con el, el Protocolo de Madrid establece la posibilidad de que no sólo los Estados, sino también las organizaciones intergubernamentales, participen del sistema internacional de registro. Esto se debe a la implantación del sistema de la marca comunitaria, que se consideró debería estar vinculado con el sistema internacional de registro. Las organizaciones intergubernamentales deben satisfacer dos condiciones para poder adherirse al mismo: 1. Al menos uno de los Estados miembros de dicha organización debe ser Parte en el Convenio de París, de 20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad industrial; 166

5 Pedro Beltrán Gamir 2. Dicha organización debe tener una oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio en el que se aplique el tratado constitutivo de la organización. Estas disposiciones se establecieron específicamente con objeto de que la Comunidad Europea pudiera acceder al Protocolo de Madrid cuando hubiese comenzado a surtir efectos el sistema de la marca comunitaria. Evidentemente, la Comunidad Europea cumple la primera condición, ya que todos los Estados miembros son Parte en el Convenio de París. Otro tanto cabe decir del segundo requisito, ya que la Oficina de Armonización entró en funcionamiento plenamente el 1 de abril de Dado que el sigue siendo un medio interesante de obtener un registro internacional de marcas, el Protocolo de Madrid se complementará con él. Los dos Tratados son paralelos e independientes y los Estados podrán adherirse a uno de ellos o a ambos. DE MADRID. 1.2 PRIMER AÑO COMPLETO DE ADHESIÓN DE LA OAMI AL PROTOCOLO La adhesión a dicho Protocolo permite designar a la Comunidad Europea en un registro internacional, y también presentar una solicitud internacional ante la OAMI con ella misma como oficina de origen. Sobre la base de una solicitud o registro de marca comunitaria. El 2005, fue el primer año completo que la Oficina participó del sistema de Madrid, tras suscribirlo el 1 de Octubre de El nivel de solicitudes internacionales basadas en marcas comunitarias se ha estabilizado en una media entorno a ocho por día laborable, 167

6 Manual práctico de Solicitud de Marcas hasta alcanzar un total de anuales, aproximadamente. Esta cifra sólo es ligeramente inferior a la estimada inicialmente. La estrecha cooperación con la OMPI en la tramitación de solicitudes internacionales ha contribuido a un buen funcionamiento. Los propietarios de marcas comunitarias británicos, españoles y franceses son los mayores usuarios de este servicio. Las designaciones de la CE alcanzaron las anuales, lo que supone más del 10% de todas las solicitudes en las que se pide cobertura para la CE, siendo las más comunes las originadas en las oficinas de Estados Unidos, Alemania y Suiza. A la OMPI le resultó muy difícil seguir el ritmo creciente de nuevas solicitudes internacionales y de las designaciones posteriores, en especial durante el primer semestre. Por tanto, la OAMI, al igual que otras oficinas adheridas al sistema de Madrid, recibió menos designaciones de las que debía. En el segundo semestre la situación mejoró. La Oficina vuelve a publicar rápidamente las designaciones de la CE. Ello es posible porque no se necesitan traducciones y, a diferencia de lo que sucede con las solicitudes directas de marcas comunitarias, la publicación puede tener lugar antes de que se efectúe la búsqueda nacional y comunitaria. 1.3 QUIENES PUEDEN SOLICITAR MARCAS INTERNACIONALES Solamente pueden usar el sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, las personas físicas o jurídicas que posean un establecimiento industrial o comercial efectivo en un país miembro del o del Protocolo de Madrid, o que estén domiciliadas o sean nacionales de uno de esos países. Todas las empresas y particulares españoles pueden utilizar ese sistema. 1.4 LUGAR PARA EFECTUAR LA SOLICITUD 168

7 Pedro Beltrán Gamir La solicitud debe presentarse en lo que se llama oficina de origen, que es la oficina nacional, o en su caso, la OAMI. Una marca solamente puede ser objeto de registro internacional, si previamente se ha registrado en la oficina de origen, o si la solicitud internacional se rige exclusivamente por el Protocolo, cuando se haya solicitado el registro en la oficina de origen. La solicitud de registro internacional debe designar uno o varios países en los que la marca ha de ser protegida. En ningún caso cabe designar la propia oficina de origen de la marca. Es decir, se presenta en la Oficina Española de Patentes y Marcas y se notifica en qué países se solicita que tenga efectos esta marca. El país puede ser designado siempre y cuando el país de la parte contratante y el país designado sean miembros del mismo tratado. Una persona que no tenga establecimiento en la Unión de Madrid no puede utilizar el sistema de Madrid y tampoco puede usarse el sistema para proteger una marca fuera de la Unión de Madrid. Es decir, que aunque el sistema se califica como internacional, no cubre todos los países del mundo, sino solamente los países que han suscrito el sistema. 1.5 PAISES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE MADRID El artículo 1o del establece que los países a los que se aplica el mismo se constituyen en Unión Particular para el Registro Internacional de Marcas, por otro lado el Protocolo, en su artículo 1º, establece que los Estados que son parte en el Protocolo, aun cuando no sean parte en el y las organizaciones intergubernamentales que comprenden los requisitos establecidos en el artículo 14, sean parte y firmen el Protocolo son miembros de la misma Unión. 169

8 Manual práctico de Solicitud de Marcas Como bien se desprende de ambos Tratados, estamos ante una Unión de países. Esta unión tiene efectos limitadísimos, que comienzan y acaban en la regulación y administración de la marca internacional. Actualmente el número de Estados que son parte de la Unión de Madrid, es de 79, de los cuales 56 son parte en el Arreglo y 68 en el Protocolo. Paulatinamente se van produciendo nuevas incorporaciones, como será el caso de Botswana para la cual el Protocolo de Madrid entró en vigor el 5 de diciembre de 2006 (El 5 de septiembre de 2006, el Gobierno de Botswana depositó ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas). La adhesión de Botswana al Protocolo de Madrid incrementa el número de Partes Contratantes del Protocolo a 69, y el número total de Partes Contratantes del Sistema de Madrid a 79. MIEMBROS DEL PROTOCOLO DE MADRID Parte contratantción Situa- Tratado Fecha Albania Protocolo de Madrid En vigor 30 de julio de 2003 Alemania Protocolo de Madrid En vigor 20 de marzo de 1996 Antigua y Barbuda Protocolo de Madrid En vigor 17 de marzo de 2000 Armenia Protocolo de Madrid En vigor 19 de octubre de 2000 Australia Protocolo de Madrid En vigor 11 de julio de 2001 Austria Protocolo de Madrid En vigor 13 de abril de 1999 Bahrein Protocolo de Madrid En vigor 15 de diciembre de 2005 Belarús Protocolo de Madrid En vigor 18 de enero de 2002 Bélgica Protocolo de Madrid En vigor 1 de abril de 1998 Bhután Protocolo de Madrid En vigor 4 de agosto de 2000 Bulgaria Protocolo de Madrid En vigor 2 de octubre de

9 Pedro Beltrán Gamir China Protocolo de Madrid En vigor 1 de diciembre de 1995 Chipre Protocolo de Madrid En vigor 4 de noviembre de 2003 Croacia Protocolo de Madrid En vigor 23 de enero de 2004 Cuba Protocolo de Madrid En vigor 26 de diciembre de 1995 Dinamarca Protocolo de Madrid En vigor 13 de febrero de 1996 Egipto Protocolo de Madrid En vigor Eslovaquia Protocolo de Madrid En vigor 13 de septiembre de 1997 Eslovenia Protocolo de Madrid En vigor 12 de marzo de1998 España Protocolo de Madrid En vigor 1 de diciembre de 1995 Estados Unidos de América Protocolo de Madrid En vigor 2 de noviembre de 2003 Estonia Protocolo de Madrid En vigor 18 de noviembre de 1998 European Comunity Protocolo de Madrid En vigor 1 de octubre de 2005 Federación de Rusia Protocolo de Madrid En vigor 10 de junio de 1997 Finlandia Protocolo de Madrid En vigor 1 de abril de 1996 Francia Protocolo de Madrid En vigor 7 de noviembre de 1997 Georgia Protocolo de Madrid En vigor 20 de agosto de 1998 Grecia Protocolo de Madrid En vigor 10 de agosto de 2000 Hungría Protocolo de Madrid En vigor 3 de octubre de 1997 Irán (República Islámica del) Protocolo de Madrid En vigor 25 de diciembre de 2003 Irlanda Protocolo de Madrid En vigor 19 de octubre de 2001 Islandia Protocolo de Madrid En vigor 15 de abril de 1997 Italia Protocolo de Madrid En vigor 17 de abril de 2000 Japón Protocolo de Madrid En vigor 14 de marzo de 2000 Kenya Protocolo de Madrid En vigor 26 de junio de 1998 Kirguistán Protocolo de Madrid En vigor 17 de junio de 2004 La ex República Yugoslava de Macedonia Protocolo de Madrid En vigor 30 de agosto de

10 Manual práctico de Solicitud de Marcas Lesotho Protocolo de Madrid En vigor 12 de febrero de 1999 Letonia Protocolo de Madrid En vigor 5 de enero de 2000 Lietchtenstein Protocolo de Madrid En vigor 17 de marzo de 1998 Lituania Protocolo de Madrid En vigor 15 de noviembre de 1997 Luxemburgo Protocolo de Madrid En vigor 1 de abril de 1998 Marruecos Protocolo de Madrid En vigor 8 de octubre de 1999 Mónaco Protocolo de Madrid En vigor 27 de septiembre de 1996 Mongolia Protocolo de Madrid En vigor 16 de junio de 2001 Mozambique Protocolo de Madrid En vigor 7 de octubre de 1998 Namibia Protocolo de Madrid En vigor 30 de junio de 2004 Noruega Protocolo de Madrid En vigor 29 de marzo de 1996 Países Bajos Protocolo de Madrid En vigor 1 de abril de 1998 Polonia Protocolo de Madrid En vigor 4 de marzo de 1997 Portugal Protocolo de Madrid En vigor 20 de marzo de 1997 Reino Unido Protocolo de Madrid En vigor 1 de diciembre de 1995 República Arabe Siria Protocolo de Madrid En vigor 5 de agosto de 2004 República Checa Protocolo de Madrid En vigor 25 de septiembre de 1996 República de Corea Protocolo de Madrid En vigor 10 de abril de 2003 República de Moldova Protocolo de Madrid En vigor 1 de diciembre de 1997 República Popular Democrática Protocolo de Madrid En vigor 3 de octubre de 1996 Corea Rumania Protocolo de Madrid En vigor 28 de julio de 1998 Senegal Protocolo de Madrid En vigor Serbia Protocolo de Madrid En vigor 17 de febrero de 1998 Sierra Leona Protocolo de Madrid En vigor 28 de diciembre de 1999 Singapur Protocolo de Madrid En vigor 31 de octubre de 2000 Suecia Protocolo de Madrid En vigor 1 de diciembre de 1997 Suiza Protocolo de Madrid En vigor 1 de mayo de

11 Pedro Beltrán Gamir Swazilandia Protocolo de Madrid En vigor 14 de diciembre de 1998 Turknenistán Protocolo de Madrid En vigor 28 de septiembre de 1999 Turquía Protocolo de Madrid En vigor 1 de enero de 1999 Ucrania Protocolo de Madrid En vigor 29 de diciembre de 2000 Vietnam Protocolo de Madrid En vigor 11 de julio de 2006 Zambia Protocolo de Madrid En vigor 15 de noviembre de 2001 (Total Partes Contratantes: 68) MIEMBROS DEL ARREGLO DE MADRID Tratado Parte contratante Alemania Argelia Brasil Bulgaria Cuba Egipto Eslovaquia España Francia Hungría Situación Fecha En vigor 12 de junio de 1925 En vigor 5 de julio de 1972 En vigor 3 de octubre de 1896 En vigor 12 de agosto de 1975 En vigor 1 de enero de 1905 En vigor 1 de julio de 1952 En vigor 1 de enero de 1993 En vigor 15 de julio de 1892 En vigor 15 de julio de 1892 En vigor 5 de junio de

12 Manual práctico de Solicitud de Marcas Irán (República Islámica del) Irlanda Israel Italia Japón Libano Liechtenstein Marruecos Mónaco Nueva Zelanda Polonia Portugal Reino Unido República Árabe Siria (la) República Checa República de Moldova En vigor 18 de junio de 2004 En vigor 4 de diciembre de 1925 En vigor 24 de marzo de 1950 En vigor 5 de marzo de 1951 En vigor 8 de julio de 1953 En vigor 1 de septiembre de 1924 En vigor 14 de julio de 1933 En vigor 30 de julio de 1917 En vigor 29 de abril de 1956 En vigor 29 de julio de 1931 En vigor 31 de octubre de 1893 En vigor 31 de octubre de 1893 En vigor 15 de julio de 1892 En vigor 1 de septiembre de 1924 En vigor 1 de enero de 1993 En vigor 5 de abril de

13 Pedro Beltrán Gamir República Dominicana San Marino Serbia Sri Lanka Suecia Suiza Túnez Turquía En vigor 6 de abril de 1951 En vigor 25 de septiembre de 1960 En vigor 18 de mayo de 2000 En vigor 29 de diciembre de 1952 En vigor 1 de enero de 1934 En vigor 15 de julio de 1892 En vigor 15 de julio de 1892 En vigor 21 de agosto de 1930 (Total Partes Contratantes: 56) 1.6. FORMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA La marca se debe presentar a la Oficina Internacional a través de la Oficina de origen en la que se pidió. Si la solicitud internacional cumple con los requisitos exigibles, la marca se inscribe en el registro internacional y se publica en la Gaceta de la OMPI de las marcas internacionales. La Oficina Internacional notifica a cada país en el que se haya solicitado protección en la solicitud. A partir de la fecha de registro de internacional, la protección de la marca en cada uno de los países designados tiene el mismo valor que si dicha marca se hubiera depositado directamente en cada una de las oficinas nacionales de cada país. Cada país tiene derecho a denegar la protección de la marca dentro del plazo indicado en el Arreglo o en el Protocolo. Si dicha denegación no se notifica a la Oficina Internacional dentro 175

14 Manual práctico de Solicitud de Marcas del plazo previsto, la protección de la marca en cada país designado tiene el mismo valor que si se hubiera registrado en la oficina de ese país. Cada uno de los países dispone generalmente de doce meses para notificar una denegación. Sin embargo, en virtud del Protocolo, cada país puede declarar que este plazo será de 18 meses con posibilidad de prolongación, si la denegación se basa en una oposición. Durante un periodo de cinco años, a partir de la fecha de registro internacional, el registro queda en situación de dependencia respecto de la solicitud presentada o del registro de la marca efectuado en la oficina de origen. En la medida que el registro de base deje de estar vigente durante ese periodo de cinco años, ya sea por decisión de cancelación por parte de la oficina de origen o de un Tribunal, o bien por cancelación voluntaria o falta de renovación, el registro internacional deja de surtir efectos. Asimismo, cuando el registro internacional se basa en la solicitud presentada en la oficina de origen, ese registro se cancelará en la medida en que dicha solicitud fuese objeto de denegación o retirada durante ese periodo de cinco años, o si el registro resultante de esa solicitud dejara de surtir efecto en el mismo periodo. Al término de este periodo de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente del registro de base o de la solicitud de base. Un registro internacional puede mantenerse indefinidamente mediante el pago, cada diez años, de las tasas establecidas. 1.7 VENTAJAS DEL SISTEMA El registro internacional presenta varias ventajas para el titular de la marca. Tras haber registrado la marca o presentado una solicitud o registro en la oficina de origen, el titular solamente tendrá que presentar una única solicitud en un solo idioma (español, francés o inglés) y pagar tasas ante una sola administración, en vez de presentar solicitudes en varios idiomas de las 176

15 Pedro Beltrán Gamir Oficinas de Marcas de las distintas partes contratantes y de pagar una tasa distinta en cada una de ellas. Otra ventaja importante para los titulares de marcas, es que toda modificación posterior al registro internacional, como por ejemplo el cambio de nombre o de domicilio del titular, el cambio parcial o total de titularidad, o la limitación de la lista de productos y servicios respecto de todos o ciertos países designados, puede inscribirse y surtir efectos mediante el cumplimiento de una sola formalidad ante la Oficina Internacional y el pago de una sola tasa. Las principales ventajas para los titulares de marcas residen en la simplicidad del sistema de registro internacional y en el ahorro económico del que se benefician al obtener y mantener la protección de sus marcas en el extranjero. El registro internacional presenta también ventajas para las oficinas de marcas. Por ejemplo, dichas oficinas no necesitan verificar el cumplimiento de los requisitos formales, ni necesitan clasificar los productos o servicios o publicar las marcas. Además la Oficina Internacional transfiere a los países en los que el solicitante desea proteger su marca, una parte de las tasas percibidas. Asimismo si el servicio de registro internacional registra un superávit al cierre de sus cuentas bienales, los beneficios se reparten entre los países respectivos del tratado. 2. TIPOS DE SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL Existen tres tipos de solicitudes internacionales. Una solicitud internacional podrá: a) Regirse exclusivamente por el Arreglo. 177

16 Manual práctico de Solicitud de Marcas b) Regirse exclusivamente por el Protocolo. c) Regirse tanto por el Arreglo como por el Protocolo, en función del tratado o tratados (Arreglo o Protocolo) que sean aplicables a la oficina de origen por una parte y a los países designados en la solicitud por otra. Los principios establecidos al respecto son los siguientes: A) Cuando la oficina de origen sea la oficina de un país que esté obligado únicamente por el Arreglo, solo podrán designarse los países que sean parte asimismo en el Arreglo; la solicitud internacional se regirá exclusivamente por el Arreglo. B) Cuando la oficina de origen sea la oficina de un país que esté obligado únicamente por el Protocolo, sólo podrán designarse los países u organizaciones que sean asimismo, parte en el Protocolo; la solicitud internacional se regirá exclusivamente por el Protocolo. C) Cuando la oficina de origen sea la oficina de un país que esté obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, podrá ser designado cualquier país que sea parte en el Arreglo o en el Protocolo (o en ambos) o cualquier organización que sea parte en el Protocolo; en este caso: - Cuando todas las partes contratantes sean países que son parte en el Arreglo (independientemente de que algunas o todas sean también parte en el Protocolo), la solicitud internacional se regirá exclusivamente por el Arreglo (como consecuencia de la denominada cláusula de salvaguardia). 178

17 Pedro Beltrán Gamir - Cuando todos los países designados sean parte únicamente en el Protocolo, la solicitud se regirá exclusivamente por el Protocolo. - Cuando en la solicitud se designe al menos un país que sea parte en el Arreglo (independientemente de que sea parte en el Protocolo) y al menos un país u organización que sea parte únicamente en el Protocolo, la solicitud se regirá tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Es importante que el solicitante sepa en cual de estas categorías se incluye su solicitud, puesto que esto determinará cuestiones tales como el formulario que ha de utilizarse, el idioma en que puede presentarse la solicitud y las tasas que han de abonarse. Además, la solicitud internacional podrá basarse en una solicitud (y no en un registro) presentada ante la oficina de origen, únicamente cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Protocolo. En resumen: A) La solicitud internacional se regirá exclusivamente por el Arreglo si: La Oficina de origen es la oficina de un estado vinculado únicamente al Arreglo, o La Oficina de origen es la oficina de un estado vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, y el solicitante ha designado únicamente estados que están vinculados al Arreglo (aún cuando alguno de ellos también estén vinculados al Protocolo). La solicitud internacional deberá basarse siempre en un registro efectuado en la Oficina de origen, en este caso de solicitud de acuerdo 179

18 Manual práctico de Solicitud de Marcas con el Arreglo. B) La solicitud internacional se regirá exclusivamente por el Protocolo si: La Oficina de origen es la oficina de un país vinculado únicamente al protocolo o La Oficina de origen es la oficina de un país vinculado tanto al Arreglo como al protocolo y el solicitante no ha designado ningún estado vinculado al Arreglo. La solicitud internacional podrá basarse en este caso en una solicitud o en un registro efectuados en la oficina de origen. C) La solicitud internacional se regirá tanto por el Arreglo como por el Protocolo, si la oficina de origen es la oficina de un país vinculado tanto al Arreglo como al Protocolo, y el solicitante ha designado al menos un país vinculado al Arreglo (independientemente de que también esté vinculado al Protocolo) y al menos un país vinculado únicamente al Protocolo. La solicitud internacional debe basarse en un registro efectuado en la oficina de origen. 2.1 PLURALIDAD DE SOLICITANTES Dos o más personas, sean naturales o jurídicas, podrán presentar conjuntamente una solicitud internacional, siempre que sean titulares conjuntamente de la solicitud de base o del registro de base. Cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, el país de origen debe ser 180

19 Pedro Beltrán Gamir el mismo para cada uno de los solicitantes. Cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Protocolo, cada uno de los solicitantes debe poseer los vínculos necesarios (mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad) con el país cuya oficina sea la oficina de origen. No es necesario que los vínculos, nacionalidad, domicilio o establecimiento sean de la misma naturaleza para cada solicitante, pero todos deberán estar facultados para presentar solicitudes internacionales ante la oficina del mismo país. 2.2 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL La solicitud de marca internacional debe presentarse siempre por medio de la oficina de origen, la oficina ante la cual se ha registrado o se presenta la solicitud de registro de marca. Por tanto, la oficina entrará en contacto por primera vez con la solicitud internacional, cuando le pidan que presente una de esas solicitudes a la oficina internacional. Es posible que una oficina nacional de marcas que reciba una petición de presentación de solicitud internacional, regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo, no sea la oficina de origen correcta según el Arreglo, pero sí que lo sea en virtud de la norma más amplia del Protocolo. En dicho caso, la oficina deberá informar al solicitante que la solicitud no podrá ser enviada tal y como está planteada, pero podría tramitarse como solicitud regida exclusivamente por el Protocolo, si se suprimen todas las designaciones de los estados parte en el Arreglo. No se considerará como tal la solicitud internacional que en lugar de ser presentada por medio de una oficina nacional de marcas, sea presentada directamente a la oficina internacional por el solicitante. La solicitud 181

20 Manual práctico de Solicitud de Marcas será devuelta al remitente sin ser examinada de ninguna manera y las tasas pagadas serán devueltas a la persona que las haya abonado. La oficina internacional no acusará recibo de las solicitudes internacionales, salvo cuando se transmitan por telefax o por comunicaciones electrónicas. 2.3 IDIOMA DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL Las solicitudes internacionales que se rijan exclusivamente por el Arreglo, deben ser presentadas únicamente en francés. Las solicitudes internacionales que se rijan exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, podrán presentarse en español, en inglés o en francés, con arreglo a lo previsto por la oficina de origen. Es decir, la oficina de origen estará facultada para limitar la elección del solicitante a un único idioma o a dos, o permitir al solicitante o titular elegir entre cualquiera de los tres idiomas. Las solicitudes internacionales que no cumplan este requisito relativos al idioma no serán consideradas como tales por la Oficina Internacional, que las devolverá a la oficina que las haya presentado, sin examinarlas, mientras que las tasas abonadas serán devueltas a la persona que haya efectuado el pago. 2.4 EL FORMULARIO DE SOLICITUD. Las solicitudes internacionales deben presentarse a la Oficina Internacional en el formulario oficial, dicho formulario variará cuando se trate de del registro de una marca internacional regida exclusivamente por el Protocolo de Madrid, por el Acuerdo de Madrid o por ambos tratados. A 182

21 Pedro Beltrán Gamir continuación pasamos al análisis de los formularios a utilizar en cada uno de estos tres supuestos: A) Si quisiéramos registrar una marca internacional regida tanto por el como por el Protocolo, deberíamos cumplimentar el formulario MM3, que viene recogido, al igual que los otros dos formularios a los que a continuación haremos mención, en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, esta es la página www. wipo.int : MM3 (S) SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL REGIDA TANTO POR EL ARREGLO DE MADRID COMO POR EL PROTOCOLO DE MADRID A rellenar por el solicitante Esta solicitud contiene el siguiente número de: - Hojas complementarias:... A rellenar por el solicitante/ la Oficina Referencia del solicitante:... Referencia de la Oficina:... - Formularios MM17-1. ESTADO CONTRATANTE CUYA OFICINA ES LA OFICINA DE ORIGEN SOLICITANTE a) Nombre: b) Dirección: c) Dirección para la correspondencia: d) N.º de teléfono: Fax: Dirección de correo e: e) Idioma preferido para la correspondencia: 0 inglés 0 francés 0 español f) Otras indicaciones (según lo que exijan ciertas Partes Contratantes designadas): 183

22 Manual práctico de Solicitud de Marcas i) si el solicitante es una persona natural, nacionalidad del solicitante: ii) si el solicitante es una persona jurídica: - forma jurídica de dicha persona: - Estado y, en su caso, unidad territorial dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica: 3. DERECHO A PRESENTAR LA SOLICITUD a) Marque la casilla que corresponda: i) el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el Estado Contratante mencionado en el punto 1; ii) si no tiene dicho establecimiento en un Estado Contratante parte en el Arreglo, pero el solicitante está domiciliado en el Estado Contratante mencionado en el punto 1; iii) si no tiene dicho establecimiento ni domicilio en un Estado Contratante parte en el Arreglo, pero el solicitante es nacional del Estado Contratante mencionado en el punto 1. b) Cuando la dirección del solicitante, que figura en el punto 2.b), no se encuentre en el territorio del Estado Contratante mencionado en el punto 1, indique en el espacio que figura a continuación: i) si se ha marcado la casilla a)i) de este punto, la dirección del establecimiento comercial o industrial del solicitante en ese Estado, o ii) si se ha marcado la casilla a)ii) de este punto, el domicilio del solicitante en ese Estado. 4. NOMBRAMIENTO DE UN MANDATARIO (de haberlo) Nombre: Dirección: N.º de teléfono: Fax: Dirección de correo e: 5. REGISTRO DE BASE Número del registro de base:... Fecha del registro de base:...(dd/mm/aaaa) 184

23 Pedro Beltrán Gamir 6. REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD El solicitante reivindica la prioridad de la solicitud anterior mencionada a continuación: Oficina en que se efectuó la solicitud anterior:... Número de la solicitud anterior (si está disponible):... Fecha de la solicitud anterior:...(dd/mm/aaaa) Si la reivindicación de prioridad no se refiere a todos los productos y servicios enumerados en el punto 10 del presente formulario, indique en el espacio que figura a continuación los productos y servicios a los que se refiere: Si se reivindica la prioridad de varias solicitudes anteriores, marque esta casilla y utilice para cada reivindicación de prioridad una hoja complementaria, proporcionando la información exigida más arriba. 7. LA MARCA a) En el recuadro que figura a continuación coloque la reproducción de la marca, tal como figura en el registro de base b) Cuando la reproducción en el apartado a) sea en blanco y negro y en el punto 8 se reivindique el color, coloque en el recuadro que figura a continuación una reproducción de la marca en color. c) El solicitante declara que desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar. d) La marca consiste en un color o en una combinación de colores como tales. Si la Oficina de origen presenta este formulario por fax, antes de enviar el original de esta página a la Oficina Internacional deberá completarse el presente recuadro. Número del registro de base o referencia de la Oficina, tal como figura en la primera página de este formulario:... Firma de la Oficina de origen:

24 Manual práctico de Solicitud de Marcas Si la Oficina de origen presenta este formulario por fax, antes de enviar el original de esta página a la Oficina Internacional deberá completarse el presente recuadro. Número del registro de base o referencia de la Oficina, tal como figura en la primera página de este formulario:... Firma de la Oficina de origen: REIVINDICACIÓN DE COLORES a) El solicitante reivindica el color como elemento distintivo de la marca. Color o combinación de colores reivindicados: b) Indique, para cada color, las partes principales de la marca que son de ese color (según lo exijan ciertas Partes Contratantes designadas): INDICACIONES VARIAS a) Transcripción de la marca (es obligatorio proporcionar esta información cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos, o en números no arábigos ni romanos): b) Traducción de la marca (según lo exijan ciertas Partes Contratantes designadas): i) al inglés: 10. PRODUCTOS Y SERVICIOS a) Indique a continuación los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional: Sírvase utilizar el tipo de letra Courier New o Times New Roman, tamaño 12 pt, o superior Clase Productos y servicios 186

25 Pedro Beltrán Gamir b) El solicitante desea limitar la lista de productos y servicios respecto de una o más Partes Contratantes designadas, según se indica a continuación: Sírvase utilizar el tipo de letra Courier New o Times New Roman, tamaño 12 pt, o superior Parte Contratante Clase(s) o lista de los productos y servicios para los que se solicita protección en esta Parte Contratante 11. PARTES CONTRATANTES DESIGNADAS Marque las casillas correspondientes: AG Antigua y Barbuda AL Albania AM Armenia AN Antillas Neerlandesas AT Austria AU Australia AZ Azerbaiyán BA Bosnia y Herzegovina BG Bulgaria BH Bahrein BT Bhután BX Benelux BY Belarús CH Suiza CN China CU Cuba CY Chipre CZ República Checa DZ Argelia EE Estonia EG Egipto EM Comunidad Europea 1 ES España FI Finlandia FR Francia GB Reino Unido 2 GE Georgia GR Grecia HR Croacia HU Hungria IE Irlanda 2 IR Irán (República Islámica del) IS Islandia IT Italia JP Japón KE Kenya KG Kirguistán KR República de Corea KZ Kazajastán LI Liechtenstein LR Liberia LS Lesotho LT Lituania LV Letonia MA Marruecos MC Mónaco MD República de Moldova MK La ex Rep. Yugoslava de Macedonia MN Mongolia MZ Mozambique NA Namibia NO Noruega PL Polonia PT Portugal RU Federación de Rusia SD Sudán SE Suecia SG Singapur 1 SI Eslovenia SK Eslovaquia SL Sierra Leona SM San Marino SY República Árabe Siria SZ Swazilandia TJ Tayikistán TM Turkmenistán TR Turquía UA Ucrania US Estados Unidos de América 3 UZ Uzbekistán VN Viet Nam ZM Zambia DE Alemania DK Dinamarca KP República Popular Democrática de Corea RO Rumania RS Serbia Otras:

26 Manual práctico de Solicitud de Marcas 1. Si se designa a la Comunidad Europea, es obligatorio indicar, entre los idiomas siguientes, un segundo idioma ante la Oficina de la Comunidad Europea (marque sólo una casilla): alemán francés inglés italiano Además, si el solicitante desea reivindicar la antigüedad de una marca anterior registrada en o para un Estado Miembro de la Comunidad Europea, el formulario oficial MM17 debe ser adjuntado al presente formulario de solicitud internacional. 2. Al designar a Irlanda, al Reino Unido o a Singapur, el solicitante declara que tiene la intención de que la marca sea utilizada por él o con su consentimiento en esos países en relación con los productos y servicios indicados en la presente solicitud. 3. Si se designa a los Estados Unidos de América, es obligatorio adjuntar a la presente solicitud internacional el formulario oficial (MM18) en el que figura la declaración de la intención de utilizar la marca, según lo exige esta Parte Contratante. 12. FIRMA DEL SOLICITANTE O EL MANDATARIO (si así lo exige o lo permite la Oficina de origen)... Fecha:...(dd/mm/aaaa) 13. CERTIFICACIÓN Y FIRMA DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA DE ORIGEN a) Certificación La Oficina de origen certifica i) que la petición para presentar esta solicitud fue recibida o, según lo dispuesto en la Regla 11.1) del Reglamento, se considera como recibida el...(dd/mm/aaaa). ii) que el solicitante que figura en el punto 2 es la misma persona que el titular del registro de base mencionado en el punto 5, que las indicaciones que figuran en los puntos 7.d), 9.d) o 9.e) también figuran en el registro de base, que la marca que figura en el punto 7.a) es idéntica a la que figura en el registro de base, que si en el registro de base se reivindica el color como un elemento dis- 188

27 Pedro Beltrán Gamir tintivo de la marca esa misma reivindicación figura en el punto 8 o que, si en el punto 8 se reivindica el color sin haberlo reivindicado en el registro de base, la marca que figura en el registro de base es efectivamente del color o la combinación de colores reivindicados, y que los productos y servicios enumerados en el punto 10 figuran en la lista de productos y servicios del registro de base. Cuando la solicitud internacional se base en dos o más registros de base, se considerará que la certificación del apartado anterior se aplica a todos los registros de base. b) Firma de la Oficina:... Fecha de la firma:...(dd/mm/aaaa) HOJA DE CÁLCULO DE TASAS a) AUTORIZACIÓN PARA CARGAR EL IMPORTE A UNA CUENTA CORRIENTE Por la presente se autoriza a la Oficina Internacional a cargar el importe de las tasas a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional (si se marca esta casilla no será necesario completar el apartado b)). Titular de la cuenta:...número de cuenta:... Identidad de quien autoriza:... b) CUANTÍA DE LAS TASAS: (véase calculador de tasas: int/madrid/feecalc) Tasa de base: 653 francos suizos si la reproducción de la marca es únicamente en blanco y negro; 903 francos suizos si hay una reproducción en color. (Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado, de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas ( 65 francos suizos si la reproducción es únicamente en blanco y negro y 90 francos suizos si hay una reproducción en color)

28 Manual práctico de Solicitud de Marcas Complementos de tasa y tasas suplementarias Número de designaciones a las que se aplica el complemento Complemento de tasa 73 francos suizos Importe total de los complementos de tasa =... de tasa... x Número adicional de clases de productos y servicios Tasa suplementaria 73 francos suizos Importe total de las tasas suplementarias a partir de tres... x = Tasas individuales (francos suizos): Partes Contratantes Tasa individual Partes Contratantes Tasa indivi- designadas designadas dual Total de tasas individuales... TOTAL GENERAL (francos suizos)... c) FORMA DE PAGO Identidad del autor del pago:... Pago recibido y confirmado por la OMPI Nº de recibo de la OMPI Pago efectuado por cheque bancario (adjunto) Referencia del cheque... dd/mm/aaaa... Pago efectuado por cheque bancario (enviado por separado) Referencia del cheque... dd/mm/aaaa... Pago efectuado a la cuenta bancaria de la OMPI Nº CH Referencia del pago... dd/mm/aaaa

29 Pedro Beltrán Gamir Crédit Suisse, CH-1211 Ginebra 70. Pago efectuado a la cuenta corriente postal de la OMPI Nº , Ginebra Referencia del pago... dd/mm/aaaa... HOJA COMPLEMENTARIA Nº:...de... Este formulario que acabamos de ver reúne los requisitos que se exigen tanto en el modelo de formulario que se rige por el Protocolo como los que se exigen en el modelo de formulario que se rige por el Acuerdo, como, a continuación, veremos. B) Si quisiéramos registrar una marca internacional regida tan sólo por el, deberíamos cumplimentar el formulario MM1, que sigue las pautas del modelo anterior con las siguientes variaciones: Apartado 11: Aparecen sólo los países firmantes del Acuerdo. Tasas: No existen tasas individuales C) Si quisiéramos registrar una marca internacional regida tan sólo por el Protocolo de Madrid, deberíamos cumplimentar el formulario MM2, que presenta las siguientes variaciones respecto al primer modelo explicado: Apartado 11: Aparecen sólo los países firmantes del Protocolo. Tasas: Aparece el apartado de tasas individuales, ya que las tasas individuales deberán abonarse cuando las Partes Contratantes sean designadas en virtud del Protocolo en la solicitud internacional o en una designación posterior al registro internacional. 191

30 Manual práctico de Solicitud de Marcas 2.5 EL COSTE DE LA SOLICITUD DE UNA MARCA INTERNACIONAL Uno de los principales problemas que tienen las marcas internacionales es su coste. A diferencia de la marca europea, en la que se paga una tasa única y los precios son claros y se aplican a la totalidad de los países de la Unión Europea, en las marcas internacionales, sin embargo, el precio varía en virtud de los países en los que se pretende la aplicación de la marca solicitada. Hay una tasa que cobra la OMPI y luego, hay que pagar una tasa específica por cada país, siendo distintas las tasas que aplican cada uno de los países. La tasa general de las solicitudes formuladas de conformidad con el Acuerdo de Madrid, es de 653 francos suizos, equivalentes a 412 euros, si la marca no es en color. Si la marca es en color la tasa es de 903 francos suizos equivalentes a 569,74 euros. Esta tasa cubre hasta tres clases. Por cada clase adicional hay que pagar 73 francos suizos, equivalente a 46 euros. Por cada país adicional que se incluya en la solicitud, hay que pagar también la cantidad de 73 francos suizos En las solicitudes de marca es las que es aplicable el Protocolo de Madrid se aplican exactamente las mismas tasas. En las solicitudes de marcas en las que son aplicables conjuntamente, el Arreglo y el Protocolo, se aplican también las mismas tasas. La diferencia fundamental en el régimen de los países que han suscrito el Arreglo y los que han suscrito el Protocolo, se produce aquí en el momento del pago de las tasas. En los países que figuran como parte del 192

31 Pedro Beltrán Gamir Arreglo (por ejemplo España), no es necesario pagar una tasa adicional por país. Es decir, que una marca internacional en la que se pretenda que se aplique en España, no hay una tasa adicional específica española, se cobra la tasa general de 73 francos suizos equivalente a 46 euros por país, pero no una tasa específica de la oficina Española. Sin embargo, en los países que son subscriptores del Protocolo y no del Arreglo, siendo los más significativos Estados Unidos y Reino Unido, hay que pagar una tasa adicional para cada país, dependiendo de los países en los que se solicite la marca. siguientes: Las tasas adicionales fijadas para cada país del Protocolo son las 1. Los siguientes importes de tasas individuales deberán abonarse cuando las Partes Contratantes mencionadas a continuación sean designadas en virtud del Protocolo en la solicitud internacional o en una designación posterior al registro internacional Francos suizos Antillas Holandesas Por tres clases 283 Por cada clase adicional 29 Cuando se trate de una marca colectiva: Por tres clases 561 Por cada clase adicional 57 Armenia Por una clase 221 Por cada clase adicional 22 Australia Por una clase 436 Por cada clase adicional

32 Manual práctico de Solicitud de Marcas Belarús Por tres clases 600 Por cada clase adicional 50 Benelux Por tres clases 245 Por cada clase adicional 25 Cuando se trate una marca colectiva: Por tres clases 350 Por cada clase adicional 25 Bulgaria Por una clase 251 Por cada clase adicional Cuando se trate una marca colectiva: Por tres clases 502 Por cada clase adicional 30 China Por una clase 310 Por cada clase adicional 155 Cuando se trate una marca colectiva: Por tres clases 929 Por cada clase adicional 465 Comunidad Europea Por una clase Por cada clase adicional 461 Cuando se trate una marca colectiva: Por tres clases Por cada clase adicional

33 Pedro Beltrán Gamir Cuba (ver el Aviso nº 28/2003 que existe en inglés y en francés) Primera parte - Por tres clases - Por cada clase adicional Segunda parte - Independientemente del número de clases Dinamarca Por tres clases 487 Por cada clase adicional 124 Estados Unidos de América Por tres clases 487 Por cada clase adicional 124 Estonia Por una clase 214 Por cada clase adicional 68 Cuando se trate de una marca colectiva: Por una clase 292 Por cada clase adicional 68 Finlandia Por tres clases 249 Por cada clase adicional 93 Cuando se trate de una marca colectiva: Por tres clases 358 Por cada clase adicional 93 Georgia Por una clase 281 Por cada clase adicional 105 Grecia Por una clase

34 Manual práctico de Solicitud de Marcas Por cada clase adicional 46 Cuando se trate de una marce colectiva: Por una clase 924 Por cada clase adicional 231 Irlanda Por una clase 372 Por cada clase adicional 106 Islandia Por una clase 271 Por cada clase adicional 54 Cuando se trate de una marca colectiva: Por una clase 307 Por cada clase adicional 54 Italia Por una clase 141 Por cada clase adicional 48 Cuando se trate de una marca colectiva: Independientemente del número de clases 472 Japón (ver el Aviso Nº 38/2002 que existe en inglés y en francés) Primera parte - Por una clase - Por cada clase adicional Segunda parte - Por una clase - Por cada clase adicional Kirguistán Por una clase 340 Por cada clase adicional

35 Pedro Beltrán Gamir Noruega Por tres clases 430 Por cada clase adicional 121 Reino Unido Por una clase 386 Por cada clase adicional 107 República de Corea Por una clase 297 Por cada clase adicional 297 República de Moldova Por una clase 339 Por cada clase adicional 28 Cuando se trate de manera colectiva: Por una clase 452 Por cada clase adicional 57 Singapur Por una clase 200 Por cada clase adicional 200 Suecia Por una clase 243 Por cada clase adicional 121 Suiza Por dos clases 600 Por cada clase adicional 50 Turkmenistán Por una clase 236 Por cada clase adicional 118 Turquía Por una clase 491 Por cada clase adicional 96 Ucranía Por tres clases

36 Manual práctico de Solicitud de Marcas Por cada clase adicional 118 Viern Nam Por una clase 155 Por cada clase adicional Los siguientes importes de tasas individuales deberán abonarse por la renovación de un registro internacional en el que las Partes Contratantes mencionadas a continuación hayan sido designadas en virtud del Protocolo Francos suizos Antillas Holandesas Por tres clases 283 Por cada clase adicional 29 Cuando se trate de una marca colectiva: Por tres clases 561 Por cada clase adicional 57 Armenia Por una clase 221 Por cada clase adicional 22 Australia Por una clase 291 Por cada clase adicional 291 Belarús Independientemente del número de clases 700 Benelux Por tres clases 400 Por cada clase adicional 71 Cuando se trate de una marca colectiva: Por tres clases 730 Por cada clase adicional

37 Pedro Beltrán Gamir Bulgaria Independientemente del número de clases Cuando se trate de una marca colectiva: Independientemente del número de clases China Por una clase 620 Por cada clase adicional 310 Comunidad Europea Por tres clases Por cada clase adicional 615 Cuando se trate de una marca colectiva: Por tres clases Por cada clase adicional Cuba Independientemente del número de clases 339 Dinamarca Por tres clases 487 Por cada clase adicional 124 Estados Unidos de América Por una clase 452 Por cada clase adicional 452 Estonia Independientemente del número de clases Cuando se trate de una marca colectiva:

38 Manual práctico de Solicitud de Marcas Independientemente del número de clases 341 Finlandia Por tres clases 280 Por cada clase adicional 148 Cuando se trate de una marca colectiva: Por tres clases 405 Por cada clase adicional 148 Georgia Por una clase 281 Por cada clase adicional 105 Grecia Por una clase 185 Por cada clase adicional 46 Cuando se trate de una marca colectiva: Por una clase 924 Por cada clase adicional 231 Irlanda Por una clase 380 Por cada clase adicional 190 Islandia Por una clase 271 Por cada clase adicional 54 Cuando se trate de una marca colectiva Por una clase 307 Por cada clase adicional 54 Italia Por una clase 94 Por cada clase adicional