SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXII Número 2514 Lima, 09 de junio de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 186-IP-2014 Proceso 201-IP-2014 Proceso 232-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del consultante, de los artículos 135 literal b) y 175 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal e) y último inciso, 176, 177 y 179 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº JR-CA-12. Apelante: UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. Lema comercial: EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: NEW GOLDEN STAR y logotipo. Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Proceso interno Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y d), 136 literales a) y b), 190, 191 y 200 de la misma Decisión. Marca: MC (denominativa). Actor: Sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED. Proceso interno PROCESO 186-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del consultante, de los artículos 135 literal b) y 175 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal e) y último inciso, 176, 177 y 179 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº JR-CA-12. Apelante: UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. Lema comercial: EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio No /8va SECA-CSJLI- PJ, de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 26 de febrero de A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Apelante: UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (antes, CEMENTO ANDINO S.A.) Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 15 de septiembre de 2010, la sociedad CEMENTO ANDINO S.A., solicitó el registro del Lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO,

3 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR, como complemento a la marca mixta CEMENTO ANDINO S.A. TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA. 2. Una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de junio de 1998 no se formuló oposición. 3. El 10 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No /DSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Afirmó que es una frase simple y poco ingeniosa. El público consumidor la apreciará como la mera referencia a la necesidad de cemento y que los materiales son superiores. 4. El 29 de marzo de 2011, la sociedad CEMENTO ANDINO S.A., presentó recurso de reconsideración contra el anterior Acto Administrativo. 5. El 30 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante proveído calificó como recurso de apelación el recurso presentado. 6. El 18 de julio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No /TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No /DSD-INDECOPI. 7. La sociedad CEMENTO ANDINO S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra los anteriores actos administrativos. 8. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Doce de 20 de noviembre de 2013, declaró infundada la demanda. 9. La UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (sociedad absorbente de Cemento Andino S.A.), presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 10. El 3 de junio de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11. Indica, que el signo solicitado constituye una frase ingeniosa, que posee todos los atributos necesarios: perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Esto para reforzar la distintividad de la marca registrada CEMENTO ANDINO S.A. TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA.

4 GACETA OFICIAL 09/06/ de Agrega, que el signo solicitado pretende complementar la distintividad de una marca que diferencia productos contenidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que comprende productos que contienen la palabra concreto. 13. Señala, que de las pruebas aportadas en el proceso administrativo se demuestra el uso efectivo y constante en el mercado del signo solicitado, lo cual denota su capacidad publicitaria, así como la configuración del secondary meaning. b. Argumentos de la contestación de la demanda. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 14. Señala, que el demandante no manifestó en qué vicio o error trascendente incurrió la resolución del Tribunal del INDECOPI. 15. Indica, que el signo solicitado carece de distintividad y capacidad publicitaria, por lo que no se puede aplicar la figura del secondary meaning. 16. Agrega, que de otorgase el registro solicitado, se estaría privando injustamente del uso de la frase a otros competidores que también se dedican a producir cemento. Por lo tanto, se constata la falta de creatividad de la misma. c. Sentencia de primera instancia. 17. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Doce de 20 de noviembre de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que ( ) se observa de las pruebas presentadas en el expediente administrativo, que la empresa Cemento Andino S.A. ha invertido en publicidad utilizando el lema comercial solicitado ( ); empero, se observa publicidad no solamente a la marca que se pretende complementar con el lema comercial materia de autos, sino en varios productos de la empresa demandante; sin embargo cabe resaltar que nos pronunciaremos a lo que compete al presente proceso; en tanto, al analizar las pruebas aportadas, no se advierte que con la publicidad se haya adquirido un significado secundario como lema comercial que publicita la marca registrada, toda vez que no se acredita que haya logrado implantar esa frase en la mente del consumidor, tampoco se puede establecer con éstas, si se obtuvo un resultado efectivo, no demostrando el alcance que habría tenido, ni el tiempo en el que habrían sido colocados, debiéndose demostrar para la aplicación del secondary meaning si el lema comercial ha calado en la mente del consumidor. El hecho de tener la publicidad no determina el nivel de implantación y reconocimiento como indicador que permita reforzar la distintividad de la marca que busca publicitar.

5 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 ( ) no se advierte que el lema comercial constituya un complemento de capacidad distintiva, más por el contrario se limita a alabar su producto, no cumpliendo la función de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Concluyéndose que carece de carácter distintivo, ( ) no siendo una frase creativa, poco ingeniosa, afectando otros competidores que también se dedican a producir el mismo producto, además se observa que el lema comercial hace referencia al cemento, el cual es un producto utilizado de forma complementaria con los materiales de construcción metálicos que distingue la marca registrada a publicitar, careciendo de la distintividad necesaria para acceder al registro. d. Recurso de apelación. 18. La UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (sociedad absorbente de Cemento Andino S.A.), en el escrito de recurso de apelación reiteró lo expuesto en la demanda, y agregó que sus argumentos han sido aceptados por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, quien mediante Sentencia de 13 de marzo de 2013, recaída en el expediente No , declaró fundada la demanda contenciosa interpuesta por CEMENTO ANDINO S.A., declarándose nula la Resolución emitida por el INDECOPI que denegó el registro del lema EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 19. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) y el artículo 175 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse las características que debe poseer un lema comercial para ser reconocido como tal. 2. Cómo debe analizarse e interpretarse la capacidad distintiva de un lema comercial como complemento de una marca así como el análisis respecto del nivel de implementación y reconocimiento por parte de los consumidores para asociar dicho lema a un determinado producto. 20. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 135 literal e) y último inciso, 176, 177 y 179 de la Decisión Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

6 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 21. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. El lema comercial. Requisitos para el registro. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. la marca asociada puede ser parte de un lema comercial? B. Palabras de uso común y descriptivas en la formación de lemas comerciales. Las expresiones laudatorias. C. La distintividad adquirida o sobrevenida (secondary meaning). D. Autonomía de la oficina de registro de marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. EL LEMA COMERCIAL. REQUISITOS PARA EL REGISTRO. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DE IRREGISTRABILIDAD. LA MARCA ASOCIADA PUEDE SER PARTE DE UN LEMA COMERCIAL? 22. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar de oficio el registro del lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro. 23. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación prejudicial de 14 de marzo de 2012, en el marco del proceso 160-IP-2011: El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486). Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: ( ) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. ( ) Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. ( ) Artículo Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

7 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará. (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso ONE STEP UP mixta ). Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486). El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486). El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicable al registro de lemas comerciales (artículo 179 de la Decisión 486). En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales. 1. Requisitos para el registro de los lemas comerciales. En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial

8 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. (Proceso 132-IP Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1146, de 1 de diciembre de 2004). Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro de marcas debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante frases, de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. La Corte Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el lema comercial a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión El Tribunal precisa que dentro del lema comercial puede incluirse parte o toda la marca a la cual está asociada. En este evento todo el conjunto del signo debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

9 GACETA OFICIAL 09/06/ de El consultante realizó dos preguntas en relación con los requisitos de registrabilidad de los lemas comerciales: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse las características que debe poseer un lema comercial para ser reconocido como tal. 2. Cómo debe analizarse e interpretarse la capacidad distintiva de un lema comercial como complemento de una marca así como el análisis respecto del nivel de implementación y reconocimiento por parte de los consumidores para asociar dicho lema a un determinado producto. 26. Como respuesta a estos interrogantes, el Tribunal advierte que los requisitos de registrabilidad, tal y como anteriormente se especificaron, son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, con las características y connotaciones conceptuales presentadas líneas arriba. Es así que elementos como el nivel de implantación en el público consumidor, el nivel de creatividad o el nivel de implementación y reconocimiento por parte del público consumidor no son parámetros para analizar la distintividad del signo. 27. El concepto de distintividad se soporta en la capacidad que tiene el signo de diferenciarse de otros en el mercado, así como su facultad para distinguir productos y servicios. El lema comercial además de ser el complemento de una marca, debe cumplir con los tres requisitos mencionados bajo los parámetros establecidos en la presente providencia. B. PALABRAS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS EN LA FORMACIÓN DE LEMAS COMERCIALES. LAS EXPRESIONES LAUDATORIAS. 28. Toda vez que, el 10 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No /DSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado, es necesario argumentar que al conformar un lema comercial su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, expresiones, que individualmente considerados pueden estimarse como descriptivos, genéricos o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 29. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 30. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 31. En este último caso, el titular de dicho signo no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto

10 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 quiere decir al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 32. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 33. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 34. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 35. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. 36. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 37. Sobre los signos descriptivos soportados en frases laudatorias, el Tribunal ha expresado lo siguiente: El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

11 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores (Interpretación Prejudicial de 30 de abril de 2014, expedida en el marco del proceso 02-IP-2014). 38. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 39. El Juez Consultante debe determinar si el lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR, es de uso común y/o descriptiva en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si no es así, debe determinar si la palabra cemento es de uso común en la mencionada clase, y si no obstante ello el conjunto del lema comercial solicitado es distintivo. C. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA (SECONDARY MEANING). 40. La sociedad UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A., argumentó que en el presente caso se configura la figura del Secondary Meaning. El INDECOPI sostuvo que el signo solicitado carece de distintividad y capacidad publicitaria, por lo que no se puede aplicar la figura del Secondary Meaning. 41. Para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1531, de 17 de agosto de 2007: En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 en el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura. La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente:

12 GACETA OFICIAL 09/06/ de Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la distintividad sobrevenida para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo. Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial 2 y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial. En consecuencia, se evita que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria. Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. Se advierte que el Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la operatividad de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero igual ha ilustrado sobre sus características básicas. En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha señalado lo siguiente: Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que un término originariamente genérico puede 2 Sobre el tema el profesor Otamendi ha señalado lo siguiente: Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.

13 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un secondary meaning (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca. (BERCOVITZ, Alberto; Apuntes de Derecho Mercantil, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 471). (Proceso 92- IP Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1121, de 28 de setiembre de 2004). 2. Signos sobre los que recae la distintividad adquirida. La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro. El Juez Nacional o la Oficina de Registro de Marcas, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. 3. De la prueba del uso constante, real y efectivo en el mercado. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante. Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante, siendo este el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada, dicho uso debe ser real y efectivo en el mercado. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100 3, en la Decisión 313 en el artículo 99 4, en la Decisión 344 en el artículo y en la Decisión 486 en el artículo Decisión 311, artículo Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. 4 Decisión 313, Artículo 99.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

14 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de productos y servicios comercializados, los cuales se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. 5 Decisión 344, artículo Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. 6 Decisión 486, artículo Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

15 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 199, de 26 de enero de 1996) (lo subrayado es nuestro). 42. En el presente caso el lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR, pretende distinguir productos de la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el Juez deberá determinar si se trata de productos de consumo masivo o especializados y analizar las pruebas en consecuencia. 43. En el supuesto que el Juez considere que se trata de productos de naturaleza masiva se ha de considerar el elemento temporal del uso constante en el mercado, a lo que este Tribunal en el Proceso 105-IP-2014, ha expresado: Por constante se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia. Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos. 4. Determinación de si el uso real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. 7 7 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la distintividad sobrevenida, a saber: ( ) Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

16 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca en el mercado, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinante de su origen empresarial. 44. El Tribunal advierte que en este espacio sí se puede indagar sobre el nivel de implantación del signo en el público consumidor y su nivel de diferenciación. D. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. 45. Como quiera que en el proceso interno se citan anteriores resoluciones administrativas, se tratará el tema propuesto. 46. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la autonomía de la oficina de registro de marcas. Se reitera lo expresado por la Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP- 2013: El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).

17 GACETA OFICIAL 09/06/ de 72 signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de una marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobe la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro. (Proceso 71-IP Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1553, de 15 de octubre de MARCA: MONARC-M ). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de una marca, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 8 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1476, de 16 de marzo de Marca: BROCHA MONA ). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto 8 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.