SOLICITANTE : CESAR ACUÑA PERALTA. Registro de lema comercial: Falta de distintividad. Lima, cinco de marzo de dos mil diez. I.

Transcripción

1 SOLICITANTE : CESAR ACUÑA PERALTA Registro de lema comercial: Falta de distintividad. Lima, cinco de marzo de dos mil diez. I. ANTECEDENTES Con fecha 18 de noviembre de 2008, César Acuña Peralta (Perú) solicitó el registro del lema comercial EL GRAN CAMBIO, ACUÑA LO HACE para usarse como complemento de la marca de servicio A PARTIDO POLITICO NACIONAL ALIANZA PARA EL PROGRESO UNIDOS PARA TRABAJAR!, registrada bajo certificado Nº 38077, que distingue educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, congresos, talleres, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución Nº /DSD-INDECOPI de fecha 17 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del lema comercial solicitado. Consideró lo siguiente: El lema comercial solicitado no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se refuerce la distintividad de la marca registrada a la que pretende publicitar. La frase EL GRAN CAMBIO, ACUÑA LO HACE no contiene ningún elemento que permita realzar la distintividad de la marca registrada. por el contrario, es una frase simple y poco ingeniosa que no es capaz de ser el elemento característico sobre la base del cual el público usuario evoque el signo que se pretende publicitar, toda vez que dicha frase podría ser utilizada en medios comerciales por cualquiera de los empresarios del rubro de la marca registrada para atraer hacia sus servicios la preferencia del público. El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486. Con fecha 2 de setiembre de 2009, César Acuña Peralta interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: El signo solicitado tiene todos los atributos necesarios para captar la atención del grupo objetivo al que se dirigen. Se encuentran registrados diversos lemas que serían frases simples y carentes de ingenio. 1-9

2 La resolución atenta contra el principio de legalidad, imparcialidad, uniformidad y predictibilidad. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado constituido por la denominación EL GRAN CAMBIO, ACUÑA LO HACE reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que César Acuña Peralta (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la letra A en mayúscula la que se encuentra dentro de un círculo y al lado derecho se aprecia la denominación PARTIDO POLÍTICO NACIONAL ALIANZA PARA EL PROGRESO escrita en letras características y debajo la frase UNIDOS PARA TRABAJAR! la que se encuentra subrayada a la mitad, todo en los colores azul y rojo; conforme al modelo, que distingue educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, congresos, talleres, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado Nº 38077, vigente hasta el 13 de mayo de Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 2-9

3 general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase 3-9

4 simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho de que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho de que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4-9

5 La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala, asimismo, que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas con relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no puede ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero del

6 mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Aplicación al presente caso El signo solicitado como lema comercial EL GRAN CAMBIO, ACUÑA LO HACE ha sido solicitado para publicitar la marca A PARTIDO POLITICO NACIONAL ALIANZA PARA EL PROGRESO UNIDOS PARA TRABAJAR!, que distingue educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, congresos, talleres, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. La frase EL GRAN CAMBIO, ACUÑA LO HACE transmite, en general, la idea de que solamente los servicios ofrecidos por una persona en particular van a significar una modificación sustancial en la manera como se venían haciendo las cosas. Por ello, se considera que la expresión EL GRAN CAMBIO, ACUÑA LO HACE, incluida en el signo solicitado como lema comercial, no debe ser asignada en exclusiva a la marca A PARTIDO POLITICO NACIONAL ALIANZA PARA EL PROGRESO UNIDOS PARA TRABAJAR! Y logotipo, ya que la idea que encierra podría hacer referencia a una condición que también corresponda a otros signos que distingan servicios de igual o similar naturaleza prestados por distintos proveedores de servicios, la cual, además, no se encuentra expresada de manera particular. Además, de concederse un derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores utilicen dicha expresión cotidiana para publicitar sus marcas. Por lo anterior, estas frases deben ser de libre uso por todos los competidores. En ese sentido, el signo solicitado como lema comercial EL GRAN CAMBIO, ACUÑA LO HACE constituye una frase simple que no cumple la función que debe cumplir todo lema comercial, cual es la de reforzar la distintividad de la marca A PARTIDO POLITICO NACIONAL ALIANZA PARA EL PROGRESO UNIDOS PARA TRABAJAR! que publicita. No obstante lo anterior, la Sala conviene en señalar que la denegatoria del registro del signo solicitado como lema comercial EL GRAN CAMBIO, ACUÑA LO HACE no es impedimento para que César Acuña Peralta pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus servicios, ya que, si bien no resulta registrable, 6-9

7 al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 7. En consecuencia, el signo solicitado como lema comercial se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, aplicable por remisión del artículo 179 de la Decisión 486, razón por la cual no procede acceder a su registro. 4. Otras consideraciones Respecto a lo manifestado por el solicitante, en el sentido de que la autoridad de primera instancia al emitir la Resolución Nº /DSD-INDECOPI, ha vulnerado los principios de legalidad, imparcialidad, uniformidad y predictibilidad consagrados en el Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Sala conviene en señalar lo siguiente: El principio de legalidad exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un precepto jurídico o que partiendo desde éste, pueda derivársele como su cobertura o desarrollo necesario 8. En tal sentido, al ser un principio cuya finalidad esencial es que la Administración resuelva dentro del marco normativo y dado que la resolución fue emitida dentro de los alcances de las normas de la materia, dicho principio no fue vulnerado por la autoridad administrativa de primera instancia. El principio de imparcialidad consagra la protección a los administrados de no ser discriminados por motivos irrelevantes como raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, el origen nacional o extranjero, el idioma, posición económica o social, entre otros factores 9. En tal sentido, al ser un principio cuya finalidad esencial es que los administrados sean tratados de manera igualitaria por la Administración y sin tener en cuenta características de índole personal de los propios administrados. En el presente caso, el referido 7 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación con tales productos o servicios. 8 Morón Urbina, Juan Carlos: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica, Sexta Edición, Lima, p Ibidem. pp

8 principio no ha sido vulnerado por la autoridad administrativa de Primera Instancia, toda vez que no ha variado el tratamiento que ha dado la autoridad administrativa a casos análogos. Con relación al principio de uniformidad, cabe señalar que por este principio la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares. (la negrita y el subrayado es de la Sala); es decir, este principio tiende a que la administración al estructurar procedimientos similares guarde homogeneidad en el establecimiento de los requisitos (tasas, documentación exigible, instancias, tipo de silencios y calificaciones, etc.) 10. En el presente caso, no se ha vulnerado este principio pues los requisitos requeridos al solicitante han sido los mismos que se requieren en casos similares. Finalmente, respecto al principio de predictibilidad, la doctrina sostiene que este principio se refiere a que las actuaciones, actos y procedimientos de la Administración, sean cada vez más previsibles para el ciudadano, de forma tal, que genere confianza legítima y le retire el riesgo de la incertidumbre sobre el cómo actuará o resolverá su situación sometida a la Administración 11. Cabe precisar que la predictibilidad está referida al marco teórico, es decir, que se utilicen las mismas normas para resolver los casos. Ello no significa que la Autoridad administrativa deba resolver de manera similar todos los casos sometidos a su consideración, ya que al momento de analizar cada expediente, se deberán tener en cuenta las particularidades de cada caso. Además, debe tenerse en consideración que el análisis de la registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Autoridad administrativa, quien tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetos a pronunciamientos emitidos en casos similares. Sobre el particular, se ha pronunciado el Tribunal Andino en el Proceso Nº 113-IP-2008, señalando que el análisis de registrabilidad debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones de la propia 10 Ibidem. pp Ibidem. pp

9 oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares En ese sentido, no se ha vulnerado el principio de predictibilidad, toda vez que la Autoridad de Primera Instancia ha emitido la resolución recurrida de acuerdo a los procedimientos y normas establecidos. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /DSD-INDECOPI de fecha 17 de agosto de 2009 que DENEGÓ el registro del lema comercial EL GRAN CAMBIO, ACUÑA LO HACE, solicitado por César Acuña Peralta. Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón /jcch. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 9-9