SOLICITANTE : OPERACIONES FUNERARIAS S.A.

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1 SOLICITANTE : OPERACIONES FUNERARIAS S.A. Registro de lema comercial - Carácter descriptivo - Falta de distintividad Interpretación de las normas relativas al lema comercial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Lima, veinte de junio de dos mil dos I. ANTECEDENTES Con fecha 12 de diciembre del 2001, Operaciones Funerarias S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial PRIMERA ORGANIZACIÓN PERUANA DE CAMPOSANTOS, para usarse como complemento de la marca de servicio JARDINES DE LA PAZ y logotipo, registrada bajo certificado N 9300, que distingue servicios de exequias; pompas fúnebres; establecimientos funerarios, camposantos y crematorios; salas de velación, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 25 de marzo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró que el lema comercial PRIMERA ORGANIZACIÓN PERUANA DE CAMPOSANTOS no puede ser admitido a registro, ya que se trata de una expresión que, por ser simple y banal, no podrá reforzar la función encomendada a la marca que pretende complementar; por consiguiente, no podrá ser asociada por el público usuario con un origen empresarial determinado, ni será capaz de contribuir a la diferenciación de los servicios de la solicitante con relación a los de otros competidores. Señaló que es usual y esperado el empleo de estos términos en la promoción de los servicios de pompas fúnebres, camposantos, crematorios, salas de velación y similares. Así, la frase indica sin fantasía alguna los servicios que se ofrecen con la marca a publicitar, dando a entender que quienes los soliciten estarán adquiriendo un servicio de un nivel superior al promedio, en comparación con otros servicios similares ofrecidos en el mercado. En tal sentido, concluyó que la frase en cuestión resulta carente de toda aptitud distintiva y que, además, es usual en la publicidad utilizada por los ofertantes de los servicios que distingue la marca que se pretende publicitar. Con fecha 17 de abril del 2002, Operaciones Funerarias S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que la Oficina de Signos Distintivos ha incurrido en error, pues ha hecho el examen de registrabilidad como si se tratara de un signo distintivo plenamente autónomo, independiente, cuando en realidad el examen debió hacerse respetando la naturaleza complementaria o accesoria del lema comercial; es decir, dicho análisis debió practicarse de manera concordada con la marca que se pretende complementar. Indicó que el lema comercial sólo existe en la medida que existe una marca, ya que es de naturaleza accesoria y, por lo tanto, todo análisis sobre el mismo debe hacerse teniendo en consideración su razón de ser, esto es, la marca que pretende reforzar. En ese sentido, no puede pretenderse que el lema comercial reúna la distintividad que le es exigida a la marca, ya que es un complemento de la misma, precisando que - en la medida que añadido o integrado a ella - permita identificar su 1-7

2 servicio en el mercado es distintivo y, por ende, susceptible de registro. Señaló que la Oficina incurre en error cuando señala que la frase PRIMERA ORGANIZACIÓN PERUANA DE CAMPOSANTOS es una frase usual en la promoción de camposantos, ya que tratándose de servicios, el concepto de antigüedad sí es distintivo, porque está ligado al mayor conocimiento y experiencia y, en consecuencia, induce a pensar en un mejor y determinado servicio. Aclaró que JARDINES DE LA PAZ ha sido la primera marca de camposantos establecidos en el Perú y antes de ella no había otra; en tal sentido, sólo la marca JARDINES DE LA PAZ puede hacer en su publicidad una afirmación o frase similar, ya que cualquier marca distinta a la suya que la invoque estaría haciendo referencia a un hecho falso y, por lo tanto, engañoso. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial PRIMERA ORGANIZACIÓN PERUANA DE CAMPOSANTOS reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Operaciones Funerarias S.A. es titular de las siguientes marcas de servicio: a) La denominación JARDINES DE LA PAZ y la figura de un árbol, conforme al modelo, que distingue servicios de exequias; pompas fúnebres; establecimientos funerarios, camposantos y crematorios; salas de velación, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, registrada el 5 de diciembre de 1991 bajo certificado N 9300, vigente hasta el 5 de diciembre del b) El logotipo conformado por la figura estilizada de una pirámide sobre una línea delgada horizontal y la denominación RINCONADA escrita en letras características mayúsculas sobre la base PRIMERA ORGANIZACIÓN PREVISORA DE SERVICIOS EXEQUIALES escrita en letras características, todo en los colores verde oscuro y blanco, conforme al modelo, que distingue servicios de agencia funeraria, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, registrada el 13 de marzo del 2002 bajo certificado N 28885, vigente hasta el 13 de marzo del

3 2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-7

4 utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

5 En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. 3. Interpretación de las normas relativas al lema comercial por parte del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 74-IP relativo a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (contenidos en los mismos términos en los artículos 175 y 179 de la Decisión 486), formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el caso del lema comercial: "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" (en el cual la Sala de Propiedad Intelectual aplicó las consideraciones contenidas en el precedente de observancia obligatoria detallados en el punto 2) - interpretó las normas relativas al lema comercial en el sentido siguiente: - La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. - Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es la aptitud distintiva. Asímismo, con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. - La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. En base a ello determinó lo siguiente: En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el presente caso si el lema comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero si determinando que posee un mínimo de distintividad. De esta manera para que un lema llegue a gozar del amparo que le confiere la propiedad industrial, 3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Gaceta Oficial de la Comunidad Andina No. 765 del 27 de febrero de

6 debe ser capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca), teniendo presente el comentario supra formulado. La Sentencia en cuestión incluye algunos comentarios de Víctor Bentata 5 sobre el particular, que la Sala considera pertinente reproducir: "El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros". "Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en aceptar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca. Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación". Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función". 4. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto En el presente caso, el lema comercial solicitado PRIMERA ORGANIZACIÓN PERUANA DE CAMPOSANTOS constituye una frase laudatoria simple que alude a la actividad económica de su titular (ORGANIZACIÓN DE CAMPOSANTOS), a la calidad y/o la antigüedad de los servicios (PRIMERA) y a su procedencia (PERUANA), por lo que estaría aludiendo a condiciones que no le son exclusivas y que pueden corresponder a los servicios que prestan otros competidores en la misma clase, careciendo por ello de fantasía alguna en relación a los servicios de pompas fúnebres, camposantos, crematorios, salas de velación y similares de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, ya que conforme se ha indicado en el punto 2, el lema no puede estar constituido exclusivamente por expresiones descriptivas en relación a los productos o servicios que pretende publicitar. Respecto a lo señalado por la solicitante en el sentido de que el lema comercial hace referencia a una característica exclusiva de su empresa, en tanto que la marca que pretende publicitar constituye la primera marca de camposantos establecida en el Perú, la Sala conviene en precisar que el término PRIMERA, tal como lo establecido la Resolución N /TPI-INDECOPI 6, alude no sólo al concepto de antigüedad o de primero en el tiempo, sino a excelente, grande y que sobresale y excede a otros 7 ; 5 Bentata, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana 1994, pp. 231 y ss. 6 Recaída en el expediente N , relativo a la solicitud de registro de lema comercial FAUCETT PRIMERA LINEA AEREA NACIONAL presentada por Compañía de Aviación Faucett S.A.. 7 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p

7 pudiendo ser apreciada por el usuario como una indicación descriptiva de la calidad, valor o jerarquía de la empresa y de los servicios que brinda. En consecuencia, el lema comercial solicitado no cumple con la función de complementariedad de la marca, por cuanto la frase PRIMERA ORGANIZACIÓN PERUANA DE CAMPOSANTOS, no tiene la aptitud de realzar la distintividad de la marca de servicio JARDINES DE LA PAZ. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 134 de la Decisión 486, aplicables por remisión del artículo 179 de la Decisión 486, razón por la cual no puede acceder a registro. No obstante lo anterior, la Sala conviene en señalar que la denegatoria del registro del lema comercial PRIMERA ORGANIZACIÓN PERUANA DE CAMPOSANTOS no es impedimento para que Operaciones Funerarias S.A. pueda utilizarlo - tal como manifiesta que lo viene haciendo - en la publicidad y promoción de sus servicios, ya que si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado, pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 8. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 25 de marzo del 2002 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial PRIMERA ORGANIZACIÓN PERUANA DE CAMPOSANTOS, solicitado por Operaciones Funerarias S.A. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Luis Abugattás Majluf y Hugo Eyzaguirre del Sante. /vr LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 8 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 7-7