Asimetrías y simetrías entre Reservas de Derechos y Marcas. Lic. Daniel Legaspi J. Lic. Adrián Martínez G.

Transcripción

1 Asimetrías y simetrías entre Reservas de Derechos y Marcas Lic. Daniel Legaspi J. Lic. Adrián Martínez G.

2 Definiciones Artículo La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros: I. Publicaciones periódicas II. Difusiones periódicas III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y V. Promociones publicitarias Reserva de Derechos.- Marca.- Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

3 Autoridades (Trámite) INDAUTOR (Reserva de Derechos) IMPI (Marcas). Autoridades (Disputas) INDAUTOR (Nulidad y Cancelación). IMPI Marcas.- (Nulidad, Caducidad, Cancelación, Infracción) Reservas.- (Infracción en Materia de Comercio)

4 Simetrías Estudio de viabilidad (confusión)*. Convergen en las clases 9, 16 y 41. Títulos de publicaciones y difusiones periódicas, nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Renovación/Caducidad. Cierta función distintiva.

5 Tesis Aislada (9ª época) Época: Novena Época Registro: Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Julio de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.488 A Página: 1566 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE FACULTADES PARA ANALIZAR, EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR, SI UNA RESERVA DE DERECHOS ES SEMEJANTE A OTRA EN GRADO DE CONFUSIÓN. Conforme a la tesis I.4o.A.372 A de este Tribunal Colegiado que aparece bajo el rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIXTO." (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, correspondiente al mes de septiembre de 2002, página 1466), dicho órgano jurisdiccional no es sólo un tribunal de simple o mera anulación sino que cuenta también con plena jurisdicción para emitir una sentencia que dilucide la existencia y contenido de los derechos subjetivos en disputa. Por tanto, si el acto de carácter administrativo impugnado ante dicho tribunal es la declaración de voluntad de la administración en ejercicio de una potestad administrativa, entendida también como una resolución administrativa que se pronuncia respecto de un derecho subjetivo que luego es ventilado y discutido en el juicio contencioso administrativo; es evidente e indiscutible que se debe evaluar el mérito de tal decisión como acto de voluntad, calificando su legalidad y la justificación pertinente. En ese tenor, se concluye que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra facultado, en materia de derechos de autor, para analizar si una reserva de derechos es semejante a otra en grado de confusión, pues ambas se estudian a la luz de la primera impresión que proyectan al margen de consideraciones técnicas, pero aunque éstas se tomaran en cuenta, el tribunal estaría siempre en aptitud de evaluar la ponderación y análisis que de ellas se haga, como un medio de evitar posibles visos de arbitrariedad, intolerables en un Estado de derecho. Así, todo acto de autoridad incondicionalmente debe estar siempre sujeto al escrutinio y control jurisdiccional, máxime que, en el caso, el Poder Judicial de la Federación, en diversos criterios, ha determinado lo que debe entenderse por "semejanzas en grado de confusión" los que, aunque se han externado en relación con marcas, por analogía, deben ser extrapolados a las reservas de derechos. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 86/2005. Víctor José Blanco Fornieles. 16 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 1466, tesis I.4o.A.452 A, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA COMO ÓRGANO DE PLENA JURISDICCIÓN. ALCANCE DE SUS RESOLUCIONES EN LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O DERECHO MARCARIO."

6 Asimetrías Justificación de las reservas. Protección híbrida, que incluye elementos de marcas, elementos de derechos de autor y elementos propios. Ausencia de litigio Ausencia de criterios jurisdiccionales.

7 Asimetrías Vigencia de la protección. Requisito de demostración de uso para efectos de renovar reservas. Ausencia de caducidad contenciosa en materia de reservas. Acciones de nulidad y cancelación en reservas. Sin límite temporal para interponer acciones en reservas.

8 Asimetrías Mayor amplitud respecto a la extinción de derechos por mala fe. Art. 184, fr I (LFDA) vs Art. 151, fr V (LPI). Carácter estrictamente nacional de las reservas: nulidad por uso previo. Art. 183, fr III (LFDA) vs Art. 151, fr II (LPI). Derivado de la protección híbrida, protección más amplia respecto a personajes. Límites del artículo 128 de la LPI. Ausencia de un sistema de consulta electrónico. MARCANET vs Dictamen Previo.

9 Posibles conflictos entre ambas figuras Imposibilidad de impugnar una reserva con base en una marca. Coexistencia de signos que puedan causar confusión. Abuso de la nulidad derivada del artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XIII, de la Ley de la Propiedad Industrial (Principio de especialidad).

10 Tesis 10 Época (2014) PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL PLAZO DE GRACIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE ESA MATERIA, EN FAVOR DEL TITULAR DE UNA MARCA CUYO REGISTRO HA CADUCADO O HA SIDO DECLARADO NULO O CANCELADO PUEDE OPERAR EN SU BENEFICIO PARA QUE NO SE LE CONSIDERE INFRACTOR EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IX, INCISOS A) Y C), DEL MISMO PRECEPTO, AUN CUANDO ESTA ÚLTIMA NO HAGA ALUSIÓN EXPRESA A AQUELLA PRERROGATIVA. El artículo 213, fracciones III y IX, incisos a) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial describe sendas infracciones administrativas de la siguiente manera: "... III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;... IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;... c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;". Si bien la segunda de las fracciones citadas no hace referencia a plazo de gracia alguno en los términos en que lo hace la primera, debe considerarse que a dicho plazo puede acogerse el titular de una marca cuyo registro ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, para hacer uso de dicha marca mediante conductas distintas de la específicamente descrita en la fracción I del precepto invocado -verbigracia, usar empaques o rótulos con esa marca-, sin que pueda considerársele infractor en términos de la fracción IX, incisos a) y c). De estimar lo contrario, se asumiría que el legislador se contradijo, ignorando un principio general de interpretación basado en el axioma de que no es propósito de aquél incurrir en contradicción, motivo por el cual, al interpretar diversos preceptos, debe hacerse de tal manera que se reconcilien. En este contexto, puede afirmarse que al establecer en la fracción III del precepto en comento un plazo de gracia para que el titular de la marca pueda seguir empleándola en sus productos, tuvo el legislador el afán de liberarlo de responsabilidad con la máxima amplitud, dándole un plazo razonable para poner en venta mercancía que ya tenía en existencia y, en su momento, tuvo bajo la tutela de una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; por lo cual resulta inadmisible que si al amparo de lo previsto en esa fracción, puede aquél inclusive etiquetar la mercancía con dicha marca; sin embargo, por conductas menos relevantes, como por ejemplo usar empaques o letreros, con la marca, se le considerara infractor en términos de la fracción IX, incisos a) y c) del mismo precepto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

11 Tesis 10 Época (2015) MARCAS. LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SÓLO DEBE EXAMINARSE A LA LUZ DE LA IMITACIÓN O LA REPRODUCCIÓN QUE EL SIGNO PROPUESTO REFLEJE RESPECTO DE LOS NOMBRES O LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE CONDECORACIONES, MEDALLAS U OTROS PREMIOS OBTENIDOS EN EXPOSICIONES, FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS, SINO TAMBIÉN EN FUNCIÓN DE LA EVENTUAL ASOCIACIÓN CONCEPTUAL ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AMPARAY LA NATURALEZA DE ESAS ACTIVIDADES. Si bien el artículo 90, fracción IX, de la Ley de la Propiedad Industrial, que prohíbe el registro de una marca que reproduzca o imite el nombre o la representación gráfica de las condecoraciones, medallas o premios que se entreguen en exposiciones, ferias, congresos y eventos deportivos o culturales, no prevé expresamente como un aspecto a considerar para determinar la procedencia del registro el tipo de producto o servicio que se pretende amparar con el signo propuesto, no debe perderse de vista un aspecto fundamental, consistente en que la distintividad de la que debe estar dotada una marca no puede desvincularse de los productos o servicios cuya protección e identificación se pretende. Entonces, la actualización de la hipótesis normativa examinada debe evaluarse no sólo a la luz de la reproducción o imitación de un signo marcario respecto del nombre de las condecoraciones, medallas o trofeos entregados en eventos culturales o deportivos, sino también a partir de la eventual relación o asociación que pudiera hacerse entre aquél y estos últimos por la afinidad entre la naturaleza de la competencia o concurso y los servicios o productos que se pretenden amparar, de otro modo, la prohibición establecida en el precepto mencionado se centraría en un examen exclusivo sobre el signo, siendo que tanto éste, como los productos o servicios a los que se aplica son los que conforman una marca. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

12 GRACIAS Daniel Legaspi J. Adrián Martínez G.