SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXII Número 2638 Lima, 25 de noviembre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 022-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 136 literales a) y b) de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial. Actor: ENJOY TRAVEL S.A.C. Proceso interno Nº JR-CA Pág. PROCESO 51-IP-2015 PROCESO 091-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ALDO MASCONI (mixta). Expediente Interno: Interpretación prejudicial del artículo 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Marca: FIGURATIVA. Demandante: Promotora de Café Colombia S.A. (PROCAFECOL). Proceso interno Nº PROCESO 022-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 136 literales a) y b) de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial. Actor: ENJOY TRAVEL S.A.C. Proceso interno Nº JR-CA-05. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 25/11/ de 42 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa a los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno JR-CA-05. El auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: ENJOY TRAVEL S.A.C. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui Hechos. 1. Mediante Resolución /OSD-INDECOPI de 23 de mayo de 2000 la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI registró, a favor de José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, la marca ENJOY PERÚ (denominativa) bajo certificado para distinguir servicios de información turística, agencias de viajes y demás, de la Clase 39 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). Posteriormente, José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui habría cedido el uso y disfrute de la marca ENJOY PERÚ a Enjoy Perú S.A. y a Enjoy Corporation S.A., empresas dedicadas a la asesoría en el sector turismo y actividades afines, y de las cuales es representante y socio mayoritario. 2. El 7 de marzo de 2003, Enjoy Travel S.A.C. solicitó su inscripción como compañía en el Registro de Personas Jurídicas de los Registro Públicos de Lima, la cual se produjo el 20 de marzo de El objeto social de dicha empresa está constituido por la venta de pasajes nacionales e internacionales, servicios de transporte y hospedaje, servicios de tours y guías, albergues y campings, entre otros. 3. El 18 de septiembre de 2007, José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, Enjoy Perú S.A. y Enjoy Corporation S.A. interpusieron denuncia en contra de Enjoy Travel S.A.C. por la

3 GACETA OFICIAL 25/11/ de 42 presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena. 4. El 26 de septiembre de 2007, mediante Resolución /CCD-INDECOPI, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI se inhibió de conocer la referida denuncia, remitiendo lo actuado a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. 5. El 13 de febrero de 2009, mediante la Resolución /CSD-INDECOPI dictada por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI se declaró fundada la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta en contra de ENJOY TRAVEL S.A.C. por don José Ignacio Antonio Udaquila Olaciregui, prohibiéndole como consecuencia de ello el uso de la denominación ENJOY TRAVEL como marca, para distinguir servicios de agencia de viajes y turismo, y como nombre comercial, para distinguir actividades relacionadas con la prestación de dichos servicios, sancionándola adicionalmente con una multa de 1 UIT. 6. El 26 de abril de 2009, Enjoy Travel S.A.C. presentó recurso de apelación contra la Resolución /CSD-INDECOPI. 7. El 2 de diciembre de 2009, mediante Resolución /TPI-INDECOPI dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, se confirmó la Resolución /CSD-INDECOPI. 8. El 3 de marzo de 2010, Enjoy Travel S.A.C. interpuso acción contencioso-administrativa solicitando la nulidad de las Resoluciones /CSD-INDECOPI y /TPI- INDECOPI. 9. Mediante Sentencia dictada el 28 de noviembre de 2013, Resolución Doce, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado declaró infundada la demanda. 10. El 12 de diciembre de 2013, Enjoy Travel S.A.C. interpuso recurso de apelación. 11. El 8 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 02, la Octava Sala, ahora Quinta Sala, Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. ENJOY TRAVEL S.A.C. interpuso demanda en la que manifiesta que: 12. El 20 de marzo de 2003, se procedió a inscribir como compañía a Enjoy Travel S.A.C. en los Registros Públicos. Enjoy Travel S.A.C. estructuró su logotipo de manera diferente al de Enjoy Perú S.A., el cual fuera utilizado sin problemas hasta que el 18 de septiembre de Enjoy Perú S.A. tendría un objeto social diferente al de Enjoy Travel S.A.C., por lo cual no existe identidad entre la marca ENJOY PERÚ y el nombre comercial ENJOY TRAVEL. Por tanto, no se dan los elementos constitutivos de la competencia desleal.

4 GACETA OFICIAL 25/11/ de Existe una clara diferencia gramatical y fonética entre los nombres de ambas empresas, así como en el objeto social de las mismas, por lo que la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI habría errado al dilucidar el conflicto como un tema de marcas, debiendo por el contrario haberse dilucidado como un tema de competencia desleal por uso de nombre comercial. En ese sentido, indica que el conflicto no versa sobre infracción a la propiedad industrial por cuanto ambas empresas no son industriales, por lo que se está malinterpretando la ley de la materia. 15. No se habría incurrido en actos de confusión, por cuanto no se ha obtenido un provecho a costa de esfuerzo ajeno, además cada una de las empresas cuenta con sus propios clientes. 16. El criterio aplicado por la Sala de Propiedad Intelectual, por el cual señala que el término ENJOY puede inducir a error al consumidor, es errado, pues lo cierto es que su representada ha permanecido en el mercado por más de seis años sin que se hubiera dado una confusión a la fecha con sus clientes y/o con las autoridades estatales. 17. No se ha tenido en cuenta que el representante de Enjoy Perú S.A. solamente había solicitado que se abstenga de utilizar el término ENJOY, sin embargo, el INDECOPI prohibió a su representada el uso de la denominación ENJOY TRAVEL, por lo que se ha emitido un pronunciamiento extra petita. 18. Finalmente, no existe riesgo de confusión entre los nombres de ambas empresas, pues el público conoce el nombre comercial de las empresas en conflicto y más aún si no existe vinculación competitiva entre los servicios que distinguen ambos signos. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 19. No existe disposición normativa que discrimine la valoración de una sanción por infracción a los derechos de marca por el tipo de sector económico en que se desarrolle una actividad empresarial. Así, ni en la Decisión 486, ni en el D. Leg. 1075, se exonera a una empresa por el hecho de ser de carácter comercial y no industrial. 20. Los signos en cotejo son semejantes, al grado de generar riesgo de confusión. Al respecto, los argumentos de Enjoy Travel S.A.C. para sustentar que los signos en conflicto no serían confundibles son erróneos, toda vez que para efectos del análisis comparativo de marcas, no se puede realizar una disección arbitraria de los signos, pues la ley establece que los signos deben ser apreciados de manera conjunta, tomando en cuenta la impresión general que dejan. 21. Confrontados los signos en debate, tenemos que desde el punto de vista conceptual, se advierte que dado que ambos signos presentan la palabra ENJOY en su conformación, suscitarán una idea idéntica en la mente de los consumidores, a saber: la palabra ENJOY. Precisa que la posibilidad de confusión entre los signos confrontados no se ve disminuida por la presencia de la denominación PERÚ, ni por el vocablo TRAVEL, toda vez que al apreciarse la palabra ENJOY en ambos signos el consumidor los asociará como originarios de un mismo empresario o grupo empresarial. 22. En ese sentido, aun cuando existen diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, el hecho que exista identidad conceptual entre éstos, semejanza e identidad entre los servicios que distinguen, así como la presencia de la palabra ENJOY en su conformación, determinan la imposibilidad de coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión.

5 GACETA OFICIAL 25/11/ de Respecto del argumento de que se ha emitido un pronunciamiento extra petita, el Tribunal del INDECOPI se ha pronunciado única y congruentemente sobre los actos denunciados, emitiendo pronunciamiento de fondo en torno a la infracción a los derechos de propiedad industrial de José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, y un pronunciamiento inhibitorio respecto de los presuntos actos de competencia desleal. Por tanto, la resolución impugnada ha sido emitida en estricta observancia del principio de congruencia. Contestación de la demanda por parte del tercero interesado. 24. En el expediente no obra ningún escrito presentado por JOSÉ IGNACIO ANTONIO UDAQUIOLA OLACIREGUI como contestación a la demanda. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 25. Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2013 se declaró infundada la demanda por considerar que dada la vinculación de los servicios que distinguen tanto la marca registrada ENJOY PERÚ como el nombre comercial ENJOY TRAVEL, así como la semejanza gráfica, fonética y conceptual existente entre los signos, se configura el supuesto de confusión indirecta, debido a que podría inducirse a los consumidores a creer que los servicios y actividades económicas que distingue el nombre comercial poseen el mismo origen empresarial que los servicios que distingue la marca registrada, o aun cuando puedan diferenciar tal origen como correspondiente a empresas diferentes, asumir que entre éstas existe algún tipo de vinculación. En consecuencia, no resulta posible la coexistencia pacífica de los signos confrontados, sin que se deje de afectar los derechos de propiedad industrial de José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui respecto a su marca registrada ENJOY PERÚ. Argumentos del recurso de apelación. 26. ENJOY TRAVEL S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 27. El juzgado, al emitir la sentencia, no ha tenido en cuenta que Enjoy Perú S.A. se encuentra fuera del mercado en la fecha por adeudar una suma de dinero exorbitante al Tesoro Público, ONP y EsSalud, conforme se puede apreciar del reporte que acompaño a la presente, la misma que fue corroborada mediante notificaciones realizadas por el 24ª Juzgado Contencioso Administrativo Sub-Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima a la dirección que señalara en el proceso administrativo que siguiera ante el INDECOPI y recogido por dicho juzgado en el considerando Sexto: Acotación Final de la Sentencia de 28 de noviembre de 2013, objeto de apelación. 28. La Sentencia, no ha evaluado debidamente los medios probatorios anexos a los autos y solamente se ha limitado a señalar los mismos criterios asumidos por el INDECOPI en las resoluciones que son materia de controversia y la presente demanda, avalando así las decisiones arbitrarias por parte del INDECOPI. Solicitud del Juez Consultante. 29. El Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

6 GACETA OFICIAL 25/11/ de La determinación de los elementos relevantes del signo teniendo en cuenta la fortaleza de cada uno de ellos. 2. Cómo opera la prohibición establecida en el artículo 155 inciso d) cuando se trata de una marca registrada y un nombre comercial semejantes que distinguen servicios también semejantes. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 30. Que, los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 31. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 32. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. De oficio: 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 2. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. 2. La acción por infracción de derechos. Sus características. 3. Riesgo de confusión o asociación de signos (marca ENJOY PERÚ y nombre comercial ENJOY TRAVEL) en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. Comparación entre signos denominativos con parte denominativa compuesta. 4. Signos en idioma extranjero. Signos descriptivos. (TRAVEL/ENJOY). 1 2 Artículo El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma Artículo El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( ) Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

7 GACETA OFICIAL 25/11/ de 42 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHO. 33. En el caso de autos, la sociedad demandante ENJOY TRAVEL S.A.C. ha inscrito su compañía la que usará como signo distintivo el nombre comercial ENJOY TRAVEL S.A.C. mientras que José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregue, Enjoy Perú S.A. y Enjoy Corporation S.A. presentaron demanda por tener inscrita la marca ENJOY PERÚ (denominativa). 34. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: ( ) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio registral en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee ( ). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se

8 GACETA OFICIAL 25/11/ de 42 produzca la confusión. ( ) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow). 35. El Juez Consultante, para determinar el riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca ENJOY PERÚ (denominativo) y el nombre comercial supuestamente infractor ENJOY TRAVEL S.A.C. teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite.

9 GACETA OFICIAL 25/11/ de LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. SUS CARACTERÍSTICAS. 36. En el caso de autos, José Ignacio Udaquiola Olaciregui, Enjoy Perú S.A. y Enjoy Corporation S.A. interpusieron denuncia en contra de Enjoy Travel S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal, sin embargo, se la resuelve como un caso de infracción de derechos, por este motivo el Tribunal interpretará el presente tema. 37. Debido a que la demanda es de infracción de derechos de propiedad industrial por utilización de un nombre comercial similar a una marca registrada, el Tribunal estima conveniente abordar el presente tema. 38. Se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: La acción de infracción de derechos. Sus características ( ). La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.

10 GACETA OFICIAL 25/11/ de 42 - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la

11 GACETA OFICIAL 25/11/ de 42 marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008). 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. ( ). (Proceso 145-IP-2011, ya citado). 39. Dentro del Proceso 60-IP-2010, publicado en la Gaceta Oficial 1889, de 13 de octubre de 2010, este Tribunal ha señalado que: ( ) El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación

12 GACETA OFICIAL 25/11/ de 42 alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la Oficina Nacional competente a que se refiere el artículo 273 eiusdem, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial. A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 eiusdem, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor. ( ). 40. Cabe destacar, además, la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276). A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria (Proceso 60-IP-2010,ya mencionado, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial N 177, de 20 de abril de 1994). 41. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. 42. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. 43. En el caso de autos, el Juez Consultante debe determinar, en primer lugar, si el nombre comercial ENJOY TRAVEL S.A.C. está siendo usado en el mercado; para poder

13 GACETA OFICIAL 25/11/ de 42 determinar, en segundo lugar, si procede o no la acción por infracción de derechos interpuesta por el demandante. 3. RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN DE SIGNOS (MARCA ENJOY PERÚ Y NOMBRE COMERCIAL ENJOY TRAVEL) EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 44. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que se debate el posible riesgo de confusión o de asociación entre los signos objeto de la denuncia, el nombre comercial ENJOY TRAVEL (denominativo) y la marca registrada ENJOY PERÚ (denominativa). 45. Para dilucidar el tema, el Juez Consultante deberá realizar un examen de confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto. Reglas para la comparación entre signos distintivos. 46. El Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 47. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 48. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 49. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 50. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

14 GACETA OFICIAL 25/11/ de En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 51. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. Además, se recomienda al Consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. Comparación entre signos denominativos con parte denominativa compuesta. 52. Los signos en controversia son denominativos, por lo tanto, se dan las pautas para su comparación. 53. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 54. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 55. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará

15 GACETA OFICIAL 25/11/ de 42 especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 56. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( ). (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). 57. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 58. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ) (Sentencia del Proceso 13-IP- 2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro. (Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C de 11 de julio de 2005). 59. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 4. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. SIGNOS DESCRIPTIVOS (TRAVEL/ENJOY). 60. En el proceso interno se manifiesta que los términos TRAVEL (viaje) y ENJOY (disfrutar) son palabras descriptivas en idioma inglés. Además, en el proceso interno se cuestiona si estos términos son descriptivos para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 61. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. 62. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto ( ). (Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta). 63. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo ( ) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o

16 GACETA OFICIAL 25/11/ de 42 descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta). 64. Al respecto, el Tribunal ha manifestado No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). 65. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado. (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). 66. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Signos descriptivos. 67. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 68. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 69. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta cómo es? el producto o servicio que se pretende registrar, (...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: