MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio "carsharing.cl

Transcripción

1 MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio "carsharing.cl Santiago, 12 de septiembre de VISTOS: 1.- Que por oficio N , de fecha 28 de abril de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación del nombre de dominio carsharing.cl, Rol N 10386, entre la revocante KARSHARING SpA y la titular del dominio MOBILITY SERVICES CHILE S.A. Dicha designación fue aceptada por el suscrito por resolución de fecha 29 de abril de Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a una normativa especialmente dictada al efecto, denominada "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL", en adelante la "Reglamentación". Que la Política de Resolución de Controversias es la norma aplicable a las controversias por nombres de dominio.cl y que forma parte, a su vez, de la Reglamentación. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador". 3.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, KARSHARING SpA, representada por la abogada doña Noële Jeaneret Simian, presentó con fecha 28 de mayo de 2016 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó lo siguiente: a) Que Karsharing SpA, que forma parte del prestigioso Grupo Kaufmann, fue constituida con fecha 15 de diciembre de 2015 e inicio actividades el 08 de enero de 2016, siendo su actividad económica vigente el alquiler de autos y camionetas sin chofer. b) Que ha implementado el primer servicio de carsharing en nuestro país que consiste en el uso temporal de vehículos o préstamo de vehículos. Se trata de un modelo de alquiler de automóviles en el que el usuario alquila un vehículo por cortos períodos de tiempo, incluso de minutos u horas. Como indica Francisco Loehnert, gerente general de Karsharing SpA, el car sharing tiene como objetivo compartir el uso del auto, tal como el sistema de las bicicletas compartidas, mediante el arriendo por minutos u horas, a través de medios tecnológicos a los miembros asociados al club, trayendo consigo beneficios de movilidad y sustentabilidad para los habitantes de los lugares donde el sistema se encuentra implementado. Señala que el servicio será prestado bajo la marca AWTO y arrancará dentro de las próximas semanas en la ciudad de Santiago. c) Que para lo anterior y desde el punto de vista operativo, licenció el uso del software MobiCS, proveído por la empresa de origen portugués Mobiag LDA. A su vez y para efectos comerciales, Karsharing SpA ha aparecido en numerosos avisos e insertos de prensa. También inscribió los nombres de dominio karsharing.cl y awto.cl y solicitó el registro de las marcas KARSHARING y AWTO (en trámite bajo solicitudes y , respectivamente) para distinguir servicios de las clases 35, 39 y 41. d) Que su interés preferente se encuentra plenamente configurado en autos y deriva del hecho de resultar cuasi-coincidente con el nombre KARSHARING que constituye su razón social ( Karsharing SpA ). En efecto, la única diferencia entre las denominaciones en cuestión está dada por la sustitución de la letra K por la

2 letra C, las que constituyen equivalentes fonéticos entre sí. Por lo anterior, se aprecia que el denominado criterio de identidad principio según el cual corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya nombre o razón social, marca u otro signo distintivo sea idéntico o muy similar al mismo resulta plenamente aplicable al caso de autos, desplazando al principio first come first served que cabe considerar únicamente cuando las partes se encuentran en igualdad de condiciones. e) Cita también el artículo 14 de la Reglamentación y señala que el interés preferente de Karsharing SpA también puede evaluarse a la luz de esta disposición, pues dicho interés se encuentra precisamente configurado por derechos válidamente adquiridos, derivando en el presente caso muy especialmente del hecho de coincidir el nombre de dominio impugnado con la su razón social. Que la asignación del nombre de dominio carsharing.cl transgrede dichos derechos, así como también los principios de la competencia leal y de ética mercantil cuya observancia también se justifica en aras de la defensa de derechos adquiridos de quien ha invertido tiempo y esfuerzo en difundir y posicionar sus servicios. f) Señala que mantener la actual asignación del dominio carsharing.cl transgrede los derechos válidamente adquiridos por Karsharing SpA, los cuales están dados por: i) la adopción y uso por parte de Karsharing SpA del signo KARSHARING como parte integrante de su razón social desde diciembre de 2015; ii) la titularidad y uso del nombre de dominio karsharing.cl y iii) los derechos prioritarios que caben a Karsharing SpA en cuanto solicitante de la marca KARSHARING. Que en lo relativo a la solicitud de registro de marca comercial, existen disposiciones legales que otorgan un derecho prioritario al solicitante sobre la utilización de la marca solicitada, constituyendo éste un antecedente muy importante a la hora de resolver un conflicto sobre nombres de dominio. g) También sostiene que mantener la actual asignación del dominio karsharing.cl transgrede los principios de competencia leal y ética mercantil y el correcto funcionamiento del mercado virtual o electrónico. Que la explotación del nombre de dominio carsharing.cl se encuadraría dentro de la definición de acto de competencia desleal, pues de tratarse del mismo giro o de uno similar (lo que resulta particularmente plausible atendida la estructura de su denominación), el mercado no tendrá como distinguir a un oferente respecto del otro. h) Que también resultan atinentes las normas previstas por la Ley , pues resulta evidente que la explotación del nombre de dominio carsharing.cl' además de transgredir sus derechos adquiridos, también provocará confusión en el público consumidor. Que la confusión la perjudica tanto a ella en cuanto puede perder clientes y ver afectado su prestigio, como también al público consumidor que adquiere o contrata productos o servicios diferentes a los que en realidad deseaba. 4.- En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó los siguientes documentos: Copia de la escritura de constitución de Karsharing SpA. de fecha 15 de diciembre de Copia de protocolización del extracto de la escritura de constitución de Karsharing SpA, anotada con el número repertorio de fecha 30 de diciembre de Copia del Certificado de Inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de la sociedad Karsharing SpA.

3 Captura de información disponible en la página web del Servicio de Impuestos Internos, relativa a la situación tributaria de Karsharing SpA. Copia de contrato de software entre Mobiag y Comercial Motores de Los Andes Ltda., de fecha 10 de diciembre de 2015, Copia de cesión de contrato de software de Comercial Motores de Los Andes Ltda. a Karsharing SpA, de fecha 15 de enero de Captura de parte del contenido disponible en y Captura del contenido disponible en Copia de la información obtenida en la página web donde consta la solicitud de la marca KARSHARING para distinguir servicios de las clases 35, 39 y 41. Copia de la información obtenida en la página web donde consta la solicitud de la marca AWTO para distinguir servicios de las clases 35, 39 y 41. Copia de factura N emitida por EFE Publicidad y Diseño, de fecha 14 de marzo de Copia de factura N 112 emitida por Comercial Autosecurity Limitada, de fecha 27 de abril de Imágenes de los locales que Karsharing SpA ha preparado para ofrecer sus servicios de carsharing. Publicación del Diario La Tercera titulado "Sistema de arriendo de autos compartidos se licitará este semestre" de fecha 03 de marzo de Publicación de la Revista Pulso titulado "Lanzan nuevo servido de arriendo de autos por hora" de fecha 02 de marzo de Publicación del Diario Financiero titulado "AWTO lanza primer servicio de vehículos compartidos en Santiago" de fecha 02 de marzo de Publicación de portal tacómetro.cl titulado "Servicio de arriendo de autos por minutos y horas ya es una realidad en Chile" de fecha 02 de marzo de Publicación de portal ahoranoticias.cl titulado "Nuevo servicio de Autos compartidos permitirá arrendar vehículos por minutos u horas en la RM" de fecha 02 de marzo de Publicación de portal 24horas.cl titulado "Carsharing: La novedosa iniciativa que permite arrendar autos por tramo", de fecha 02 de marzo de Publicación de portal entornointeligente.com titulada "AWTO lanza primer servicio de vehículos compartidos en Santiago" de fecha 02 de marzo de Publicación de Revista Capital titulada Car Sharing, el primer servicio de vehículos compartidos, de fecha 03 de marzo de Por resolución de fecha 1 de junio de 2016, se tuvo por interpuesta la demanda de revocación por parte KARSHARING SPA. y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado al titular del dominio por el término de 10 días corridos. 6.- La actual titular del dominio MOBILITY SERVICES CHILE S.A., representada por la abogada doña María Paulina Bardón Calvo, evacuó el traslado en tiempo y forma, alegando, en lo esencial, lo siguiente: a) Que Mobility Services es una sociedad anónima, que pertenece al prestigioso grupo empresarial Williamson Balfour Motors, distribuidor oficial en Chile de la reconocida y aclamada marca de autos BMW. Esta sociedad nace el 17 de

4 diciembre del año 2012, con la idea de crear una empresa que prestara servicios de alquiler de vehículos de lujo. Luego de su creación, el 28 de diciembre de 2012, se celebra un contrato de franquicia entre Mobility Services y la empresa alemana Sixt GmbH, en el cual Sixt le otorga los derechos para explotar la franquicia Sixt Rent a Car a la primera. b) Que con el pasar de los años Sixt Rent a Car logró posicionarse como una las mejores empresas de alquiler de vehículos del país, contando con una flota de autos de lujo de gran nivel, compuesto principalmente por vehículos BMW. Con el afán de innovar, Mobility Services hace unos años, comenzó a idear un plan para implementar en Chile el innovador servicio de carsharing, el cual consiste en un modelo de alquiler de automóviles en el que el usuario alquila un vehículo por cortos períodos de tiempo, habitualmente por una hora. Coincidentemente los pioneros a nivel mundial de dicho modelo de alquiler son las empresas alemanas BMW y Sixt GmbH, ambas directamente relacionadas con Mobility Services. Dichas empresas crearon un tercera empresa llamada DriveNow GMBH & Co. KG (en adelante Drive Now ). c) Que DriveNow es la pionera en Alemania del sistema carsharing, el cual se ha implementado no solo en Alemania, sino que en gran parte de Europa, en ciudades como Berlín, Múnich, Londres, Estocolmo, Copenhague, Viena, entre otras, desde el año La iniciativa ha ido ascenso y hoy cuenta con más de usuarios. Señala que Mobility Services al ser el franquiciado de Sixt Rent a Car y parte del grupo Williamson Balfour Motors, distribuidor oficial de BMW en Chile, decidió proponerle a DriveNow implementar en Santiago el ya tan exitoso servicio de carsharing. Que luego de numerosos encuentros y negociaciones, se llega a un acuerdo entre Drive Now y Sixt Rent a Car Chile. Se firma un acuerdo de confidencialidad entre ambas empresas, el cual se acompaña en el Primer Otrosí, con fecha 14 de septiembre de 2015 acordando iniciar un proyecto de desarrollo de carsharing en Santiago. d) Señala que la empresa Karsharing SpA fue constituida el 15 de diciembre de 2015, fecha posterior a la celebración del acuerdo de confidencialidad celebrado entre Drive Now y Sixt Rent a Car Chile. Esto demuestra que su parte inició el proyecto de implementación de carsharing en Chile antes que la contraparte, a diferencia que lo que ésta alega en su demanda. e) Que luego de alcanzado este acuerdo entre ambas empresas, Mobility Services decide registrar los siguientes nombres de dominio, con fecha 09 de febrero de 2016: carsharing.cl, sixtcarsharing.cl, santiagocarsharing.cl, drivenow.cl y carsharingsantiago.cl f) Que karsharing.cl es el nombre de dominio que realmente coincide con la razón social del oponente, Karsharing SpA, y no carsharing.cl. Argumenta también que el nombre de dominio, karsharing.cl, y la marca KARSHARING, fueron ambos solicitados con fecha posterior a la inscripción del nombre de dominio carsharing.cl hecha por su parte. En atención a ello manifiesta que los derechos de Mobility Services son anteriores y por lo mismo preferentes a los de la contraparte. g) Que tiene un interés legítimo en el nombre de dominio que ha registrado, ya que carsharing es un servicio que Mobility Services está en estos momentos en vías de implementar en la ciudad de Santiago. Su derecho legítimo está dado por el hecho de que está realizando preparaciones para usarlo, con la auténtica intención de ofrecer un servicio bajo el nombre de carsharing en la ciudad de Santiago. Que la contraparte no está haciendo uso de su nombre de dominio

5 karsharing.cl, para prestar el servicio de carsharing, sino que dicho servicio está siendo ofrecido a los usuarios por la página web awto.cl. h) Que a pesar de que efectivamente Karsharing SpA, utiliza en su razón social la palabra karsharing, se puede apreciar que no hace un uso efectivo de la expresión. El uso que se le da a la expresión es meramente para describir el tipo de servicio que se ofrece, mientras que la expresión que está efectivamente siendo usada es awto. i) Que el concepto de carsharing, está compuesto por dos simples palabras del idioma inglés, car y sharing, que en español quieren decir auto y compartido. Al corresponder a dos palabras del idioma inglés de uso común es un término totalmente genérico y que hace referencia a un sistema de alquiler de auto mundialmente conocido en el mundo. Que al ser un expresión genérica, sobre la cual no es posible que un único titular se adjudique su derecho exclusivo de uso, es plenamente aplicable el principio first come, first served. 7.- En respaldo de sus pretensiones, la actual titular acompañó los siguientes documentos: Certificado de NIC Chile, que acredita el registro de los nombres de dominio carsharing.cl, sixtcarsharing.cl, santiagocarsharing.cl, dirvenow.cl y carsharingsantiago.cl a nombre de Mobility Services Chile S.A. Contrato de franquicia celebrado entre Sixt GmbH y Mobility Services Chile S.A., con fecha 28 de diciembre de Acuerdo de confidencialidad celebrado entre Drive Now y Sixt Rent a Car Chile, con fecha 14 de septiembre de Solicitud de protocolización del extracto de constitución de sociedad Mobility Services Chile S.A. Presentación de Drive Now, donde se explica el concepto comercial de carsharing y el acuerdo entre BMW y Sixt GmbH para la creación de la empresa "Drive Now". Imagen del logo comercial para el servicio de carsharing de Sixt Rent a Car Chile. 8.- Por resolución de fecha 15 de junio de 2016, se tuvo por contestada la demanda de revocación por parte de MOBILITY SERVICES CHILE S.A. y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. 9.- Con fecha 23 de agosto de 2016 el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las partes oír sentencia. CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL: Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. Que la misma disposición añade Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política. Que, asimismo, dicha norma señala que: El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El

6 árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. SEGUNDO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, de conformidad al artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. TERCERO: Que la revocante KARSHARING SpA ha comparecido dentro de plazo invocando un interés preferente de conformidad a lo prescrito en el citado artículo 19, basada, principalmente, en su razón social, nombre de dominio y solicitud de marca comercial KARSHARING. CUARTO: Por su parte, la demandada señala que karsharing.cl es el nombre de dominio que realmente coincide con la razón social de la demandante, Karsharing SpA, y no carsharing.cl. Argumenta también que el nombre de dominio, karsharing.cl, y la marca KARSHARING, fueron ambos solicitados con fecha posterior a la inscripción del nombre de dominio carsharing.cl. Asimismo, señala que carsharing es una expresión genérica, por lo que sería plenamente aplicable el principio first come, first served. QUINTO: Que, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, "no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto" ( La fundamentación de las sentencias y la sana crítica, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N 1, 2006, pp ). Lo anterior implica que, sin perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto. SEXTO: Que la revocante KARSHARING SpA, ha logrado acreditar, mediante documentos que no fueron objetados por la demandada, que forma parte del Grupo Kaufmann, así como también que fue constituida con fecha 15 de diciembre de 2015 e inicio actividades el 8 de enero de 2016, siendo su actividad económica vigente el alquiler de autos y camionetas sin chofer. Del mismo modo, ha acreditado que ha implementado un sistema de carsharing o vehículo compartido bajo la marca AWTO en la ciudad de Santiago. SEPTIMO: Por su parte, la demandada MOBILITY SERVICES CHILE S.A. acreditó, mediante documentos que no fueron objetados por la revocante, que es una sociedad anónima constituida el año 2012, cuyo giro principal es el arriendo de vehículos y que pertenece al grupo empresarial Williamson Balfour Motors. Asimismo, acreditó que con fecha 9 de febrero de 2016 inscribió los dominios carsharing.cl, sixtcarsharing.cl, santiagocarsharing.cl, drivenow.cl y carsharingsantiago.cl. Del mismo modo, acreditó que la empresa Drive Now ofrece el servicio denominado carsharing y pretende implementar junto ella dicho servicio en Santiago de Chile.

7 OCTAVO: Teniendo presente lo anterior, el suscrito estima que ambas partes han confirmado y respaldado tener una legítima aspiración o interés sobre el nombre de dominio. La aspiración o interés del actual titular se funda precisamente en la intención de implementar el servicio de carsharing, el cual consiste en un modelo de alquiler de automóviles en el que el usuario alquila un vehículo por cortos períodos de tiempo. Por su parte, el interés de la revocante se basa principalmente en la protección de su nombre o razón social y de sus signos distintivos frente a signos idénticos o similares. NOVENO: Que atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados por ambas partes, también permiten a este Árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, ya que han dado argumentos que les permiten sostener un derecho o pretensión legítima sobre el nombre de dominio carsharing.cl, debiendo descartarse cualquier consideración o intención de apropiación de un signo ajeno. DECIMO: Que si bien el nombre de dominio carsharing.cl presenta semejanzas con la razón social, nombre de dominio y marca solicitada por la revocante KARSHARING SpA, a juicio del suscrito la existencia de dichas semejanzas no necesariamente implica que se producirán confusiones entre los usuarios de internet. Lo anterior debido a que la expresión carsharing.cl corresponde a una expresión de uso común para referirse a servicios de alquiler de vehículos por cortos periodos de tiempo, que no necesariamente es asociada a una única empresa. DECIMO PRIMERO: Todo lo anterior permite presumir objetivamente que el uso por parte de de la demandada del nombre de dominio carsharing.cl no afectará las actividades de la demandante, ni tampoco causará confusión en el público usuario de Internet. Confirma también lo anterior, el hecho de que la demandada actualmente es titular de los dominios sixtcarsharing.cl, santiagocarsharing.cl, y carsharingsantiago.cl. DECIMO SEGUNDO: A mayor abundamiento, se debe tener presente que la demandada efectivamente inscribió el nombre de dominio carsharing.cl con fecha 9 de febrero de 2016, es decir, con una fecha anterior a la inscripción del dominio karsharing.cl (18 de febrero de 2016) y de la solicitud de la marca KARSHARING (2 de marzo de 2016), ambos de propiedad de la revocante. DECIMO TERCERO: Que de acuerdo a lo expuesto, en opinión de este Árbitro los argumentos hechos valer por la demandante, no constituyen elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un interés preferente en este caso particular, que a su vez supere o anule el principio de first come, first served. Si bien este Árbitro ha sostenido que en materia de registros de nombres de dominio la regla general del principio de first come, first served no es absoluta, sino que se trata sólo de un principio orientador, en este caso concreto sí corresponde aplicarlo, porque dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los titulares de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes acreditan derechos o intereses de similar valor. Las demás alegaciones, defensas y probanzas rendidas en autos no desvirtúan la conclusión a la que ha arribado este sentenciador. DECIMO CUARTO: Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la

8 prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado los argumentos de las partes para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción de que la pretensión del titular del dominio no vulnera las normas vigentes, como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros. Y visto además, las facultades que el sentenciador le confieren el Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad lo indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. RESUELVO: 1.- Rechazar la demanda de revocación deducida por KARSHARING SpA en contra de MOBILITY SERVICES CHILE S.A. 2.- Que se mantiene la actual asignación del nombre de dominio a nombre de MOBILITY SERVICES CHILE S.A. 3.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas. 4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican. Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. Yair Riquelme Belmar C.I. N María Jesús Eskenazi Aguirre C.I. N K