SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Rol: Dominio: residenciasenior.cl. Caratulados: INMOBILIARIA SENIORS S.A. con Ruth Metayer Biolley. Tipo de revocación: temprana. SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, 29 de abril de 2016 VISTOS 1) Con fecha 30 de noviembre de 2015, doña Ruth Metayer Biolley solicitó la asignación del nombre de dominio residenciasenior.cl. Posteriormente, conforme a los numerales 18 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL (en adelante indistintamente RFR-CL) la empresa INMOBILIARIA SENIORS S.A. (en adelante indistintamente el demandante o revocante), domiciliada para estos efectos en calle Europa N 2035, comuna de Providencia, Santiago, representada por don Fernando Urra Quiroz, presentó dentro del plazo de 30 días que establece la citada norma, una solicitud de revocación temprana respecto del mismo nombre de dominio. 2) En este contexto, con fecha 03 de marzo de 2016, NIC Chile designó como árbitro arbitrador al infrascrito para resolver este conflicto sobre la revocación temprana del nombre de dominio residenciasenior.cl, en adelante también individualizado como el nombre de dominio en disputa, en conflicto o litigioso. 3) El mismo 03 de marzo de 2016, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida diligencia y en el menor tiempo posible. 1

2 4) Posteriormente, se abrió un plazo de 5 días para solicitar la inhabilidad del árbitro contemplado en el numeral del Reglamento de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL (en adelante indistintamente RPRC-CL), periodo en el cual ninguna de las partes manifestó reparos respecto de este punto. 5) A continuación se dio inicio al periodo de consignación, etapa en la cual la parte revocante con fecha 21 de marzo de 2016, dio cuenta del depósito de los honorarios arbitrales dentro del plazo de 10 días que establece el numeral 22 del RPRC-CL. 6) Acto seguido, con fecha 28 de marzo de 2016, la parte revocante presentó su demanda de revocación, la cual se funda básicamente en las siguientes consideraciones. La parte demandante parte señalando que mediante la expresión SENIOR identifica en el mercado una serie de inmuebles destinados a residencias para los adultos mayores a fin de ofrecer un servicio integral que sea capaz de cubrir todas las necesidades del diario vivir, a saber, alojamiento, alimentación, servicios médicos, de entretención, de aseo, entre muchos otros. Los orígenes del negocio datan de 1996 mediante la marca SENIOR, la cual fue protegida como marca comercial y nombre de dominio. En la actualidad existen tres residencias para adultos mayores, dos en Las Condes y una en Providencia. A juicio del demandante, desde hace casi dos décadas que su empresa es un agente famoso y notoriamente conocido en el mercado ya señalado, siendo pionero en la incursión de servicios integrales destinados al adulto mayor. En el ámbito marcario, SENIOR se encuentra debidamente inscrita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante INAPI) para proteger diversos servicios orientados al adulto mayor, existiendo una familia de marcas creadas en torno a la expresión SENIOR, como se señala en el Fallo N , de fecha 9 de diciembre de 1997, recaído en los autos sobre juicio de oposición en contra de la marca SENIOR. 2

3 En cuanto a las marcas comerciales propiamente tales, el demandante tiene registradas las siguientes: a) SENIOR, Registro N , Clases 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Y 45. Corresponde a la renovación del Registro N de 17 de diciembre de b) SENIOR, Registro N , Clase 35. Corresponde a la renovación del Registro N de 3 de octubre de c) RESIDENCIAS SENIORS, Registro N , Clase 35. Corresponde a la renovación del Registro N de 2 de septiembre de d) RESIDENCIAS SENIORS, Registro N , Clase 35. Corresponde a la renovación del Registro N de 2 de septiembre de e) SENIOR CARE, Registro N , Clase 35. Corresponde a la renovación del Registro N de 17 de agosto de f) SENIOR CARE, Registro N , Clase 42. Corresponde a la renovación del Registro N de 23 de enero de g) SENIOR CLUB, Registro N , Clase 36. Corresponde a la renovación del Registro N de 30 de octubre de h) SENIOR CLUB, Registro N , Clase 42. Corresponde a la renovación del Registro N de 21 de enero de i) SENIOR CLUB, Registro N , Clase 41. Corresponde a la renovación del Registro N de 30 de octubre de j) SENIOR VILLAGE, Registro N , Clase 36. Corresponde a la renovación del Registro N de 9 de abril de k) SENIOR SUITES, Registro N , Clases 35, 42, 43, 44 Y 45. Corresponde a la renovación del Registro N de 28 de julio de l) S SENIOR SUITES, Registro N , Clase 35. m) S SENIOR SUITES, Registro N , Clase 42. n) S SENIOR SUITES, Registro N , Clase 43. o) S SENIOR SUITES, Registro N , Clase 44. p) S SENIOR SUITES, Registro N , Clase 45. 3

4 A juicio del revocante, este cúmulo de registros marcarios corresponde al activo más importante de INMOBILIARIA SENIORS S.A., ya que a través de ellos ha logrado el reconocimiento por parte del público consumidor en el competitivo y emergente mercado relevante. A continuación la demandante se refiere a los nombres de dominio, haciendo énfasis en la finalidad de identificación e individualización en internet, situación que es confirmada mediante un pronunciamiento de la antigua Comisión Preventiva Central, en el cual se señala que razones técnicas impedirían la coexistencia de dos dominios idénticos, por lo que no rigen en este caso los principios de especialidad y territorialidad. Luego cita el artículo 14 del RFR-CL, señalando que el interés preferente se centra en el registro de la marca SENIOR y RESIDENCIAS SENIOR, junto con los derechos exclusivos y excluyentes que emanan de esos registros. Por otro lado, se citan las normas de competencia leal y ética mercantil, en concreto el artículo 10 del Convenio de Paris, señalando que el citado tratado prohíbe la introducción de elementos que puedan distorsionar el mercado, haciendo hincapié en la intención del demandado de inscribir un nombre de dominio cuya expresión es peligrosamente similar a una marca ya registrada y protegida por la Ley Tanto es así, que incluso la citada ley establece hipótesis penales frente a infracciones marcarias. De esta manera, señala que el uso del nombre de dominio por un tercero creará toda suerte de confusiones, las que desviarán al público consumidor de los servicios y productos que ofrece INMOBILIARIA SENIORS S.A. A su juicio, no puede ser resultado del acierto creativo solicitar un nombre de dominio que comprende una marca registrada y posicionada por un tercero, cual es RESIDENCIAS SENIORS. Por último, respecto de los derechos válidamente adquiridos por terceros, nuevamente hace referencia al registro marcario otorgado con anterioridad al dominio en disputa, el 4

5 cual tiene reconocimiento constitucional, lo cual a su juicio implica que se debiera considerar con preponderancia y preferencia respecto del resto de los derechos. En este sentido, cita los siguientes fallos marcarios: a) Fallo N de fecha 28 de abril de 2014, mediante el cual se rechaza la solicitud N HOME SENIOR (mixta) en Clase 44. b) Fallo N de fecha 29 de febrero de 2012, mediante el cual se rechaza la solicitud N MERCADO SENIOR (denominativa) en Clase 35. c) Fallo N de fecha 5 de octubre de 2012, mediante el cual se rechaza la solicitud N SENIOR ASSIST (mixta) en Clase 35. Asimismo, cita fallos del Tribunal de Propiedad Industrial y sentencias arbitrales que refuerzan su postura recaídas en los dominios seniorcarechile.cl y senioriad.cl. La parte demandante acompañó además la siguiente documentación: 1. Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca SENIOR, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca SENIOR CARE, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca SENIOR CARE, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca RESIDENCIAS SENIORS, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca S SENIOR SUITES, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca S SENIOR SUITES, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca S SENIOR SUITES, Registro N

6 9. Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca S SENIOR SUITES, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca SENIOR CLUB, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca SENIOR CLUB, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca SENIOR CLUB, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca SENIOR SUITES, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca SENIOR SUITES, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca SENIOR SUITES, Registro N Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca SENIOR VILLAGE, Registro N Impresiones del sitio Copia de la portada de la revista Mujer de La Tercera, de fecha sábado 30 de abril del año 2011, Y de una de sus páginas, donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 19. Copia de la portada de la revista Ya de El Mercurio, de 3 de mayo del año 2011, Y de una de sus páginas, donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 20. Copia de la portada de la revista Mujer de La Tercera, de fecha 12 Junio del año 2011, Y de una de sus páginas, donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 21. Copia de la portada de la revista Madurez Activa, Número 68, del mes de julio del año 2011, Y de una de sus páginas, donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 22. Copia de la portada de la revista Capital, de agosto y septiembre del año 2011, Y de una de sus páginas, donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 23. Copia de la portada de la revista Ya de El Mercurio, de fecha martes 3 de abril del año 2012, en donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 6

7 24. Copia de la portada de la revista Mujer de La Tercera, de fecha 4 de noviembre del año 2012, y de una de sus páginas, donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 25. Copia de la portada de la revista Ya de El Mercurio, de fecha 19 de marzo de 2013, y de una de sus páginas, donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 26. Copia de la portada de la revista Ya de El Mercurio, de fecha 2 de abril de 2013, y de una de sus páginas, donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 27. Copia de la portada de la revista Ya de El Mercurio, de fecha 12 de marzo de 2013, y de una de sus páginas, donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 28. Copia de la portada de la revista Mujer de la Tercera, de fecha 04 de marzo de 2012, y de una de sus páginas, donde se aprecia publicidad de la marca SENIOR SUITES. 29. Folletos y papelería corporativa de SENIOR SUITES. 30. Copia simple del Fallo N del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de fecha 28 de abril de Copia simple del Fallo N del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de fecha 29 de febrero de Copia simple del Fallo N del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de fecha 5 de octubre de Copia simple del Fallo del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial autos rol N , de fecha 9 de julio de Copia de sentencia de fecha 19 de junio de 2015 mediante la cual se resuelve el conflicto por el nombre de dominio seniorcarechile.cl. 35. Sentencia de fecha 6 de mayo de 2015 mediante la cual se resuelve el conflicto por el nombre de dominio senioriad.cl. 36. Impresión del sitio de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( para la marca RESIDENCIAS SENIORS, Registro N Copia simple de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto con fecha 31 de octubre de 2012, en autos RUC N Copia del poder que habilita a Beuchat, Barros & Pfenniger para representar a INMOBILIARIA SENIORS S.A. 7

8 39. Copia del mandato judicial para obrar en representación de Beuchat, Barros & Pfenniger. 40. Copia de patente profesional al día. 7) Siguiendo con los hechos, el 30 de marzo de 2016 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, instancia en la cual el actual asignatario del nombre de dominio en disputa no presentó escrito ni defensa alguna. 8) Finalmente, el pasado 10 de abril de 2016 se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO 9) Que, en relación al presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el numeral 21 del RFR-CL señala que los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.. Acto seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha política. Esta misma norma dispone que Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas. 10) En cuanto a las exigencias establecidas por el RFR-CL para registrar un nombre de dominio, resulta pertinente citar el artículo 14, el cual señala que Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito. 8

9 En base a lo anterior, la aplicación de esta norma resulta preponderante para estos efectos, sin perjuicio que la apreciación de los hechos y la decisión que este tribunal adopte, debe tomarse a la luz de los principios de prudencia y equidad aplicables a este tipo de arbitrajes 1, y a las normas constitucionales y legales que sean atingentes. Asimismo, el artículo 19 del RFR-CL dispone que si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente, norma que debe ser interpretada justamente en relación con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento establece. 11) Que, en relación con los hechos fundantes de la demanda, de los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que el demandante es una conocida empresa poseedora de una serie de inmuebles destinados a residencias para los adultos mayores, donde ofrece un servicio integral que sea capaz de cubrir todas las necesidades del diario vivir, a saber, alojamiento, alimentación, servicios médicos, de entretención, de aseo. En este sentido, el demandante es titular de una familia de marcas que protegen entre otras las expresiones SENIOR y RESIDENCIAS SENIOR, las cuales se encuentran debidamente registradas en INAPI y se utilizan en el comercio para los servicios ya señalados. Adicionalmente, las citadas marcas se encuentran registradas con anterioridad a la fecha de la solicitud del nombre de dominio en disputa. 12) En este contexto, a fin de determinar si la parte demandante tiene un interés preferente en el dominio en disputa en los términos señalados en el artículo 19, resulta pertinente analizar previamente los supuestos descritos en el artículo 14 del RFR-CL ya 1 MORALES, MARCOS (2008). Sistemas y criterios de resolución de conflictos sobre nombres de dominio. Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, pp

10 señalados en la parte expositiva, en particular la posible vulneración de derechos válidamente adquiridos por terceros. De la lectura y análisis de la demanda, es posible constatar que la demandante si tiene un derecho válidamente adquirido, el cual se materializa en varias marcas comerciales que protegen las expresiones SENIOR y RESIDENCIAS SENIOR, las cuales son sumamente similares al nombre de dominio residenciasenior.cl del actual asignatario, por lo que su registro como nombre de dominio vulnera derechos marcarios válidamente adquiridos por el revocante en los términos del artículo 14 recientemente citado. 13) En este sentido, el nombre de dominio en disputa podría llevar a los usuarios de Internet a caer en un error, al pensar que el dominio en disputa es de propiedad o se encuentra relacionado con el demandante, lo cual no es efectivo. Ello además podría generar un riesgo de dilución de la marca en cuestión. El potencial riesgo de confusión en los consumidores queda reflejado además por el uso efectivo que el demandante hace de la marca comercial SENIOR, el cual queda de manifiesto por la numerosa publicidad acompañada en autos que da cuenta del posicionamiento a nivel de marketing de esta marca en nuestro país. El mantenimiento del dominio en manos del actual consignatario podría generar toda clase de errores o confusiones en los consumidores, al creer que efectivamente es una página web asociada al revocante, lo cual no es efectivo. 14) Se hace presente que hay otros principios y derechos que deben tenerse a la vista a la hora de resolver un conflicto por nombres de dominio, como el principio del first come, first served, el cual se suma al hecho que la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otra. 10

11 Sin perjuicio de todo lo anterior, a juicio de este sentenciador, la existencia de un derecho válidamente adquirido por un tercero, en atención a las circunstancias ya explicadas, debe primar en este caso en particular. 15) En definitiva, la existencia de registros marcarios que protegen una expresión prácticamente idéntica al dominio en disputa, la utilización efectivamente de la expresión SENIOR para identificar una conocida marca de servicios de residencia para adultos mayores, su uso efectivo en el comercio, y los demás argumentos ya señalados en el presente fallo, permiten sopesar los principios de prudencia y equidad consagrados en el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales en favor del revocante, estimando que éste tiene un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa. Y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. SE RESUELVE 1. Acoger la demanda de revocación temprana presentada por la parte demandante y asignar el nombre de dominio residenciasenior.cl a INMOBILIARIA SENIORS S.A. 2. No condenar en costas al demandado. 3. En su oportunidad, procédase al cierre y archivo del expediente electrónico. Rol N Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral. 11

12 Andrés Grunewaldt Cabrera Árbitro designado Autorizan en la calidad de testigos Claudia Ortega Ulzurrum Mariana Gallardo Ban 12