Carmen Paz Álvarez Enríquez Juez Árbitro NIC-Chile

Transcripción

1 Sentencia definitiva Arbitraje por nombre de dominio senior-suites.cl Titular: MAURO PORCIA CARVAJAL Revocante: INMOBILIARIA SENIORS S.A. Rol Nº Tipo de revocación: Temprana Santiago, 2 de marzo de VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 2 de enero de 2018 se creó el expediente por el arbitraje electrónico relativo al nombre de dominio senior-suites.cl inscrito por don MAURO PORCIA CARVAJAL, domiciliado en calle Los Troncos Nº 1351, comuna de Peñalolen, Santiago, y cuyo revocante es INMOBILIARIA SENIORS S.A., representado por don Diego Acuña Domínguez, por Beuchat, Barros & Pfenniger, todos domiciliados en calle Europa Nº 2035, comuna de Providencia, Santiago; SEGUNDO: Que habiéndose abierto la etapa de tachas, éstas se presentaron en tiempo y forma por la parte Revocante; TERCERO: Que mediante oficio Nº de fecha 9 de enero de 2018, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile comunicó a la suscrita su designación como árbitro para resolver el conflicto suscitado por la presentación de la solicitud de revocación del nombre de dominio senior-suites.cl ; CUARTO: Que con fecha 9 de enero de 2018 la suscrita aceptó el nombramiento como árbitro y juró desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible; QUINTO: Que ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de esta juez árbitro en el período señalado, el que finalizó con fecha 15 de enero de 2018; SEXTO: Que con fecha 22 de enero de 2018 se efectuó la consignación de los honorarios arbitrales por parte de INMOBILIARIA SENIORS S.A., la que realizó en tiempo y forma; SÉPTIMO: Que por escrito de fecha 8 de febrero de 2017, INMOBILIARIA SENIORS S.A.

2 presentó demanda de revocación de nombre de dominio, en los siguientes términos: ANTECEDENTES DE HECHO Y DERECHO Que la sociedad INMOBILIARIA SENIORS S.A. a través de la expresión SENIOR SUITES identifica en el mercado relevante una serie de propiedades destinadas a residencias para los adultos mayores que brindan un servicio integral, contando en la actualidad con 3 residencias para adultos mayores, pioneras en su tipo, ubicadas en las comunas de Las Condes y Providencia. Que la expresión SENIOR SUITES se encuentra debidamente inscrita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para proteger servicios orientados al adulto mayor, añadiendo que cuenta con una familia de marcas. Que es titular de los siguientes registros de marcas comerciales: (i) Marca SENIOR, Registro N , en las clases 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45; (ii) Marca SENIOR, Registro N , en la clase 35; (iii) Marca SENIOR CARE, Registro N , en la clase 35; (iv) Marca SENIOR CARE, Registro N , en la clase 42; (v) Marca SENIOR CLUB, Registro N , en la clase 36; (vii) Marca SENIOR CLUB, Registro N , en la clase 41; (viii) Marca SENIOR CLUB, Registro N , en la clase 41; (ix) Marca SENIOR VILLAGE, Registro N , en la clase 36; (x) Marca RESIDENCIAS SENIORS, Registro N , en la clase 35; (xi) Marca RESIDENCIAS SENIORS, Registro N , en la clase 35; (xii) (xiii) Marca SENIOR SUITES, Registro N , en las clases 35, 42, 43, 44 y 45; (xiv) Marca S SENIOR SUITES, Registro N , en la clase 35; (xv) Marca S SENIOR SUITES, Registro N , en la clase 42; (xvi) Marca S SENIOR SUITES, Registro N , en la clase 43; (xvii) Marca S SENIOR SUITES, Registro N , en la clase 44, y (xviii) Marca S SENIOR SUITES, Registro N , en la clase 45. Que el hecho de ser titular de estos registros debe ser reconocido y protegido en atención a la Constitución y normas legales y reglamentarias aplicables. Que el dictamen N 1127 de la Comisión Preventiva Central de fecha 28 de Julio del año 2000, en su considerando señala lo siguiente: "Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho 2

3 de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial " Que el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl, señala en su articulo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo los derechos válidamente adquiridos por terceros. Que el interés preferente se fundamenta en el amplio uso que ha dado a la expresión SENIOR SUITES. Que cita los numerales 2º y 3º artículo 10 del Convenio de París y el artículo 3º de la Ley de Competencia Desleal. Que la asignación del nombre de dominio resulte ser contraria a derechos válidamente adquiridos por el revocante, ya que importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República, al ser titular de la marca SENIOR. Que cita fallos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial recaídos en la solicitud de marca HOME SENIOR en clase 44; solicitud de marca MERCADO SENIOR en clase 44, solicitud de marca SENIOR ASSIST en clase 35 como del Tribunal de Propiedad Industrial recaído en la solicitud de marca SENIORITY en clase 44. Que cita los fallos recaídos en los arbitrajes correspondiente a los nombres de dominio seniorcarechile.cl, senioriad.cl, residenciasenior.cl, seniorstore.cl, seniorworld.cl, casablancaseniorsuites.cl y seniorsuitecasablanca.cl. Que por todo lo anterior solicita se acoja su demanda y se le asigne el nombre de dominio en definitiva por haber acreditado un interés preferente basado en el uso amplio y sostenido de una expresión famosa y notoria. OCTAVO: Que INMOBILIARIA SENIORS S.A. presentó los siguientes documentos con citación: A) Impresiones obtenidas de la base de datos de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) respecto de la marcas SENIOR, SENIOR CARE, RESIDENCIAS SENIORS, S SENIOR SUITES, SENIOR CLUB, SENIOR SUITES y SENIOR VILLAGE B) Copia de la portada de la Revista Mujer de La Tercera, de fecha 30 de abril de C) Copia de la portada de la Revista Ya de El Mercurio, de fecha 3 de mayo de D) Copia de la portada de la Revista Mujer de La Tercera, de fecha 12 de junio de E) Copia de la portada de la Revista Madurez Activa Nº 68, de julio de F) Copia de la portada de la Capital de agosto y septiembre de G) Copia de la portada de la Revista Ya de El Mercurio, de fecha 3 de abril de H) Copia de la portada de la Revista Mujer de La Tercera, de fecha 4 de noviembre de

4 I) Copia de la portada de la Revista Mujer de La Tercera, de fecha 4 de marzo de J) Copia de la portada de la Revista Ya de El Mercurio, de fecha 12 de marzo de K) Copia de la portada de la Revista Ya de El Mercurio, de fecha 2 de abril de L) Folleto corporativo de SENIOR SUITES. M) Formulario de cotización y papelería corporativa de SENIOR SUITES. N) Copia simples de fallos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial. O) Copia de las sentencias recaídas en los arbitrajes relativos a los nombres de dominio seniorcarechile.cl, senioriad.cl, seniorstore.cl, seniorworld.cl y residenciasenior.cl. P) Impresión del sitio web Q) Copia de poderes. NOVENO: Que mediante resolución de fecha 11 de febrero de 2018, se confirió traslado de la presentación del Revocante al Titular, el que fue evacuado en rebeldía; DÉCIMO: Que con fecha 28 de febrero de 2018 se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: UNDÉCIMO: Que, el presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el cual dispone que Los árbitros tendrán el carácter de arbitrador, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno. Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia, disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales; DUODÉCIMO: Que, asimismo el presente conflicto de revocación de nombre de dominio se generó a partir del ejercicio de una solicitud de revocación, que encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el cual señala que Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. En este caso se ha ejercido la referida revocación dentro del plazo de publicación de 30 días de inscrito el nombre de dominio en disputa, estando en presencia de una revocación temprana, por lo cual son aplicables los artículos 11, párrafo 3º y 19 de la de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio 4

5 .CL. De esta manera, la revocación temprana se basa en un interés preferente que la revocante podrá invocar; DÉCIMO TERCERO: Que, la totalidad de la prueba documental referenciada no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio; DÉCIMO CUARTO: Que, el interés preferente señalado en el artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL no se encuentra definido en dicho cuerpo legal ni en ningún otro cuerpo legal de NIC Chile, por lo cual se deben tener presente los elementos de hecho y derecho de cada caso; DÉCIMO QUINTO: Que, el objeto del presente juicio arbitral consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Asimismo, para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del nombre de dominio en cuestión y la naturaleza de la expresión en conflicto y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente: DÉCIMO SEXTO: Que, el Titular y contacto administrativo, la parte de don MAURO PORCIA CARVAJAL no presentó argumentos ni pruebas respecto a su mejor derecho. De acuerdo al artículo 16 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL sobre efectos de la inactividad procesal, el silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otra; DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el Revocante, la parte de INMOBILIARIA SENIORS S.A., argumentó que es una compañía que ofrece servicios orientados al adulto mayor y personas de la tercera edad. Al efecto, demostró la titularidad de registros marcarios en Chile para las expresiones SENIOR, SENIOR CARE, SENIOR CLUB, SENIOR VILLAGE, RESIDENCIAS SENIORS, SENIOR SUITES y S SENIOR SUITES en las clases 35, 36, 41, 42, 43 y 45. Con la impresión del sitio web seniorsuites.cl demostró tener activa la página web y con ello el uso efectivo de las expresiones SENIOR SUITES y S SENIOR SUITES en la red internet; DÉCIMO OCTAVO: Que, uno de los objetivos de los nombres de dominio consiste en identificar un determinado producto, servicio o cualquier tipo de organización en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos; 5

6 DÉCIMO NOVENO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, será de responsabilidad exclusiva del Titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. De esta manera, se debe analizar si el nombre de dominio registrado cumple con los requisitos y condiciones establecidos en este artículo; VIGÉSIMO: Que, la sola inscripción de un nombre de dominio no presenta per se la potencialidad de perturbar, afectar o perjudicar un derecho preexistente de un tercero, salvo en determinadas circunstancias específicas, de manera que es necesario examinar los antecedentes aportados para decidir si existe o no perturbación, afectación o perjuicio a un derecho válidamente adquirido con anterioridad; VIGÉSIMO PRIMERO: Que, el Revocante es titular de derechos adquiridos en Chile sobre una marca comercial ya que de acuerdo a la prueba acompañada en autos, ha registrado la marca comercial SENIOR SUITES según el siguiente detalle: (i) Registro N , SENIOR SUITES, denominativa, para distinguir servicios de administración, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales e intangibles; servicios de representación de empresas o de agente de terceros, en todo tipo de productos y servicios, servicios de ayuda en la organización, explotación o dirección de una empresa comercial, o la ayuda a la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial; servicios de analisis de costos, servicios de estimaciones y evaluaciones en los negocios; peritajes fiscales y de negocios, estudio de investigaciones de mercados y para negocios; consultoría para la dirección de negocios y problemas de personal, servicios de contabilidad; teneduría de libros; verificación de cuentas, servicios de contratación de personal; oficina de colocación de asesores para la organización de negocios; cotización en bolsa; agencia de información comercial y publicitaria; dirección de negocios, alquiler de máquinas y aparatos de oficina; ventas en pública subasta; relaciones públicas; servicios de registro, transcripción, composición, compilación, transmisión o sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o compilación de datos matemáticos o estadísticos, servicios de establecimientos de publicidad que se encargan, esencialmente, de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios; agencia de publicidad; publicidad impresa radiofonica y televisada clase 35 y (ii) Registro N , SENIOR SUITES, denominativa, para distinguir Alquiler de distribuidores automáticos; servicios de comercio de objeto de lance, dirección de hoteles; oficinas de redacción; organización de eventos (con fines comerciales), selección de personal por procedimientos psicotécnicos de la clase 35; Servicios profesionales y de asesoría profesional prestados por profesionales universitarios, egresados de la educación superior y técnicos especializados en las áreas de la ingeniería, derecho, 6

7 arquitectura, sicología, agronomía, biología, biología marina zoológica, topografía, cartografía, diseño y periodismo, agrimensura; servicios de análisis de agua, de análisis químicos de cosméticos, de ensayo de materiales, dentales, fotográficos, geológicos, vasculares; servicios de computación e informática en general; asesoría profesional en el área de la computación e informática, diseño de programas computacionales; alquiler de aparatos eléctricos; material para las exploraciones agrícolas, ordenadores, computadores, trajes, uniformes, disfraces, ropa, sanitarios químicos portátiles; aprovisionamiento (abastecimiento); servicios de asesores de construcción; asistencia legal (tutelas o tutorías); bacteriología, confección de coronas; elaboración de planos para la construcción; consultas profesionales (no relacionadas con la dirección de los negocios); control de pozos de petróleo; decoración de interiores; dispensario; ensayo de materiales; estudios de proyectos (no relacionados con la dirección de los negocios); explotación de patentes; horticultura; información sobre la moda; servicios meteorológicos; informaciones; ingeniería; servicios de intercambio de correspondencia; investigación sobre cosmetología; investigaciones judiciales; levantamiento de terrenos; liquidación de buhardillas; liquidación de desvanes; litografía (impresión); orientación profesional; programación para ordenadores; servicios químicos; reloj parlante; ensayo de textiles; servicios religiosos y de desarrollo espiritual, iglesia de la clase 42; Servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida, por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos, granjas-pensión (casas de labranza para turistas), sanatorios, servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, tales como restaurantes, restaurantes de autoservicio, salones de té, café, fuentes de soda, cantinas, bares, servicios de procuración de alimentos preparados a domicilio, casas de reposo; hotel para animales; reservas de hoteles para viajeros; casas de vacaciones; guarderías infantiles; pensionados, pensiones; reserva de pensión de la clase 43; Casas de convalecencia; hospital, clínica; sanatorio, servicios de rehabilitación; tratamiento para adelgazar, clínica dental, clínica veterinaria; salones de belleza; salones de peluquería; centro de estética y depilación, cosmetología; peluquería para animales; servicios profesionales y de asesoría profesional prestados por profesionales universitarios, egresados de la educación superior y técnicos especializados en las aéreas de medicina, medicina veterinaria, odontología, enfermería, kinesiología; servicios de acupuntura, iriología, homeopatía, pedicuro; laboratorios bromatológicos, clínicos, de análisis, bacteriológicos, servicios ópticos, veterinarios; baños públicos, baños turcos; asilos para personas mayores ancianas; jardinería; servicios de jardineros (paisajistas); masajes; servicios médicos; quiropráctica; servicios de sanidad de la clase 44 y Servicios de acompañamiento en sociedad; establecimientos funerarios; crematorios; servicios de adivinación, mentalismo, quiromancia, horóscopos; cremación; búsqueda de personas dadas por desaparecidas e indagaciones en cuentas sobre personas dadas por desaparecidas de la clase 45. Asimismo, publicita sus servicios a través de la página web 7

8 VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, asimismo y de acuerdo a la prueba acompañada, el Revocante es además titular de la marca S SENIOR SUITES para distinguir servicios de las clases 35, 42, 43, 44 y 45, la cual usa en el mercado para publicitar servicios de cuidado al adulto mayor y personas de la tercera edad en distintas residencias, otorgando servicios de alimentación, enfermería, seguridad, aseo y distintas actividades tales como terapia ocupacional, kinesiología, rehabilitación, servicio espiritual, peluquería y podolología; VIGÉSIMO TERCERO: Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. Al respecto, la prueba documental acompañada por el Revocante evidencia que las marcas SENIOR SUITE y S SENIOR SUITES se usan en relación a residencias para el adulto mayor, siendo reconocidas en el mercado objetivo relevante. Por otra parte, el Titular no presentó arguementación o prueba alguna respecto a las actividades que desarrolla o pretende desarrollar bajo el nombre de dominio en litigio, por lo cual no se encuentra acreditado cual sería su interés ni tampoco si estas actividades serían distintas a aquellas protegidas por las marcas SENIOR SUITE y S SENIOR SUITES, lo que podría evitar una posible confusión; VIGÉSIMO CUARTO: Que, analizados los antecedentes disponibles este sentenciador ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa senior-suites.cl es cuasi-idéntico a las marcas registradas por el Revocante en nuestro país, las cuales han sido ampliamente publicitadas en distintos medios de difusión y gozan de reputación y renombre. De tal manera la referida cuasiidentidad podría inducir a confusión a los usuarios de Internet ya que las marcas del Revocante además de estar registradas, están siendo usadas, por lo tanto el Revocante tiene derechos preexistentes. A mayor abundamiento, cabe señalar que si bien los nombres de dominio son distintos al concepto de marca, ambas categorías tienen la capacidad de identificar servicios y productos en el mercado; VIGÉSIMO QUINTO: Que, las marcas comerciales del Revocante fueron registradas con anterioridad al registro del nombre de dominio en litigio, de tal manera el Titular carece de un mejor derecho o un interés preferente ya que el Revocante ha probado ser propietario de un derecho de propiedad industrial. En este sentido, cabe recordar que una de las funciones de una marca comercial es la de ser indicadora de la procedencia empresarial y que consiste en poner de manifiesto ante el público que los productos o servicios que reivindican la marca proceden de una determinada empresa, función que no se cumpliría si el nombre de dominio en litigio se mantuviera a nombre del Titular, el cual además no ha explicado en autos cual sería el uso que le daría al nombre de dominio en litigio o el objeto de haberlo registrado; 8

9 VIGÉSIMO SEXTO: Que, en relación a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, éstas se encuentran contenidas en la Ley Nº sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, y las normas sobre principios de competencia leal y la ética mercantil se encuentran contenidas en la Ley Nº que regula la Competencia Desleal. En relación a este punto, este sentenciador ha concluido que no existe infracción de dichas normas por el Titular, ya que no se ha acreditado en autos un hecho que constituya dicha infracción, por lo cual no existe en autos evidencia sobre un aprovechamiento por parte del Titular que tenga como objetivo desviar clientela de un agente de mercado ni es contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión; VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por otro lado, si bien hay otros principios y derechos que deben tenerse a la vista a la hora de resolver un conflicto por nombres de dominio, como el principio del first come, first served, a juicio de este sentenciador la existencia de derechos válidamente adquiridos por un tercero, en atención a la circunstancias ya explicadas, debe primar en este caso en particular; Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que corresponde acoger la pretensión de la revocante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los considerandos precedentes; Y vistos además, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, de NIC Chile, RESUELVO: 1) Que se acoge la demanda de revocación temprana deducida por la parte de INMOBILIARIA SENIORS S.A. en contra de don MAURO PORCIA CARVAJAL. 2) Se revoca la asignación del nombre de dominio senior-suites.cl en el actual Titular y se asigna a favor de INMOBILIARIA SENIORS S.A. Notifíquese la presente sentencia a las partes en el sitio web arbitral y por correo electrónico. 9

10 La presente resolución es autorizada por las testigos doña Denisse Patricia Pérez Fierro, cédula nacional de identidad Nº y doña Mónica Luisa Toledo Escobedo, cédula nacional de identidad Nº , ambas domiciliados en calle Napoleón 3565, oficina 709, comuna de Las Condes, Santiago. Carmen Paz Álvarez Denisse Patricia Pérez Fierro Mónica Toledo Escobedo