MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio "radiosmotorola.cl

Transcripción

1 MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio "radiosmotorola.cl Santiago, tres de Septiembre de dos mil quince. VISTOS: 1.- Que por oficio N , de fecha 25 de Junio de 2015, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación del nombre de dominio radiosmotorola.cl, Rol N 5788, entre la revocante Motorola Trademark Holding, LLC y la titular del dominio Interwins S.A. Dicha designación fue aceptada por el suscrito por resolución de fecha 25 de Junio de Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a una normativa especialmente dictada al efecto, denominada "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl", en adelante la "Reglamentación". Que la Política de Resolución de Controversias es la norma aplicable a las controversias por nombres de dominio.cl y que forma parte, a su vez, de la Reglamentación. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador". 3.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, Motorola Trademark Holding, LLC, representada por el abogado don Bernardo Serrano Spoerer, presentó con fecha 17 de Julio de 2015 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó esencialmente lo siguiente: a) Que en la actualidad es titular de las siguientes marcas comerciales en Chile: Registro N 58490, MOTOROLA, que protege productos de las clases 7, 9 y 12. Destaca que dentro de los productos de la clase 9 protegidos se encuentran, entre otros, tubos de radio y de rayos catódicos, equipos de control para aviones, radio y fonógrafos entre otros. Registro N , MOTOROLA ORIGINAL (mixta), que protege productos de las clases 9 y 18. Dentro de los productos de la clase 9 se encuentran: accesorios para teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, radio teléfonos, busca personas, radios de dos bandas y otros dispositivos de comunicación portátiles, etc. Registro N , MOTOROLA, que protege servicios de la clase 35: servicios de venta al detalle de aparatos y accesorios de comunicación, completa línea de productos electrónicos y software computacional. Registro N , MOTOROLA DGP, que protege productos de la clase 9: Radios bidireccionales. Registro N 73211O, MOTOROLA (mixta), que protege productos de la clase 9: máquinas, aparatos, dispositivos, partes y accesorios para radio, televisión, telegrama y telefonía; antenas de todas clases; juegos de semáforos, aparatos de señales y avisos luminosos. Registro N , MOTOROLA WI4 (mixta), que protege productos de la clase 9: Radío inalámbricas de área amplia y sistema de redes de acceso global y componentes para éstas, en concreto, estaciones bases, antenas, módulos de interacción, módulos de punto de acceso, transceptores y hardware de instalación y software para colar, escuchar, operar, manejar, actualizar, autenticar y codificar desde un sistema de red de emisoras inalámbricas. Registro N , MOTOROLA WI4, que protege servicios de la clase 42: servicios de consultoría y diseño para terceros en materia de redes 1

2 de emisoras inalámbricas. Registro N , MOTOROLA DGM, que protege productos de la clase 9: radios bidireccionales. Registro N , MOTOROLA Q, que protege productos de la clase 9, dentro de los que destaca: radioteléfonos, buscapersonas, radios bidireccionales, radiotransmisores, receptores de radio, radiotransceptores o radioreceptores analógicos y digitales para la comunicación de datos, voz, imágenes y video, entre otros. b) Que es una empresa orientada a la comercialización de equipos para telecomunicaciones en general, y no sólo a la telefonía celular, siendo líderes en equipos de radio y sus accesorios. Que la presentación de la empresa en su sitio web la describe como la empresa creadora de las los equipos de comunicación portátil, como los equipos de radio bidireccional entre otros, y los primeros en crear un teléfono móvil. c) Que la calidad y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional de los equipos de radio Motorola, la ha transformado en uno de los principales proveedores de equipos para labores relacionadas a la seguridad, como por ejemplo guardias, policías y bomberos. Señala que en Chile ello no es la excepción, lo cual queda demostrado por ejemplo, por el hecho que el año 2012 el Cuerpo de Bomberos de Santiago, hizo un llamado a licitación para adquirir nuevos equipos de radio, los cuales debían ser exclusivamente Radios Motorola Modelo MOTOTRBO DGM d) Que distintos distribuidores y grandes cadenas de ventas de productos electrónicos comercializan radios Motorola, demostrando así el lugar destacado que tiene en el mercado la venta de equipos de radio de su marca. Que es de público conocimiento que, tanto a nivel nacional como internacional, Motorola Trademark Holdings, LLC es una empresa destacada y centrada en la fabricación de equipos de radios portátiles y móviles que gozan de gran prestigio y reconocimiento en el mercado. Lo anterior refuerza por tanto la idea que el dominio radiosmotorola.cl, debe ser revocado, pues inevitablemente será asociado por el consumidor y el usuario de internet con Motorola Trademark Holdings, LLC y sus marcas asociadas. Esto toda vez que el nombre de dominio inscrito a nombre de lnterwins S.A., comprende íntegramente parte de su razón social, así como también la marca y nombre de sus productos. e) Señala también que otro antecedente relevante, que demuestra que posee un interés preferente ante el dominio disputado, es el hecho de ser titular de los siguientes nombres de dominio: Motorola.cl, Motorolax.cl, Moderabymotorola.cl, Motorola-talkabout.cl, Motorolag.cl y Motorolamobility.cl. Que siendo titular de los dominios ya indicados, demuestra la necesidad de que se de lugar a esta demanda, pues de concederse el dominio a lnterwins S.A., existe una posibilidad cierta de que el público consumidor crea que se trata de otro nombre de dominio de su propiedad. f) Sostiene que no cabe duda alguna que lo que pretende la demandada lterwins S.A. es aprovechar la fama y notoriedad de la marca y los equipos de radio Motorola, para obtener una ventaja comercial injustificada, ya que de acuerdo a lo que ha podido averiguar, la empresa lnterwins S.A. comercializa equipos de radio no sólo de la marca Motorola, sino que además de otras marcas como por ejemplo de la marca Vertex Standard, por lo que de no dar lugar a la demanda, los consumidores podrían adquirir productos de una marca diversa, creyendo que se trata de equipos de su procedencia. 2

3 4. En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó: Impresiones de la página web de INAPI en donde constan los registros mencionados en su demanda; Impresiones de la página web de NIC Chile relativas a los dominios motorola.cl, motorolax.cl, moderabymotorola.cl, motorola-talkabout.cl; motorolag.cl y motorolamobility.cl; Impresión del sitio web Facebook para Motorola Talk About Radios; Impresión del sitio web de la empresa lnterwins S.A. 5. Por resolución de fecha 22 de Julio de 2015, se tuvo por interpuesta la demanda de revocación por parte Motorola Trademark Holding, LLC y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado a la titular del dominio por el término de 10 días corridos. 6. Por resolución de fecha 5 de Agosto de 2015, se tuvo por evacuado el trámite de contestación en rebeldía de la demandada. En efecto, la demandada y titular del dominio no presentó ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso. 7. Con fecha 14 de Agosto de 2015, el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las partes oír sentencia. CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL: Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. Que la misma disposición añade Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política. Que, asimismo, dicha norma señala que: El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. SEGUNDO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente de conformidad al artículo 19 de la misma Reglamentación. TERCERO: Que la revocante ha comparecido dentro de plazo invocando un interés preferente de conformidad a lo prescrito en el citado artículo 19, señalando ser una importante empresa orientada a la comercialización de equipos para telecomunicaciones y citando además diversos registros de la marca MOTOROLA y nombres de dominio de su propiedad. CUARTO: Que, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme 3

4 reseña el profesor Joel González Castillo, "no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto" ( La fundamentación de las sentencias y la sana crítica, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N 1, 2006, pp ). Lo anterior implica que, sin perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto. QUINTO: Que la revocante ha logrado acreditar mediante documentos que no fueron objetados por la demandada: Que es una empresa orientada a la comercialización de equipos para telecomunicaciones, entre ellos radios portátiles. Que es titular de diversos registros marcarios en nuestro país que contienen la expresión MOTOROLA y que distinguen, entre otros, productos de la clase 9. Que es titular de nombres de dominio en nuestro país, entre los que cabe destacar motorola.cl SEXTO: Que acreditado un legítimo interés y derechos de la revocante sobre la denominación Motorola, cabe entonces preguntarse si la adición de la expresión radios, hacen al nombre de dominio radiosmotorola.cl una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión de la revocante, que impidan su confusión. SEPTIMO: Que a juicio de este Árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior debe ser contestada negativamente, ya que la adición de la expresión radios lejos de distinguir el nombre de dominio de las marcas y dominios de la demandante, aumenta el riesgo de error o confusión entre los usuarios de Internet, toda vez que precisamente la revocante comercializa radios portátiles, entre otros productos. Por lo anterior, un usuario promedio de la red Internet entenderá que el nombre de dominio disputado radiosmotorola.cl corresponde a un sitio web de Motorola Trademark Holding, LLC o autorizado por ella. OCTAVO: Que la demandada no ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su interés sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte demandante. NOVENO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de first come, first served, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, en este caso la demandante ha acreditado legítimos derechos previos a la inscripción del nombre de dominio, los cuales a juicio de este árbitro deben primar en este caso en particular. DECIMO: Que conforme al artículo 14 de la Reglamentación: Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito. DECIMO PRIMERO: Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por la Reglamentación, debe ajustarse en su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y 4

5 equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por la revocante para respaldar su pretensión, creándose la convicción de que su demanda debe ser acogida. Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. RESUELVO: 1.- Que se acoge la demanda de revocación deducida por Motorola Trademark Holding, LLC en contra de Interwins S.A. 2.- Que se asigna el nombre de dominio radiosmotorola.cl a Motorola Trademark Holding, LLC 3.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas. 4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican. Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. María Elena Rioseco Yair Riquelme Belmar C.I. N C.I. N