SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO. esensa.cl

Transcripción

1 TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO esensa.cl Santiago, 6 de noviembre de 2015 VISTOS: Que con fecha 7 de septiembre de 2015, se dio inicio al Procedimiento de Resolución de Controversias relativo a la revocación del dominio esensa.cl, en conformidad al artículo 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio (RFRND.CL), con creación del expediente Rol Nº 7018 y de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, en adelante La Política; Que el dominio en conflicto se encuentra inscrito a nombre de los señores INVERSIONES SILICONE BANDS, y los solicitantes de la revocación son los señores ACEGRASAS S.A., representados por don Marino Porzio Bozzolo, ambos domiciliados en Cerro el Plomo 5680, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago. Que habiéndose abierto la etapa de tachas en conformidad a la Política, éstas no se presentaron en tiempo ni en forma. Que mediante Oficio OF N , de NIC Chile, de fecha 15 de septiembre del año 2015, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto de revocación sobre el mencionado nombre de dominio; Que se aceptó el cargo de Árbitro y se juró desempañarlo fielmente con fecha16 de septiembre del año Que en mérito de lo anterior se abrió la etapa de consignación de los honorarios arbitrales los cuales fueron consignados por la parte revocante en tiempo y en forma, por lo que se abrió la etapa de presentación de la demanda. Con fecha 11 de octubre de 2015, los señores ACEGRASAS S.A, presentaron en conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes de la Política, su demanda de revocación en tiempo y en forma. Se dio traslado al actual asignatario del dominio de la demanda interpuesta en autos por el término de diez días. Se citó a las partes a oír sentencia con fecha 2 noviembre de 2015 Que en cuanto a las alegaciones de las partes: Que la parte revocante señores ACEGRASAS S.A., fundamenta su demanda en lo siguiente: Que también es conocida por su nombre TEAM FOOD COLOMBIA. Señala que es una compañía experta en lípidos con presencia en Chile, Colombia y México, y que es

2 parte del grupo TEAM S.A. Expresa que Team Foods es de origen colombiano, que nace en el año mil novecientos noventa y nueve como alianza estratégica de las principales compañías productoras de aceites y grasas, con más de cincuenta años de experiencia en el sector, dedicadas a la producción de alimentos y afines a partir de los lípidos: Acegrasas (Bogotá) Fagrave (Barranquilla) Grasas (Buga/Valle del Cauca) Gracetales (Medellín / Antioquia) Gras y Plast (Caloto/Cauca). Indica que atiende los segmentos industrial y de consumo masivo. Señala que las ventas de la compañía han presentado incrementos año a año, en Colombia, México y Chile, todos países en donde además de comercializar sus productos, tienen centros de producción bajo los más altos estándares de calidad y certificaciones ISO 9001, ISO e ISO Explica que dentro de su proceso de internalización, la planta de producción que adquiere en Chile produce y comercializa marcas como Margarina Leche Sur, Margarina Doña Juanita y Manteca Amasa. Agrega que el dos mil trece inaugura en Chile la refinería física más moderna de Sudamérica con una inversión cercana a los ocho millones y medio de dólares, convirtiéndola en una de las más tecnológicas y eficientes en su clase. Añade que en nuestro país, aunque la economía se ha frenado e impacta el crecimiento de cualquier empresa, su crecimiento alcanza al 16%, liderando el negocio del aceite de oliva, con una participación del 14%, gracias a la producción y comercialización de sus marcas Kardámili y Mestre, entre otras, teniendo también presencia en el segmento de margarinas. Hace presente su titularidad tanto en Chile como en el extranjero, de numerosos registros vigentes para su marca ESENZA. Indica que son los únicos titulares de la marca ESENZA en Chile. Hace referencia a la antigüedad de los registros mencionados, cuyas solicitudes fueron presentadas entre el año dos mil nueve y dos mil diez, esto es, más de cinco años antes de que INVERSIONES SILICONE BANDS decidiera presentar una solicitud para el nombre de dominio esensa.cl. Sostiene que ESENSA es una marca que ha creado, que utiliza y que ha registrado, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Agrega que es titular de nombres de dominio. Recalca que ESENZA corresponde a una expresión original suya, que se encuentra registrada en Chile, Colombia y México. Señala que el caso sería distinto si la expresión solicitada por INVERSIONES SILICONE BANDS agregara un complemento denominativo adicional que permitiera evitar el riesgo de inducir al público consumidor a error o confusión respecto de su marca, entendiendo que la modificación de la letra Z por la S no agrega ningún carácter distintivo al nombre de dominio, toda vez que fonéticamente el nombre de dominio solicitado esensa.cl y su marca y nombre de dominio esenza.cl, son equivalentes. Manifiesta que esto es así debido a que S y Z son alófonos equivalentes, que según el lugar que ocupen dentro de una palabra se pronuncian de la misma forma. Destaca que esto es especialmente grave si se considera la publicidad por medios verbales, en donde no existiría forma de diferenciar entre su marca y nombre de dominio y el nombre de dominio en disputa. Añade que se verían expuestos a la dilución de sus marcas ESENZA. Que el público usuario de Internet, se vería expuestos a toda clase de confusión o engaño, ya que la expresión ESENZA se encuentra asociada de manera exclusiva a sus productos. Considera tener un interés preferente respecto del nombre de dominio en conflicto, por las razones expuestas. Indica que ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos e identificados sus servicios y productos, uno de sus activos más importantes. Solicita que se le reasigne el nombre de dominio esensa.cl, con expresa condenación en costas de los señores INVERSIONES SILICONE BANDS. Señala que las marcas famosas y notorias, como es su marca ESENZA, han de protegerse, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para 2

3 promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello le acarrea. Menciona sus derechos marcarios como sigue: En Chile: Registro N , ESENZA, denominativa, productos, clase 30; Registro N , ESENZA, mixta, productos, clases 29 y 30; En el extranjero, a modo ejemplar: Registro de marca de Colombia N ESENZA, denominativa, productos, clase 30; Registro de marca de Colombia N ESENZA, mixta, productos, clase 29; Registro de marca de Colombia N ESENZA, mixta, productos, clase 30; Registro de marca de México N ESENZA, denominativa, productos, clase 30. Y su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio: ESENZA.CL, ESSENZA.CL. Señala además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Criterio de la titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio pues cuenta con diversos registros para la marca ESENZA, así como un nombre de dominio idéntico a su marca, el cual es cuasi equivalente al nombre de dominio en disputa; b) Criterio de identidad pues el nombre de dominio en conflicto es confusamente similar a su nombre de dominio y marcas registradas; c) Criterio de la Creación Intelectual del signo pues el signo ESENZA es una marca que ha creado. En el Derecho cita el Reglamento de NIC Chile, en particular, el artículo 20 letra a ; la Política de resolución de controversias por nombres de dominio.cl ; El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno, en especial, su artículo 6 Bis y su artículo 10 bis, sobre competencia desleal; Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy UDRP ) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN ), en particular, su título preliminar, letra a ; El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel ViewsonSelected UDRP Questions); la doctrina y jurisprudencia del ramo, en especial, el Fallo del juez árbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio promain.cl, de fecha seis de julio de dos mil nueve; el Fallo en conflicto sobre nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, de fecha veintiuno de dos mil seis; el Fallo del juez árbitro don Cristián Mir Balmaceda, en conflicto sobre nombre de dominio essenza.cl, de fecha diez de julio de dos mil quince. Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro Nº , ESENZA, denominativa, productos, clase 30, de fecha veintisiete de enero de dos mil quince; Registro N , ESENZA, mixta, productos, clases 29 y 30, de fecha cinco de agosto de dos mil catorce; Impresión obtenida de la página Web Registro de marca de Colombia N ESENZA, denominativa, productos, clase 30, impreso con fecha nueve de junio de dos mil quince; Impresión obtenida de la página Web Registro de marca de Colombia N , 3

4 ESENZA, mixta, productos, clase 29, impreso con fecha nueve de junio de dos mil quince; Registro de marca de Colombia N ESENZA, mixta, productos, clase 30, impreso con fecha nueve de junio de dos mil quince; Impresión obtenida del sitio Web del IMPI consulta sobre marca de México Registro Nº , ESENZA, denominativa, productos, clase 30, de fecha ocho de abril de dos mil nueve; Impresión de tres páginas obtenidas de la página Web tituladas Catálogos de la oferta exportable de Colombia, de fecha nueve de junio de dos mil quince; Impresión de tres páginas obtenidas del sitio Web tituladas Team Foods Colombia S.A.- Aceites Grasas y Margarinas- Revista La Barra Guía de proveedores de restaurantes y Hoteles, de fecha nueve de junio de dos mil quince; Impresión de página obtenida del sitio Web titulada Team Foods Col S.A. Y/ O Acegrasas S.A. Aceites y Grasas Vegeta, Bogotá, Co, de fecha nueve de junio de dos mil quince; Impresión de cinco páginas obtenida del sitio Web titulada Team Foods Colombia S.A. Y O Acegrasas S.A. de fecha nueve de junio de dos mil quince; Impresión de dos páginas tituladas Bienvenido al Territorio Team, con logo de Team, sin constar emisor y sin fecha; Impresión de dos páginas obtenidas del sitio Web titulada Historia Kardámili, de fecha nueve de junio de dos mil quince; Impresión de documento en que aparece logo de team e imágenes de alimentos relacionados con las grasas; Impresión de página titulada SAS Visual Analytics, sin constar emisor y sin fecha; Impresión de documento titulado DreamTeam en que aparece la Historia de la Compañía Team, sin constar fecha; Impresión de dos páginas de Diario Financiero obtenidas de la página Web titulada Colombiana TEAM firma acuerdo para la compra de BredenMaster, impreso con fecha nueve de junio de dos mil quince; Fallo del Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio promain.cl, de fecha seis de julio de dos mil nueve; Fallo del Juez Árbitro don Cristián Mir Balmaceda en conflicto sobre nombre de dominio esenza.cl, de fecha diez de julio de dos mil quince; Copia de Poder otorgado por los señores Aceites y Grasas Vegetales S.A. Acegras S.A. al abogado don Marino Porzio Bozzolo. CONSIDERANDO PRIMERO: Que el presente proceso tienen por objeto la resolución del conflicto relativo a la solicitud revocación del nombre del dominio ESENSA.CL, pedida por los señores ACEGRASAS S.A, cuyo actual asignatario es INVERSIONES SILICONEBANDS; SEGUNDO: Que es dable consignar que un nombre del dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que Internet ofrece; TERCERO: Un nombre del dominio, en consecuencia, por su función, tiene la naturaleza de un signo distintivo pues permite, por una parte, identificar a los usuarios de internet y así distinguir una empresa de otra, o productos o servicios unos de otros y, por la otra, cumple también la función de una correcta información sobre esa empresa, productos o servicios a los usuarios en la red; CUARTO: Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el artículo 6, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL señala: Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio.cl: b. Declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de 4

5 Nombres del Dominio CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en.cl, de acuerdo al número 2, inciso 2 de este instrumento ; QUINTO: Que por su parte el artículo 18, de la misma reglamentación establece: Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. ; SEXTO: Que el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de una solicitud de revocación de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, inciso primero, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl, que señala: Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11, de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente, y, en consecuencia, la competencia de esta Árbitro se debe enmarcar a esta norma; SEPTIMO: Que corresponde precisar, al no estar definido el término interés, el alcance de esta expresión, el que en opinión de esta sentenciadora, al tratarse de un litigio debe ser interpretado como un interés jurídico y, además, legítimo o lícito; OCTAVO: Que por otra parte el artículo 21.4 de la Reglamentación pertinente establece el carácter de arbitrador, de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren; NOVENO: Que para determinar si existe un interés preferente por parte del demandante se hace necesario determinar el interés legítimo que las partes poseen sobre el dominio en cuestión y si con la asignación del dominio se afectan intereses legítimos del demandante, así como la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión; DÉCIMO: Que respecto del interés del actual asignatario, consta que habiendo sido notificado válidamente no compareció durante el curso del proceso por lo que sólo consta en el mismo la asignación del dominio a su nombre; DÉCIMO PRIMERO: Que respecto del interés del solicitante de la revocación, los antecedentes acompañados, no objetados, dan cuenta que es una empresa productora y comercializadora de aceites y grasas de uso humano, que es titular en Chile de la marca ESENZA, para distinguir productos de las clases 29 y 30; que el registro más antiguo data del año 2010; que esta misma marca la tiene registrada en el extranjero en Colombia y México, para distinguir los mismos productos y aquí el registro más antiguo data del año 2009; que tiene asignado en Nic Chile los dominios esenza.cl y essenza.cl; que realiza difusión de la marca y los productos que distingue a través de medios vía Internet; DECIMO SEGUNDO: Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión, es un hecho cierto, que está estructurado en base a un único elementos denominativo ESENSA, que corresponde a una expresión arbitraria sin que conste un significado en algún idioma conocido; DECIMO TERCERO: Que respecto de la naturaleza de la expresión que constituye la marca fundante de la demanda ESENZA, también es un hecho cierto que corresponde a una expresión arbitraria sin que conste un significado en algún idioma conocido; DECIMO CUARTO: Que no obstante lo expresado en los numerandos precedentes, es evidente que tanto la expresión ESENSA como ESENZA, tienen una asociación conceptual con el vocablo en lengua castellana ESENCIA; DECIMO QUINTO: Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por 5

6 finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios; DECIMO SEXTO: Que considerando que la marca ESENZA, del demandante corresponde a una expresión arbitraria y que el vocablo ESENSA tiene el mismo fonema, que ambos vocablos presentan una asociación conceptual idéntica, en opinión de esta sentenciadora, atendidos los antecedentes del proceso, de mantenerse la asignación del dominio ESENSA, a nombre del actual asignatario, se afectaría el interés de la demandante sobre su marca y la función de información a los usuarios de la red; VIGESIMO: Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora, basada en los antecedentes ya citados, estima que el demandante posee un interés preferente sobre el dominio ESENSA.CL. Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, artículos 26.1, 26.2 y 26.3 de La Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: 1.- Asígnese el dominio ESENSA.CL al demandante señores ACEGRASAS S. A; 2.- Elimínese el dominio de señores INVERSIONES SILICONEBANDS; 3.- Que en uso de las facultades que competen a esta árbitro cada parte pagará sus costas. Fírmese digitalmente la presente resolución por el Árbitro y por los Testigos, doña Andrea Tarrés Silva y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y Notifíquese a través del sistema online a las partes y al Centro de Resolución de Controversias de.cl, de NIC Chile. 6