INMOBILIARIA PUERTO MADERO con ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. masclaroque.cl. Causa Rol N 5089

Transcripción

1 INMOBILIARIA PUERTO MADERO con ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. masclaroque.cl Causa Rol N de agosto de 2015 VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, en adelante e indistintamente el Procedimiento, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de revocación del nombre de dominio masclaroque.cl, siendo partes en este litigio, como actual asignatario del nombre de dominio, INMOBILIARIA PUERTO MADERO, y, como solicitante de revocación, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo con fecha 18 de mayo de 2015, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos. TERCERO: Que, consta en autos que el solicitante de revocación ha cumplido con las cargas procesales que le corresponden. CUARTO: Que, dentro de plazo, el solicitante de revocación presentó la demanda arbitral por revocación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente: - ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. es una reconocida empresa mexicana filial de AMERICA MOVIL, dedicada al registro y protección de las marcas comerciales de ésta última.

2 - Es titular de las marcas de la compañía de telecomunicaciones CLARO, también de propiedad de AMERICA MOVIL, que con presencia en 18 países de Latinoamérica, se ha posicionado como la empresa más importante de su rubro en el continente. - CLARO comenzó sus operaciones en nuestro país en el año 2006 tras la compra por parte de AMERICA MOVIL a ENDESA, de la licencia de telefonía móvil Chilesat PCS. A partir de ese momento la empresa pasó a ser reconocida a través de la marca CLARO, tal como lo hacía desde hace algunos años en el resto de Latinoamérica y el Caribe. Desde entonces, la penetración que ha tenido CLARO en el mercado nacional es evidente, aumentando su clientela en más de un millón de usuarios en menos de 3 años a través de una importante expansión en la red de cobertura de sus señales de cable y telefonía móvil, así como la implementación de cobertura 3G a nivel nacional y la instalación de 1700 antenas dentro del territorio, producto de una inversión de más de $US 500 millones. - La demandante posee los siguientes registros marcarios: 1. Registro Nº , CLARO QUE TIENE MAS, denominativa, para distinguir productos en 2. Registro Nº , CLARO QUE TIENE MAS, denominativa, para distinguir servicios en clase Registro Nº , CLARO QUE TIENE MAS, denominativa, para distinguir productos en 4. Registro Nº , CLARO QUE TIENE MAS, denominativa, para distinguir productos en clase Registro Nº , CLARO QUE TIENE MAS, denominativa, para distinguir servicios en clase Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir servicios en clase Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir servicios en clase 38.

3 8. Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir servicios en clase Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir productos, en clase Registro Nº , CLARO, denominativa, para distinguir servicios, en clase Registro Nº , CLARO, denominativa, para distinguir productos, en 12. Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir productos, en 13. Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir servicios, en clase Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir productos, en 15. Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir productos, en 16. Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir productos, en 17. Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir productos, en 18. Registro Nº , CLARO, mixta, para distinguir productos, en 19. Registro Nº , CLARO FACIL Y RAPIDO, denominativa, para distinguir servicios en clase Registro Nº , CLARO FACIL Y RAPIDO, denominativa, para distinguir productos en 21. Registro Nº , CLARO Y RAPIDO, denominativa, para distinguir productos en 22. Registro Nº , CLARO Y RAPIDO, denominativa, para distinguir servicios en clase 38.

4 23. Registro Nº , PRESTA FACIL CLARO, denominativa, para distinguir servicios en clase De igual forma, es titular de los siguientes nombres de dominio: 1. GPSCLARO.CL 2. MMSCLARO.CL 3. PCSCLARO.CL 4. CLUBCLARO.CL 5. FOTOCLARO.CL 6. AMIGOCLARO.CL 7. CHILECLARO.CL 8. PUNTOSCLARO.CL 9. NOCHECLARO.CL 10. TIEMPOCLARO.CL 11. DATUMCLARO.CL 12. TIENDACLARO.CL 13. APRENDECLARO.CL 14. RECARGASCLARO.CL - Afirma que, en atención a dichos registros, le asiste un mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que creó y registró la marca GAFA, por lo que su uso o aprovechamiento de un tercero le causaría un grave perjuicio. - El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente su marca. - Afirma que las expresiones MAS y QUE, no confieren distintividad alguna respecto de sus nombres de dominio, marcas comerciales y nombre por el cual se le conoce en el mercado. Por lo anterior, es muy factible que se induzca a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que llegarían a relacionar el sitio web MASCLAROQUE.cl con un sitio web en el que se difunde e informa acerca de la demandante. - El revocante vincula sus derechos marcarios previamente individualizados con el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (Reglamento de NIC Chile) que dispone que es

5 responsabilidad de todo solicitante la inscripción del nombre de dominio no contrarie las normas vigentes sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. - Sostiene que posee un interés preferente toda vez que el nombre de dominio asignado contiene las expresiones que se asemejan a aquéllas que se encuentran previamente registradas como marcas comerciales y nombres de dominio de las que es titular. - Afirma que es aplicable al caso el criterio de titularidad sobre marcas comerciales. La solicitante de revocación cuenta con registros marcarios para la expresión CLARO, incorporada en el dominio en disputa, y que son efectivamente utilizados por la demandante de revocación en el mercado tanto real como en la red global Internet. - Lo anterior, se encuentra respaldado por la normativa ICANN, OMPI y Nic Chile. - Sostiene que tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, habiendo invertido grandes recursos en el posicionamiento de la familia de marcas CLARO, con el fin de identificar y distinguir correctamente sus productos y servicios a través de Internet, e impedir la dilución de la marca y la confusión de los consumidores. - Reitera que el signo CLARO identifica y distingue la reconocida filial de la demandante, así como sus productos y servicios en Chile, entre los que se encuentra una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, por cuanto debe aplicarse el Criterio de Creación Intelectual del Signo. - Solicita que, en virtud del Criterio de Notoriedad del Signo, el cual establece que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio a dicho signo; se concluya que la revocante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. - De igual forma, advierte que es plenamente aplicable lo dispuesto en los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, en el sentido de que debe preferirse la protección de sus registros marcarios.

6 - Afirma que, en virtud del criterio de la identidad, corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. El nombre de dominio en conflicto reproduce el nombre de su marca, respecto del cual es legítima creadora, sin que en nada haya intervenido o colaborado el demandado de autos, por cuanto procede acoger la revocación. - Finalmente, solicita se considere que la expresión CLARO que identifica a las marcas comerciales desarrolladas por la revocante, se utiliza efectivamente en Internet. - La solicitante de revocación acompañó los siguientes documentos: 1. Impresión de los certificados de registro marcario de la demandante. 2. Impresión de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad respecto de los nombres de dominio señalados de la demandante. 3. Impresión del sitio Web en el que se puede observar el uso recurrente del signo CLARO, los productos y servicios que ofrece la demandante, dando cuenta de su fama y reconocimiento en el mercado nacional y en Internet. 4. Impresión del sitio Web en el que aparece una breve reseña histórica de CLARO Chile, dando cuenta de sus orígenes, fama y reconocimiento en el mercado nacional. 5. Impresión del sitio Web donde figura una noticia titulada Claro y Nextel ofrecerán nuevo iphone 6 a costo cero, dando cuenta de la gran fama y notoriedad de la revocante. 6. Impresión del sitio Web en que aparece una noticia bajo el título Claro ofrecerá gratis principales redes sociales y Whatsapp 7. Impresión del sitio web en que consta la noticia titulada Personal y Claro, listas para mejorar su servicio y desplegar el 4G

7 8. Impresión de la búsqueda en el famoso buscador de Internet Google, en el que al ingresar la expresión CLARO, los resultados aluden directamente a la demandante. 9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio easyservice.cl. 10. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl 11. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl 12. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio ahoralosdeclaro.cl. 13. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio aprendeclaro.cl 14. Copia de poder otorgado por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. en favor de Sargent & Krahn. 15. Copia de la personería respectiva. QUINTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de revocación, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al actual asignatario del nombre de dominio. SEXTO: Que se evacuó dicho traslado en rebeldía del actual titular. SÉPTIMO: Que, atendiendo el mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal al sitio web CONSIDERANDO: OCTAVO: Que, atendido a que los documentos acompañados por la solicitante de revocación no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

8 NOVENO: Que, el solicitante de la revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio masclaroque.cl, argumentando en lo medular y sustancial que en el caso de autos posee un interés preferente respecto al nombre de dominio en conflicto, toda vez que éste es similar a las marcas comerciales y nombres de dominio de su representada, buscando la actual titular, inducir a error o engaño a los clientes del solicitante de revocación, aprovechándose del prestigio de la marca comercial CLARO. DÉCIMO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las Revocaciones de Dominio", artículos 18 y siguientes del Procedimiento, tenga lugar la revocación del nombre de dominio masclaroque.cl, lo que, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro a través de los dichos y pruebas aportadas por el solicitante de la revocación y el actual asignatario. UNDÉCIMO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya singularizadas, el caso que nos ocupa consiste en una revocación denominada temprana, esto significa que el revocante puede invocar un interés preferente, bastando que se acrediten derechos preferentes al dominio, por una parte para que éste le sea asignado. DÉCIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que INMOBILIARIA PUERTO MADERO es la actual titular, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio first come, first served es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos. DÉCIMO TERCERO: Que, en relación con el solicitante de revocación, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca CLARO. De lo señalado, y de sus propios

9 dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios. DÉCIMO CUARTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. DÉCIMO QUINTO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos. DÉCIMO SEXTO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa masclaroque.cl contiene una expresión similar a la marca comercial de la que es titular el solicitante de revocación, a saber CLARO, no siendo suficiente la adición de las expresiones mas y que como elemento que permita la diferenciación del dominio cuestionado respecto de los dominios y marcas comerciales del solicitante de revocación, lo cual podría causar confusión del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en éste se comercialicen. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en la página web del dominio en disputa, a saber, Este árbitro comprobó que el sitio web no se encuentra operativo.

10 DÉCIMO OCTAVO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del solicitante de revocación en cuanto a proteger la expresión que constituye su marca comercial de la que es titular y nombres de dominio, atendido que la misma se encuentra incluida como elemento principal en el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el revocante del nombre de dominio. Que, a mayor abundamiento y no obstante, haber sido debidamente notificado, el actual titular ha guardado absoluto silencio, por lo que a este Árbitro no le ha sido posible conocer sus argumentos de interés preferente. Si bien no es posible asumir en autos que el demandado con su silencio ha aceptado las alegaciones de su contraparte, al no comparecer tampoco las ha contradicho directamente, lo que obliga a este sentenciador a resolver este conflicto exclusivamente teniendo a la vista los argumentos esgrimidos por el revocante. Por lo anterior, este árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el interés preferente del demandante de revocación, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Procedimiento de Nic Chile y demás normas legales pertinentes. RESUELVO: Se acoge la demanda de revocación deducida por parte de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., en contra de INMOBILIARIA PUERTO MADERO, actual asignatario del nombre de dominio.

11 Revócase la actual asignación del nombre de dominio masclaroque.cl a nombre de INMOBILIARIA PUERTO MADERO y asígnese tal dominio a la demandante ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., ya individualizada. Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento. Cada parte responderá de sus costas. Resolvió Cristián Saieh Mena,. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.