CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile

Transcripción

1 CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile En Santiago de Chile, a veintiocho de abril del año dos mil quince. VISTOS: Que en la causa, expediente Rol número mil novecientos sesenta y tres del año dos mil catorce, sobre nombre de dominio sinatramania.cl iniciada por el revocante, FRANK SINATRA ENTERPRISES LLC contra el titular del dominio, MARIO KRAMARENCO PASTENE con fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce fui designada juez árbitro y acepté el encargo. Que con fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, el revocante pagó los honorarios arbitrales. Que mediante resolución de fecha diez de diciembre de dos mil catorce esta juez árbitro requirió al revocante pagar un saldo de honorarios. Que mediante escrito del revocante de cumple lo ordenado, de dos mil catorce, se hace pago del saldo de honorarios. de fecha diez de diciembre Que con fecha trece de diciembre pasado esta juez árbitro validó el pago de honorarios, Que el veintidós de diciembre de dos mil catorce, compareció el señor José Manuel Urenda Ossa, abogado, en representación del revocante, la sociedad FRANK SINATRA ENTERPRISES LLC, ambos domiciliados para estos efectos en calle El Regidor sesenta y seis, piso diez, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, e interpone demanda de revocación solicitando le sea asignado el dominio sinatramania.ci a su representada por tener derechos preferentes sobre ese dominio. Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho: Que el dominio sinatramania.ci es similar a sus marcas comerciales SINATRA y FRANK SINATRA, las que son famosas y conocidas por los consumidores. Que el revocante es una compañía discográfica especializada de propiedad de Warner Music Group y distribuida por Rhino Records y Reprise. Que nace en honor al gran artista, cantante y actor del siglo XX, don Frank Sinatra, con la principal función de gestionar la contribución artística del gran Sinatra, a la música, al cine, y al escenario, administrando así derechos y licencias. Que es dueño de registros marcarios en Chile, tales como, el registro N de la marca SINATRA que distingue productos de las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28 Y 33; el registro N de la marca SINATRA que distingue servicios de las clases 38 y 41 Y el registro N de la marca FRANK SINATRA para distinguir servicios de la clase 43. Que además el revocante es titular de los dominios SINATRA.COM y SINATRA.CL Que el dominio en disputa sinatramania.ci es similar a sus marcas y dominios previos, y la expresión MANIA no agrega un elemento distintivo, sino por el contrario refuerza la relación con la expresión SINATRA. De manera que la mantención de la inscripción en el actual titular, señala, producirá confusión en el público consumidor, y de los usuarios

2 en Internet. Ya que en rigor se trata de expresiones gráfica y fonéticamente muy similares. Que el actual titular no tiene derechos sobre la expresión SINATRAMANIA en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ni dominios con esa expresión. Que las marcas y dominios del revocante son similares al del dominio disputado. Que el revocante ha invertido cuantiosas sumas de dinero y tiempo en sus marcas tanto en Chile como en otros países y que efectivamente ha usado la expresión SINATRA. De manera que existe la posibilidad de que los usuarios de Internet estimen que sinatramania.ci es un sitio del revocante y con ello se produzca dilución marcaria. Que el revocante invoca la reglamentación de ICANN y el artículo 20 de la Reglamentación de NIC Chile. Que en el primer otrosí de su demanda, acompañó copia de su personería, la impresión de un reporte de marcas que incluyen la expresión SINATRA, la impresión de la página web sinatra.com del revocante, la impresión de la búsqueda SINATRA junto a la expresión RIGHTS (derechos) en el buscador Google de fecha 22 de diciembre de 2014 que, señala, arroja sitios del revocante. Que en el segundo otrosí, el compareciente asume el patrocinio y poder del revocante. Que mediante resolución de fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce, se proveyó la demanda, en lo principal confiriendo traslado a la contraparte; al primer otrosí, teniendo por acompañados los documentos con citación y por acreditada la personería que se invoca, al segundo otrosí teniendo presente el patrocinio y poder que se indica y se ordenó la debida notificación de esta resolución. Que con fecha catorce de enero del año dos mil quince, se dictó resolución en orden a que atendido que el actual titular no había contestado dentro del plazo respectivo, se tuvo por evacuada la Contestación de Demanda en rebeldía de la parte demandada y se ordenó la notificación de esta resolución. Que mediante resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil quince, se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: Que conforme a la letra d) del punto 6 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CI: "6. Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio. Cl: d. Declara que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero;" Que el revocante ha demandado la revocación del dominio sinatramania.ci argumentando básicamente tener derechos previos y preferentes sobre la expresión SINATRA al tener registros marcarios previos sobre ella, y nombres de dominio, tales como, sinatra.com y sinatra.ci que la incluyen; tener un uso legítimo de la expresión SINATRA tanto en el mundo real como en el de Internet; que la expresión MANIA no es 2

3 distintiva, de manera que los usuarios y consumidores en Internet creerán que se trata de un sitio web del revocante, y que el actual titular nada ha acreditado respecto a su interés o derecho sobre el dominio. Que para acreditar los hechos que esgrime, el revocante ha probado, mediante los títulos marcarios respectivos, ser dueño de los registros marcarios N de la marca SINATRA que distingue productos de las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28 Y 33; el registro N de la marca SINATRA que distingue servicios de las clases 38 y 41 Y el registro N de la marca FRANK SINATRA para distinguir servicios de la clase 43. Que también ha acreditado que el revocante ha usado efectivamente la expresión SINATRA en Internet de manera clara y sostenida para lo cual acompañó copia del sitio web Que el actual titular del dominio no contestó la demanda, en consecuencia se debe entender que ha negado todos los hechos y argumentos invocados por la parte revocante. Que en consecuencia, conforme al artículo 1698 del Código Civil corresponde al revocante acreditar sus dichos, lo que a juicio de esta sentenciadora ha logrado acreditar con los documentos antes citados. Que los documentos acompañados por el revocante no fueron objetados por el actual titular y habiendo sido analizados dan fe a juicio de esta sentenciadora de los hechos invocados por el revocante. Que el revocante ha acreditado tener derechos preferentes sobre la palabra SINATRA, sustentados en derechos marcarios vigentes que, conforme al artículo 19 N 25 de la Constitución Política de la República y la Ley de Propiedad Industrial deben ser protegidos y respetados. Del mismo modo ha acreditado el uso de la palabra SINATRA en diversos nombres de dominio en Internet. Que a juicio de esta juez árbitro si bien la expresión SINATRAMANIA no es idéntica a las marcas del revocante es efectivo que al contener la palabra MANIA ésta no da caracteres de distinción por su propio significado y naturaleza que permitan darle una particularidad distinta en relación con las marcas de propiedad del revocante, en términos que existen posibilidades ciertas de confusión en el público consumidor o usuarios de Internet en orden a que SINATRAMANIA sea un sitio web del revocante. Lo cual resulta un posible perjuicio desde el punto de vista de los consumidores en cuanto a la posible confusión respecto de la procedencia y calidad de los productos o servicios, a las exigencias de la competencia leal, en cuanto bien pudiera el actual titular obtener captar clientes o consumidores que de buena fe accedan al dominio pensando que son productos o servicios del revocante y desde el punto de vista general del orden público económico. Que habiendo esta juez árbitro accedido a no es posible advertir que el actual usuario esté haciendo un uso efectivo del dominio, por lo que resulta en términos prácticos para este tribunal imposible saber los objetivos de su uso y de su inscripción. Que tampoco el actual titular ha presentado contestación de demanda o algún antecedente que permita a esta sentenciadora tener por acreditado algún interés o derecho legítimo con respecto al dominio. Que ingresada la expresión sinatramania en el buscador Google, éste hace referencia directa a Frank Sinatra. 1

4 Que colocado el nombre del actual titular en Google éste lleva a mostrar que se trata de una persona que imita a Frank Sinatra. Sin embargo, no existe probanza alguna en este juicio que permita sostener que el actual titular tiene un derecho o interés legítimo sobre el dominio, ni que éste sea preferente en relación con el del revocante. Tampoco existe prueba cierta sobre cuál es el uso que le dará al dominio, para qué tipo de productos o servicios, o actividad que permita apreciar prudencialmente la coexistencia pacífica entre el dominio en el actual titular y las marcas registradas y dominios previos del revocante, todo ello en relación con las consideraciones de protección al consumidor, competencia leal, orden público económico, libertad de desarrollar una actividad económica e inscripción abusiva del dominio, que esta juez árbitro ha debido considerar. Que en suma, apreciando en equidad todos los antecedentes disponibles, siguiendo el criterio de la relación más estrecha con el dominio en disputa a juicio de esta sentenciadora se ha acreditado en juicio que es el revocante quien tiene más derecho sobre el mismo en razón de sus derechos marcarios previos, dominios en Internet y el uso legítimo de la expresión SINATRA que ha hecho en la red, en términos que resulta coherente que le sea asignado el dominio. RESUELVO: Que se acoge la demanda de revocación. Que en consecuencia, se revoca la asignación del dominio sinatramania.cl en el actual titular. Que se ordena que el dominio en disputa sinatramania.ci del revocante FRANK SINATRA ENTERPRISES LLC. se asigne en definitiva a favor Que cada parte pagará sus costas. Que se declara cerrado el expediente electrónico. Autorizan en calidad de testigos C.N./

5 ?~. Áhfaro Rodolfo Orellana Torres C.N.I K Esta sentencia definitiva ha sido dictada con firma electrónica avanzada por la juez árbitro Carola Canelo.