CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile

Transcripción

1 CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile En Santiago de Chile, a once de julio del año dos mil diecisiete. VISTOS: Que en la causa, expediente Rol número dieciséis mil doscientos treinta y dos del año dos mil diecisiete, sobre el nombre de dominio defensadeudor.cl iniciada por la revocante SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS IBAÑEZ LIMITADA representada por SARGENT & KRAHN contra el actual titular del dominio don CRISTIAN PASTENE con fecha tres de mayo de dos mil diecisiete fui designada juez árbitro y con esa misma fecha acepté el encargo. Que con fecha doce de mayo de dos mil diecisiete la revocante pagó los honorarios arbitrales, e informó los datos de facturación; y el pago fue validado el quince de mayo. Que el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, compareció don CRISTIAN BARROS MICHELL, abogado, en representación de SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS IBAÑEZ LIMITADA, ambos domiciliados para estos efectos en Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago; e interpuso demanda de revocación contra el actual titular don CRISTIAN PASTEN E solicitando le sea asignado el dominio defensadeudor.c1 a su representada por tener derechos preferentes sobre él. Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho: Que la revocante, y sus sociedades dependientes, configuran un grupo empresarial conocido como Grupo Defensa y se dedican a las asesorías jurídicas integrales de personas naturales y jurídicas. Que es solicitante de 45 registros marcarios pendientes para el rubro de servicios jurídicos y titular de los dominios DEFENSADEUDORES.CL y GRUPODEFENSA.CL, ambos en uso. Que la revocante nació hace dieciocho años atrás y creó el estudio de abogados DEFENSA DEUDORES para la defensa de personas deudoras de bancos, grandes tiendas y otras empresas. Tiene doce oficinas a lo largo del país. Que la revocante tramita estas dos solicitudes marcarias que cita:

2 Registro N , "DEFENSA DEUDORES", mixta, para distinguir "servicios de abogado; servicios de consultoría legal; Servicios de contencioso [servicios de abogado]; Servicios jurídicos;" en la clase 45. Registro N , "GRUPO DEFENSA", mixta, para distinguir "servicios de abogado; servicios de consultoría legal; Servicios de contenciosos [servicios de abogado]; Servicios jurídicos" en la clase 45. Que tales marcas y sus servicios gozan de fama y notoriedad Que en consecuencia, los usuarios asociarán el dominio DEFENSADEUDOR.CL con la página de la revocante DEFENSADEUDORES.CL y con el nombre comercial GRUPO DEFENSA. Que la revocante es además titular de numerosos dominios que incluyen las expresiones DEFENSA DEUDORES. Que entonces, señala, el dominio DEFENSADEUDOR.CL es similar a las marcas ya los dominios DEFENSADEUDORES.CL de la revocante, sin que el dominio en disputa, dice, tenga en rigor ningún elemento diferenciador. Que cita jurisprudencia aplicable; que de acuerdo a la imagen que acompaña el actual titular usa el dominio en disputa en relación con servicios jurídicos, es decir el mismo giro de la revocante, lo que producirá confusión y dilución marcaria; que cita los artículos 14 y 20 del Reglamento de NIC Chile; que cita la función de identificación de los nombres de dominio; el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; los criterios de la ICANN y de la OMPI; el Criterio de la Notoriedad de la Marca Comercial; el Uso efectivo en Internet de los signos "DEFENSA DEUDORES" Y "GRUPO DEFENSA"; lo que se acredita en las páginas y en Facebook Defensa Deudores, que tiene más de me gusta y en Facebook Grupo Defensa; y los resultados de búsqueda en Google de DEFENSADEUDORES; los artículos 6 bis, 8, 10 bis, del Convenio de Paris; el legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; el Criterio de la Identidad; y que el Principio "First Come First Served' no es aplicable en este caso ya que la revocante tiene, argumenta, derechos preferentes sobre el dominio. Que en el primer otrosí, la revocante acompañó los siguientes documentos: Copias simples de los certificados que acreditan la solicitud de los registros marcarios individualizados en el No 2 de la demanda. Copias de los certificados de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad de la revocante respecto de los nombres de dominio señalados en el N02 de la demanda.

3 Impresión del sitio Web sitio oficial de la revocante en el que aparece información acerca su historia y actividades comerciales, así como abundante información y difusión de sus servicios. Impresión del sitio Web sitio oficial de la revocante en el que aparece información acerca de su historia y actividades, así como abundante información y difusión de sus servicios. e Impresión del sitio Web en el que se puede apreciar la existencia de una página oficial de DEFENSA DEUDORES, que da cuenta de su presencia en internet. = Impresión del sitio Web en el que se puede apreciar la existencia de una página oficial de GRUPO DEFENSA, que da cuenta de su presencia en internet. = Impresión de la búsqueda en el famoso buscador de la expresión "defensa deudores". Impresión de la búsqueda en el famoso buscador de la expresión "defensa deudor". Impresión del sitio web en donde aparece una noticia titulada "Gerente de Defensa Deudores Chile sobre informe de Dicom: "En cinco años más va a ser un tremendo caos", que da cuenta del rubro en el que presta servicio la revocante. = Impresión del sitio web en donde aparece una noticia titulada "Número de deudores en la región de Coquimbo aumenta en un 36%", en que se da cuenta de la opinión del socio fundador del estudio de abogados Defensa Deudores al respecto. = Copia de la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl - Copia de la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio promain.cl [J Copia del poder otorgado por SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS IBAÑEZ LIMITADA. en favor de Sargent & Krahn. Copia del poder otorgado por Sargent & Krahn a favor del compareciente. ~ Que en el segundo otrosí, el compareciente solicitó tener presente que asumió el patrocinio de la revocante.

4 Que mediante resolución de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, se proveyó la demanda presentada por la revocante con fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete; a lo principal, se dispuso traslado al actual titular para que contestara la demanda dentro del plazo respectivo; al primer otrosí, por acompañados los documentos con citación; y al segundo otrosí, téngase presente; y se ordenó la notificación de esta resolución. Que el nueve de junio de dos mil diecisiete, compareció don CRISTIAN LEO NARDO PATENE ALEGRíA, chileno, abogado, cédula de identidad número , con domicilio en calle Estado 215, oficina 816, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, y contestó la demanda, solicitando su rechazo por los siguientes fundamentos: Que es egresado de derecho y que se ha desempeñado en Derecho Tributario desde hace cuatro años, específicamente en la defensa de deudores tributarios ante las autoridades competentes. Que inició esta actividad el año dos mil trece pero recién habilitó el sitio web ahora en el año dos mil diecisiete por falta de recursos para contratar un servidor web, el diseño de la página web, entre otros costos asociados, y porque se tituló de abogado en septiembre de Que las palabras DEFENSA DEUDOR, sostiene, no son susceptibles de apropiación de un particular; ya que se trata de términos genéricos, que dicen relación con la actividad propia de cualquier abogado. Que, señala, el actual titular, conforme al contenido de la pagina web sólo se ofrecen servicios jurídicos de defensa tributaria. Que, entonces asignar el dominio en forma exclusiva a un particular sería una conducta contraria a la competencia leal, ética mercantil y principios constitucionales. Que, sostiene el actual titular, que la revocante tiene una solicitud de marca mixta en INAPI con el número , la cual fue rechazada por observaciones de oficio con fecha 13 de julio de 2016, por las mismas razones expuestas. Que, además, sostiene que los resultados de las búsquedas en Google invocados por la revocante no justifican la fama o notoriedad de la revocante ya que bien pueden responder al pago de servicios para aparecer en los primeros lugares. Que, sostiene la revocante presta servicios de defensa en juicio ejecutivo y ley de quiebra para personas naturales y jurídicas, ante Tribunales Civiles y Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento". En cambio el actual titular promueve los servicios de defensa a deudores tributarios, ante el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y Tribunales Tributarios =::;

5 Que en consecuencia, señala, debe aplicarse en este caso el Principio "First come first served" ya que el actual titular tiene derechos y ha actuado de buena fe y en consecuencia se deben considerar equivalentes los derechos y ser asignado el dominio al primero que lo ha inscrito. Que, señala, mantener el dominio en el actual titular no producirá una afectación o dilución o perjuicio a la revocante, ya que en el pasado coexistió con el anterior. titular del dominio defensadeudor.cl y cuando el antiguo titular no renovó el registro, el revocante no lo inscribió a su nombre. Que el actual titular acompañó los siguientes documentos con citación: Impresión de fecha 22 de marzo de 2017, del sitio web en donde consta "resolución de observaciones de fondo de marca" DEFENSA DEUDORES, rechazando de oficio dicha solicitud, con fecha 13 de julio de O Impresión del sitio web en que consta una publicación con fecha 24 de enero de 2013, sobre Elusión Tributaria por "Cristian Pastene Alegría". Impresiones del sitio web en que constan las publicaciones en materia tributaria, señalando el nombre de autor "Cristian Pastene Alegría", y la fotografía del mismo, las que constan desde el 13 de marzo de O Copia de certificado de Título de abogado de Cristian Pastene Alegría. e Cuatro Impresiones del antiguo titular del sitio web a partir del año 2007, en que consta la convivencia pacífica con el actual revocante. Copia de la sentencia del Juez Árbitro NIC Chile, de fecha 3 de mayo de 2016, recaída sobre el nombre de dominio prevencionderiesgoslaboral.cl O Copia de sentencia de Juez Árbitro NIC Chile, de fecha 30 de mayo de =2017, recaída sobre el nombre de dominio universidadeschile.ci _ Que en el segundo otrosí, el actual titular solicitó tener presente que asumió personalmente el patrocinio en la presente causa, con el mérito del certificado que adjunta. Que mediante resolución de fecha veinte de junio del año dos mil diecisiete, se proveyó la contestación de demanda presentada por el actual titular con fecha nueve de junio del año dos mil diecisiete; a lo principal, se tuvo por contestada la demanda; al primer otrosí, por acompañados los documentos con citación; y al segundo otrosí, téngase presente; y se ordenó la notificación de esta resolución. Que mediante resolución de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete se citó a las partes a oír sentencia; y se notificó esta resolución.

6 CONSIDERANDO: Que conforme a la letra d) del punto 6 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.Cl.: "6. Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio. Cl: Declara que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero;" Que la revocante ha demandado la revocación del dominio defensadeudor.cl argumentando básicamente tener derechos preferentes sobre el dominio en base a solicitudes de marcas comerciales sobre las palabras DEFENSA DEUDORES; la fama y notoriedad de la revocante, ser titular de dominios que comprenden las expresiones DEFENSA DEUDORES Y ser conocida como GRUPO DEFENSA. Que para acreditar los hechos que esgrime, la revocante ha probado sus solicitudes de propiedad industrial mediante los antecedentes respectivos. Que también la revocante ha acreditado que ha hecho un uso legítimo y efectivo de las palabras DEFENSA DEUDORES en el mercado y en Internet mediante copia de material publicitario, noticias, e imágenes, lo que demuestra que ha usado tales expresiones profusamente. Que por su parte el actual titular contestó la demanda argumentando tener un derecho equivalente a la revocante atendido a que, señala ha registrado el dominio para distinguir sus servicios de defensa tributaria, lo que sería, a su juicio un giro distinto al de la revocante, que permitiría la coexistencia pacífica. Además, argumentó que no sería lícito que la revocante se apropiara de expresiones genéricas como DEFENSA DEUDOR. Pide en consecuencia, el rechazo de la demanda y que se aplique el Principio "First come first served'. El actual titular acompañó antecedentes para demostrar su posición. Que el presente juicio de revocación de dominio, es un asunto de naturaleza jurídica diverso a una disputa marcaria, de manera que no resulta atendible como argumento de defensa el señalado por el actual titular en orden a que las expresiones DEFENSA DEUDOR no serían apropiables por un particular. Que en consecuencia, cabe centrarse en las normas propiamente de resolución de este tipo de disputas de nombres de dominio y establecer en rigor si existe equivalencia de derechos de las partes o si en cambio hay un interés preferente de la revocante que exija la revocación del dominio.

7 Que apreciando todos los antecedentes probatorios aportados por las partes, a juicio de esta árbitro arbitradora, en Justicia y Equidad, la revocante tiene derechos o intereses preferentes sobre el actual titular. Ya que tiene gérmenes de derechos marcarios en cuanto es titular de solicitudes de registros marcarios; es titular de nombres de dominios que comprenden las expresiones DEFENSA DEUDORES, Y del nombre de fantasía GRUPO DEFENSA, con un uso de tales expresiones en Internet y en el mercado en general. Si bien el actual titular ha acreditado tener derechos como una persona que desea identificar su actividad de defensa tributaria, los derechos de la revocante son preferentes porque son anteriores y demuestran un uso efectivo de tales expresiones en el mercado en general y en Internet, de manera que mantener el dominio en el actual titular genera un riesgo cierto de confusión en el público consumidor, especialmente teniendo en cuenta que se trata de giros similares en cuanto a defensa jurídica, y porque las expresiones DEFENSA DEUDORES Y DEFENSA DEUDOR son casiidénticas. De manera que se puede causar un perjuicio a la revocante, al orden público económico y al consumidor. Que entonces para los efectos de la revocación, el registro del dominio ha sido abusivo en cuanto infringe derechos que pueden ser estimados preferentes. Sin embargo, el actual titular no será condenado en costas, por estimarse que ha tenido motivo plausible para litigar. Que en suma, apreciando en equidad todos los antecedentes disponibles en el expediente, a juicio de esta juez árbitro en rigor no es posible aplicar el Principio "First come first served", ya que no es posible sostener que en rigor los intereses o derechos de las partes sean equivalentes, y por lo tanto, se asignará el dominio a la revocante atendida su relación más estrecha con el dominio. RESUELVO: Que se acoge la demanda de revocación. Que, en consecuencia, se ordena que el dominio en disputa defensadeudor.cl se asigne en definitiva a favor de la revocante SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESOR las IBAÑEZ LIMITADA representada por SARGENT & KRAHN. Que cada parte pagará sus costas. Que, cuando proceda, se declarará cerrado el expediente electrónico y su archivo. Notifíquese.

8 I CARO,LAtNDR JUeztrbi ro CANELO FIGUEROA Autorizan en calidad de testigos C.N.I C.N.I K Esta sentencia definitiva ha sido dictada con firma electrónica avanzada por la juez árbitro Carola Canelo.