CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile

Transcripción

1 CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile En Santiago de Chile, a diez de abril del año dos mil diecisiete. VISTOS: Que en la causa, expediente Rol número doce mil novecientos cuarenta y uno del año dos mil dieciséis, sobre el nombre de dominio ortodoncialascondes.ci iniciada por la revocante CLlNICA LAS CONDES S.A.. representada por SARGENT & KRAHN contra el actual titular del dominio don ANDRÉS ESCALA con fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis fui designada juez árbitro y acepté el encargo. El once de octubre pasado el actual titular presentó un escrito solicitando la acumulación de autos, del expediente Rol N al N Que con fecha tres de octubre de dos mil dieciséis la revocante pagó los honorarios arbitrales, y envió los datos de facturación. El pago fue validado el trece de octubre. Que el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, compareció don JUAN PABLO EGAÑA BERTOGLlA, abogado, en representación, de la CLlNICA LAS CONDES S.A., ambos domiciliados para estos efectos en Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago; e interpuso demanda de revocación contra el actual titular don ANDRÉS ESCALA solicitando le sea asignado el dominio ortodoncialascondes.ci a su representada por tener derechos preferentes sobre él. Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho: Que la CLlNICA LAS CONDES S.A. fue fundada en el año 1978 por los doctores Mauricio Wainer y Alejandro Larach, y es hoy uno de los centros de salud más importantes del país, incluyendo, entre otros servicios médicos, el de odontología. Que es titular de la marca LAS CONDES en Chile, a través de los siguientes registros: Registro N , "LAS CONDES", denominativa, para distinguir "servicios de centro médico, laboratorio de diagnóstico. de salud pública, policlínico, posta de primeros auxilios, centro de atención dental y toda clase de prestaciones de salud" en la clase 44. Registro N , "LAS CONDES", denominativa, para distinguir servicios en la clase 44. ~ Registro N , "LAS CONDES", denominativa, para distinguir servicios en la clase Registro N , "LAS CONDES" denominativa, 35. ~ Registro N , "LAS CONDES", denominativa, clase 1 hasta la clase 34. = para distinguir servicios en la clase para distinguir productos desde la Registro N , "CLlNICA LAS CONDES", denominativa, para distinguir servicios en la clase 35. D

2 Registro N , "CLlNICA LAS CONDES", mixta, para distinguir servicios en la clase 44. Registro N , "CLlNICA LAS CONDES", denominativa, para distinguir servicios en la clase 36. Registro N , "CLlNICA Registro N , "CLlNICA Registro N , "CLlNICA LAS CONDES", servicios en la clase 44. O LAS CONDES" servicios en la clase 35. O LAS CONDES" servicios en la clase 35. e Registro N , "CLlNICA LAS CONDES" para productos en la clase 16. == Registro N , "CLlNICA LAS CONDES", denominativa, para distinguir servicios en la clase 44. " Registro N , "CLlNICA LAS CONDES", denominativa, para distinguir servicios en la clase 44. == Que su marca LAS CONDES es notoria y famosa a nivel nacional, dice, y en Internet. Que, además, es titular de los siguientes nombres de dominio: CLlNICALASCONDES.CL~ URGENCIADENTALLASCONDES.CL O URGENCIASLASCONDES.CLD CLCCLlNICALASCONDES.CLD CLlNICLASCONDES.CL CLlNICANUEVALASCONDES.CL Que la marca LAS CONDES se encuentra íntegramente en el dominio y mantener el dominio ortodoncialascondes.cl causará confusión en el público consumidor, porque creerán que es parte de los servicios de la revocante. Que la palabra ORTODONCIA no le dará distintividad al dominio, y por el contrario por el giro de la revocante causará confusión en el público consumidor; y dilución marcaria. Que sus marcas LAS CONDES cubren precisamente los servicios dentales. De manera que mantener el dominio en el actual titular implicará una infracción marcaria. Que el actual titular no ha hecho siquiera un sitio web, lo que demuestra su falta de interés o derecho sobre el dominio. Que cita los artículos 14 y 20 de la Reglamentación de NIC Chile; invoca el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; los criterios de ICANN; de la OMPI; el Criterio de la Notoriedad de la Marca Comercial; el Uso efectivo en Internet del signo "LAS CONDES"; por ejemplo, en el sitio en Facebook, en Twitter; el artículo 8 del Convenio de Paris que protege el nombre comercial; el artículo 6 bis; el artículo 10 bis sobre competencia desleal; el Legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; el Criterio de la Identidad por tener una relación más estrecha con el dominio; y la no aplicabilidad en este caso del Principio "First Come First Served' ya que, señala, el actual titular no tiene derecho o interés legítimo.

3 Que en el primer otrosí, la revocante acompañó los siguientes documentos con citación: Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en el DNo 3 de la demanda. Copias de los certificados de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad de los nombres de dominio señalados en el No 3 Dde la demanda. =: Impresión del sitio Web sitio oficial de la revocante en el que aparece información acerca de su historia, actividades Dcomerciales, así como información y difusión de sus servicios. O Impresión del sitio Web en el que se publicó una noticia titulada "Células madre: las nuevas alternativas de esta tecnología en Chile" donde se puede apreciar el reconocimiento de la marca LAS CONDES de la revocante. O Impresión del sitio Web latercera.com, donde aparece una noticia titulada "Security y Clínica Las Condes reciben premio ProCalidad" donde se da cuenta que la revocante fue galardonada con el Premio ProCalidad a la Excelencia en la Categoría Transaccional, por segundo año consecutivo. O Copia de las sentencias arbitrales recaídas sobre los nombres de dominio clinicaesteticalascondes.ci y clínica-estetica-iascondes.cl, donde se le asignan los dominios a la revocante. ~ Copia del fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio maxilofacialclc.cl [ Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio Dviñasdelmaipo.cI O Que en el segundo otrosí, el compareciente solicitó tener presente que asumía el patrocinio de la causa. Que el ocho de noviembre pasado, el actual titular presentó un escrito solicitando el curso progresivo de los autos para abrir el plazo de contestación. Que mediante resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis se proveyó la demanda, a lo principal, de dispuso traslado al actual titular para que éste contestara la demanda en el plazo respectivo; al primer otrosí, se tuvieron por acompañados los documentos con citación; y al segundo otrosí se tuvo presente el patrocinio; y se ordenó la notificación de esta resolución. Que el 14 de diciembre pasado, compareció el actual titular don ANDRÉS ESCALA GRANZOW, odontólogo, especialista en ortodoncia y contestó la demanda, y solicitó su rechazo. Que argumentó que la expresión LAS CONDES hace referencia en rigor a un territorio comunal determinado, sin que pueda existir propiedad sobre la misma. Por lo que la única marca posible es CLíNICA LAS CONDES en su conjunto. Del mismo modo, señala, no puede la revocante asegurar propiedad sobre la expresión CLíNICA porque es descriptiva de una actividad. Que, señala, la distintividad de esta marca CLíNICA LAS CONDES se debe a su uso, no siendo intrínsecamente distintiva. Que, argumenta, la revocante al registrar en diversas clases la marca LAS CONDES se está extralimitando y afectando en el plano de los dominios la libre competencia. Se

4 trata, indica, de una marca defensiva para impedir el uso por terceros, incluso respecto de productos y servicios que no están vinculados al giro de la revocante. Que, en consecuencia, argumenta el actual titular, la marca LAS CONDES adolece de nulidad marcaria, ya que pretende la propiedad privada de una empresa lucrativa sobre el nombre de una comuna, lo cual viola, señala, la ética mercantil, la libre competencia y el orden público. Que, argumenta, dicha nulidad no es marcaria sino que de Derecho Público al infringirse el Estado de Derecho, ya que la autoridad no debió jamás aceptar tal registro. Que, señala, el actual titular tiene interés sobre el dominio, ya que será usado para reenviar a los usuarios del sitio clinicagranzow.ci, el cual no tiene ninguna relación con el sitio web del revocante y acompaña antecedentes para acreditar aquello. Además, señala, esta clínica dental se encuentra precisamente en la comuna de Las Condes. Que, argumenta, no habrá confusión ni dilución marcaria. Que existen los siguientes nombres de dominio asociados al área de la salud que no son de propiedad de Clínica Las Condes y que no se ha generado confusión: Anestesiologialascondes.cl / Titular: Servicios de Anestesiología Limitada O Centroesteticalascondes.cl / Titular: Inversiones y Asesorías Santiago Castillo DEIRL O Centropodologíalascondes.cl / Titular: Andro Radoslav Marinkovic Gutiérrez O Cirugiaplasticalascondes.cI / Titular: Leytonmedia S.A. D Clinicadentallascondes.cl / Titular: Rodrigo Francisco Aldana Retamal O Clinicaodontologicalascondes.cl / Titular: Rodrigo Francisco Aldana Retamal O Que cita el fallo del dominio clinicadentallascondes.ci en el que fue vencida la Clínica Las Condes ya que el árbitro estimó aplicable el Principio "First come first served', señala, porque el titular tenía un interés al ser odontólogo y prestar servicios en la comuna de Las Condes, elementos similares, dice, a este caso. Que también cita el fallo del dominio ortodoncialinguallascondes.ci, entre las mismas partes de este juicio arbitral, y señala que en ese caso la CLíNICA LAS CONDES no pagó los honorarios arbitrales y se le asignó el dominio al titular. Lo que demostraría su falta de interés en el dominio, lo que podría aplicarse en este caso. Que los fallos que cita la revocante se refieren más bien a casos en que se invoca la marca CLlNICA LAS CONDES o bien la marca CLC y no LAS CONDES como argumenta en este caso. Que la cita al fallo del dominio viñasdelmaipo.cl no tiene ninguna relación con este caso, porque en ese otro caso se cuestionó la relación con el Maipo, en cambio en este caso claramente el actual titular desarrolla su actividad en la comuna de Las Condes. Que en consecuencia se debe aplicar el Principio "First come first served', y considerar que el actual titular tiene derecho o interés sobre el dominio. Que en el primer otrosí acompañó los siguientes documentos con citación:

5 Copia simple de comprobante de pago de patente comercial respecto a la Clínica Dental Granzow, emitido por la Dirección de Rentas y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, correspondiente al 20 semestre del año 2016; el cual acredita el hecho de que los servicios de ortodoncia ofrecidos se realizan dentro del territorio de la comuna de Las Condes. O Copia simple de Certificado y Diploma de Título de Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilo Facial, otorgado al actual titular del nombre de dominio don ANDRÉS IGNACIO ESCALA GRANZOW, emitido por la Universidad San Sebastián. Copia simple del Decreto Supremo del Ministerio del Interior No del 23 de agosto de 1901 publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 26 de agosto de Copia simple del laudo arbitral recaído sobre el nombre de dominio ortodoncialinguallascondes.cl, entre las mismas partes del presente juicio. Copia simple del laudo arbitral recaído sobre el nombre de dominio clinicadentalascondes.ci Que en el segundo otrosí, el actual titular hizo reserva de las acciones judiciales que indica. Que mediante resolución de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, se proveyó la contestación de demanda, a lo principal, se tuvo por contestada la demanda; al primer otrosí, por acompañados los documentos con citación; y al segundo otrosí, se dispuso téngase presente; y se ordenó la notificación de esta resolución. Que el veintiocho de febrero del presente la revocante presentó un escrito de se tenga presente, señalando básicamente que el actual titular no habría presentado prueba que acredite su interés preferente; que, señala, las descalificaciones del actual titular a las marcas de la revocante no tienen asidero, ya que éste es un juicio de dominios y la revocante tiene todo el derecho de proteger sus marcas en el ámbito de Internet; que, de mantener el dominio en el actual titular habrá confusión en el público consumidor, y que en mérito de lo anterior, el interés de la revocante, dice, sería preferente. Que mediante resolución de veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete, se proveyó el escrito presentado por la revocante con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, y se dispuso téngase presente y se citó a las partes a oír sentencia; y se ordenó la notificación de la presente resolución. CONSIDERANDO: Que conforme a la letra d) del punto 6 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL: "6. Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio. Cl: d. Declara que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero;" Que la revocante ha demandado la revocación del dominio ortodoncialascondes.cl argumentando básicamente tener derechos preferentes sobre el dominio al tener diversos registros marcarios sobre la expresión LAS CONDES y CLlNICA LAS CONDES, para distinguir los servicios que indica, que son básicamente servicios de

6 clínica, salud, incluyendo servicios odontológicos: y ser titular de nombres de dominios que incluyen esas expresiones. Que, argumenta, el dominio ortodoncialascondes.ci, es engañosamente similar y no tiene distintividad especialmente si se considera que, ha difundido sus marcas a lo largo de todo el país y a través de Internet por varios años y que dentro de sus servicios se encuentran los odontológicos. Que ha hecho un uso legítimo y notorio de sus marcas en el mercado nacional e internacional y en Internet, de manera que de mantener el dominio en el actual titular habrá confusión en el público consumidor o usuarios de la red, especialmente teniendo en consideración la fama y notoriedad de la revocante. Que para acreditar los hechos que esgrime, la revocante ha probado su propiedad industrial mediante los títulos marcarios respectivos, así como los registros de dominio que indica. Que también la revocante ha acreditado que ha hecho un uso legítimo y efectivo de sus marcas en el mercado y en Internet mediante copia de material publicitario, noticias, e imágenes de su propio sitio web. Que los documentos acompañados por la actora no fueron objetados por el actual titular y habiendo sido analizados, dan fe, a juicio de esta sentenciadora, que la revocante tiene efectivamente derechos marcarios sobre las expresiones que indica, para los servicios que invoca. Que por su parte, el actual titular contestó la demanda y argumentó que solicitó el dominio con la finalidad de promover e identificar los servicios odontológicos de su empresa ubicada en la comuna de Las Condes; que no es posible alegar propiedad sobre las palabras ORTODONCIA ni sobre LAS CONDES, ya que la primera es descriptiva y la segunda es distintiva de una comuna; que tiene interés legítimo entonces para haber solicitado el dominio, según justifica en documentos que acompaña, como pago de patente y título profesional de odontólogo. Que los documentos acompañados por el actual titular no fueron objetados por la revocante. Que el presente juicio es claramente una controversia de dominio, y no una disputa marcaria, por lo que todas las consideraciones de las partes respecto a si las marcas LAS CONDES o CLíNICA LAS CONDES, son o no marcas que adolecen de nulidad, no serán consideradas por esta sentenciadora. No sólo porque no es una materia de competencia de esta arbitradora sino porque el juicio de dominio debe considerar diversos criterios, no solamente el marcario y en particular analizar y determinar si existe en la especie equivalencia de intereses entre las partes, si hay un interés preferente, si es aplicable el Principio "First come first served', entre otros criterios relevantes en materia de dominios; y lo más importante apreciar los antecedentes para en definitiva resolver en Justicia y Equidad. Que, apreciando los antecedentes probatorios aportados por las partes, es posible concluir, en Justicia y Equidad, que ambas partes tienen un legítimo interés para reclamar un derecho sobre el dominio: la revocante en cuanto a sus derechos marcarios y en su razón social sobre la expresión LAS CONDES y, por otra parte, el actual titular en cuanto a querer distinguir en Internet sus efectivos servicios odontológicos en la comuna de Las Condes, conforme a su libertad para desarrollar cualquier actividad económica, de acuerdo a la ley y al orden público. Que, en consecuencia, es posible sostener que en este caso existe una equivalencia de

7 derechos o intereses legítimos, lo que obliga a esta árbitro arbitradora, resolver la disputa del dominio ortodoncialascondes.cl conforme al Principio "First come first served", el que lleva, en consecuencia, a mantener el dominio en el actual titular. Que no obstante ello, no se condenará en costas a la revocante por estimar que tuvo motivo plausible para litigar. Que en suma, apreciando en equidad todos los antecedentes disponibles en el expediente, y conforme al Principio "First come first served", a juicio de esta árbitro arbitrador resulta coherente que le sea asignado en definitiva el dominio al actual titular. Que cabe destacar que en este caso, y desde el punto de vista de las controversias de dominio, el nombre de dominio ortodoncialascondes.ci comprende la expresión LAS CONDES la que sin embargo no genera confusión en el público consumidor, ya que es posible que en dicho lugar exista más de un servicio odontológico y por otra parte la expresión ORTODONCIA es descriptiva de un servicio. Que también desde un punto de Internet, no es posible sostener que LAS CONDES sea realmente una marca famosa o notoria a nivel internacional, en términos que a juicio de esta arbitradora, no existe antecedente que permita estimar que, por mantener el dominio en el actual titular, vaya a producirse por sí sola una confusión en el público consumidor, una competencia desleal, ni que vaya a violarse el orden público económico. Que también cabe destacar que la sola argumentación de la revocante en orden a que el hecho de no tener sitio web el actual titular usando el dominio demostraría su falta de interés preferente, no es suficiente para acreditar tal circunstancia. De hecho, en esta causa, se han considerado como antecedentes probatorios no objetados los documentos del actual titular que acreditan su calidad de odontólogo, y de tener una empresa que presta servicios odontológicos en un lugar ubicado en la comuna de Las Condes. Que en definitiva, considerando todos los antecedentes en Justicia y Equidad, resulta coherente mantener el dominio en el actual titular. RESUELVO: Que se rechaza la demanda de revocación. Que, en consecuencia, se ordena que el dominio en disputa ortodoncialascondes.ci se asigne en definitiva a favor del actual titular don ANDRÉS ESCALA. Que cada parte pagará sus costas. Que, cuando proceda, se declarará cerrado el expediente electrónico y su archivo. Notifíquese.

8 Autorizan en calidad de testigos C.N.I C.N.I K Esta sentencia definitiva ha sido dictada con firma electrónica avanzada por la juez árbitro Carola Canelo.