SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Expediente Rol N 706, fundacionsuramerica.cl. Titular: Fundación Educacional Sur América Revocante: Fundación América Tipo de Revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, siete de abril de dos mil quince. VISTOS: 1.- Que mediante Oficio de 03 de septiembre de 2014, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio FUNDACIONSURAMERICA.CL. Dicho nombramiento fue aceptado el día 04 de septiembre de 2014, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto Fundación América, representada por don Felipe Vinagre Larraín, como revocante, y Fundación Educacional Sur América, como titular. 3.- Que, con fecha 03 de octubre de 2014, Fundación América demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio FUNDACIONSURAMERICA.CL, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante Fundación América afirma ser una institución que impulsa diversas y variadas iniciativas con el fin de incentivar el desarrollo de la cultura a través de la difusión del arte, cultura latinoamericana y del fomento de integración social. Agrega que la Fundación América fue fundada en el año 1993 en Santiago de Chile y actualmente cuenta con sedes en las ciudades de Mendoza y Buenos Aires, y que sus principales programas de desarrollo son Cuerpos Pintados, Integrarte y Fotoamérica. Su deber como fundación es dar a conocer toda la información con respecto a los talleres, actividades y exposiciones llevadas a cabo dentro de los distintos programas que impulsa, y también informar acerca de cómo participar en las iniciativas de desarrollo que realiza. 3.2 Luego, la demandante expresa que para lograr el posicionamiento de la marca FUNDACION AMERICA, ha debido invertir una importante cantidad de recursos humanos, económicos y financieros, y su protección ha sido perseguida a través del registro de dicha expresión para distinguir servicios en la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, que se complementa con el registro de la denominación FUNDACIONAMERICA.Cl, que distingue servicios en la 1

2 Clase 38. Tales registros marcarios contienen la expresión FUNDACION AMERICA, por lo cual afirma que ha sido adoptada por Fundación América para identificar y asociar la prestación de los servicios de comunicación y difusión de arte, y que dichos signos forman parte de su patrimonio y se encuentran protegidos tanto por nuestra Constitución Politica de la República, a través del articulo 19 N 25, como por diversas otras normas pertinentes. 3.3 En el caso que nos convoca, continúa el demandante, su interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa se fundamenta en el uso que la Fundación América ha dado a la expresión FUNDACION AMERICA, junto con los derechos exclusivos y excluyentes que sobre dicha expresión detenta en cuanto titular de marcas comerciales registradas. Y al analizar comparativamente las expresiones, es posible apreciar que todas ellas comparten integramente la denominación FUNDACION AMERICA, la cual corresponde a aquella parte verdaderamente distintiva y relevante, ya que el elemento SUR, intercalado entre las palabras FUNDACION y AMERICA en el nombre de dominio de autos, resulta ser fácilmente confundible por parte del público consumidor con los complementos que identifican los servicios del revocante en el mercado. 3.4 Aduce asimismo el actor que el nombre de dominio FUNDACIONSURAMERICA.CL puede prestarse fácilmente para inducir a error o engaño al público consumidor, respecto del verdadero origen de los servicios que pretendan ser ofrecidos por la contraria en su sitio web, por su asociación lógica con FUNDACION AMERICA, quien cuenta con fama y notoriedad en nuestro país gracias a su trayectoria en el rubro del arte y exposiciones. En otros términos, estima que el dominio FUNDACIONSURAMERICA.CL carece de la debida fisonomía e identidad que permita diferenciarlo en el mercado nacional de las marcas, por lo cual la concesión del dominio al demandante contraría las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho al revocante y asignársele el dominio. 3.5 Se argumenta finalmente que el revocante es titular de registros marcarios y de nombres de dominio con anterioridad a la presente solicitud, los cuales son prácticamente idénticos y deben ser respetados. En caso contrario se afectaría gravemente su patrimonio marcario y sus derechos de propiedad intelectual. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la existencia de sus registros de las marcas FUNDACION AMERICA y FUNDACIONAMERICA.CL, para distinguir servicios en las Clases 41 y 38, respectivamente, lo que fue corroborado en la misma página por el Juez Árbitro. Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la actividad empresarial y giro comercial de la revocante. 5.- Que con fecha 19 de noviembre de 2014 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvieron por acompañados los documentos en la forma solicitada. El titular no contestó la demanda. 6.- Que con fecha 30 de diciembre de 2014 se citó a las partes a oír sentencia. 2

3 CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y de aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el dominio FUNDACIONSURAMERICA.CL y sus marcas FUNDACION AMERICA y FUNDACIONAMERICA.CL, ambas registradas y anteriores a la inscripción de aquél, y que utiliza efectivamente en el mercado para la identificación de sus productos y servicios. SEXTO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido. SÉPTIMO: Que, en la determinación de la posible confusión en el mercado de los signos en colisión, ha de atenderse a la impresión visual de su expresión gráfica, a la fonética de las respectivas denominaciones con que se presentan, y en ambos casos por el impacto óptico y auditivo de la persona que los recibe, y, como complementario, el parecido conceptual o semántico, deducido del 3

4 significado de los vocablos componentes, o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los productos o servicios. OCTAVO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual y gráfico imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir. NOVENO: Que analizada con los criterios antes señalados la similitud afirmada por el revocante, cabe concluir que el dominio FUNDACIONSURAMERICA.CL resulta confundible tanto de la marca FUNDACION AMERICA como con la denominación FUNDACIONAMERICA.CL, sea que se considere globalmente la impresión fonética, la gráfica o la conceptual, o todas ellas en conjunto. DÉCIMO: Que aunque la demandante no es titular del nombre de dominio FUNDACIONAMERICA.CL, éste conduce a la información e identidad correspondiente a Fundación América, de manera que ella mantiene el uso real y efectivo de dicho dominio para la difusión y promoción de sus servicios. UNDÉCIMO: Que la demandante ha acreditado un interés jurídico legítimo y preexistente al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en su condición de dueña de las marcas invocadas y en el uso real y efectivo de las mismas, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a aquel del titular, que se contrapone sin otro argumento que la circunstancia de ser el actual asignatario del dominio disputado, y sin uso alguno por su parte. RESUELVO: Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio FUNDACIONSURAMERICA.CL al revocante Fundación América. Que se condena en costas a la demandada. Ciérrese el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. Autorizan en calidad de testigos doña Mónica Veloso Parra y doña Isabel Pérez del Castillo, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes. 4

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