SEGUNDO: Que con fecha 30 de Noviembre de 2017 acepté el cargo de árbitro para este conflicto, jurando desempeñarlo fielmente.

Transcripción

1 Fallo arbitraje por nombre de dominio perezarce.cl Expediente Rol Santiago, 2 de Abril de 2018 VISTOS PRIMERO: Que, a través del oficio de fecha 27 de Noviembre de 2017 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, comunicó mi designación como árbitro para resolver el conflicto por el nombre de dominio perezarce.cl SEGUNDO: Que con fecha 30 de Noviembre de 2017 acepté el cargo de árbitro para este conflicto, jurando desempeñarlo fielmente. TERCERO: Que son partes en esta causa Grupo Cosmo en su calidad de titular del nombre de dominio perezarce.cl y Pérez de Arce Abogados Limitada como revocante. CUARTO: Que consta en autos que con fecha 1 de Enero de 2018 se dio inicio a la etapa de presentación demanda por el término de 5 días. El revocante Pérez de Arce Abogados Limitada, representado por Arturo Covarrubias Vargas, presentó oportunamente su demanda con fecha 5 de Enero de 2018 esgrimiendo que el signo PEREZ DE ARCE ha sido utilizado para distinguir un estudio de abogados. Añade que dicha denominación corresponde al apellido de Rodrigo Pérez de Arce, socio fundador del actor, prestando servicios jurídicos de la más alta calidad desde el año De esta forma, el actor invoca haber registrado la marca PEREZ DE ARCE bajo el N para distinguir servicios jurídicos y asesorías legales; servicios de representación legal; servicios de mediación y arbitraje; servicios contenciosos; investigaciones jurídicas; servicios de asesorías y consultoría en propiedad intelectual e industrial; servicios de agentes y procuradores para propiedad industrial e intelectual, servicio de registro de nombres de dominio; servicios de concesión de licencias de propiedad intelectual y de software; servicios de gestión de derechos de autor, clase 45. El actor concluye que el nombre de dominio en disputa perezarce.cl es gráfica y fonéticamente idéntico a la marca que ha creado, usado y posicionado respecto de los servicios de clase 45. Por lo mismo, el revocante sostiene que se afectan sus derechos en los términos del artículo 18 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de Nombres del Dominio CL. QUINTO: El actor invoca los artículos 14, 18 y 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que señalan lo siguiente: Artículo 14: Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito.

2 Artículo 18: Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. Artículo 19: Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. Dentro del mismo plazo de 30 días se admitirá la presentación de otras solicitudes de revocación para el mismo nombre de dominio inscrito, en cuyo caso se dispondrá la tramitación de la controversia con todas aquellas solicitudes que se hubiera recibido dentro del referido lapso. Asimismo, el actor sostiene que a nivel marcario se opuso a la solicitud de marca PEREZ DE ARCE & CIA ESTUDIO JURÍDICO, clase 45. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial acogió su demanda y rechazó a registro la solicitud , sentencia que luego fue confirmada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial. SÉXTO: Es por todo lo anterior, el actor solicita la revocación del nombre de dominio en disputa y que el mismo le sea asignado, con costas. SÉPTIMO: Que para efectos de acreditar sus argumentos, el actor acompaña en el primer otrosí de su demanda de revocación los siguientes documentos: Copia de 51 facturas emitidas entre el 11 de Julio de 2005 y 23 de Marzo de 2017 por Pérez de Arce Abogados Limitada en que se aprecia el signo PEREZ DE ARCE ABOGADOS LIMITADA. Todas las facturas fueron emitidas por la prestación de servicios legales. Copia de cotización emitida con fecha 9 de Agosto de 2005 por parte de Metalúrgica Richter y Cía. Ltda. a Rodrigo Pérez de Arce por la fabricación de letrero con leyenda PEREZ DE ARCE ABOGADOS LIMITADA. Copia del sitio de NIC Chile, en que consta el registro del nombre de dominio perezdearce.cl por parte de Rodrigo Pérez de Arce Araya. Copia del sitio de ICANN WHOIS en que consta el registro de perezdearce.com por parte de Rodrigo Pérez de Arce Araya. Cabe tener presente que esta prueba rendida por el actor fue acompañada en tiempo y forma, la que no fue impugnada ni se invocó a su respecto causal legal alguna que provocara su invalidez, inoponibilidad u otro vicio cualquiera. OCTAVO: Con fecha 5 de Enero de 2018 el demandado Grupo Cosmo efectuó presentación haciendo presente que se dedica al corretaje de propiedades y que su propio nombre corresponde a Matías Pérez Arce. Así, el demandado sostiene que utilizó sus apellidos para crear su sitio de Internet. Agrega que perezarce.cl estaba disponible para su registro, por lo que procedió a registrarlo. Además, el demandando esgrime que entre los apellidos Pérez Arce y Pérez de Arce existirían notorias diferencias. Para acreditar lo anterior, el demandado acompaña copia de la cédula de identidad de Matías Marcelo Pérez Arce.

3 Esta prueba rendida por el demandado no fue impugnada ni se invocó a su respecto causal legal alguna que provocara su invalidez, inoponibilidad u otro vicio cualquiera. NOVENO: Que consta en autos que con fecha 13 de Enero de 2018 se abrió la etapa de contestación por el término de 10 días. Con fecha 23 de Enero de 2018 se presentó escrito de contestación, pero sin acompañar poder para representar a Grupo Cosmo. Siendo apercibido no se cumplió dentro de plazo y el escrito de contestación se tuvo por no presentado. DÉCIMO: Que con fecha 19 de Marzo de 2018, atendido lo dispuesto en el número 24.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio y sin existir diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: DÉCIMO PRIMERO: Que de acuerdo al numeral 21 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL los árbitros llamados a resolver los conflictos que se susciten en materia de nombres de dominio tendrán el carácter de arbitradores y, por lo tanto, de conformidad con el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictare. DÉCIMO SEGUNDO: Que el numeral 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL dispone que Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito. DÉCIMO TERCERO: Que el numeral 23.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL establece que dentro de los 5 días siguientes a la notificación del cierre de la etapa de consignación de honorarios, el demandante deberá presentar su demanda al tribunal arbitral. La misma norma dispone que el demandado tendrá un plazo de 10 días, contados desde la notificación de la demanda para presentar su contestación. Que en este juicio arbitral ha comparecido el revocante, Pérez de Arce Abogados Limitada, invocando tener un interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa y, por lo mismo, ordenando la revocación y posterior asignación del mismo en su favor. Si bien el demandado no contestó la demanda, con fecha 5 de Enero de 2018 invocó argumentos para desvirtuar el interés preferente del actor. DÉCIMO CUARTO: Que en primer lugar, el actor de autos invoca un interés preferente a partir de la titularidad de la marca comercial PEREZ DE ARCE registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial bajo el N para servicios jurídicos y asesorías legales; servicios de representación legal; servicios de mediación y arbitraje; servicios contenciosos; investigaciones jurídicas; servicios de asesorías y consultoría en propiedad intelectual e industrial; servicios de agentes y procuradores para propiedad industrial e intelectual, servicio de registro de nombres de dominio; servicios de

4 concesión de licencias de propiedad intelectual y de software; servicios de gestión de derechos de autor, clase 45. Al efecto, el actor no ha acompañado antecedentes que acrediten el registro de esta marca. Cabe señalar que el interés preferente que exige el numeral 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL no se encuentra definido en dicho cuerpo legal ni en otro cuerpo normativo de NIC Chile. No obstante, podemos afirmar que se trata de un concepto amplio que puede sustentarse en distintos elementos fácticos y jurídicos, siendo uno de ellos las marcas comerciales. Al respecto, cabe hacer presente que aun cuando existen ciertos elementos en común entre una marca comercial y un nombre de dominio, es necesario precisar que se trata de privilegios diversos, con sus propias regulaciones y procesos de inscripción. Por lo mismo, la circunstancia de poseer un nombre de dominio no resulta en consecuencia absolutamente vinculante para los efectos de obtener una marca comercial, ni viceversa, las marcas comerciales no generan un tipo de prioridad ante NIC Chile. En el caso particular de autos, el hecho que el actor detente derechos marcarios sobre la expresión PEREZ DE ARCE básicamente para servicios jurídicos y legales, no le otorga un interés preferente absoluto para impedir así la inscripción de cualquier nombre de dominio que incluya dichas expresiones. De esta manera, habrá que examinar y evaluar cada caso en particular en que intervenga el actor para efectos de determinar si se configura un interés preferente en su favor. En este mismo orden de ideas, la marca comercial invocada por el actor tiene un ámbito de protección limitado únicamente a servicios de naturaleza jurídica y legal. Al efecto, la Ley sobre Propiedad Industrial en su artículo 19 bis D establece que La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. De esta forma, la protección de una marca se limita o circunscribe a los productos y/o servicios específicos de las clases del Clasificador Internacional en que se encuentre registrada, sin que sea posible, por regla general, invocar un derecho marcario absoluto que trascienda el Clasificador Internacional. Ahora bien, el demandado de autos en su presentación de fecha 5 de Enero de 2018 ha sostenido que participa en el mercado de corretajes de propiedades y por esa razón ha inscrito el nombre de dominio en disputa. Por lo mismo, este árbitro considera que la protección marcaria invocada por el actor no se extiende ni colisiona con el uso específico y limitado que sostiene el demandado respecto del nombre de dominio en disputa A mayor abundamiento, el artículo 19 bis D de la Ley sobre Propiedad Industrial establece que Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir

5 a error o confusión. En otras palabras, la regulación marcaria exige necesariamente para que el titular de una marca comercial pueda impedir el uso de un signo igual o similar por parte de un tercero, que dicho uso pueda inducir a error o confusión. Pues bien, de la prueba rendida en autos y considerando la actividad del demandado, no es posible concluir que exista un acto o finalidad de provocar un engaño entre las marcas comerciales del actor y dicho nombre de dominio, en términos de hacer suponer a terceros que entre ellos existe una vinculación con una misma procedencia u origen empresarial. Que, en consecuencia, este árbitro concluye que la marca comercial PEREZ DE ARCE, registro , invocado por el actor no constituye fundamento suficiente en el presente caso para configurar un interés preferente por sobre el interés del demandado. DÉCIMO QUINTO: Que en segundo lugar, el actor invoca los artículos 14, 18 y 19 del la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL, invocando al efecto que a través de la inscripción del nombre de dominio perezarce.cl se estarían contraviniendo derechos válidamente adquiridos. En este sentido, con respecto a una supuesta infracción a los derechos marcarios del actor, nos remitimos a lo explicado latamente en el considerando anterior y específicamente al hecho que la actividad en que participa el demandado y razón por la cual inscribió el nombre de dominio en disputa corretaje de propiedades- no colisiona con los servicios que protege la marca comercial PEREZ DE ARCE, por lo que no se afecta el derecho de exclusividad de la demandante sobre su marca comercial. De esta forma, los antecedentes que obran en autos llevan a este árbitro a estimar que el uso responsable y de buena fe del nombre de dominio en disputa por parte del demandado, dirigido actualmente de manera clara e inequívoca a dar a conocer información respecto a servicios de corretaje de propiedades, no debiera significar para la actora la amenaza de confusión, error, engaño y/o dilución de su marca PEREZ DE ARCE. DÉCIMO SEXTO: Con respecto a la prueba rendida por el actor, cabe hacer presente que la misma confirma la conclusión alcanzada por este Tribunal. En efecto, las 51 copias de facturas emitidas por el actor dan cuenta que éste participa exclusivamente en el ámbito de servicios legales, toda vez que todas las facturas fueron emitidas bajo este concepto. En este sentido de estas 51 facturas, así como también de la copia de cotización acompañada bajo el número 52 es posible apreciar que en el mercado el actor se distingue e identifica bajo el signo PEREZ DE ARCE ABOGADOS LIMITADA. Al efecto, el signo por medio del cual el actor se distingue en el mercado, esto es, PEREZ DE ARCE ABOGADOS LIMITADA cuenta con complementos adicionales e idóneos para diferenciarse correctamente de perezarce.cl. Incluso más, PEREZ DE ARCE ABOGADOS LIMITADA indica de forma directa e inequívoca al público consumidor de la naturaleza de servicios que presta el actor.

6 Por su parte, los documentos signados bajo los números 53 y 54 en nada alteran lo concluido por este Tribunal y de hechos dichos privilegios se encuentran inscritos a nombre de un tercero al presente juicio. Por último, respecto al juicio de oposición marcaria que invoca el actor por medio del cual habría obtenido una sentencia favorable respecto a la solicitud PEREZ DE ARCE & CIA ESTUDIO JURÍDICO, para servicios de clase 45, entendemos que en un elemento relevante en dicho caso marcario es la colisión en los ámbitos de protección, lo que aumenta de forma considerable el riesgo de confusión. La sentencia en cuestión no fue acompañada por el actor. DÉCIMO SÉPTIMO: Este Tribunal estima que los argumentos esgrimidos por el actor no logran demostrar un interés preferente que justifique la asignación del nombre de dominio en disputa en su favor. En efecto, este árbitro ha llegado a la convicción que al demandado, Grupo Cosmo le asiste un interés preferente sobre el nombre de dominio perezarce.cl y, por lo mismo, debe mantenerse la actual asignación del mismo. DÉCIMO OCTAVO: Que, atendidos los argumentos esgrimidos por las partes, la prueba acompaña, el ámbito de protección del privilegio del actor, las diferencias existentes, en especial, los principios de prudencia y equidad, este arbitro ha llegado a la convicción que al demandando le asiste un interés preferente sobre el nombre de dominio perezarce.cl y, por lo mismo, debe mantenerse la asignación del mismo. SE RESUELVE: Se rechaza la acción de revocación deducida por Pérez de Arce Abogados Limitada y, en su mérito, se ordena mantener la actual asignación del nombre de dominio perezarce.cl en favor de Grupo Cosmo. Cada parte pagará sus costas. Notifíquese a las partes a través del sitio web arbitral de conformidad con el numeral 6 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y al Centro de Resolución de Controversias de.cl Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Eduardo Lobos Vajovic De conformidad con el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan está sentencia como testigos doña María Javiera Cossio Wunderlich y doña Radmilla Vajovic Stabentheiner, quienes firman junto al árbitro.

7 Eduardo Lobos Vajovic ARBITRO María Javiera Cossio Wunderlich Radmilla Vajovic Stabentheiner Cédula de Identidad Cédula de Identidad

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