Fallo arbitraje por nombre de dominio automovil-club-chile.cl Expediente Rol Santiago, 22 de Septiembre de 2018 VISTOS

Transcripción

1 Fallo arbitraje por nombre de dominio automovil-club-chile.cl Expediente Rol Santiago, 22 de Septiembre de 2018 VISTOS PRIMERO: Que, a través del oficio de 24 de Julio de 2018 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, comunicó mi designación como árbitro para resolver el conflicto por el nombre de dominio automovil-club-chile.cl SEGUNDO: Que con fecha 26 de Julio de 2018 acepté el cargo de árbitro para este conflicto, jurando desempeñarlo fielmente. TERCERO: Que son partes en esta causa Patricio Carrasco en su calidad de titular del nombre de dominio automovil-club-chile.cl y Automóvil Club de Chile como revocante. CUARTO: Que consta en autos que con fecha 26 de Agosto de 2018 se dio inicio a la etapa de presentación demanda por el término de 5 días. El revocante Automóvil Club de Chile, representado por Alex Severin Saavedra, presentó oportunamente su demanda con fecha 27 de Agosto de 2018 invocando que el actor fue fundado el 12 de Octubre de 1928 con el objeto de fomentar el automovilismo y turismo del país, contando actualmente con 12 delegaciones de Arica a Puerto Montt. Añade el revocante que cuenta con la Escuela de Conductores Automóvil Club de Chile, la que tiene presencia en 33 sucursales desde Arica a Punta Arenas. En este sentido, el actor invoca la titularidad sobre las marcas comerciales AUTOMOVIL CLUB en clase 16; AUTOCLUB en clases 39, 42 y 16; AUTOCLUB CHILE en clases 39 y 36; AUTOMOVIL CLUB DE CHILE en clases 6, 16, 36, 37, 39, 41, 42, 43 y 45; AUTOMOVIL CLUB DE CHILE SERVICLUB en clase 37; y ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE en clases 6, 42, 41, 39, 38, 36, 35 y 16. De esta forma, el actor sostiene que no ha autorizado a ningún tercero de sus franquicias a requerir nombres de dominio con su marca AUTOMOVIL CLUB, agregando que incluso este tipo de contratos incluye una prohibición expresa de requerir protección sobre los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual del actor. A mayor abundamiento, el revocante invoca la titularidad sobre los nombres de dominio automovilclub.cl; autoclub.cl; automovilclubdechile.cl; automóvilclubdechile.cl; autoclubchilerentacar.cl; autoclubrentacar.cl; acchi.cl; motoclubdechile.cl; biciclubdechile.cl; racc.cl; acclubasistencia.cl; rac-asistencia.cl; clubasistencia.cl; y escuelaclub.cl Al efecto, el revocante exhibe en su demandante imágenes del sitio de Internet y de su cuenta de Twitter. Asimismo, el actor invoca que sus marcas gozan de fama y notoriedad en el mercado, tal como se estableció en el fallo pronunciado respecto al nombre de dominio autoclubchile.cl QUINTO: El revocante hace un examen comparativo entre el nombre de dominio en disputa automovil-club-chile.cl y su marca comercial AUTOMOVIL CLUB, concluyendo que concurren semejanzas determinantes y éstas inducirán a error o confusión a los usuarios de Internet. Para confirmar lo anterior, el actor invoca los fallos referidos a los nombres de dominio automovilclublobarnechea.cl y clubautomovil.cl

2 Así las cosas, el actor esgrime que el caso de autos debe ser resuelto de conformidad con el artículo 8 del Convenio de París en base al cual el nombre comercial es protegido en todos los países de l Unión. En otras palabras, el nombre comercial AUTOMOVIL CLUB merece una protección especial toda vez que se encuentra incorporado en el nombre de dominio en disputa. En este mismo orden de ideas, el actor invoca la aplicación del nombre de dominio referido a la creación intelectual del signo pedido, toda vez que ha creado los signos AUTOMOVIL CLUB y AUTOCLUB CHILE que resulta ser semejantes con el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el actor sostiene que en el caso de autos resulta aplicable el principio referido a la titularidad sobre marcas comerciales previas, específicamente el artículo 19 bis D de la Ley que otorga un derecho exclusivo y excluyente al titular de una marca comercial. Por último, el actor argumenta la ausencia de buena fe en la inscripción del nombre de dominio en disputa. Es por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, el actor solicita la revocación del nombre de dominio en disputa, con expresa condena en costas. SEXTO: Que para efectos de acreditar sus argumentos, el actor acompaña en el primer otrosí de su demanda de revocación los siguientes documentos: Copia del sitio de Internet Copia de certificado de registro AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clases 35, 36, 38, 39, 41, 43 y 45 Copia de certificado de registro AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 16. Copia de certificado de registro AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 37. Copia de certificado de registro AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 36. Copia de certificado de registro ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 6. Copia de certificado de registro ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 42. Copia de certificado de registro ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 41. Copia de certificado de registro ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 39. Copia de certificado de registro ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 38. Copia de certificado de registro ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 36. Copia de certificado de registro ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 35. Copia de certificado de registro ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clase 16. Copia de certificado de registro AUTOMOVIL CLUB DE CHILE SERVICLUB, clase 37. Copia de certificado de registro AUTOCLUB, clase 42. Copia de certificado de registro AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, clases 6 y 16. Copia de certificado de registro AUTOCLUB, clase 16. Copia de certificado de registro AUTOCLUB, clase 39. Copia de certificado de registro AUTOCLUB CHILE, clase 36. Copia de certificado de registro AUTOCLUB CHILE, clase 39. Copia de certificado de registro AUTOMOVIL CLUB, clase 16. Copia del fallo referido al nombre de dominio automovilclubbarnechea.cl Copia de la cuenta de Facebook de Automóvil Club de Chile Copia del sitio de Internet Cabe tener presente que la prueba rendida por el actor fue acompañada en tiempo y forma, los cuales no fueron impugnado ni se invocó a su respecto causal legal alguna que provocara su invalidez, inoponibilidad u otro vicio cualquiera.

3 SÉPTIMO: Con fecha 30 de Agosto de 2018 el demandado compareció renunciado a sus derechos, manifestando que no presentará defensa y cediendo los derechos sobre el nombre de dominio de autos a quien corresponda. Que consta en autos que con fecha 3 de Septiembre de 2018 se abrió la etapa de contestación por el término de 10 días. La parte demandada no contestó. OCTAVO: Que con fecha 14 de Septiembre de 2018, atendido lo dispuesto en el número 24.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio y sin existir diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: NOVENO: Que de acuerdo al numeral 21 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL los árbitros llamados a resolver los conflictos que se susciten en materia de nombres de dominio tendrán carácter de arbitradores y, por lo tanto, de conformidad con el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictare. DÉCIMO: Que el numeral 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL dispone que Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito. DÉCIMO PRIMERO: Que el numeral 23.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL establece que dentro de los 5 días siguientes a la notificación del cierre de la etapa de consignación de honorarios, el demandante deberá presentar su demanda al tribunal arbitral. La misma norma dispone que el demandado tendrá un plazo de 10 días, contados desde la notificación de la demanda para presentar su contestación. DÉCIMO SEGUNDO: Que en este juicio arbitral ha comparecido el revocante, Automóvil Club de Chile, invocando tener un interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa y, por lo mismo, ordenando la revocación y posterior asignación del mismo en su favor. El actual titular del nombre de dominio en disputa ha comparecido en autos únicamente para renunciar a su derecho a defensa y ceder los derechos sobre automóvil-club.cl Cabe tener especialmente presente que el numeral 16 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL establece expresamente que El silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otra. Asimismo, cualquiera de aquellas circunstancias no podrá considerarse como motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de alguna de las partes o como una justificación para que el árbitro no deba decidir el litigio de acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el proceso. DÉCIMO TERCERO: Pues bien, de los documentos acompañados por el actor es posible concluir que efectivamente es titular de las marcas AUTOMOVIL CLUB; AUTOCLUB; AUTOCLUB CHILE; AUTOMOVIL CLUB DE CHILE; AUTOMOVIL CLUB DE CHILE SERVICLUB; y ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE. Asimismo, el actor ha invocado la titularidad sobre los nombres de dominio automovilclub.cl; autoclub.cl; automovilclubdechile.cl; automóvilclubdechile.cl; autoclubchilerentacar.cl;

4 autoclubrentacar.cl; acchi.cl; motoclubdechile.cl; biciclubdechile.cl; racc.cl; acclubasistencia.cl; racasistencia.cl; clubasistencia.cl; y escuelaclub.cl Si bien el actor no ha rendido prueba suficiente tendiente a acreditar su línea argumentativa referida a la fama y notoriedad de sus marcas comerciales, es un hecho público y notorio que AUTOMOVIL CLUB corresponde a un signo que se utiliza efectivamente en el mercado y que goza de prestigio y reconocimiento. En otras palabras, los consumidores nacionales identifican el signo AUTOMOVIL CLUB y lo asocian directamente con el actor. DÉCIMO CUARTO: Ahora bien, de un examen comparativo del nombre de dominio en disputa y los privilegios invocados por el actor es posible concluir inmediatamente que éstos presentan similitudes determinantes en grado de producir confusión en los usuarios de Internet. En efecto, el nombre de dominio automovil-club-chile.cl no presenta ningún complemento que le otorgue algún grado de diferenciación respecto de los privilegios invocados por el actor. A mayor abundamiento, los antecedentes de autos permiten configurar una asociación o vinculación directa e inequívoca entre el nombre de dominio en disputa y el actor, especialmente considerando la titularidad sobre marcas y nombres de dominios prácticamente idénticos, así como también el reconocimiento de dichos signos en el mercado nacional. Por lo mismo, este Tribunal estima que el uso de automovil-club-chile.cl por parte del demandado induciría a confusión, error o engaño a los usuarios de Internet e implicaría una dilución o pérdida de la capacidad distintiva de los privilegios invocados por el actor. DÉCIMO QUINTO: La función básica de todo nombre de dominio en identificar correctamente a un usuario en Internet, de forma tal que no se produzcan errores o confusiones en Internet. Pues bien, automovil-club-chile.cl no cumple esta función básica, toda vez que es posible concluir fundadamente que será asociado directa e inmediatamente con el actor. DÉCIMO SEXTO: De esta manera, atendida la prueba rendida y los argumentos planteados en autos, este Tribunal concluye que el actor ha logrado acreditar un interés preferente y desvirtuar el actual estado en que se encuentra el demandado con respecto al nombre de dominio automovilclub-chile.cl Que, atendidos los argumentos esgrimidos por el actor, la prueba acompaña y, en especial, los principios de prudencia y equidad, este arbitro ha llegado a la convicción a que al demandante, Automóvil Club de Chile, le asiste un interés preferente sobre el nombre de dominio automovil-clubchile.cl y, por lo mismo, el mismo le debe ser asignado. SE RESUELVE: Se acoge la acción de revocación deducida por Automóvil Club de Chile y, en su mérito, se ordena proceder a asignar el nombre de dominio automovil-club-chile.cl al revocante. Cada parte pagará sus costas. Notifíquese a las partes a través del sitio web arbitral de conformidad con el numeral 6 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y al Centro de Resolución de Controversias de.cl Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Eduardo Lobos Vajovic

5 De conformidad con el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan está sentencia como testigos doña María Javiera Cossio Wunderlich y doña Radmilla Vajovic Stabentheiner, quienes firman junto al árbitro. Eduardo Lobos Vajovic ARBITRO María Javiera Cossio Wunderlich Radmilla Vajovic Stabentheiner Cédula de Identidad Cédula de Identidad