Carmen Paz Álvarez Enríquez Juez Árbitro NIC-Chile

Transcripción

1 Sentencia definitiva Arbitraje por nombre de dominio leemon.cl Titular: EDUARDO CRUZ SIMS Revocante: SPEED PUBLICIDAD S.A.C.I.F. Rol Nº Tipo de revocación: Temprana Santiago, 13 de junio de VISTOS: PRIMERO: Que, con fecha 6 de marzo de 2017 se creó el expediente por el arbitraje electrónico relativo al nombre de dominio leemon.cl inscrito por don EDUARDO CRUZ SIMS representado por don Sebastián Prieto Damm, ambos domiciliados en Av. El Bosque Nº 130, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago y cuyo revocante es SPEED PUBLICIDAD S.A.C.I.F. representado por don Rodrigo Puchi Zurita, abogado, ambos domiciliados en calle Europa Nº 2035, comuna de Providencia, Santiago; SEGUNDO: Que, habiéndose abierto la etapa de tachas, éstas se presentaron en tiempo y forma por ambas partes; TERCERO: Que, mediante oficio Nº de fecha 11 de abril de 2017, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile comunicó a la suscrita su designación como árbitro para resolver el conflicto suscitado por la presentación de la solicitud de revocación del nombre de dominio leemon.cl; CUARTO: Que, con fecha 11 de abril de 2017 la suscrita aceptó el nombramiento como árbitro y juró desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible;

2 QUINTO: Que, ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de esta juez árbitro en el período señalado, el que de acuerdo al sistema de NIC Chile finalizó con fecha 17 de abril de 2017; SEXTO: Que, con fecha 27 de abril de 2017 se efectuó la consignación de los honorarios arbitrales por parte de SPEED PUBLICIDAD S.A.C.I.F., la que realizó en tiempo y forma; SÉPTIMO: Que, por escrito de fecha 12 de mayo de 2017, SPEED PUBLICIDAD S.A.C.I.F. presentó demanda de revocación de nombre de dominio, en los siguientes términos: FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO Que es dueña del Registro No , para la marca DR. LEMON, distintiva de productos de la clase 32. Indica que usa su expresión DR. LEMON para distinguir cervezas. Que es una empresa de origen argentino que vende sus productos con el signo DR. LEMON, titular del dominio en la cual se pueden apreciar los productos identificados con dicha expresión. Que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP que por su propia naturaleza, resultan imposibles de recordar. Agrega que estas modalidades de identificación permiten que los terceros que accedan a internet, puedan obtener la más variada información, permitiendo el intercambio de la misma a través de dicha modalidad. Que la solicitud toma el elemento diferenciador o distintivo de la marca del Revocante, LEMON, y le agrega una vocal E, lo cual en el contexto de un nombre de dominio resulta irrelevante, pues el despliegue de las búsquedas arrojaría o derivaría a los mismos sitios web. Que menciona el criterio que sostuvo la extinta Comisión Preventiva Central, en el considerando 7.8 del dictamen N 1127 de fecha 28 de Julio del año Que el interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa se fundamenta en la expresión DR. LEMON respecto de la cual detenta derechos de índole superior. Que existe consenso a nivel jurisprudencial y doctrinario que los nombres de dominio tienen una finalidad publicitaria. Cita los artículos 4º y 13º del Código Chileno de Ética Publicitaria. Que cita los artículos 10 Nº 4 y 28 A de la Ley de Protección al Consumidor. Que respecto a los principios de competencia leal y de ética mercantil, menciona los numerales 2º y 3º del artículo 10 del Convenio de París y el artículo 3º de la Ley No que Regula la Competencia Desleal. Indica que los criterios plasmados tienden a impedir la introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar el mercado, en específico, el uso de marcas registradas de un tercero para ofrecer productos y/o servicios constituye un obrar ilegítimo. Que respecto a los derechos válidamente adquiridos, indica que goza del derecho exclusivo y excluyente para utilizar el signo distintivo DR LEMON en nuestro país, el cual se vería abierta e 2

3 ilegítimamente vulnerado si se permite que un tercero use el nombre de dominio idéntico a dicha expresión. Que el principio first come first served no es de aplicación absoluta, tal como lo ha señalado la abundante jurisprudencia arbitral. Señala que tiene como límite las consideraciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Que por todo lo anterior solicita se acoja su demanda y se le asigne el nombre de dominio en definitiva. OCTAVO: Que, SPEED PUBLICIDAD S.A.C.I.F. presentó los siguientes documentos con citación: A) Copia de registro de marca N para el signo DR. LEMON. B) Copia de la página web drlemon.com.ar C) Copia de la página de Twitter de la marca DR. LEMON. D) Copia de la página de Instagram de la marca DR. LEMON. E) Set de fotografías de productos. F) Copia de poderes. NOVENO: Que, mediante resolución de fecha 16 de mayo de 2017, se confirió traslado de la presentación del Revocante al Titular, don EDUARDO CRUZ SIMS; DÉCIMO: Que, con fecha 17 de mayo de 2017 el Titular evacuó el traslado, en los siguientes términos: FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO Que se desempeña en el rubro de las bebidas de fantasía y jugos naturales y artificiales, siendo titular de los nombres de dominio leeymon.cl, leeandmon.cl y de la solicitud de marca Nº LEE & MON, clase 32, la cual no tuvo oposición del Revocante. Que los canales de distribución y el público consumidor es diverso ya que la venta se produce en secciones diversas de los establecimientos de comercio. Que los signos LEEMON y DR. LEMON son diferentes tanto gráfica como fonéticamente ya que el signo LEEMON hace alusión a dos nombres LEE y MON, personajes de fantasía, en cambio DR. LEMON hace referencia a un doctor de apellido LEMON o limón en español. Que el término LEMON es de uso común en la clase 32, mencionando una serie de marcas que incluyen este signo. Que existen varios nombres de dominio que incluyen el término LEMON, como lemonjuice.cl, lemonlemon.cl, lemonlife.cl, lemonstones.cl y lemonade.cl. 3

4 Que el dominio en litigio no infringe normas sobre publicidad, protección al consumidor, o los principios de la competencia leal y ética mercantil. Que no puede haber confusión o desviación de clientela si el término LEMON es de uso común en el mercado. Que solicita se rechace la demanda de revocación, con costas. UNDÉCIMO: Que, don EDUARDO CRUZ SIMS presentó los siguientes documentos con citación: A) Copia simple de certificados emitidos por NIC Chile para los nombres de dominio leeymon.cl y leeandmon.cl. B) Copia simple de solicitud de marca N C) Copia simple de la impresión de resultado en de la búsqueda del término LEMON. D) Copia simple de información obtenida en la página web de NIC Chile respecto de distintos nombres de dominio. E) Copia simple de información obtenida en la página web de INAPI respecto a distintas marcas comerciales. DUODÉCIMO: Que, con fecha 1 de junio de 2017 se tuvo por contestada la demanda de revocación y por acompañados los documentos con citación; DÉCIMO TERCERO: Que, con fecha 9 de junio de 2017 se citó a las partes a oír sentencia; CONSIDERANDO: DÉCIMO CUARTO: Que, el presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el cual dispone que Los árbitros tendrán el carácter de arbitrador, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno. Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia, disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales; 4

5 DÉCIMO QUINTO: Que, asimismo el presente conflicto de revocación de nombre de dominio se generó a partir del ejercicio de una solicitud de revocación, que encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el cual señala que Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. En este caso se ha ejercido la referida revocación dentro del plazo de publicación de 30 días de inscrito el nombre de dominio en disputa, estando en presencia de una revocación temprana, por lo cual son aplicables los artículos 11, párrafo 3º y 19 de la de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL. De esta manera, la revocación temprana se basa en un interés preferente que el Revocante podrá invocar; DÉCIMO SEXTO: Que, la totalidad de la prueba documental referenciada no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio; DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el objeto del presente juicio arbitral consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho o interés preferente en el nombre de dominio en disputa. Asimismo, para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión y la naturaleza de la expresión en conflicto; DÉCIMO OCTAVO: Que, el interés preferente señalado en el artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL no se encuentra definido en dicho cuerpo legal ni en ningún otro cuerpo legal o reglamentario de NIC Chile, por lo cual se deben tener presente los elementos de hecho y derecho en cada caso al momento de decidir; DÉCIMO NOVENO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. De esta manera, se debe analizar si el nombre de dominio en litigio cumple con los requisitos y condiciones establecidos en este artículo; VIGÉSIMO: Que, la sola inscripción de un nombre de dominio no presenta per se la potencialidad de perturbar, afectar o perjudicar un derecho preexistente de un tercero, salvo en determinadas circunstancias específicas, de manera que es necesario examinar el uso del nombre de dominio en 5

6 cuestión, si lo hay, para decidir si existe o no perturbación, afectación o perjuicio a un derecho. En caso de no existir uso del nombre de dominio como sitio web, es menester recurrir a otros antecedentes para decidir si el nombre de dominio en litigio puede causar una perturbación, afectación o perjuicio a un derecho del Revocante; VIGÉSIMO PRIMERO: Que, desde la perspectiva del uso del nombre de dominio en revocación, a la época de esta sentencia éste no es usado por su Titular, lo que consta a este sentenciador tras haber accedido a la URL ya que se señala que es una página en construcción; VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el Revocante es titular de derechos adquiridos en Chile sobre una marca comercial ya que de acuerdo a la prueba acompañada en autos, ha registrado la marca DR. LEMON bajo el Nº para distinguir productos de la clase 32, los que usa en el mercado en relación a cervezas; VIGÉSIMO TERCERO: Que, el Titular acompañó copia de la solicitud de marca LEE & MON pedida bajo el Nº , para distinguir productos de la clase 32, con exclusión de cerveza, la cual no fue objeto de oposición por parte del Revocante en el período legal correspondiente; VIGÉSIMO CUARTO: Que, a juicio de este sentenciador, la marca DR. LEMON del Revocante presenta diferencias con el nombre de dominio en litigio leemon.cl ya que la marca se lee DOCTOR LEMON en cambio el nombre de dominio en disputa se lee tal como se escribe o incluso LIMON, lo que permite su pacífica coexistencia. Asimismo, el Titular ha presentado certificados emitidos por NIC Chile en que consta su titularidad de los nombres de dominio leeymon.cl y leeandmon.cl, similares al nombre de dominio en litigio; VIGÉSIMO QUINTO: A mayor abundamiento, de la prueba presentada por el Titular consistente en copias de varios nombres de dominio que incluyen el término LEMON a nombre de diferentes titulares, como lemonjuice.cl, lemonlemon.cl, lemonlife.cl, lemonstones.cl, lemonade.cl, es posible observar que dichos nombres de dominio coexisten con la marca DR. LEMON del Revocante; VIGÉSIMO SEXTO: Que, de todo lo señalado anteriormente se desprende que la protección que reciben las marcas comerciales no se puede extender a cualquier expresión distinta de una marca comercial, siendo la similitud, el ámbito de protección y la manera en que se usa en el mercado elementos determinantes para determinar el sentido y el alcance de dicha protección. En el presente caso el Revocante ha indicado ser titular de la marca comercial DR. LEMON. Sin embargo, y como ya se ha señalado, el Revocante no ha logrado probar con la prueba acompañada que dicha marca 6

7 presente estrechas semejanzas con el nombre de dominio en litigio o que sea usada para los mismos productos, lo que le permita mostrar un interés preferente o derecho prioritario sobre el nombre de dominio en litigio. En este sentido, y atendida la prueba acompañada por el Titular consistente en copia de solicitud de marca, se desprende que no será usado para distinguir cervezas, las cuales se encuentran excluídas del ámbito de protección, por lo que este sentenciador entiende que la marca DR. LEMON no reúne los elementos necesarios para que sólo a partir de ella se pudiese revocar la titularidad de un nombre de dominio, sin que existan en autos otros antecedentes que la respalden. Asimismo, tampoco es posible concluir que exista riesgo de confusión entre los usuarios de Internet, ya que no se ha establecido la posibilidad que el público asocie o vincule el nombre de dominio en litigio con la marca del Revocante ni que la mantención de esta asignación del nombre de dominio en litigio a nombre del Titular lesione o afecte la capacidad distintiva de la marca del Revocante; VIGÉSIMO SEXTO: Que, de todo lo expuesto, se debe concluir que no basta una mera similitud de un nombre de dominio con una marca comercial para inmediatamente establecer una perturbación, afectación o perjuicio respecto a esta última y se deduce que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos. En razón de lo anterior, tampoco el registro del nombre de dominio leemon.cl a nombre del Titular es contraria a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil ya que no existe en autos evidencia sobre un aprovechamiento por parte del Titular que tenga como objetivo desviar clientela de un agente de mercado ni es contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión, publicidad o protección al consumidor; VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, existe a favor del titular el denominado principio first come, first served, en virtud del cual la primera persona que realiza la inscripción del nombre de dominio tendrá una opción preferente, el cual debe aplicarse como último recurso y sólo en esos casos en que ninguno de los solicitantes haya demostrado un mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, cuestión que a juicio de este sentenciador sucede en la especie, por lo cual es procedente la aplicación del principio del primero que realizó la inscripción; VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que corresponde rechazar la pretensión del Revocante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los considerandos precedentes, ya que no ha podido demostrar un mejor derecho o interés preferente frente al nombre de dominio en disputa. Y vistos además, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, de NIC Chile, 7

8 RESUELVO: 1) Que se rechaza la demanda de revocación deducida por la parte de SPEED PUBLICIDAD S.A.C.I.F. en contra de don EDUARDO CRUZ SIMS. 2) Se mantiene la asignación del nombre de dominio leemon.cl (Rol Nº 15941) en el actual Titular. 3) Sin costas. Notifíquese la presente sentencia a las partes en el sitio web arbitral y por correo electrónico. La presente resolución es autorizada por las testigos doña Denisse Patricia Pérez Fierro, cédula nacional de identidad Nº y doña Mónica Luisa Toledo Escobedo, cédula nacional de identidad Nº , ambas domiciliados en calle Napoleón 3565, oficina 709, comuna de Las Condes, Santiago. Carmen Paz Álvarez 8

9 Denisse Patricia Pérez Fierro Mónica Toledo Escobedo