Carmen Paz Álvarez Enríquez Juez Árbitro NIC-Chile

Transcripción

1 Sentencia definitiva Arbitraje por nombre de dominio deca-durabolin.cl Titular: JOSE SILVA GONZALEZ Revocante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED Rol Nº Tipo de revocación: Temprana Santiago, 26 de diciembre de VISTOS: PRIMERO: Que, con fecha 30 de agosto de 2016 se creó el expediente por el arbitraje electrónico relativo al nombre de dominio deca-durabolin.cl inscrito por don JOSE SILVA GONZALEZ, domiciliada para estos efectos en 29 Oriente, Cauquenes, Maule, y cuyo revocante es ASPEN GLOBAL INCORPORATED, representada por don Javier Aleuanlli Sánchez, domiciliado para estos efectos en El Regidor 66, piso 19, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago; SEGUNDO: Que, habiéndose abierto la etapa de tachas, éstas se presentaron en tiempo y forma por la revocante; TERCERO: Que, mediante oficio Nº de fecha 2 de noviembre de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile comunicó a la suscrita su designación como árbitro para resolver el conflicto suscitado por la presentación de la solicitud de revocación del nombre de dominio deca-durabolin.cl; CUARTO: Que, con fecha 3 de noviembre de 2016 la suscrita aceptó el nombramiento como árbitro y juró desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible; QUINTO: Que, ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de esta juez árbitro en el período señalado, el que de acuerdo al sistema de NIC Chile finalizó con fecha 11 de noviembre de 2016; SEXTO: Que, con fecha 21 de noviembre de 2016 se efectuó la consignación de los honorarios

2 arbitrales por parte de ASPEN GLOBAL INCORPORATED, la que realizó en tiempo y forma. Por otra parte, RENDIC HERMANOS S.A no informó el pago de los honorarios arbitrales, por lo cual quedó excluido del arbitraje; SÉPTIMO: Que por escrito de fecha 2 de diciembre de 2016, ASPEN GLOBAL INCORPORATED presentó demanda de revocación de nombre de dominio, en los siguientes términos: ANTECEDENTES DE HECHO Que ASPEN GLOBAL INCORPORATED (en adelante e indistintamente ASPEN GLOBAL), constituida en Mauritania, es la subsidiaria de ASPEN PHARMACARE HOLDINGS (en adelante e indistintamente ASPEN), la quinta empresa farmacéutica proveedora de medicamentos genéricos y de marca, más grande del mundo. Que ASPEN GLOBAL fue creada el año 2008 para facilitar la internacionalización del grupo ASPEN, de esta manera, ASPEN GLOBAL es la empresa holding de más de 60 subsidiarias, así como la titular de la totalidad del portafolio de derechos de propiedad intelectual de dichas empresas, incluyendo a más de 80 productos y marcas a nivel mundial. Indica que ASPEN GLOBAL INCORPORATED es la titular en Chile de todas las marcas del grupo ASPEN, y por lo tanto, titular de la famosa marca DECA DURABOLIN. Que ASPEN GLOBAL INCORPORATED es la actual la titular de la marca comercial DECA DURABOLIN, denominativa, registrada ante el Instituto de Propiedad Industrial (INAPI) bajo el número de registro , para distinguir medicinas y preparaciones farmacéuticas para uso humano en la clase 5 del Clasificador Internacional de Niza. Que DECA DURABOLIN es la marca comercial a través de la cual se comercializa uno de los productos farmacéuticos más reconocidos de ASPEN, el cual, corresponde a un compuesto de decanoato de nandrolona, un esteroide anabólico en forma inyectable del éster nandrolona. Añade que el producto DECA DURABOLIN ha sido indicado principalmente para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres post-menopáusicas; para la inducción del apetito y ganancia de tejido magro en casos de pérdida de peso asociada a enfermedades malignas y no malignas; para la promoción del crecimiento de revestimiento en niños con falta de crecimiento; como un anti-catabólico durante el tratamiento prolongado con corticoides o en pacientes de post-operatorios y post-traumatismo (quemaduras, fracturas); entre otros usos clínicos. Que DECA DURABOLIN adicionalmente, es ampliamente conocido dentro de la industria y círculos de personas que practican el físico-culturismo. Que el primer registro marcario en Chile, según la base de datos del INAPI, data del 30 de junio de 1977 y cuya solicitud de registro fue presentada en el año Indica que es este mismo registro marcario el que se ha renovado hasta la actualidad, siendo el antecedente original del registro No , fundante de la presente acción de revocación. 2

3 Que la expresión DECA-DURABOLIN, solicitada como nombre de dominio, evidentemente se ha creado como una referencia directa a la famosa marca DECA DURABOLIN de la revocante. FUNDAMENTOS DE DERECHO Que al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Que de acuerdo a la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP") desarrollada por la Corporación de asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN"), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de solución de conflicto de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Que de acuerdo a los antecedentes expuestos se puede apreciar que la revocante es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos, gozando de una fama dentro de su rubro por sus productos y la calidad de los mismos. OCTAVO: Que, ASPEN GLOBAL INCORPORATED presentó los siguientes documentos con citación: A) Copia de carátula de Consulta de Marca del sitio web de INAPI, de marca DECA DURABOLIN, número de registro B) Copia de carátula de Consulta de Marca del sitio web de INAPI, de registro renovado por registro del punto anterior, de marca DECA DURABOLIN, número de registro , vigente desde 22 de septiembre de C) Copia de carátula de Consulta de Marca del sitio web de INAPI, de registro renovado por registro del punto anterior, de marca DECA-DURABOLIN, número de registro , vigente desde 4 de agosto de D) Copia de carátula de Consulta de Marca del sitio web de INAPI, de registro renovado por registro del punto anterior, de marca DECA-DURABOLIN, número de registro , vigente desde 30 de junio de E) Impresión obtenida del sitio web MIVademecum.com sobre el producto farmacéutico DECA- DURABOLIN. F) Impresión obtenida del sitio web Nomenclator.org sobre el producto farmacéutico DECA- DURABOLIN. G) Impresión obtenida del sitio web farmaciasgaleno.cl, en su sección de vademécum, sobre el producto farmacéutico DECA-DURABOLIN. H) Impresión obtenida del de sitio web medicines.org sobre el producto farmacéutico DECA- DURABOLIN 3

4 I) Impresión obtenida del de sitio web alfabeta.net sobre el producto farmacéutico DECA- DURABOLIN de mi mandante. J) Impresión obtenida del de sitio web Culturismototal.blogspot.cl sobre el producto farmacéutico DECA-DURABOLIN. K) Impresión obtenida del de sitio web 33bodybuilding.com sobre el producto farmacéutico DECA-DURABOLIN. L) Impresión obtenida del de sitio web aspenpharma.com M) Copia de Brochure Corporativo de ASPEN GLOBAL INCORPORATED, con información actualizada hasta el año N) Copias simples de poder especial de ASPEN GLOBAL INCORPORATED, delegación de poderes y certificado de título de abogado. NOVENO: Que, mediante resolución de fecha 12 de diciembre de 2016, se confirió traslado de la presentación de la revocante al titular JOSE SILVA GONZALEZ, el cual fue evacuado en rebeldía; DÉCIMO: Que, con fecha 23 de diciembre de 2016 se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: UNDÉCIMO: Que, el presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el cual dispone que Los árbitros tendrán el carácter de arbitrador, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno. Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia, disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales; DUODÉCIMO: Que, asimismo el presente conflicto de revocación de nombre de dominio se generó a partir del ejercicio de una solicitud de revocación, que encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el cual señala que Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. En este caso se ha ejercido la referida revocación dentro del plazo de publicación de 30 días de inscrito el nombre de dominio en disputa, estando en presencia de una revocación temprana, por lo cual son aplicables los artículos 11, párrafo 3º y 19 de la de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL. 4

5 De esta manera, la revocación temprana se basa en un interés preferente que la revocante podrá invocar; DÉCIMO TERCERO: Que, la totalidad de la prueba documental referenciada no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio; DÉCIMO CUARTO: Que, el objeto del presente juicio arbitral consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Asimismo, para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión y la naturaleza de la expresión en conflicto y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente: DÉCIMO QUINTO: Que, el titular, la parte de don JOSE SILVA GONZALEZ no presentó argumentos ni pruebas respecto a su mejor derecho. De acuerdo al artículo 16 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL sobre efectos de la inactividad procesal, el silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otra; DÉCIMO SEXTO: Que, la revocante, la parte de ASPEN GLOBAL INCORPORATED argumentó ser la quinta empresa farmacéutica proveedora de medicamentos genéricos y de marca, más grande del mundo, titular de la marca DECA DURABOLIN en la clase 5 en Chile; DÉCIMO SÉPTIMO: Que, uno de los objetivos de los nombres de dominio consiste en identificar un determinado producto, servicio o cualquier tipo de organización en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos; DÉCIMO OCTAVO: Que, el interés preferente señalado en el artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL no se encuentra definido en dicho cuerpo legal ni en ningún otro cuerpo legal o reglamentario de NIC Chile, por lo cual se deben tener presente los elementos de hecho y derecho en cada caso; DÉCIMO NOVENO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos 5

6 válidamente adquiridos por terceros. De esta manera, se debe analizar si el nombre de dominio registrado cumple con los requisitos y condiciones establecidos en este artículo. Al respecto, una solicitud de registro de nombre de dominio afectará derechos válidamente adquiridos por terceros cuando concurren los siguientes elementos en forma copulativa al momento de presentarse la solicitud de nombre de dominio: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca, nombre comercial u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; b) Que exista una perturbación, afectación o perjuicio a dicho derecho adquirido o a su libre ejercicio; y c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputados; VIGÉSIMO: Que, la sola inscripción de un nombre de dominio no presenta per se la potencialidad de perturbar, afectar o perjudicar un derecho preexistente de un tercero, salvo en determinadas circunstancias específicas, como por ejemplo, la reproducción exacta o similar de nombres propios de personalidades o de marcas que gocen de notoriedad, entre otros, de manera que fuera de estos supuestos es necesario examinar el uso del nombre de dominio en cuestión, si lo hay, para decidir si existe o no perturbación, afectación o perjuicio a un derecho. En caso de no existir uso del nombre de dominio como sitio web, es menester recurrir a otros antecedentes para decidir si existe perturbación, afectación o perjuicio a un derecho; VIGÉSIMO PRIMERO: Que, la revocante es titular de derechos adquiridos en Chile sobre marcas comerciales ya que ha registrado la marca DECA DURABOLIN en la clase 5 para distinguir medicinas y preparaciones farmacéuticas para uso humano ; VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, de acuerdo a la prueba aportada por la revocante, consistente en publicaciones y registros marcarios, consta que la marca DECA DURABOLIN es una marca que se usa en el mercado para distinguir un producto farmacéutico, por lo cual los usuarios de Internet pensarán y lo asociarán con la revocante, confusión que nuestra legislación intenta evitar al existir normas de protección al consumidor y de resguardo de derechos de propiedad industrial registrados con anterioridad; VIGÉSIMO TERCERO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa deca-durabolin.cl es idéntico a la marca registrada por la revocante. La referida identidad podría inducir a confusión a los usuarios de Internet, por lo que en el caso de autos, corresponde aplicar el criterio de la identidad, en virtud del cual el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo; 6

7 VIGÉSIMO CUARTO: Que, el inciso 3º del artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República señala que Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley y el artículo 19 bis D de la ley Nº de propiedad industrial señala que La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin suconsentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. En el caso de autos, la marca DECA DURABOLIN está contenida en el nombre de dominio en litigio deca-durabolin.cl ; VIGÉSIMO QUINTO: Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se entiende que una marca comercial es un derecho de propiedad industrial que cuenta con protección legal y constitucional y que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en operaciones comerciales, lo que incluye Internet y su uso como nombre de dominio, por lo tanto no puede ser infringida ésta por su inscripción como nombre de dominio por una persona distinta de su titular ya que habría una perturbación, afectación o perjuicio a un derecho adquirido con anterioridad. A mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este sentenciador se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el registro de una marca, así como el legítimo uso de un signo substancialmente similar, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre esta materia; VIGÉSIMO SEXTO: Que, las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, éstas se encuentran en la Ley Nº sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, y las normas sobre principios de competencia leal y la ética mercantil se encuentran en la Ley Nº que regula la Competencia Desleal. En relación a este punto, este sentenciador ha concluido que no existe infracción de dichas normas por el titular, ya que no se ha acreditado en autos un hecho que constituya dicha infracción; VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por otro lado, si bien hay otros principios y derechos que deben tenerse a la vista a la hora de resolver un conflicto por nombres de dominio, como el principio del first come, first served, a juicio de este sentenciador la existencia de derechos válidamente adquiridos por un tercero, en atención a la circunstancias ya explicadas, debe primar en este caso en particular; 7

8 Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que corresponde acoger la pretensión de la revocante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los considerandos precedentes; Y vistos además, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, de NIC Chile, RESUELVO: 1) Que se acoge la demanda de revocación temprana deducida por la parte de ASPEN GLOBAL INCORPORATED en contra de don JOSE SILVA GONZALEZ; 2) Se revoca la asignación del nombre de dominio deca-durabolin.cl.cl en el actual titular y se asigna el nombre de dominio a favor de ASPEN GLOBAL INCORPORATED 3) Sin costas. Notifíquese la presente sentencia a las partes en el sitio web arbitral y por correo electrónico. La presente resolución es autorizada por las testigos doña Denisse Patricia Pérez Fierro, cédula nacional de identidad Nº y doña Mónica Luisa Toledo Escobedo, cédula nacional de identidad Nº , ambas domiciliados en calle Napoleón 3565, oficina 709, comuna de Las Condes, Santiago. Carmen Paz Álvarez 8

9 Denisse Patricia Pérez Fierro Mónica Toledo Escobedo