Gabriela Paiva Hantke TRIBUNAL ARBITRAL

Transcripción

1 Sentencia. Nombre de dominio en revocación: boticapop.cl TITULAR: Eduardo A. Arancibia Díaz REVOCANTE: SALCOBRAND S.A. EXPEDIENTE Rol Nº: 8944 Tipo de revocación: Temprana En Santiago a 22 de Marzo de 2016, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver sobre solicitud de revocación respecto del nombre de dominio boticapop.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en virtud de la Reglamentación de NIC Chile he asumido. Son parte en autos, Titular Eduardo A. Arancibia Díaz y, por la otra Revocante SALCOBRAND S.A., representado por el abogado Bernardo Serrano Spoerer, quien confiere poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión Fernando Venegas Calderón, Claudia Varas Sepúlveda, Gabriel Venegas Labra, Alexandra Howard Turcios y Marion Ortiz Patiño todos con domicilio en Avenida Alonso de Córdova 5151, Piso 8. Comuna de las Condes, Santiago. VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES: 1. Que, con fecha 14 de Diciembre de 2015, se inició el expediente arbitral electrónico, relativo al nombre de dominio boticapop.cl, inscrito por Eduardo A. Arancibia Díaz, y respecto del cual fue interpuesta una solicitud de revocación por parte de SALCOBRAND S.A. 2. Que, mediante Oficio Nº del 04 de Enero de 2016, del Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto en la solicitud de revocación señalada en el número anterior, de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron; 3. Que, con fecha 05 de enero de 2016 este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y, juró desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible; 4. Que, ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de este juez árbitro en el término establecido para ello. 5. Que, con fecha 12 de Enero de 2016, dentro de plazo, la parte revocante informó del pago del costo del arbitraje de la referencia mediante expediente electrónico, el cual fue validado por el árbitro. 6. Que, con fecha 22 de Enero de 2016, se dio inicio a la etapa de demanda. 7. Que, con fecha 22 de Enero de 2016 la parte titular ingresó el siguiente mensaje: No entiendo este conflicto. Solicité el dominio boticapor.cl porque estaba disponible y no había objeción. Ahora bien, al surgir alguna objeción, ara asunto tan solo de que me lo hicieran saber directamente y yo estaba dispuesto a prescindir de ese nombre de dominio que aún no he utilizado. No veo para qué darle tantas vueltas al asunto. Atentamente, Eduardo Arancibia Díaz. 8. Que, con fecha 26 de Enero de 2016, dentro del plazo señalado, la parte revocante ingresó demanda de revocación de nombre de dominio en el expediente electrónico. 9. Que, con fecha 29 de Enero de 2016, el juez árbitro resolvió tener por presentada demanda de revocación en nombre de dominio boticapop.cl y por acompañados documentos con citación excepto letra a), por lo cual se otorga traslado de 5 días para que acompañe el documento enunciado, y otorgó traslado por 10 días de acuerdo al artículo 23.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL del Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL de NIC Chile a la parte revocada. A presentación de la parte revocada se resuelve, debido a que el arbitraje se encuentra en Etapa de Demanda, se debe re-ingresar la contestación de la demanda o cualquier escrito en la etapa procesal correspondiente, esto es en la etapa de Contestación una vez que el árbitro haya evacuado traslado. Por lo cual la parte revocada debe estar atenta a las

2 resoluciones que se ingresarán al expediente arbitral electrónico e ingresar al expediente la contestación cuando corresponda. Para mayor antecedentes revisar la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL en el siguiente enlace: RCAL.html 10. Que, con fecha 29 de Enero de 2016 se da inicio a la etapa de Contestación. 11. Que, con fecha 29 de Enero de 2016, la parte titular ingresa el siguiente mensaje al expediente electrónico: Reitero lo expuesto por mí el 14 de diciembre: solicité el registro boticapop.cl porque no había impedimento para ese nombre de dominio; ahora bien, si hubiere algún problema con el nombre, era cuestión de avisarme solamente y yo gentilmente renunciaba a tal nombre de dominio que, por lo demás, no he usado todavía. 12. Que, con fecha 02 de Febrero de 2016 el juez árbitro resolvió: SE RESUELVE: A presentación de la parte revocante se solicita aclarar su postura frente a la controversia por el nombre de dominio boticapop.cl, indicando si desiste de la titularidad del dominio boticapop.cl, o bien presente argumentos para su defensa, dentro del plazo de contestación, esto es hasta el 8 de Febrero de Que, con fecha 22 de Febrero de 2016 el juez árbitro resolvió: SE RESUELVE: Que vencido el plazo otorgado no se recibió presentación alguna de la parte revocada. 14. Que, con fecha 02 de Marzo de 2016 el juez árbitro resolvió declarar cerrado el debate por la solicitud de revocación del dominio y citar a las partes a oír sentencia, de acuerdo a la Reglamentación que dispone que vencido el plazo de la etapa de demanda, contestación y prueba, el árbitro declarará cerrado el debate y el proceso quedará en estado de sentencia. 15. Que, con fecha 15 de marzo de 2016 el juez árbitro resolvió: VISTOS: 1.- Que con fecha 29 de Enero de 2016 el juez árbitro otorgó plazo de 5 días para que la parte revocante acompañe poder de representación. 2.- Que la parte revocante indicó algunos dominios en la demanda, sobre los cuales dice tener la titularidad. SE RESUELVE: Dar curso a las siguientes medidas para mejor resolver: 1.- Medida para mejor resolver para que la parte revocante acredite dentro del plazo de 3 días corridos su poder y para ello acompañe al expediente electrónico poder de representación al cual alude en su presentación. 2.- Se ordena se practique medida para mejor resolver respecto de los dominios a que se refiere en revocante en su demanda, siendo estos botica.cl, labotica.cl y, la boticasalcobrand.cl a fin de determinar los titulares de dichos dominios, para que se practique inspección personal del tribunal al sitio web a fin de verificar si dichos dominios se encuentran inscritos y en tal caso cual es su titular y los datos respectivos. Practicada la medida se dará traslado a las partes por un término de tres días corridos para que realicen sus observaciones. 16. Que, con fecha 15 de Marzo de 2016 la parte revocante ingresó poder de representación y posteriormente con fecha 17 de Marzo de 2016 el juez árbitro resolvió tenerlo por acompañado. 17. Que, con fecha 17 de Marzo el juez árbitro procede por parte del tribunal arbitral a practicar la medida para mejor resolver: De las medidas practicadas se puede apreciar que los dominios botica.cl, labotica.cl y laboticasalcobrand.cl tienen como titular SALCOBRAND S.A., la parte revocante del arbitraje en autos. POR TANTO Notifíquese a las partes del resultado de la presente medida a través del sitio web arbitral y se otorgan 3 días corridos para observaciones o comentarios de cualquiera de las partes. 18. Que, vencido el plazo ninguna de las partes presentó observaciones o comentarios a la medida para mejor resolver realizada. 19. Que, en resumen los argumentos esgrimidos por parte revocante son los siguientes: I. Que, encontrándome dentro de plazo y, en virtud de lo dispuesto en los puntos 18 y 19, correspondientes a la Reglamentación para el Funcionamiento de Nombres de Dominio CL, así como lo dispuesto en La Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio CL, ambas elaboradas por NIC Chile, vengo en presentar demanda de revocación de nombre de dominio

3 boticapop.cl, en contra de su titular EDUARDO A. ARANCIBIA DÍAZ, ignoro RUT y domicilio, solicitando que en consideración a los argumentos que exponemos en el cuerpo del libelo, se revoque la presente asignación y sea concedida en favor de mi representada, SALCOBRAND S.A. II. La doctrina de nuestro país, en forma reiterada y desde hace ya varios años, ha establecido que una mayor efectividad en el intercambio de información de las empresas e instituciones con sus potenciales clientes depende de la utilización como dirección de un nombre de dominio que contenga la marca o denominación comercial de la compañía u otra designación propia de la misma. Por otro lado, y más allá de la génesis o naturaleza jurídica que tienen los nombres de dominio, los mismos presentan en la actualidad gran relevancia en el comercio, pues como todo signo distintivo, categoría doctrinaria que agrupa también a las marcas comerciales, constituyen una forma de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios ofrecidos a los usuariosconsumidores en un mercado virtual como resulta ser hoy internet. III. Los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser asignados a un sólo titular, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito de los registros marcarios, los que pueden ser concedidos a diversos titulares no sólo para clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza, sino también dentro de una misma clase cuando los productos no dicen relación entre sí. IV. En consecuencia, la presente asignación puede llevar a toda suerte de confusiones o errores a los usuarios de las redes, quienes podrían direccionarse, sin pretenderlo, a un nombre de dominio ajeno a mi representada, en la creencia errada de que se trata de un sitio web de SALCOBRAND S.A. en atención al posicionamiento en el mercado que han realizado mis representados de la palabra BOTICA, gracias a sus marcas LA BOTICA SALCOBRAND, SB LA BOTICA SALCOBRAND y a sus nombre de dominio LABOTICA.CL, LABOTICASALCOBRAND.CL, BOTICA.CL, que han permitido acuñar el término en la mente de sus consumidores. V. I.1) Existencia de un interés preferente. Conforme a todo lo señalado precedentemente, no queda sino buscar las normas que puedan aplicarse para la resolución del nombre de dominio asignado. En este sentido, sin duda, las más importantes se encuentran dadas en los puntos 18 y siguientes de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, ordenamiento local que encuentra como fuente las reglas establecidas en la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (en adelante indistintamente UDRP ). Es así que en su punto 19, señala la aludida Reglamentación de NIC lo siguiente: 19. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. VI. Pese al tenor literal de la norma señalada, no existe en la Reglamentación de NIC una definición de interés preferente, con lo cual se trata de una interrogante que debe ser siempre dilucidada caso a caso. De acuerdo a las definiciones elaboradas por la Real Academia Española de la Lengua, podemos indicar que la expresión interés tiene como primera acepción provecho, utilidad, ganancia, en tanto que preferente corresponde a quien tiene preferencia o superioridad sobre algo, revelando la combinación de ambas expresiones un aprovechamiento de tipo económico y, por ende, de preeminencia comercial. VII. Asimismo, consultados distintos cuerpos legales en busca de alguna definición legal que nos ayude a ilustrar este concepto, nos encontramos con la Ley N , que establece las bases sobre los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado, y que en su Artículo 21, define a los interesados en un procedimiento administrativo. De acuerdo a esta norma, ostentan dicha calidad: 1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos. 2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Al respecto se citan fallos de los sres Arbitros Marcos Morales Andrade, Claudio Ossa Rojas y Manual Bernet Páez. VIII. De este modo, el hecho que el nombre de dominio boticapop.cl haya sido asignado al demandado, no es óbice para alegar la existencia de un derecho anterior sobre el dominio en disputa, puesto que si bien éste ha ingresado a su patrimonio, ha sido de forma precaria, en virtud de lo prescrito en los artículos 1490 y 1491 de nuestro Código Civil. IX. En adición a todo lo que se ha venido señalando, debemos hacer presente que las normas UDPR establecen con absoluta claridad la importancia del interés preferente, establecido en favor de quien se presenta en el mercado con un derecho preexistente como es el registro de una marca comercial, y que es conocido en el comercio precisamente bajo dicho signo distintivo. Así, la asignación, en caso

4 de existencia de conflicto respecto de un nombre de dominio, se deberá otorgar a quien demuestre tener el aludido interés preferente que en el caso de autos, sin lugar a dudas, es mi representada. X. Ahora bien, efectivamente y tal como quedará acreditado mediante la documentación acompañada en el primer otrosí de esta presentación, mi representada es quien sin duda ostenta el interés preferente a que se refiere la Reglamentación elaborada para solucionar este tipo de controversias por parte de NIC Chile, toda vez que ha sido mi representada, SALCOBRAND S.A. -importante cadena de farmacias del país, y quien la ha transformado en una marca conocida, valiosa y de connotado renombre a nivel nacional, para distintas clases y tipos de productos y servicios- quien acuño el concepto contemporáneo de BOTICA, al crear la BOTICA SALCOBRAND, que consiste es una farmacia ambientada en el Chile antiguo, que surgió como iniciativa de las farmacias Salcobrand para hacer un aporte a la conmemoración del Bicentenario de nuestro país. Nace como fruto de un largo esfuerzo de la empresa por valorar y rescatar parte de nuestra historia y patrimonio cultural, transformando así, la farmacia que se conoce hoy, en la Botica de Chile del ayer. XI. Por lo demás, no debemos perder de vista el hecho incuestionable que el signo BOTICA se encuentra íntegramente comprendido en el nombre de dominio solicitado, sin que el término POP, lo haga diferente con el dominio y que tiene registrado mi mandante en NIC Chile. Lo anterior, no hace más que reforzar el interés preferente de mi mandante sobre el nombre de dominio en disputa. XII. Mi mandante ya sea directamente como SALCOBRAND S.A., es en la actualidad titular de diversas marcas comerciales que demuestran el interés preferente sobre el nombre de dominio salcobrand.cl, tales como: - Registro N , marca LA BOTICA SALCOBRAND (denominativa), para distinguir determinado servicios en Clase 35; - Registro N , marca SB LA BOTICA SALCOBRAND (mixta), para distinguir determinados servicios en Clase 35; XIII. XIV. XV. XVI. XVII. De este modo, debemos tener presente la regla establecida en el artículo 14 de la Reglamentación NIC, que dispone que será responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros En el caso de autos, es incuestionable que los distintos registros de la expresión BOTICA y sus derivados a nombre de mi representada, constituyen un derecho válidamente adquirido por SALCOBRAND S.A. (en los términos de la regla décimo cuarta antes citada), con anterioridad a la inscripción del dominio por parte del demandado, debiendo en consecuencia la Sra. Árbitro dar lugar a la demanda y ordenar la inscripción del dominio salcobrandchile.cl a mi mandante. Cabe recordar en este punto los razonamientos seguidos por otros fallos arbitrales ante fundamentos similares a los esgrimidos en esta demanda. En este sentido, por ejemplo, el Sr. Árbitro don Gonzalo Navarro, en el expediente Rol N 6096, mediante sentencia de fecha 14 de agosto de Antes de continuar, debemos destacar lo resuelto por el Sr. Árbitro Alberto J. Cerda Silva, en fallo emanado expediente rol 6406, de fecha 16 de septiembre de 2015, donde frente a la demanda de revocación del dominio titaniumservice.cl, intentada por el titular de la marca TITANIUM. No pasará inadvertido a la Sra. Árbitro que entre la marca famosa y notoria de la cual mi representada es titular y el nombre de dominio cuyo registro se pretende, existe una innegable identidad fonética y también gráfica, sin que la adición del término POP pueda desvirtuarlo. A su vez es absolutamente necesario evitar que se asocien las marcas famosas y notorias de mi mandante SALCOBRAND, al contenido o a los productos y servicios que se puedan llegar a ofertar o exponer en el sitio web boticapop.cl, para así resguardar los intereses y el prestigio de mi representada tal como lo ha fallado la reiterada jurisprudencia de distintos árbitros sobre esta materia. Especialmente ilustrador para el presente caso resulta la revocación del nombre de dominio serviciostopcolor.cl ejercida por el titular de la marca TOPCOLOR, donde el árbitro Sr. Marcos Morales Andrade, en el expediente Rol N 1111 dictó sentencia el 6 de agosto de 2015.

5 XVIII. XIX. XX. Por otro lado, reafirma todo lo que se ha venido diciendo lo resuelto en los autos relativos a la revocación del nombre de dominio cruzadosporsiempre.cl, N 6928, en sentencia de fecha 8 de noviembre de Por otro lado, debemos mencionar que SALCOBRAND S.A., además de las marcas que incluyen la denominación BOTICA, es propietaria de nombres de dominio que la incluyen. Por lo mismo, se hace aún más evidente, el interés preferente y la vulneración a lo dispuesta en el Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Los dominios a los cuales se hace referencia son: Botica.cl Labotica.cl Laboticasalcobrand.cl Esto permite demostrar de manera todavía más clara el interés preferente en el nombre de dominio salcobrandchile.cl que le asiste a mi representada, debiendo entonces precaverse situaciones de error entre los usuarios de internet, mediante la asignación del nombre de dominio a SALCOBRAND S.A. SALCONBRAND S.A. tiene un interés preferente frente al nombre de dominio en disputa, por sobre su actual titular, en atención a las múltiples marcas y nombres de dominio registrados con el concepto BOTICA. POR TANTO, en virtud de lo dispuesto en los puntos 18 y 19, correspondientes a la Reglamentación para el Funcionamiento de Nombres de Dominio CL, así como lo dispuesto en La Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio CL, elaborados por NIC Chile; A UD. PIDO: Tener por interpuesta demanda de revocación en virtud de un interés preferente por el nombre de dominio boticapop.cl, en contra del primer solicitante EDUARDO A. ARANCIBIA DÍAZ, solicitando desde ya, acogerla en todas sus partes y, como consecuencia declarar, sobre la base de los argumentos presentados, la existencia de un interés preferente en favor de mi representado SALCOBRAND S.A., cancelando su asignación y reasignando dicho dominio sub lite a mi representado. 20. Que por la parte revocante, se tienen por acompañados los siguientes documentos: 1. Poder otorgado por SALCOBRAND S.A. al suscrito, entre otros, y que me habilita para representarla. 2. Copia fotostática de la página de Inapi, donde constan una serie de registros de SALCOBRAND y sus derivados, a nombre de SALCONBRAND S.A. 21. Que de la parte revocada solo se recibieron los siguientes comentarios: I. No entiendo este conflicto. Solicité el dominio boticapop.cl porque estaba disponible y no había objeción. Ahora bien, al surgir alguna objeción, ara asunto tan solo de que me lo hicieran saber directamente y yo estaba dispuesto a prescindir de ese nombre de dominio que aún no he utilizado. No veo para qué darle tantas vueltas al asunto. II. Que solicitada dicha parte aclarar su y presentar sus argumentos y pruebas reiteró lo expuesto en los términos siguientes: Reitero lo expuesto por mí el 14 de diciembre: solicité el registro boticapop.cl porque no había impedimento para ese nombre de dominio; ahora bien, si hubiere algún problema con el nombre, era cuestión de avisarme solamente y yo gentilmente renunciaba a tal nombre de dominio que, por lo demás, no he usado todavía. CONSIDERANDO: 1.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombre de Dominio.CL de NIC Chile, en su artículo 14, señala que Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. 2. Que la Reglamentación establece un plazo de 30 días para las revocaciones que invoquen un interés preferente y así el artículo 19 de la Reglamentación dispone: Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente.

6 3. Que, la solicitud de revocación fue presentada dentro del plazo de publicación de 30 días establecido en el artículo 19 ya referido, por lo que el revocante puede invocar un interés preferente. 4. Que, la parte revocante SALCOBRAND S.A. es titular de registros marcarios LA BOTICA SALCOBRAND en clase 35 y la marca SB LA BOTICA SALCOBRAND en clase 35, ambas en Chile, en base a las cuales alega su interés preferente. 5. Además de acuerdo a la medida para mejor resolver la parte revocante es titular de los nombres de dominio botica.cl, laboticasalcobrand.cl y labotica.cl. Que otorgado plazo para observaciones a la medida para mejor resolver practicada en autos, dentro de dicho plazo ninguna de las partes presentó observaciones. 6. Que, la parte revocada no acreditó poseer ningún registro marcario u otro interés preferente sobre el dominio objeto de este arbitraje. 7. Que la parte revocante se ha identificado y publicitado ampliamente bajo los términos Botica Salcobrand y La Botica Salcobrand de manera que resulta ser reconocida por el público consumidor. 8. Que, el dominio boticapop.cl, objeto de este arbitraje, resulta muy similar a la marca registrada LA BOTICA SALCOBRAND, cuyo titular es la parte revocante que ha acreditado un interés preferente en calidad de titular de la marca registrada LA BOTICA SALCOBRAND. 9.Que además el dominio en disputa resulta muy similar a los dominios ya registrados y que opera la parte revocante, siendo estos botica.cl, entre otros. 10.Que por otra parte, la parte revocada manifestó su falta de interés por el nombre de dominio, señalando su disponibilidad para renunciar al dominio, y que a nueva resolución del árbitro para que aclarara lo expuesto y presentara sus argumentos y pruebas reiteró iguales dichos, y no presentó argumentos ni pruebas durante el plazo respectivo, sino la respuesta ya indicada y reiterada. 11. Que, en mérito de lo expuesto al haberse alegado y acreditado efectivamente dentro del plazo del artículo 19 de la Reglamentación la existencia de un interés preferente de la parte revocante consistente en ser el titular de los registros marcarios para la marca LA BOTICA SALCOBRAND y los nombres de dominio indicados, unido a la amplia publicidad realizada con dichos nombres y marcas, y reconociendo la propia voluntad de la parte revocada en cuanto a su intención de renunciar al nombre de dominio, reiterada en autos. SE RESUELVE: Se asigna el dominio boticapop.cl a la parte revocante SALCOBRAND S.A. y en su oportunidad procédase al cierre y archivo del expediente electrónico. Notifíquese la presente sentencia al Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile a través del sitio web arbitral y, a las partes en el sitio web arbitral y por correo electrónico. Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut: y doña Dominique Günther Figueroa, Rut: , ambas de mi mismo domicilio.