CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile

Transcripción

1 CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile En Santiago de Chile, a seis de octubre del año dos mil diecisiete. VISTOS: Que en la causa, expediente Rol número dieciocho mil noventa y seis del año dos mil diecisiete, sobre el nombre de dominio constructoralevel.ci iniciada por la revocante EURO RENTAS S.A. representada por Sargent & Krahn contra el actual titular del dominio don SEBASTIÁN IRIBARREN-DAHER con fecha once de agosto de dos mil diecisiete fui designada juez árbitro y con fecha doce de agosto acepté el encargo. Que con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete la revocante pagó los honorarios arbitrales, e informó los datos para la facturación de los honorarios, y el pago de los honorarios fue validado el veintinueve de agosto. Que el primero de septiembre del presente, compareció don ALFREDO MONTANER LEWIN, abogado, en representación, de la revocante EURO RENTAS S.A., ambos domiciliados para estos efectos en Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago; e interpuso demanda de revocación contra el actual titular don SEBASTIÁN IRIBARREN-DAHER, solicitando le sea asignado el dominio constructoralevel.ci a su representada por tener derechos preferentes sobre él. Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho: Que la revocante EURO RENTAS S.A. es una empresa dedicada al arrendamiento de bienes inmuebles, nacida en Chile, el año Para ello contrata profesionales dedicados a mejorar la experiencia de arriendo, denominados Property Manager. Que la revocante, dice, se relaciona con el grupo de empresas EURO CORP, dedicadas precisamente al rubro inmobiliario, incluyendo el servicio de construcción. Que la revocante es dueña de la marca LEVEL en Chile, conforme a los siguientes registros: Registro N , "LEVEL", denominativa, para distinguir "Agencias de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; servicios de agencias

2 r inmobiliarias; administración de bienes inmuebles; arrendamiento con opción de compra [Ieasing]; arrendamiento de bienes inmuebles; corretaje de bienes inmuebles. Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con todos los servicios anteriormente mencionados" en la clase 36. Registro N , "LEVEL", denominativa, para distinguir servicios en Ola clase 43. Registro N , "LEVEL BY EURO", mixta, para distinguir servicios en la clase 36. Registro N , "LEVEL BY EURO", mixta, para distinguir servicios en la clase 43.~ Que, señala, dichas marcas LEVEL, son famosas y notorias y están relacionadas con la revocante. Que además es titular de dominios que comprenden la palabra LEVEL, como LEVELEURO.CL Que el dominio comprende íntegramente la marca LEVEL de manera que mantener el dominio en el actual titular producirá confusión en el público consumidor y dilución marcaria. Que cita el artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile; el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; el criterio de la ICANN y de la OMPI; el artículo 20 del Reglamento de NIC Chile; el Criterio de la Notoriedad de la Marca Comercial; el Uso efectivo del signo "LEVEL" en Internet; los artículos 6, 8 Y 10 bis del Convenio de Paris; El Legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; el Criterio de la Identidad; jurisprudencia aplicable; y que, sostiene, tampoco es aplicable en este caso el Principio "First come first served"; ya que ha acreditado tener interés preferente sobre el dominio. Que en el primer otrosí, la revocante acompañó con citación los siguientes documentos: Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en la demanda. Copia simple del certificado de titularidad del nombre de dominio individualizado la demanda. Impresión del sitio web de la revocante, en el que se puede apreciar información sobre sus actividades relacionadas con el rubro inmobiliario. Impresión de la búsqueda en el sitio Google de la expresión "EURO RENTAS S.A.", en la que se aprecia que los primeros resultados aluden a los servicios que presta la revocante a través de sus marcas "LEVEL".

3 r Impresión del sitio web de Grupo EURO CORP, en el que se aprecian los distintos rubros que se abarcan por las empresas relacionadas a la revocante. Copia de la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.ci Copia de la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio colocolodetodos.ci Copia de la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio promain.cl Copia del poder otorgado por EURO RENTAS S.A. en favor de Sargent &~Krahn. Copia del poder otorgado por Sargent & Krahn a favor del compareciente. Que en el segundo otrosí, solicitó tener presente que en su calidad de abogado asumía el patrocinio de esta causa. Que mediante resolución de fecha primero de septiembre del año dos mil diecisiete, se proveyó la demanda presentada por la revocante, a lo principal, traslado; al primer otrosí, por acompañados los documentos con citación; al segundo otrosí, téngase presente; y se ordenó la notificación de la presente resolución. Que el catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, compareció el actual titular del dominio don SEBASTIÁN IRIBARREN-DAHER, domiciliado en Santa Magdalena Sofía 781, comuna de Las Condes y solicitó rechazar la demanda interpuesta por la revocante por los siguientes fundamentos: Que registró el dominio constructoralevel.ci para distinguir su sociedad de responsabilidad limitada, constituida el 26 de mayo de 2017, llamada "Constructora Level Limitada" dedicada el giro de construcción de piscinas, remodelación de interiores, instalaciones de deck, iluminación de jardines, la ampliación y remodelación de cocina, baños, oficinas, pérgolas, quinchos, terrazas, piscinas, techumbre, fachadas, remodelación de interiores, arquitectura y diseño. Que usó la expresión LEVEL para destacar la calidad y el nivel de sus servicios. Que, sostiene, los giros de las partes son diferentes, ya que la revocante se dedica a la actividad inmobiliaria; en cambio, el actual titular a la construcción; de manera que el argumento de la revocante en orden a tener un interés preferente en base a sus marcas LEVEL, no sería efectivo.

4 r Que la palabra LEVEL es un término en inglés, que significa nivel y por lo tanto, es descriptiva y genérica. Que existen varios nombres de dominio que incluyen la expresión LEVEL, de manera que, dice, la revocante no puede pretender tener derechos exclusivos sobre la expresión LEVEL. Que, sostiene, los resultados de búsquedas en Google que hace valer la revocante, no dicen relación con el dominio constructoralevel.ci sino que más bien con el nombre de la revocante EURO RENTAS S.A. Que es efectivo que al ingresar la palabra LEVEL en Google, aparece en primer lugar la revocante con el nombre pero ello se debe a un servicio que las empresas pueden pagar para aparecer en primer lugar, a través del servicio GoogleAdwords. Que los dominios constructoralevel.cl y leveleuro.cl son diferentes y las páginas también señalan servicios distintos, de manera que no habrá confusión en el público consumidor. Que los derechos marcarios que alega la revocante no le dan derecho al nombre de dominio, ni viceversa, el tener nombres de dominio tampoco significa tener derechos marcarios. Que al registrar el dominio constructoralevel.ci se actuó de buena fe y no hay entonces un acto de competencia desleal. Que con respecto al criterio de la Notoriedad de la Marca, sostiene que no opera en este caso, ya que la marca notoria de la revocante no es LEVEL sino que EURO, como consta en las búsquedas que realizó en Google en base a las palabras EURO RENTAS S.A. Que el argumento del artículo 8 del Convenio de París, debe, sostiene, ser usado a favor del actual titular, ya que él es socio en la empresa CONSTRUCTORA LEVEL LIMITADA. Que cita el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad econormca conforme al artículo 19 N 21 de la Constitución Política de la República. Que cita el derecho de propiedad del artículo 19 N 24 de la Constitución Política de la República sobre los derechos personales surgidos del contrato con NIC Chile. Que en el primer otrosí, el actual titular acompañó los siguientes documentos: 1.- Boleta de dominio constructoralevel.ci 2.- Certificado de titularidad.

5 3.- Certificado de vigencia de CONSTRUCTORA LEVEL LTOA. 4.- Estatutos actualizados de CONSTRUCTORA LEVEL LTOA. 5.- Impresión de la página web de Facebook "constructoralevel" 6.- Impresión de la página web nic.ci de distintos dominios con la palabra level 7.- Impresión de la página web en donde en buscador Google se ingresa el patrón de búsqueda "Ievel", se destaca la palabra "anuncio". 8.- Impresión de la página web en donde se demuestra la existencia y funcionamiento de la plataforma Google AdWords, donde destaca la palabra "anuncio". 9.- Impresión de la página web de constructoralevel.ci en construcción Impresión de la página web nic.ci donde consta que constructoralevel.cl es el único registrado Impresión de la página web de INAPI donde consta la declaración de la institución aludida en la contestación de demanda Impresión de páginas web que contienen la palabra genérica level Privilegio de pobreza. Que en el segundo otrosí, el compareciente solicitó tener presente que confirió patrocinio y poder a la abogada de las Clínicas Jurídicas para Empresas de la Universidad Finis Terrae doña Anny Karina Carvajal Vivanco con todas las facultades del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Que mediante resolución de fecha quince de septiembre del presente, se proveyó el escrito de contestación de demanda presentada por el actual titular con fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete; a lo principal, téngase por contestada la demanda; al primer otrosí, por acompañados los documentos con citación; al segundo otrosí, téngase presente; y se ordenó la notificación de la presente resolución. Que mediante resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete se citó a las partes a oír sentencia, y se notificó esta resolución. Que con fecha veintiuno de septiembre del presente, la revocante presentó un escrito y el actual titular presentó dos escritos, los que fueron todos proveídos mediante resolución de fecha veinticuatro de septiembre, con un téngase presente respectivamente. Que la revocante en su escrito de fecha veintiuno de septiembre del presente, sostiene que si se coloca la palabra CONSTRUCTORA LEVEL en Google aparece en los resultados la revocante. De manera, que efectivamente en Google hay prueba de su notoriedad y fama y que la actividad inmobiliaria está íntimamente vinculada a la construcción. Que, ha invertido dinero en posicronar su marca LEVEL y que su demanda de revocación no tiene por fin afectar el desarrollo de la actividad económica del actual titular sino proteger sus derechos e inversiones.

6 Que su derecho es anterior y preferente y que no es aceptable el argumento del actual titular de tener derechos de propiedad sobre los derechos personales que surgen del contrato con NIC Chile, ya que sólo por ley se puede adquirir propiedad, conforme a los modos de adquirir el dominio que señala la ley, que no es el caso de la Reglamentación de NIC Chile. Que no es aceptable aplicar el Principio "First come first served" ya que ha acreditado, sostiene, tener derechos preferentes sobre el dominio. Que a su vez el actual titular en sus dos escritos de esa misma fecha sostuvo que el escrito de la revocante de esa fecha, al haber sido presentado con posterioridad a la contestación de demanda, constituye una réplica lo cual estaría reñido con el artículo 23.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombre de Dominio.Cl y que por lo tanto, que dichas observaciones no deben ser consideradas; y en el otro escrito, sostiene que la jurisprudencia citada por la otra parte en su escrito dice relación con el voto minoritario de una sentencia. CONSIDERANDO: Que conforme a la letra d) del punto 6 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.Cl: "6. Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio. Ci: Declara que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero;" Que la revocante EURO RENTAS S.A., ha demandado la revocación del dominio constructoralevel.cl argumentando básicamente tener derechos preferentes sobre el dominio en base a marcas comerciales registradas previamente sobre la palabra level así como la titularidad del nombre de dominio leveleuro.cl que contiene dicha palabra. Que el dominio, CONSTRUCTORAlEVEL.Cl, dice, no tiene ninguna agregación que le de distintividad y habrá entonces confusión en el público consumidor, considerando la fama y notoriedad de la revocante, la que se dedica a la actividad del rubro del arrendamiento de inmuebles. Que para acreditar los hechos que esgrime, la revocante ha probado su propiedad industrial mediante los títulos marcarios respectivos, así como el registro de dominio que indica.

7 Que también la revocante ha acreditado que ha hecho un uso legítimo y efectivo de sus marcas LEVEL en el mercado y en Internet mediante copia de su página web, material publicitario, noticias, e imágenes, lo que demuestra que ha usado su marca. Que además, acompañó documentos para acreditar la presencia de sus marcas en Internet, incluyendo resultados de búsquedas en Google. Que por su parte, el actual titular, don SEBASTIÁN IRIBARREN-OAHER, contestó la demanda solicitando su rechazo, fundando su defensa básicamente en que tiene intereses sobre el dominio constructoralevel.cl porque es socio de la sociedad CONSTRUCTORA LEVEL LTOA. creada en mayo de este año dedicada al giro de la construcción. De manera que tiene intereses protegidos por la libertad para desarrollar una actividad económica, y no habrá confusión en el público consumidor porque los giros de las partes son diferentes y los contenidos de los sitios web serían entonces distintos. Que, señala, las marcas LEVEL de la revocante no importa tener per se derechos preferentes sobre el dominio, ya que la expresión LEVEL es descriptiva y genérica, y es de uso común, acompañando antecedentes de existir varios nombres de dominio.cl que incluyen la palabra LEVEL. Que apreciando todos los antecedentes probatorios aportados por la revocante, es posible advertir que ella tiene efectivamente derechos marcarios sobre la expresión LEVEL, para las clases de servicios que distingue, estas son: las clases 36 y 43; Y que también es efectivo que ha difundido sus marcas LEVEL en Internet y en el mercado. Sin embargo, es también un hecho probado de la causa, que el actual titular don SEBASTIÁN IRIBARREN-OAHER es socio de la sociedad CONSTRUCTORA LEVEL LTOA, Y que, por lo tanto, el nombre de dominio fue registrado de buena fe con la finalidad de distinguir su actividad económica, usando la expresión CONSTRUCTORA, porque ese es su giro, y luego la palabra LEVEL, para dar la idea de un buen nivel de servicio. Que para los efectos de resolver este juicio de dominios es menester determinar si las partes tienen derechos sobre el dominio y en ese caso, si tales derechos son equivalentes o no. En Justicia y equidad, esta árbitro arbitradora estima que ambas partes tienen efectivamente derechos e intereses legítimos sobre el dominio: la revocante en cuanto tiene derechos marcarios en la expresión LEVEL en las clases registradas, en las clases 36 y 42 Y para su giro INMOBILIARIO; y el actual titular del dominio en cuanto registra el nombre de dominio amparado en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, y lo hace aludiendo a su giro de la construcción bajo la palabra CONSTRUCTORA.

8 Que tales derechos, jurídicamente son equivalentes, ya que la revocante tiene derechos de propiedad industrial amparados constitucionalmente y por su parte el actual titular tiene el derecho a desarrollar libremente una actividad económica, la que también está amparada a nivel constitucional. Que de los antecedentes que obran en autos es claro que los giros o actividades. de las partes son diferentes, en cuanto la revocante se dedica al giro inmobiliario y de renta de inmuebles, en cambio el actual titular se dedica a la actividad de la construcción. Que en consecuencia, mantener el dominio en el actual titular no producirá confusión en el público consumidor, ya que los giros son diferentes. Que, además el dominio CONSTRUCTORALEVEL.CL al iniciarse con la palabra CONSTRUCTORA es claro en expresar que se trata de una actividad de construcción. Que no obstante la discusión existente entre las partes relativa a los resultados que arroja el buscador Google, se produce también durante la etapa de fallo, es decir después que esta árbitro arbitradora citó a las partes a oír sentencia, y en consecuencia, después de la etapa de discusión y prueba, a juicio de esta árbitro arbitradora, resulta necesario, declarar que ello no es determinante para resolver este conflicto de dominios. Que, en efecto, lo que es relevante y principal es determinar, como se ha hecho, si existen derechos equivalentes de las partes, y ello ha quedado acreditado con las probanzas que obran en autos en las etapas de discusión y prueba; de manera que esta discusión sobre los resultados de Google, en rigor no son determinantes ni principales en la decisión de esta árbitro arbitradora. Que en suma, apreciando en equidad todos los antecedentes disponibles en el expediente, a juicio de esta árbitro arbitradora para resolver este conflicto, procede aplicar el Principio "First come first serveti", ya que es posible sostener que los intereses o derechos de las partes son equivalentes, y por lo tanto, se mantendrá el dominio al actual titular. Sin embargo, la revocante no será condenada en costas atendido que ha tenido motivo plausible para litigar. RESUELVO: Que se rechaza la demanda de revocación.

9 Que, en consecuencia, se ordena que el dominio en disputa constructoraleve!.cl asigne en definitiva a favor de don SEBASTIÁN IRIBARREN-DAHER. se Que cada parte pagará sus costas. Que, cuando proceda, se declarará cerrado el expediente electrónico y su archivo. Notifíquese. A CANELO FIGUEROA Autorizan en calidad de testigos C.N.!

10 C.N.! K Esta sentencia definitiva ha sido dictada con firma electrónica avanzada por la juez árbitro Carola Canelo.