Janett Fuentealba Rollat Juez Árbitro Nic Chile

Transcripción

1 Juicio arbitral finis.cl Estudio Ortúzar & Cía. vs. Universidad Finis Terrae. Causa Rol No SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO FINIS.CL Santiago, de Agosto de 20 VISTOS: 1. Con fecha de Junio de 20 se creó el expediente electrónico en línea sobre revocación del nombre de dominio finis.cl, figurando en él las siguientes partes: 1. Universidad Finis Terrae, como demandante-revocante y 2. Estudio Ortúzar & Cía. como titular del nombre de dominio antes señalado y como parte demandada de revocación. 2. El procedimiento arbitral en línea, se ha iniciado en conformidad y según lo dispuesto en las reglas establecidas en la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRE DE DOMINIO.CL, en adelante el REGLAMENTO, y en la POLITICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO.CL, en adelante, la POLITICA, ambas del Centro de Resolución de Controversias por nombre de dominio. CL, a cargo de Nic Chile. 3. Con fecha 28 de Junio de 20 Nic Chile notificó a la suscrita la designación como árbitro arbitrador que hiciera en conformidad al apartado 10.1 de la POLITICA, y en apartado 21 del REGLAMENTO, para resolver el conflicto planteado por la asignación previa del nombre de dominio finis.cl al titular, ESTUDIO ORTUZAR Y CIA. 4. Con fecha 29 de Junio 20, la suscrita aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo que notificado a las partes y a Nic Chile con igual fecha, según consta en el expediente electrónico. 5. Con fecha 21 de Julio de 20, comparece don Jorge Garay Pérez, abogado, en representación de Universidad Finis Terrae, ambos con domicilio en Av. Vitacura N 2939, piso 8, comuna de Las Condes, señalando que en tal calidad presenta demanda de revocación respecto del nombre de dominio finis.cl, para que en definitiva se revoque la inscripción practicada por Nic Chile a nombre de su actual titular, ESTUDIO ORTUZAR & CIA., solicitando en definitiva, que dicho nombre de dominio le sea asignado a su mandante. Fundamenta su demanda en las siguientes consideraciones de hecho: 1. Que la Universidad Finis Terrae, también conocida como FINIS, es una institución católica de educación superior y forma parte de las instituciones educativas del Movimiento Regnum Christi. Esta universidad, iniciada el año 1

2 1988, se ha consolidado paulatinamente como un valioso aporte al sistema universitario privado, que ha permitido importantes avances en infraestructura, desarrollo institucional y extensión, así como la apertura de nuevas carreras. Actualmente tiene 26 los programas de pregrado que llevan la impronta Finis Terrae, que abarcan diversas áreas del conocimiento: artística, humanista, ingeniería, ciencias de la salud y educación. Ya en noviembre de 2010 la Universidad fue acreditada en Gestión Institucional y Docencia de Pregrado y en Vinculación con el Medio por la Comisión Nacional de Acreditación hasta noviembre de Que, a su representada le asiste un mejor derecho sobre el dominio en disputa, por su propia historia, así como por sus marcas comerciales y nombres de dominio registrados en Chile. Marcas Nacionales Registro Marca Clases FINIS, SER MEJOR , SER MEJOR 9880 CEIF, CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION SOBRE FAMILIA EDICIONES UFT EDICIONES DAE, DIRECCION DE ASUNTOS CIDOC, CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DE CHILE CONTEMPORANEO CIDO, CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DE CHILE CONTEMPORANEO CEIF, CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION SOBRE FAMILIA CATEDRA SIGLO XXI VINE IN BONO

3 MALUM FINIS FINIS EGRESADOS FINIS EGRESADOS FINIS INSTITUTO DE BIOETICA FINIS EDU FINIS EDU FINIS EDU UFINIS.COM UFINIS.COM UFINIS.COM CLUB MONETARIO FINIS CLUB MONETARIO FINIS , INSTITUTO DE LA FE CATEDRA SIGLO XXI VINCE IN BONO MALUM MUNDO FINIS MUNDO FINIS MUNDOFINIS MUNDOFINIS MUNDOFINIS MUNDO FINIS FINIS FINIS FINIS Nombres de dominio. Dominio Fecha solicitud Fecha renovación ASUFINIS.CL 08/09/ /09/2017 FINIS.CL 10/06/20 En disputa FINISEMPLEOS.CL 10/08/ /09/2019 FINISTERRA.CL 12/08/ /08/20 FINIS-TERRA.CL /12/2012 /12/20 FINIS.CL 31/03/ /05/2021 FINIS-.CL 24/10/ /01/2021 FINISTERRE.CL 20/05/ /05/2018 LAFINIS.CL 17/05/ /08/2017 MEDFINIS.CL 27/11/ /11/20 POSTGRADOSFINIS.CL 37/ 1/ /12/2017 POSTGRADOS-FINIS- 27/11/ /12/2017.CL TEATROFINIS.CL 07/05/ /09/20 TUFINIS.CL 04/06/ /07/2017 3

4 UFINIS.CL 01/09/ /09/20 UNIVERSIDAD-FINIS- 26/07/ /05/2017.CL 3. Que, respecto de los fundamentos de derecho de su pretensión revocatoria, el demandante señala que los nombres de dominio son identificadores, por medio del cual un usuario de Internet es más fácilmente conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. Lo anterior, por cuanto resulta mucho más simple identificar los distintos sitios Web mediante palabras en vez de los números IP que en realidad son los que las identifican. 4. Que en cuanto a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio señala: a. Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, enfatizando que es un hecho público y notorio el que su representada también es ampliamente conocida como FINIS o LA FINIS. Criterio respetado por lo dispuesto en la normativa del ICANN, en su Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP; la OMPI y la Política establecida por el Reglamento de NIC CHILE En los artículos 19 y 20 del Reglamento para el Registro de nombres de dominio.cl de NIC- Chile. b. Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. c. Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo: este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. d. Uso efectivo en Internet del signo "FINIS : e. Criterio de la Identidad, que establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo f. Convenio de Paris. Los usuarios de Internet, enfrentados al dominio FINIS.CL lo asociarán inmediatamente con LA FINIS o FINIS, previamente registrado como marca, utilizado y administrado por el revocante. Así las cosas, los artículos pertinentes del Convenio de Paris citados, tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y, por cierto, rango de Ley. 5. Finalmente, la demandante acompañó los siguientes documentos: i. Impresión del resultado de la búsqueda realizada en Google con la expresión FINIS, la cual es asociada en su totalidad con su representada. ii. Cuatro impresiones obtenidas desde la página Web de su mandante ( en la que se muestran los diversos servicios prestados por su representada. Que con fecha 11 de Agosto de 20 el Tribunal citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: 4

5 PRIMERO: Que, la Universidad Finis Terrae ha solicitado la revocación del registro del nombre de dominio finis.cl invocando un derecho prioritario respecto del referido nombre de dominio, un mejor derecho o interés preferente, frente a terceros respecto de expresiones que sean idénticas o semejantes a sus marcas comerciales o nombres de dominio previamente registrados. Señala también, que es previsible que el registro en disputa genere error, confusión o engaño en el público consumidor, pues los consumidores asociarán el nombre finis con la parte demandante. SEGUNDO: Que, para acreditar sus fundamentos, la demandante rindió prueba documental, acompañando al proceso los siguientes documentos, no objetados: Impresión del resultado de la búsqueda realizada en Google con la expresión FINIS, la cual es asociada en su totalidad con su representada. Cuatro impresiones obtenidas desde la página Web de su mandante ( en la que se muestran los diversos servicios prestados por su representada. Por su parte, el demandado no contestó la demanda ni rindió prueba alguna. TERCERO Que, en opinión de este sentenciador, existe una evidente similitud entre las marcas enunciadas del revocante, y sus nombres de dominio ya inscritos, y el nombre de dominio en disputa, y más, aun cuando el giro del revocante es precisamente, servicios educacionales, y dichas actividades se encuadran en el ámbito de protección de los registros de los signos de la Universidad Finis Terrae antes aludidos. CUARTO: Que, es también opinión de este Arbitro que la Universidad Finis Terrae es titular de diversos registros marcarios que contienen la expresión finis y en especial, como se ha señalado, en el ámbito de protección de sus signos registrados. Se ha acreditado pues, que el revocante es titular de diversos nombres de domino y marcas comerciales, las cuales contienen la expresión finis, habiendo desarrollado y comercializado servicios al amparo de dicha expresión. De lo señalado y razonado por el propio revocante, se colige entonces, que ha demostrado un interés preferente en la asignación de nombre de dominio en disputa, puesto que su interés en la revocación es obtener protección de la expresión finis en la web y así evitar errores y confusiones en los usuarios, disminuyendo el riesgo del denominado passing off y eliminando la posibilidad del fenómeno de la dilución marcarias y el aprovechamiento ilegal de la fama prestigio logrado por el revocante. QUINTO: Que, la denominación finis no solo guarda similitud con las marcas registradas por el revocante, sino que es un hecho público y notorio que dicha denominación, se asocia y es reconocida como la Universidad Finis Terrae, o simplemente, la Finis, por lo que cualquier persona podrá asociar el nombre disputado con el revocante. SEXTO: Que, si bien la parte demandada no contestó la demanda ni presentó prueba alguna en estos autos, debe, advertirse que y según lo dispone el Apartado.1 de la POLITICA El silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otras. Asimismo, cualquiera de aquellas circunstancias no podrá considerarse como motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de alguna de las 5

6 partes o como una justificación para que le árbitro no deba decidir el litigo de acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el proceso. SEPTIMO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no puede ser considerado como único ni decisivo para resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí correctamente sopesado con el resto de los elementos probatorios, a la hora de determinar un interés preferente sobre ellos. Que, al no comparecer el titular, -como ya se ha señalado- éste no ha formulado planteamiento alguno, por lo cual este sentenciador carece de información respecto de sus motivaciones, al tiempo que tampoco se cuenta con antecedentes respecto a la legitimidad de sus derechos, debido a lo cual este Tribunal deberá formarse convicción solo con los elementos disponibles en el expediente virtual. OCTAVO: Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquélla o ésta. Así, la prueba documental aportada por la parte demandante, nos permite concluir que la marca FINIS goza de reconocimiento, fama y notoriedad, lo que demuestra un interés manifiesto de su titular, la Universidad Finis Terrae, por protegerla y publicitarla a través del tiempo. Por otra parte, como ya se ha señalado, que la demandada no rindió prueba alguna tendiente a demostrar su interés por usar efectivamente el nombre de domino en disputa idéntico, -como se ha indicado-, a los registros marcarios de la revocante. Tampoco aportó antecedentes que permita determinar el giro o actividad a la cual se vinculará dicho nombre, de manera tal que pueda ser claramente distinguible de la actividad que desarrolla el revocante, bajo su marca Finis. Así pues, la aprehensión que manifiesta la parte revocante en cuanto a una posible confusión que puede generar el uso del nombre de dominio disputado, considerando que éste coincide plenamente con el elemento denominativo de la marca FINIS, es manifiesta. Este sentenciador concluye pues que, en la especie, el criterio de la identidad rige plenamente, toda vez que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo, pues no es dable imaginar qué relación puede tener el titular ESTUDIO ORTUZAR & CIA. con la expresión FINIS. NOVENO: Finalmente, hay que señalar que la regla First come, first served, aplicable a los nombres de dominio, es una manifestación del principio general del derecho prior in tempore, potior in iure más no una regla absoluta. Dicho principio se funda en la buena fe con que actúan los solicitantes de nombres de dominio, siendo aplicable por ende en aquellas situaciones de conflicto en que las partes no acreditan sus derechos o bien, lo hacen respecto de derechos o interese de similar valor. En el caso de autos, ninguna de estas hipótesis se verifica, y por el contrato, ha quedado suficientemente acreditado que las partes en conflicto no tienen un interés similar en el nombre de dominio disputado, por lo que ha de preferirse al que ha demostrado la partes demandante y revocante. Y Considerando, además, lo dispuesto en la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO.CL, en la POLITICA DE 6

7 RESOLUCIONES DE CONDTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO.CL, en los artículos 22 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, y en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y conforme a los principios de prudencia y equidad RESUELVO: Acoger la demanda interpuesta por la y asignarle el nombre de dominio finis. Cada parte pagará sus costas. Notifíquese y dese por terminado este procedimiento y procédase al cierre del expediente en su oportunidad legal. Janett Fuentealba Rollat Abogado. Autorizan como testigos don Tomás Bravo Hepp, Rut y doña Fernanda Piedra Fuentealba, Rut