Rol: Dominio: fajitastreet.cl. Caratulados: FAJITA EXPRESS SPA con Mauro Diario Montero Castro. Tipo de revocación: temprana.

Transcripción

1 Rol: Dominio: fajitastreet.cl. Caratulados: FAJITA EXPRESS SPA con Mauro Diario Montero Castro. Tipo de revocación: temprana. SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, 12 de junio de 2018 VISTOS 01) Con fecha 21 de marzo de 2018, don Mauro Diario Montero Castro solicitó la asignación del nombre de dominio fajitastreet.cl. Posteriormente, y conforme a los numerales 18 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL (en adelante indistintamente RFR-CL) la empresa FAJITA EXPRESS SPA (en adelante indistintamente el revocante o demandante), domiciliado para estos efectos en Av. El Golf 150, piso cuarto, Las Condes, Santiago, representado por don Rodrigo Albagli Ventura, presentó dentro del plazo de 30 días que establece la citada norma, una solicitud de revocación temprana respecto del mismo nombre de dominio. 02) En este contexto, con fecha 02 de mayo de 2018, NIC Chile designó como árbitro arbitrador al infrascrito para resolver este conflicto sobre la revocación temprana del nombre de dominio fajitastreet.cl, en adelante también individualizado como el nombre de dominio en disputa, en conflicto o litigioso. 03) El mismo 02 de mayo de 2018, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida diligencia y en el menor tiempo posible. 1

2 04) Posteriormente, se abrió un plazo de 5 días para solicitar la inhabilidad del árbitro contemplado en el numeral del Reglamento de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL (en adelante indistintamente RPRC-CL), periodo en el cual ninguna de las partes manifestó reparos respecto de este punto. 05) A continuación se dio inicio al periodo de consignación, etapa en la cual la parte revocante con fecha 16 de mayo de 2018, dio cuenta del depósito de los honorarios arbitrales dentro del plazo de 10 días que establece el numeral 22 del RPRC-CL. 06) Acto seguido, con fecha 10 de junio de 20128, el demandante presentó su demanda de revocación, la cual se funda básicamente en las siguientes consideraciones. Como punto de partida, la demanda señala ser una empresa dedicada a la venta de comida mexicana para servir, llevar y a domicilio, siendo la primera empresa en ofrecer este tipo de comida con la opción de Delivery. Actualmente, posee varios locales en la ciudad de Santiago, siendo su casa matriz el local ubicado en Avenida Manquehue Norte número 1788, en la comuna de Vitacura; además de ofrecer sus productos y servicios a través de la página web PEDIDOS YA ( la más importante página web de comidas a domicilio, en la que cuenta con una evaluación de 4,2 de 5 puntos, con más de me gusta y casi 800 comentarios. Esta empresa comenzó su funcionamiento el año 2009 y desde entonces se ha posicionado en el mercado, siendo el primer resultado que ofrece el buscador GOOGLE al buscar el término FAJITA en Chile. Q su vez, la demandante es propietaria de la marca FAJITA EXPRESS, registro N , la que fue presentada con fecha 9 de junio de 2011 ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para distinguir los servicios de restaurante, salón de té, catering; hospedaje, 2

3 preparación de productos alimenticios. Así, las revocantes tienen derechos de propiedad adquiridos sobre la marca FAJITA EXPRESS desde hace muchos años. A su juicio, se trata de una marca que ha sido usada de forma legítima y relevante, al punto de llegar a cultivar fama y notoriedad ante el público consumidor. Además, la revocante es titular del nombre de dominio fajitaexpress.cl, el que fue registrado por primera vez el 11 de abril del año En cuanto al derecho, a su juicio el interés preferente emana de la marca comercial FAJITA EXPRESS, la cual es famosa y notoria a nivel local, el nombre de dominio fajitaexpress.cl, y el uso empresarial legítimo que ha efectuado el demandante, no siendo pertinente aplicar el principio de fisrt come, first served. En cuanto al concepto de interés preferente, la demanda cita el artículo 19 de la Reglamentación, el cual no posee una definición técnica o jurídica, por lo que debe entenderse en su sentido natural y obvio, es decir, como una inclinación de ánimo superior respecto a un objeto determinado, lo cual ha sido ratificado por la jurisprudencia de los árbitros designados por NIC Chile, citando el fallo recaído en el dominio polloni.cl. Luego cita los artículos 14, 18.1 y 19.1 de la Reglamentación, el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el art. 28 A de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y el art. 4, letra a), de la Ley sobre Competencia Desleal. En el presente caso, el nombre de dominio a su juicio es idéntico al núcleo característico de la marca FAJITA EXPRESS, de manera que son confusamente similares. La revocante tiene derechos de propiedad industrial sobre dicho signo desde hace varios años y, por lo demás, lo ha usado de forma efectiva y relevante para identificarse a sí misma y a sus servicios, al punto de conseguir fama y notoriedad. 3

4 En base a lo anterior, a su juicio ha contrariado los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, los derechos e intereses de la demandante y su grupo empresarial con la inscripción del dominio en disputa, infringiendo así la obligación contenida en el número 14 de la Reglamentación y los principios que inspiran. Luego hace referencia al artículo 19 N. 25 de la Constitución Política de la República y las normas de la Ley de Propiedad Industrial, en particular el artículo parte, el art. 19 bis D sobre los derechos de las marcas comerciales, insistiendo sobre el elemento principal y distintivo de la expresión FAJITA, siendo el dominio confusamente similar a la marca ya señalada. Mas tarde hace referencia a jurisprudencia de los árbitros designados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, insistiendo en que el nombre de dominio fajitastreet.cl es engañosamente similar a la marca FAJITA EXPRESS invocada por la revocante, ya que contiene el elemento principal y característico de dicha marca, esto es la expresión FAJITA. Es justamente la palabra FAJITA la que logra diferenciar los servicios de las revocantes de otros que se dedican a la misma actividad. El cambiar la palabra EXPRESS por la palabra STREET, no permite otorgarle al dominio en disputa una fisionomía propia capaz de distinguirlo adecuadamente de la marca y nombre de dominio base de la presente revocación, pues ambas expresiones son genéricas y sólo sirven de complemento al concepto principal FAJITA. Luego insiste que posee el carácter de famosa y notoria la marca FAJITA EXPRESS. Bajo los criterios jurisprudenciales que se han asentado en los procedimientos arbitrales de la OMPI, se ha entendido que la carga de la prueba respecto a los intereses legítimos del titular descansa, principalmente, en el demandado. 4

5 Entonces, siendo la presente disputa una de revocación temprana- en la cual las revocantes deben argumentar en base a sus intereses preferentes y no a la mala fe del titular-, corresponde a las demandantes establecer que, al menos a primera vista, la demandada no tiene intereses en fajitastreet.cl que sean legítimos y, además, preferentes respecto a los de las demandantes. Con aquel objeto se procedió a efectuar búsquedas en la base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. El resultado es que no parece existir ninguna marca de la cual MAURO DARIO MONTERO CASTRO sea titular. Por otro lado, se refiere a los nombres de dominio, los cuales juegan un rol esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía internet. Los nombres de dominio permiten a las empresas gozar en internet del renombre obtenido en el mercado, insistiendo en la similitud y en el peligro de confusión para los consumidores y usuarios de internet es. Asimismo, reitera que las probabilidades de que los usuarios de internet confundan o asocien el dominio fajitastreet.cl con fajitaexpress.cl son altas. Mas tarde aborda el Interés preferente en base al uso empresarial legítimo, efectivo y relevante de la expresión FAJITA, señalando que es la demandante quien se ha erigido como líder en su rubro, permitiendo así que la marca FAJITA EXPRESS haya alcanzado una notoriedad destacada en Chile. Sostiene que el principio de first come, first served, solo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un interés preferente, en relación con la otra, sobre la expresión en disputa, lo cual no procede en este caso. Finalmente, la parte demandante presentó los siguientes documentos: a) Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta de registro Nº para la marca FAJITA EXPRESS, que distingue servicios de la clase 43 restaurante, salón de té, catering; hospedaje, preparación de productos alimenticios.; 5

6 b) Copia simple del informe obtenido del WHOIS de NIC Chile, que da cuenta del nombre de dominio FAJITAEXPRESS.cl c) Set de fotografías que incluye: i. Copia simple de noticia publicada en EL MERCURIO sobre registro de marca FAJITA EXPRESS, link: a7a4-bc814ed91098}. ii. Página de inicio de sitio web Fajitaexpress.cl, en el que se aprecia el uso de la marca por la demandante. iii. Copia simple de carta de FAJITA EXPRESS. Figura la marca y las promociones más importantes. iv. Imagen del perfil de FAJITA EXPRESS en el sitio web en el que se puede ver su calificación, su número de me gusta y sus comentarios. v. Imagen de promoción FAJITA EXPRESS en sitio web del diario La Tercera, siendo uno de los negocios con beneficios. vi. Imagen de merchandising corporativo con el logo y la información del restaurant FAJITA EXPRESS. vii. Set de fotografías de los locales de FAJITA EXPRESS en diferentes comunas de Santiago. viii. Set de fotografías de productos FAJITA EXPRESS. ix. Imagen obtenida del sitio web en el que se aprecia un video promocional de FAJITA EXPRESS, link bc814ed91098} 22 x. Copia de sitio web de patentes municipales de la Municipalidad de Providencia, que da cuenta de la inscripción de FAJITA EXPRESS como local con patente municipal. xi. Imagen de local FAJITA EXPRESS y de las cajas utilizadas para los productos. xii. Imagen de las boletas N y N de FAJITA EXPRESS. xiii. Imagen de local de FAJITA EXPRESS. 6

7 xiv. Imagen del perfil en red social FACEBOOK de FAJITA EXPRESS, en el que se aprecian los más de 5400 seguidores. d) Copias simples de imágenes extraídas de fajitastreet.cl al 25 de mayo de 2018: la página en cuestión no ha sido poblada, por lo que se gatilla un mensaje de error. 07) Siguiendo con los hechos, el 27 de mayo de 2018 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, instancia en la cual el actual asignatario del nombre de dominio en disputa no presentó defensa ni contestación a la demanda. 08) Finalmente, el pasado 08 de junio de 2018 se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO 9) Que en relación al presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el numeral 21 del RFR-CL señala que los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.. Acto seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha política. Esta misma norma dispone que Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas. 10) En cuanto a las exigencias establecidas por el RFR-CL para registrar un nombre de dominio, resulta pertinente citar el artículo 14, el cual señala que Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no 7

8 tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito. En base a lo anterior, la aplicación de esta norma resulta preponderante para estos efectos, sin perjuicio que la apreciación de los hechos y la decisión que este tribunal adopte, debe tomarse a la luz de los principios de prudencia y equidad aplicables a este tipo de arbitrajes1, y a las normas constitucionales y legales que sean atingentes. Asimismo, el artículo 19 del RFR-CL dispone que si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente, norma que ser interpretada justamente en relación con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento establece. 11) Que, en relación con los hechos fundantes de la demanda, de los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que la demandante es una empresa chilena dedicada a la venta de comida mexicana para servir, llevar y a domicilio, siendo una de las primeras en ofrecer este tipo de comida con la opción de Delivery. Además, es titular de la marca FAJITA EXPRESS, registro No , para distinguir los servicios de restaurante, salón de té, catering; hospedaje, preparación de productos alimenticios de la clase ) En este contexto, a fin de determinar si la parte demandante tiene un interés preferente en el dominio en disputa en los términos señalados en el artículo 19, resulta pertinente analizar previamente los supuestos descritos en el artículo 14 del RFR-CL ya señalados en la 1 MORALES, MARCOS (2008). Sistemas y criterios de resolución de conflictos sobre nombres de dominio. Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, pp

9 parte expositiva, en particular la posible vulneración de derechos válidamente adquiridos por terceros. De la lectura y análisis de la demanda, es posible constatar que la demandante si tiene un derecho válidamente adquirido, el cual se materializa en la existencia de la marca comercial FAJITA EXPRESS, la cual es sumamente similar al nombre de dominio fajitastreet.cl del actual asignatario, sin que la inclusión de la expresión STREET le otorgue la distintividad necesaria para coexistir pacíficamente en Internet, por lo que, a juicio de este árbitro, su registro como nombre de dominio vulnera derechos marcarios válidamente adquiridos por el revocante en los términos del artículo 14 recientemente citado. 13) En este sentido, el nombre de dominio en disputa podría llevar a los usuarios de Internet a caer en un error, al pensar que el dominio en disputa es de propiedad o se encuentra relacionado con los demandantes, lo cual no es efectivo. El potencial riesgo de confusión en los consumidores queda reflejado además por la similitud fonética de las expresiones EXPRESS y STREET. Lo anterior, se suma al uso efectivo que el demandante hace la marca FAJITA EXPRESS, lo cual ha quedado acreditado mediante la publicidad acompañada en autos. En este sentido, si bien la marca comercial del demandante fue otorgada con protección al conjunto, y sin protección al elemento FAJITA individualmente considerado, se parecían semejanzas importantes entre FAJITA EXPRESS y FAJITA STREET como conjunto. 14) Se hace presente que hay otros principios y derechos que deben tenerse a la vista a la hora de resolver un conflicto por nombres de dominio, como el principio del first come, first served, el cual se suma al hecho que la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otra. 9

10 No obstante, lo anterior, si el demandado hubiera comparecido, o se hubiera podido comprobar que su actividad era distinta a la del demandante, la sentencia podría haber sido distinta, sin embargo, lamentablemente no compareció ni tenía el dominio activo. 15) En base a lo anterior, a juicio de este sentenciador la existencia de un derecho válidamente adquirido por un tercero, en atención a las circunstancias ya explicadas, debe primar en este caso en particular. 16) En definitiva, la existencia de un registro marcario que protege una expresión muy similar al dominio en disputa, la utilización efectivamente de la expresión FAJITA EXPRESS para identificar un establecimiento dedicado a la venta de comida mexicana, su uso efectivo en el comercio, y los demás argumentos ya señalados en el presente fallo, permiten sopesar los principios de prudencia y equidad consagrados en el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales en favor de los revocantes, estimando que éstos tienen un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa. Y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. SE RESUELVE 1. Acoger la demanda de revocación temprana presentada por la parte demandante y asignar el nombre de dominio fajitastreet.cl a FAJITA EXPRESS SPA. 2. No condenar en costas al demandado. 3. En su oportunidad, procédase al cierre y archivo del expediente electrónico. Rol N

11 Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral. Andrés Grunewaldt Cabrera Árbitro designado Autorizan en la calidad de testigos Claudia Ortega Ulzurrum Mariana Gallardo Ban 11