Carmen Paz Álvarez Enríquez Juez Árbitro NIC-Chile

Transcripción

1 Sentencia definitiva Arbitraje por nombre de dominio vivonutricion.cl Titular: SERGIO FARÍAS FERNÁNDEZ Revocante: EMPRESAS CAROZZI S.A. Rol Nº Tipo de revocación: Temprana Santiago, 24 de noviembre de VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 6 de septiembre de 2016 se creó el expediente por el arbitraje electrónico relativo al nombre de dominio vivonutricion.cl inscrito por don SERGIO FARÍAS FERNÁNDEZ, domiciliado en calle Constitución 363, San Antonio, y cuyo revocante es EMPRESAS CAROZZI S.A., representado por don Enrique Dellafiori Morales, ambos domiciliados en calle Alonso de Córdova 5320, oficina 303, Edificio Parque Oriente, comuna de Las Condes, Santiago; SEGUNDO: Que habiéndose abierto la etapa de tachas, éstas se presentaron en tiempo y forma por ambas partes; TERCERO: Que mediante oficio Nº de fecha 14 de septiembre de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile comunicó a la suscrita su designación como árbitro para resolver el conflicto suscitado por la presentación de la solicitud de revocación del nombre de dominio vivonutricion.cl; CUARTO: Que con fecha 14 de septiembre de 2016 la suscrita aceptó el nombramiento como árbitro y juró desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible; QUINTO: Que ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de esta juez árbitro en el período señalado, el que finalizó con fecha 23 de septiembre de 2016, de acuerdo al sistema de NIC Chile; SEXTO: Que con fecha 3 de octubre de 2016 se efectuó la consignación de los honorarios arbitrales

2 por parte de EMPRESAS CAROZZI S.A., la que realizó en tiempo y forma; SÉPTIMO: Que por escrito de fecha 14 de octubre de 2016, EMPRESAS CAROZZI S.A. presentó demanda de revocación de nombre de dominio, en los siguientes términos: ANTECEDENTES DE HECHO Que EMPRESAS CAROZZI S.A. fue fundada el 29 de marzo de 1898 en Valparaíso, siendo una compañía tradicional chilena dedicada a la producción de alimentos. Agrega que sus productos están presentes en cerca de 30 países y en los mercados más importantes del mundo. Que con el paso de los años, el éxito de Carozzi traspasó el mercado de las pastas y se amplió a chocolates, galletas, harinas, salsas de tomates, bebidas instantáneas, caramelos, confites, pulpas de frutas y pasta de tomates mediante diversas marcas. Que a mediados de los años 90 se inaugura el proceso de internacionalización, que ha convertido a Empresas Carozzi en uno de los grupos alimentarios más grandes e importantes de Latinoamérica. Que Empresas Carozzi S.A. es titular de las siguientes marcas registradas en Chile, que dicen relación con el dominio solicitado: (i) VIVO, registro No para distinguir café, te, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo en la clase 30 del Clasificador Internacional, que renovó a la solicitud No ; (ii) VIVO, registro No para distinguir incl. carnes, pescado; aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; huevos, leche y productos lácteos en general; postres hechos a partir de leche o de crema de leche; substitutos de la leche, leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya; preparaciones proteicas para la alimentación hechas a partir de leche; substitutos de crema para el café y/o el te; mantequilla de maní; confituras, mermeladas, gelatinas, compotas, aceites y grasas comestibles en la clase 29 del Clasificador Internacional; (iii) VIVO, registro No para distinguir incl. cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (iv) VIVO, registro No para distinguir bebidas instantáneas en polvo, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (v) VIVO, registro No para distinguir bebidas instantáneas en polvo, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (vi) VIVO, registro No para distinguir bebidas instantáneas en polvo, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional, (vii) VIVO, registro No para distinguir fideos, pastas alimenticias en la clase 30 del Clasificador Internacional; (viii) VIVO, registro No para distinguir fideos, pastas alimenticias en la clase 30 del Clasificador Internacional; (ix) VIVO, registro No para distinguir fideos, pastas alimenticias en la clase 30 del Clasificador Internacional; (x) VIVO, registro No para distinguir fideos, pastas alimenticias en la clase 30 del Clasificador 2

3 Internacional; (xi) VIVO 5, registro No para distinguir café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, pastas alimenticias en general en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xii) VIVO 5, registro No para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles en la clase 29 del Clasificador Internacional; (xiii) VIVO 5, registro No para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (xiv) VIVO ACTIVO, registro No para distinguir bebidas instantáneas en polvo, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (xv) VIVO AVENA, registro No para distinguir confitería y pastelería en general, preparaciones hechas de cereales, bizcochos, galletas en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xvi) VIVO BLOCKS, registro No para distinguir cereales y preparaciones hechas de cereales en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xvii) VIVO BREAK, registro No para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, dulces, chocolate, galletas, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, pastas alimenticias en general en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xviii) VIVO BRUNCH, registro No para distinguir cereales y preparaciones hechas a base de cereales, productos de pastelería y confitería en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xix) VIVO BRUNCH, registro No para distinguir confitería y pastelería en general, preparaciones hechas de cereales, bizcochos, galletas en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xx) VIVO CHECK, registro No para distinguir cereales y preparaciones hechas de cereales en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xxi) VIVO CLEAR, registro No para distinguir bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer frutas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (xxii) VIVO, CÓMO ESTÁS ALIMENTANDO TU VIDA?, registro No , frase de propaganda para ser usada en cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (xxiii) VIVO, CÓMO ESTÁS ALIMENTANDO TU VIDA?, registro No , frase de propaganda para ser usada en café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xxiv) VIVO, CÓMO ESTÁS ALIMENTANDO TU VIDA?, registro No , frase de propaganda para ser usada en carnes, pescado; aves y caza; extractos de carne; frutas y 3

4 legumbres en conserva, secas y cocidas; huevos, leche y productos lácteos en general; postres hechos a partir de leche o de crema de leche, substitutos de la leche, leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya; preparaciones proteicas para la alimentación hechas a partir de leche; substitutos de crema para el café y/o el té; mantequilla de maní; confituras, mermeladas, gelatinas, compotas, aceites y grasas comestibles en la clase 29 del Clasificador Internacional; (xxv) VIVO EN EQUILIBRIO, registro No para distinguir bebidas instantáneas en polvo, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (xxvi) VIVO FLAN SABOR A VAINILLA, registro No para distinguir flan en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xxvii) VIVO FRUTOS AMARILLOS, registro No para distinguir bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (xxviii) VIVO FRUTOS ROJOS, registro No para distinguir bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (xxix) VIVO FRUTOS VERDES, registro No para distinguir bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (xxx) VIVO GELATINA CON FRUTA SABOR A BERRIES, registro No para distinguir gelatina en la clase 29 del Clasificador Internacional; (xxxi) VIVO GELATINA SABOR A NARANJA, registro No para distinguir gelatina en la clase 29 del Clasificador Internacional; (xxxii) VIVO GOOD, registro No para distinguir café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; pastas alimenticias; chocolates; galletas en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xxxiii) VIVO GOTAS SABOR A MANZANA, registro No para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (xxxiv) VIVO GRANOLA, registro No para distinguir cereales y preparaciones hechas a base de cereales, productos de pastelería y confitería en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xxxv) VIVO GRANOLA, registro No para distinguir confitería y pastelería en general, preparaciones hechas de cereales, bizcochos, galletas en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xxxvi) VIVO GRANOLA, registro No para distinguir confitería y pastelería en general, preparaciones hechas de cereales, bizcochos, galletas en la clase 30 del Clasificador Internacional; (xxxvii) VIVO HERBAL, registro No para distinguir aguas gaseosas y minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas carbonatadas y no carbonatadas; agua aromatizada; bebidas de frutas y jugos de frutas; extractos y esencias y otras preparaciones para elaborar bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional; (xxxviii) VIVO ICE TEA, registro No para distinguir bebidas instantáneas en polvo, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en la clase 32 del 4

5 Clasificador Internacional; (xxxix) VIVO ICE TEA, registro No para distinguir aguas gaseosas y minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas carbonatadas y no carbonatadas; agua aromatizada; bebidas carbonatadas y no carbonatadas con sabor a te; bebidas de frutas y jugos de frutas; extractos y esencias y otras preparaciones para elaborar bebidas en la clase 32 del Clasificador Internacional. (xl) VIVO LIFENESS, registro No para distinguir carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles en clase 29 del Clasificador Internacional, café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, galletas y chocolates en clase 30 del Clasificador Internacional; granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta en clase 31 del Clasificador Internacional; cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas en clase 32 del Clasificador Internacional; (xli) VIVO MIFRUT, registro No para distinguir pulpa de fruta, compota de fruta en clase 29 del Clasificador Internacional; (xlii) VIVO MIFRUT, registro No para distinguir bebidas instantáneas en polvo, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en clase 32 del Clasificador Internacional; (xliii) VIVO MIFRUT, registro No para distinguir frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas en clase 29 del Clasificador Internacional. (xliv) VIVO MUESLI, registro No para distinguir cereales y preparaciones hechas a base de cereales, productos de pastelería y confitería en clase 30 del Clasificador Internacional; (xlv) VIVO NATURA, registro No para distinguir bebidas instantáneas en polvo, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en clase 32 del Clasificador Internacional.; (xlvi) VIVO NATURAMIX, registro No para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas en clase 32 del Clasificador Internacional; (xlvii) VIVO ORGANIK, registro No para distinguir aceite de oliva, polen preparado para la alimentación en clase 29 del Clasificador Internacional; (xlviii) VIVO ORGANIK, registro No para distinguir miel en clase 30 del Clasificador Internacional; (xlix) VIVO PLUS, registro No para distinguir polvos para elaborar bebidas gaseosas; zumos de frutas, siropes y otras bebidas no alcohólicas en clase 32 del Clasificador Internacional. (li) VIVO PLUS, registro No para distinguir polvos café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; pastas en clase 30 del Clasificador Internacional. (li) VIVO PLUS, registro No para distinguir carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, 5

6 hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles en clase 29 del Clasificador Internacional. (lii) VIVO RELAJADO, registro No para distinguir bebidas instantáneas en polvo, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en clase 32 del Clasificador Internacional.(liii) VIVO SÉMOLA, registro No para distinguir sémola en clase 30 del Clasificador Internacional. (liv) VIVO SLOWCARB, registro No para distinguir fideos, pastas alimenticias en general en clase 30 del Clasificador Internacional.(lv) VIVO SNAXS, registro No para distinguir galletas, harinas y preparaciones hechas de cereales, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, pan, pastelería y confitería, dulces, chocolates, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, pastas alimenticias en general en clase 30 del Clasificador Internacional. (lvi) VIVO STICKS, registro No para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, pastas alimenticias en general, fideos en clase 30 del Clasificador Internacional. (lvii) VIVO TO GO, registro No para distinguir cereales y preparaciones hechas de cereales en clase 30 del Clasificador Internacional.(lviii) DESDE HOY VIVO MEJOR, registro No para ser usada en cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas bebidas y zumos de frutas siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en clase 32 del Clasificador Internacional. (lix) NECTAR VIVO 5 BERRIES PLUS, registro No , solo para distinguir néctares clase 32 del Clasificador Internacional. (lx) NECTAR VIVO 5 DURAZNO PLUS, registro No , solo para distinguir néctares clase 32 del Clasificador Internacional. (lxi) NECTAR VIVO 5 MANZANA PLUS, registro No , solo para distinguir néctares clase 32 del Clasificador Internacional.(lxii) NECTAR VIVO 5 NARANJA PLUS, registro No , solo para distinguir néctares clase 32 del Clasificador Internacional. (lxiii) NECTAR VIVO 5 PIÑA PLUS, registro No , solo para distinguir néctares clase 32 del Clasificador Internacional.(lxiv) PASTAS VIVO PLUS, MAS ENERGIA Y MENOS GRASA, registro No , para ser usada en fideos, pastas alimenticias clase 30 del clasificador internacional. (lxv) DESDE HOY VIVO MEJOR, registro No , para ser usada en café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, fideos, pastas alimenticias en general clase 30 del Clasificador Internacional. (lxvi) DESDE HOY VIVO MEJOR, registro No , para ser usada en carnes, pescados, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conservas secas y cocidas, huevos, leche y productos lácteos en general, postres hechos a partir de leche o de crema de leche, substitutos de la leche, leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya, preparaciones proteicas para la alimentación hechas a partir de leche, substitutos de crema, para el café y/o el té; mantequillas de maní; confituras, mermeladas, gelatinas, 6

7 compotas, aceites y grasas comestibles clase 29 del Clasificador Internacional. (lxvii) COSTA VIVO SODA, registro No , para distinguir galletas en clase 30 del Clasificador Internacional. (lxviii) COSTA VIVO NET, registro No , para distinguir cereales y preparaciones hechas a base de cereales en clase 30 del Clasificador Internacional. (lxix) COSTA VIVO MUESLIPLUS, registro No , para distinguir cereales y preparaciones hechas a base de cereales en clase 30 del Clasificador Internacional.(lxx) COSTA VIVO GRANOLA, registro No , para distinguir confitería y pastelería en general, preparaciones hechas de cereales, bizcochos, galletas en clase 30 del Clasificador Internacional. (lxxi) COSTA VIVO AGUA, registro No , para distinguir galletas en clase 30 del Clasificador Internacional.(lxxii) CADA DÍA VIVO MEJOR, registro No , frase de propaganda para ser usada en carnes, pescado; aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; huevos, leche y productos lácteos en general; postres hechos a partir de leche o de crema de leche; substitutos de la leche, leche de soya (sucedáneos de la leche) otras preparaciones a partir de soya; preparaciones proteicas para la alimentación hechas a partir de leche, substitutos de crema para el café y/o el té, mantequilla de maní, confituras, mermeladas, gelatinas, compotas, aceites y grasas comestibles, en clase 29 del Clasificador Internacional. (lxxiii) CADA DÍA VIVO MEJOR, registro No , frase de propaganda para ser usada en café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en clase 30 del Clasificador Internacional. (lxxiv) CADA DÍA VIVO MEJOR, registro No , frase de propaganda para ser usada en cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 del Clasificador Internacional. Que además, Empresas Carozzi S.A. es dueño de los siguientes nombres de dominio: (i) vivo.cl; (ii) vivomejor.cl; (iii) vivocarozzi.cl; (iv) vivoconectado.cl; (v) cadadiavivomejor.cl; (vi) desdehoyvivomejor.cl; (vii) vivogourmet.cl; (viii) vivo-ok.cl; (ix) vivosaludable.cl; (x) vivoclean.cl; (xi) vivomas.cl; (xii) cafevivo.cl; (xiii) vivonatural.cl y (xiv) vivohealth.cl. Que cita la revocación de los nombres de dominio vivogourmet.cl y vivo-ok.cl. Agrega que demuestran que se ha aceptado el carácter de famosa y notoria de la marca VIVO, por lo que merece una protección especial. Que la marca VIVO ingresó en 2015 al Hall of Fame Chile de Grandes Marcas en la categoría Mención Marca Emergente, fundado en el desarrollo y notoriedad alcanzados durante sus primeros años de vida. Que usa efectivamente en el mercado la marca VIVO para diversos productos alimentarios. Añade que ha invertido enormes sumas de dinero y de tiempo en posicionar estos productos como unos de la más alta calidad, para quien desee alimentarse naturalmente. 7

8 Que NUTRICIÓN es una palabra en castellano con un claro significado directamente vinculado con la alimentación y la comida nutritiva, que es precisamente el rubro al cual el demandante apunta y explota en el mercado tanto chileno como extranjero. Que cuenta con una familia de productos alimentarios en clases 29, 30 y 32, los cuales son ofrecidos de forma masiva a los consumidores. Indica que tiene diversos nombres de dominio estructurados conceptualmente de manera similar, como por ejemplo, vivogourmet.cl o cafevivo.cl, los cuales aluden directamente a la comida. ANTECEDENTES DE DERECHO Que se aplica el artículo 6 bis del Convenio de París, vigente en Chile, y que se refiere a las marcas notoriamente conocidas. Que en caso de mantenerse la actual asignación del nombre de dominio al revocado, es inminente el riesgo de dilución marcaria, ya que la marca VIVO perderá su capacidad distintiva. Añade que usa su dominio vivo.cl para difundir sus productos alimentarios, todos vinculados con una alimentación sana, natural y nutritiva. Que el interés preferente se basa en todos los antecedentes probatorios que se han hecho valer y que se acompañan. En este sentido, el principio que rige en este ámbito First come, First served queda completamente desvirtuado gracias a los antecedentes acompañados, por lo que no cabe su aplicación. Que cita los artículos 19 N 24 y 25 de la Constitución Política de la República, y 584 del Código Civil, en cuanto al derecho de propiedad Que cita las sentencias recaídas en los arbitrajes correspondientes a los nombres de dominio vivo.cl, vivopack.cl, cafevivo.cl y vivohealth.cl OCTAVO: Que EMPRESAS CAROZZI S.A. presentó los siguientes documentos con citación: A) Copia simple de poderes, patente y certificados de título emitidos por la Excelentísima Corte Suprema. B) Impresiones de carátulas obtenidas del sitio web del INAPI de los registros marcarios de Empresas Carozzi S.A. C) Impresiones obtenidas del sitio web de NIC Chile de diversos dominios que contienen la expresión VIVO. D) Copia simple de los fallos recaído en la revocación de los nombres de dominio vivogourmet.cl, vivo-ok.cl, catlover.cl, vivo.cl, vivopack.cl, vivohealth.cl y cafevivo.cl. E) Impresión del sitio web grandesmarcas.cl en que consta que la marca VIVO ingresó en 2015 al Hall of Fame de las marcas como Marca Emergente. F) Set de impresiones obtenidas del sitio jumbo.cl. G) Set de impresiones obtenidas del sitio Youtube, con publicidad de los productos VIVO, de fecha anterior a la solicitud del dominio de autos. 8

9 H) Impresión del sitio america-retail.com titulado Marca Vivo alista una fuerte internacionalización para aumentar ventas, de fecha 3 de octubre de I) Impresión del sitio vivonutricion.cl, en que se aprecia que no hay ningún contenido alojado. J) Impresión de los significados de las palabras NUTRICIÓN y NUTRIR obtenidas del sitio web de la RAE. K) Impresión del sitio revistabuenasalud.cl, con la noticia titulada Mi Frut de Vivo gana el premio a la Innovación Saludable 2013, noticia de fecha 13 de enero de L) Set de impresiones del sitio revistabuenasalud.cl. M) Set de impresiones del nombre de dominio vivo.cl. N) Impresión del sitio carozzi.cl. O) Impresión del sitio chilealimentos.com, titulado Alimentos naturales y funcionales están en alza, Carozzi: sabor y salud van de la mano en esta dieta. P) Impresión del sitio obtenido de la caché de Google del Diario Financiero titulado Industria alimentaria cambia su foco hacia productos funcionales y más saludables NOVENO: Que mediante resolución de fecha 17 de octubre de 2016, se confirió traslado de la presentación del revocante al titular, SERGIO FARÍAS FERNÁNDEZ, el cual fue evacuado con fecha 17 de octubre de 2016 en los siguientes términos: Que el nombre de dominio vivonutricion.cl fue registrado para albergar la página web de su consulta nutricional. Agrega que lo anterior no tiene relación con la empresa que ha solicitado la revocación ni mucho menos ha sido su intención tener relación con el nombre de su producto. Que acompaña el logo de su centro de nutrición en que se puede apreciar el dibujo de una manzana con un mordisco en color naranjo, en la parte del medio el signo VIVONUTRICION y en la parte de abajo la frase Salud, metabolismo y enfermedades asociadas. DÉCIMO: Que con fecha 19 de noviembre de 2016 se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: UNDÉCIMO: Que el presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el cual dispone que Los árbitros tendrán el carácter de arbitrador, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno. Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento 9

10 a la sentencia, disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales; DUODÉCIMO: Que asimismo el presente conflicto de revocación de nombre de dominio se generó a partir del ejercicio de una solicitud de revocación, que encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el cual señala que Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. En este caso se ha ejercido la referida revocación dentro del plazo de publicación de 30 días de inscrito el nombre de dominio en disputa, estando en presencia de una revocación temprana, por lo cual son aplicables los artículos 11, párrafo 3º y 19 de la de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL. De esta manera, la revocación temprana se basa en un interés preferente que la revocante podrá invocar; DÉCIMO TERCERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio; DÉCIMO CUARTO: Que el objeto del presente juicio arbitral consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Asimismo, para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión y la naturaleza de la expresión en conflicto y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente: DÉCIMO QUINTO: Que el titular, la parte de SERGIO FARÍAS FERNÁNDEZ argumentó que el nombre de dominio en litigio fue registrado para albergar la página web de su consulta nutricional; DÉCIMO SEXTO: Que la revocante, la parte de EMPRESAS CAROZZI S.A. argumentó ser una empresas del rubro alimenticio, titular de una familia de marcas para el signo VIVO o que lo incluyen en las clases 29, 20 y 32 además ser titular de los nombres de dominio vivo.cl; vivomejor.cl; vivocarozzi.cl; vivoconectado.cl; cadadiavivomejor.cl; desdehoyvivomejor.cl; vivogourmet.cl; vivook.cl; vivosaludable.cl; vivoclean.cl; vivomas.cl; cafevivo.cl; vivonatural.cl y vivohealth.cl.; DÉCIMO SÉPTIMO: Que uno de los objetivos de los nombres de dominio consiste en identificar un determinado producto, servicio o cualquier tipo de organización en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya 10

11 información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos; DÉCIMO OCTAVO: Que el interés preferente señalado en el artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL no se encuentra definido en dicho cuerpo legal ni en ningún otro cuerpo legal o reglamentario de NIC Chile, por lo cual se deben tener presente los elementos de hecho y derecho en cada caso; DÉCIMO NOVENO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. De esta manera, se debe analizar si el nombre de dominio registrado cumple con los requisitos y condiciones establecidos en este artículo. Al respecto, una solicitud de registro de nombre de dominio afectará derechos válidamente adquiridos por terceros cuando concurren los siguientes elementos en forma copulativa al momento de presentarse la solicitud de nombre de dominio: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca, nombre comercial u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; b) Que exista una perturbación, afectación o perjuicio a dicho derecho adquirido o a su libre ejercicio; y c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputados; VIGÉSIMO: Que la sola inscripción de un nombre de dominio no presenta per se la potencialidad de perturbar, afectar o perjudicar un derecho preexistente de un tercero, salvo en determinadas circunstancias específicas, como por ejemplo, la reproducción exacta o similar de nombres propios de personalidades o de marcas que gocen de notoriedad en el mercado, entre otros, de manera que fuera de estos supuestos es necesario examinar el uso del nombre de dominio en cuestión, si lo hay, para decidir si existe o no perturbación, afectación o perjuicio a un derecho. En caso de no existir uso del nombre de dominio como sitio web, es menester recurrir a otros antecedentes para decidir si existe perturbación, afectación o perjuicio a un derecho. En este caso, el titular no ha hecho uso del nombre de dominio en litigio, lo que consta a esta árbitro luego de haber visitado el nombre de dominio por lo que es menester tomar en cuenta otros antecedentes; VIGÉSIMO PRIMERO: Que la revocante es titular de derechos adquiridos en Chile sobre marcas comerciales ya que ha registrado el signo VIVO en las clases 29, 30 y 32, o marcas que contienen 11

12 este signo, a saber, VIVO 5, VIVO ACTIVO, VIVO AVENA, VIVO BLOCKS, VIVO BREAK, VIVO BRUNCH, VIVO CHECK, VIVO CLEAR, VIVO, CÓMO ESTÁS ALIMENTANDO TU VIDA?, VIVO EN EQUILIBRIO, VIVO FLAN SABOR A VAINILLA, VIVO FRUTOS AMARILLOS, VIVO FRUTOS ROJOS, VIVO FRUTOS VERDES, VIVO GELATINA CON FRUTA SABOR A BERRIES, VIVO GELATINA SABOR A NARANJA, VIVO GOOD, VIVO GOTAS SABOR A MANZANA, VIVO GRANOLA, VIVO HERBAL, VIVO ICE TEA, VIVO LIFENESS, VIVO MIFRUT, VIVO NATURA, VIVO NATURAMIX, VIVO ORGANIK, VIVO PLUS, VIVO RELAJADO, VIVO SÉMOLA, VIVO SLOWCARB, VIVO SNAXS, VIVO STICKS, VIVO TO GO, NECTAR VIVO 5 BERRIES PLUS, NECTAR VIVO 5 DURAZNO PLUS, NECTAR VIVO 5 MANZANA PLUS, NECTAR VIVO 5 NARANJA PLUS, NECTAR VIVO 5 PIÑA PLUS, PASTAS VIVO PLUS, MAS ENERGIA Y MENOS GRASA, DESDE HOY VIVO MEJOR, entre otras. En el mismo sentido, la revocante es titular de los nombres de dominio vivo.cl; vivomejor.cl; vivocarozzi.cl; vivoconectado.cl; cadadiavivomejor.cl; desdehoyvivomejor.cl; vivogourmet.cl; vivo-ok.cl; vivosaludable.cl; vivoclean.cl; vivomas.cl; cafevivo.cl; vivonatural.cl y vivohealth.cl; VIGÉSIMO SEGUNDO: Que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones de la palabra nutrición es acción y efecto de nutrir y en relación a esto el significado de nutrir es aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas ; VIGÉSIMO TERCERO: Que el nombre de dominio en disputa se compone de los signos VIVO y NUTRICION. De acuerdo a lo informado por el titular, éste usará este nombre de dominio para albergar la página web de su consulta nutricional. En este sentido, la familia de marcas VIVO de la revocante protegen productos alimenticios, por lo tanto están relacionados con la función de nutrir o la nutrición. Por otra parte es posible señalar, de acuerdo a la abundante prueba aportada por la revocante, entre ellas impresiones en que consta que la marca VIVO ingresó en 2015 al Hall of Fame de las marcas como Marca Emergente, habiendo ganado premios por su innovación y donde consta su real uso en el mercado en relación a productos alimenticios más saludables, de fecha anterior a la solicitud de autos, que la marca VIVO es una marca que goza de reputación en nuestro país. Asimismo, a juicio de esta árbitro, existe una relación conceptual entre el nombre de dominio en litigio vivonutricion.cl, la marca VIVO, CÓMO ESTÁS ALIMENTANDO TU VIDA? y los nombres de dominio vivosaludable.cl y vivohealth.cl de la revocante; VIGÉSIMO CUARTO: Que analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa vivonutricion.cl es cuasi-idéntico a la familia de marcas registradas VIVO o que incluyen dicho signo de la que es titular la parte revocante y que usa en el mercado. La referida semejanza podría inducir a confusión a los usuarios de Internet, especialmente si 12

13 se considera que el nombre de dominio en disputa vivonutricion.cl contiene íntegramente la marca comercial VIVO, sin que la adición de la expresión NUTRICION le confiera distintividad, pues el objetivo para el cual lo quiere usar el titular está estrechamente relacionado con el ámbito de protección de la marca comercial VIVO de la parte revocante en las clases correspondientes a productos alimenticios ni tampoco existe en el nombre de dominio en litigio algún otro elemento que lo diferencie de las marcas y nombres de dominio de la revocante y que permita su correcta individualización. En consecuencia, se ha probado un legítimo derecho de la revocante para la utilización de la referida denominación VIVO NUTRICION en el mercado nacional, por lo que en el caso de autos, corresponde aplicar el criterio de la identidad, en virtud del cual el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo; VIGÉSIMO QUINTO: Que además las marcas VIVO de la revocante han sido profusamente publicitadas en el mercado nacional, siendo esto último un hecho público y notorio. Al respecto, se ha entendido que los hechos notorios son aquellos que tienen una existencia pública y evidente y cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado grupo social en el tiempo en que se emite la decisión judicial, por lo cual los usuarios de Internet pensarán y lo asociarán con la revocante, confusión que nuestra legislación intenta evitar al existir normas de protección al consumidor y de resguardo de derechos de propiedad industrial registrados con anterioridad: VIGÉSIMO SEXTO: Que el inciso 3º del artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República señala que Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley y el artículo 19 bis D de la ley Nº de propiedad industrial señala que La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. En el caso de autos, la marca VIVO está contenida en el nombre de dominio en litigio vivonutricion.cl indicando esté último un ámbito de protección relacionado con las marcas VIVO de la revocante; VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se entiende que una marca comercial es un derecho de propiedad industrial que cuenta con protección legal y constitucional y que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en operaciones comerciales, lo que incluye Internet y su uso como nombre de dominio, por lo tanto no puede ser infringida ésta por su inscripción como nombre de dominio por una persona distinta de su titular ya que habría una 13

14 perturbación, afectación o perjuicio a un derecho adquirido con anterioridad. A mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este sentenciador se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el registro de una marca, así como el legítimo uso de un signo substancialmente similar, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre esta materia; VIGÉSIMO OCTAVO: Que las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, éstas se encuentran en la Ley Nº sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, y las normas sobre principios de competencia leal y la ética mercantil se encuentran en la Ley Nº que regula la Competencia Desleal. En relación a este punto, este sentenciador ha concluido que no existe infracción de dichas normas por el titular, ya que no se ha acreditado en autos un hecho que constituya dicha infracción; VIGÉSIMO NOVENO: Que por otro lado, si bien hay otros principios y derechos que deben tenerse a la vista a la hora de resolver un conflicto por nombres de dominio, como el principio del first come, first served, a juicio de este sentenciador la existencia de derechos válidamente adquiridos por un tercero, en atención a la circunstancias ya explicadas, debe primar en este caso en particular; TRIGÉSIMO: Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que corresponde acoger la pretensión de la revocante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los considerandos precedentes; Y vistos además, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, de NIC Chile, RESUELVO: 1) Que se acoge la demanda de revocación temprana deducida por la parte de EMPRESAS CAROZZI S.A en contra de SERGIO FARÍAS FERNÁNDEZ; 2) Se revoca la asignación del nombre de dominio vivonutricion.cl en el actual titular y se asigna el nombre de dominio a favor de EMPRESAS CAROZZI S.A Notifíquese la presente sentencia a las partes en el sitio web arbitral y por correo electrónico. La presente resolución es autorizada por las testigos doña Denisse Patricia Pérez Fierro, cédula nacional de identidad Nº y doña Mónica Luisa Toledo Escobedo, cédula nacional de 14

15 identidad Nº , ambas domiciliados en calle Napoleón 3565, oficina 709, comuna de Las Condes, Santiago. Carmen Paz Álvarez Denisse Patricia Pérez Fierro Mónica Toledo Escobedo

16 16