SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Expediente Rol N 13355, seniorhome.cl Titular: Telaguca SpA Revocante: Inmobiliaria Seniors S.A. Tipo de Revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, catorce de marzo de dos mil diecisiete. VISTO: 1.- Que mediante Oficio de 2 de noviembre de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio seniorhome.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 4 de noviembre de 2016, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que las partes en dicho conflicto son Inmobiliaria Seniors S.A., representada por don Felipe Vinagre Larraín, como revocante, y Telaguca SpA, representada por don José Tomás Herreros Nogueira, como titular. 3.- Que, con fecha 23 de noviembre de 2016, Inmobiliaria Seniors S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio seniorhome.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante afirma que a través de la expresión SENIOR, ella identifica en el mercado relevante una serie de propiedades destinadas a residencias para los adultos mayores, las cuales ha sido diseñadas pensando en otorgarles un lugar donde se les brinde un servicio integral, que sea capaz de cubrir todas las necesidades del diario vivir, a saber, alojamiento, alimentación, servicios médicos, de entretención, de aseo, entre otros. La actora partió incursionando en este negocio -que antes era absolutamente desconocido en Chile- en el año 1996 a través de la expresión SENIOR, la cual fue protegida mediante su registro como marca comercial y a través de la adquisición de los respectivos nombres de dominio. En la actualidad cuenta con tres residencias para adultos mayores, pioneras de su tipo en nuestro país. Dos de ellas están ubicadas en la comuna de Las Condes y la restante en la comuna de Providencia. Todas las residencias están completamente habilitadas para entregar un servicio integral al adulto mayor, prestando servicios tanto a personas autovalentes, en departamentos y habitaciones independientes, como también a personas postradas que necesitan en forma permanente de cuidados y atención de enfermería. 1

2 3.2. Luego, la demandante señala que el primer emprendimiento de este tipo, SENIOR SUITES San Damián, se encuentra emplazado en la comuna de Las Condes, y la segunda residencia SENIOR SUITES en la comuna de Providencia, la cual ofrece los mismos servicios que pueden encontrarse en aquella y mantiene los altos estándares de atención y servicio que las caracterizan. Y a mediados del año 2010 fue inaugurado el tercer centro que completa esta unidad de negocios: SENIOR SUITES Sebastián Elcano. Sin temor a equivocarse ni a incurrir en exageración, prosigue el revocante, puede afirmar fundadamente que él es desde hace casi dos décadas un agente famoso y notoriamente conocido en el mercado relevante nacional, y que es pionero en la incursión de servicios integrales destinados al adulto mayor. En otras palabras, la expresión SENIOR se asocia directamente con dichos servicios y a su vez con Inmobiliaria Seniors S.A En el plano marcario, aduce el revocante que la expresión SENIOR, signo distintivo o housemark de la demandante, se encuentra debidamente inscrito para proteger diversos servicios orientados al adulto mayor, en armonía con lo antes señalado. Y no se ha limitado a incorporar a su patrimonio el registro para la denominación indicada, sino que ha solicitado el registro de otras marcas que contienen la expresión SENIOR, con el objeto de proteger su housemark. El cúmulo de registros marcarios del que es titular, corresponde al activo más importante de Inmobiliaria Seniors S.A., ya que a través de él ha logrado el reconocimiento por parte del público consumidor en el competitivo y emergente mercado relevante. Y el hecho de ser titular de estos registros debe ser reconocido y protegido, conforme a los preceptos de nuestra Constitución y normas legales y reglamentarias aplicables La revocante consigna que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP, que por su propia naturaleza resultan imposibles de recordar. Ellos cumplen una clara finalidad de individualización de los ordenadores conectados a Internet, y permiten el intercambio de información entre los mismos. En armonía con dichas consideraciones, la nueva Reglamentación para el funcionamiento del registro de Nombres del Dominio.CL señala, en su artículo 14, que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. El interés preferente del actor sobre el nombre de dominio en disputa, se fundamenta en el amplio uso que Inmobiliaria Seniors S.A. ha dado a la expresión SENIOR, junto con los derechos exclusivos y excluyentes que sobre la misma detenta en cuanto titular de marcas registradas. 2

3 3.5. En la demanda se alega que el uso del nombre de dominio por cualquier persona que no sea la revocante, o sin su autorización, creará toda suerte de confusiones, las que desviarán al público consumidor de los servicios que ofrece Inmobiliaria Seniors S.A. Se sostiene esta afirmación tanto en los antecedentes registrales como en el uso efectivo de la expresión SENIOR por parte de la actora. No puede ser resultado del acierto creativo solicitar un nombre de dominio que comprende una marca registrada y posicionada por un tercero, como es SENIOR. Más aún, como puede verse en la página web de la contraria, esta desarrolla la misma actividad de la revocante: una casa para el cuidado del adulto mayor. Y la demandante goza del derecho exclusivo y excluyente para utilizar el signo distintivo SENIOR en nuestro país, el cual se vería abierta e ilegítimamente vulnerado si se permite que un tercero use un el nombre de dominio prácticamente idéntico. Finalmente, el actor cita jurisprudencia en materia de marcas y nombres de dominio.cl que, según estima, ha reconocido expresamente sus derechos; y reitera que su interés preferente se basa en el uso amplio y sostenido de una expresión famosa y notoria, completa e injustificadamente incluida en el nombre de dominio en revocación. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones extraídas del sitios web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, su titularidad respecto de dos registros de la marca SENIOR, denominativa, que distinguen servicios en las Clases 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del Clasificador Internacional, de dos registros de la marca denominativa SENIOR CARE, para distinguir servicios en las Clases 35 y 42, de un registro de la denominación RESIDENCIAS SENIOR, que distigue servicios en la Clase 35, de cinco registros de la marca mixta S SENIOR SUITES, para distinguir servicios en las Clases 35, 42, 43, 44 y 45, de un registro vigente de la denominación SENIOR CLUB, que distingue servicios en la Clase 42, de dos registros de la marca denominativa SENIOR SUITES, para distinguir servicios en las Clases 35, 42, 43, 44 y 45, y de un registro de la denominación SENIOR VILLAGE, que distingue servicios de la Clase 36. Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la actividad empresarial y giro comercial de la revocante y el uso efectivo que hace de sus signos en el mercado nacional. 5.- Que con fecha 29 de noviembre de 2016 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada. 6.- Que la parte demandada contestó dentro de plazo, acompañó documentos probatorios y expuso lo que sigue: 6.1. Que el titular es una sociedad por acciones con domicilio en la comuna de Con Con, Viña del Mar, cuyo objeto es la instalación y administración de centros de rehabilitación, asilos y clínicas de reposo, y que ha comenzado a dar forma concreta a un proyecto que desde hace mucho tiempo viene elaborando. 3

4 Éste consiste en abrir una serie de residencias para adultos mayores o ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores), autovalentes y semi-valentes, con edades desde los 65 años. Señala que el nombre SENIOR HOME se eligió para ser el prefijo del nombre de cada residencia, acompañada del nombre del lugar en donde esta se ubicaría. Actualmente solo se ha abierto una residencia con el nombre SENIOR HOME Bordemar. Este prefijo tiene además la intención de posicionar las residencias en un segmento alto de clientes, dado que se quiere entregar una propuesta de valor basada principalmente en el trato con dignidad y respeto a los adultos mayores, en un ambiente familiar al interior de la residencia. La expresión SENIOR, elemento componente de la expresión completa SENIOR HOME, se escoge porque es una expresión amplia, genérica y culturalmente conocida, que viene a denotar experiencia, madurez y sabiduría, características que suelen atribuirse a las personas de la tercera edad o abuelos, tanto en Chile como en el extranjero. Con este nombre, entonces, se ha dado a conocer a través de diversas redes sociales, ante organismos públicos y también ante la población en general. De esta forma, Tegaluca SpA continúa con el ofrecimiento pacífico de sus servicios bajo el nombre de SENIOR HOME, ejerciendo su actividad de manera pacífica, legítima y de buena fe Estima que quizá el punto de mayor relevancia para la resolución de una controversia por nombre de dominio es el análisis de la expresión inscrita en sí misma: si esta realmente parece pertenecer a una persona determinada o no. Es decir, si el signo en cuestión puede realmente ser considerado propiedad o creación de una de las partes, o si sencillamente es una expresión genérica, cuyo uso es común y regular. En este sentido, una expresión que constituya una creación original o de propiedad exclusiva se manifiesta inmediatamente, pues no es fácilmente asimilable a nada distinto de su creador o dueño. Por el contrario, una expresión genérica se caracteriza porque, pese a que pueda existir uno o más particulares que aleguen derechos sobre la misma, de igual manera es asociable por el público a distintas cosas, ya sea porque constituye una palabra común en algún idioma conocido, ya porque resulte de una combinación de estas, o algún resultado similar. En este sentido, y como se aprecia fácilmente, la expresión SENIOR HOME es absolutamente genérica, al corresponder a dos palabras del idioma inglés. Por su extendido uso en el habla cotidiana, el vocablo inglés SENIOR fue considerado y adoptado por la Real Academia Española Agrega el titular que, sin ir más lejos, una simple búsqueda en el famoso buscador Google arrojará los más diversos resultados para la expresión SENIOR HOME, dando cuenta de su uso extendido en las redes sociales. Y las búsquedas en Google y en Facebook arrojan un sinnúmero de resultados distintos, asociables a diversos titulares, lo que lleva a una conclusión inequívoca: la expresión SENIOR HOME, constitutiva del dominio en disputa y no SENIOR individualmente considerada, no constituye un signo que sea creación o que pertenezca exclusivamente a alguna de las partes, sino que es una expresión del idioma inglés comúnmente usada. 4

5 Por lo anterior, no puede avalarse que un único titular reclame el derecho excluyente en su utilización, más aún cuando consideramos que en ambas búsquedas no consta la presencia del revocante de autos, al menos hasta la página cinco. Y es preciso también considerar la realidad registral de nombres de dominio en NIC Chile, en el cual es posible verificar que existen más de cien dominios que contienen la expresión SENIOR, asociables a los más diversos titulares Luego, el demandado hace notar que el principal argumento de la contraparte para fundamentar su demanda es la titularidad de la marca comercial SENIOR y SENIOR SUITES, que cita en su presentación. Sin embargo, pese a que la demandante alegue que sus marcas comerciales le significan un interés preferente en el dominio en disputa, esto importaría equiparar dos registros de naturaleza absolutamente distinta. No es controvertido que las marcas comerciales otorgan un derecho de uso exclusivo y excluyente respecto a una expresión para un ámbito específico, conforme lo indica la ley de propiedad industrial. Pero la misma ley señala las acciones procedentes en caso de que un titular de marcas comerciales estime que existe una infracción a sus derechos, que ciertamente no es la acción de revocación de nombres de dominio. En este escenario, y tal como ha sido reconocido por la jurisprudencia en materia de asignación de nombres de dominio, la titularidad de marcas comerciales es solo uno más de los antecedentes a considerar para la resolución de este tipo de conflictos, pero en ningún caso el único criterio relevante Dado que toda la argumentación de la revocante se basa en una medida importante en la titularidad de sus marcas comerciales, es menester entonces analizarlas en comparación al dominio en disputa. La dirección del dominio, considerada en su totalidad, es SENIORHOME, expresión que se compone de varias palabras y que, desde luego, es sonora y gráficamente diversa de la expresión SENIOR a secas y SENIOR SUITES, que son las principales marcas que ha hecho valer la revocante en su demanda. Por lo tanto, aún en el evento de que en la presente controversia se le otorgara a las marcas comerciales el valor que la revocante pretende, lo que como ya se acreditó no es así, son tales las diferencias gráficas y fonéticas entre el dominio en disputa y las marcas de la contraparte, que queda inmediatamente descartada toda posibilidad de confusión entre ambas. Por otro lado, la revocante no hace ninguna referencia a la distintividad o ausencia de ella de la expresión SENIOR, y además cabe siempre recordar que SENIOR y SUITES son palabras de uso común en nuestro idioma, por lo que no puede sostenerse que necesariamente el dominio en disputa se asociaría a la demandante, máxime si no se acompañan pruebas que permitan concluir en qué medida el público pertinente podría confundirse El titular hace notar que el último argumento de la contraria es la supuesta confusión que el nombre de dominio inscrito ocasionaría en caso de mantenerse la asignación. 5

6 Sin embargo, dicho argumento debe ser desestimado, por las siguientes consideraciones: primero, porque en el dominio en disputa la expresión SENIOR juega un rol de igual entidad que la palabra acompañante HOME, no siendo ninguna preponderante por sí misma, por lo que el revocante pretende apropiarse de un dominio en que la coincidencia con su marca es inferior a la mitad del mismo. Segundo, porque no resulta acreditado de ninguna forma que se produzca efectivamente la supuesta confusión que refiere la demandante, desembocando en una simple afirmación que no tiene ningún valor para el proceso. De esta forma, la contraparte pretende que se tenga como certeza el resultado de una cadena causal manifiestamente improbable, asumiendo que 1) los cibernautas van a confundir verdaderamente el sitio de mi representado con las actividades de la revocante; y luego 2) que si esto llegara algún día a ocurrir, además afectaría o perjudicaría de alguna manera a la contraria. Antes que todo, hay que considerar que los usuarios de internet no ingresan directamente a una URL a menos que la conozcan de antemano, por lo que en la mayoría de los casos, si un cibernauta quiere encontrar algo lo primero que hace es buscarlo en Google u otro buscador, donde pueden leer una descripción del sitio antes de entrar a él. Así, quien quiera encontrar a la contraparte lo hace sin problemas, no generando confusión alguna. Luego, en el improbable evento de que alguien llegue a entrar por error al sitio del demandado cuando se encontraba buscando a la demandante, y constate que se trata de una web diferente, sencillamente volverá sobre sus pasos y buscará de nuevo Finalmente, considera evidente que la marca de la revocante no reviste los caracteres de fama y notoriedad que se esgrimen, y que los antecedentes que se han allegado al proceso son insuficientes para fundamentar este criterio de mejor derecho, por lo cual no goza de la protección intensificada que confiere a este tipo de marcas la Convención de París. Consecuentemente, desechado esto, se desestima de igual manera el supuesto aprovechamiento del demandado, pues mal se puede aprovechar de una fama que no existe. 7.- Que la demandada acreditó el uso del nombre de dominio seniorhome.cl para ofrecer y promocionar servicios de estadía, complementarios y adicionales destinados a adultos mayores; la autorización para la instalación y funcionamiento de Establecimiento de larga estadía para adultos mayores, denominado Senior Home Bordemar, por parte de la SEREMI de salud de la Región de Valparaíso; la existencia de contratos para clientes, instrucciones y formularios relativos al ingreso de los residentes, incorporando la expresión SENIOR HOME; y sus publicaciones y presencia a través de la red social Facebook y Google Maps. Además, acompañó capturas de pantalla de la búsqueda en Google de la expresión SENIOR HOME, y de los registros de NIC Chile en que consta la existencia de otros nombres de dominio que incorporan la expresión SENIOR. 8.- Que con fecha 10 de enero de 2017 se citó a las partes a oír sentencia. 6

7 Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho nombre de dominio a su favor. TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del nombre de dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el nombre de dominio seniorhome.cl y sus marcas SENIOR, SENIOR CARE, RESIDENCIAS SENIOR, S SENIOR SUITES, SENIOR CLUB, SENIOR SUITES y SENIOR VILLAGE, todas anteriores a la inscripción de aquel y que utiliza efectivamente en el mercado para la identificación de sus servicios, por lo cual la inscripción y uso del primero produce confusión en el mercado y lesiona sus derechos de propiedad industrial. SEXTO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido. 7

8 SÉPTIMO: Que para determinar la existencia de un riesgo de confusión, en los términos alegados en la demanda, ha de atenderse a la vez al presupuesto de una identidad o semejanza entre los signos confrontados y a la identidad o similitud entre los productos o servicios designados por dichos signos, porque se trata de requisitos acumulativos. OCTAVO: Que, de esta suerte, en la apreciación del riesgo de confusión procede considerar diversos factores pertinentes, y en especial el conocimiento de la marca en el mercado, la asociación que pueda hacerse de ella con el signo que utiliza el demandado, el grado de similitud entre la marca y el otro signo y la relación entre los productos o servicios de que se trate. NOVENO: Que a juicio de este sentenciador, y conforme a los criterios antes descritos, entre las marcas del revocante y el nombre de dominio seniorhome.cl existe una similitud suficiente para generar la confusión que se trata de evitar con la protección marcaria, pues este no puede diferenciarse con la sola adición del vocablo HOME, que unido al elemento dominante SENIOR, dota al conjunto de una impresión global semejante a la que proviene de tales signos distintivos y, por ende, lo hace confundible. DÉCIMO: Que, en la especie, la denominación SENIORHOME ocasiona que el nombre de dominio concuerde en la idea representada por los signos del actor a los que se confronta, a partir del carácter distintivo particular que estos poseen en el sector de los servicios de residencias para adultos mayores, y que el titular no puede ignorar. Y, además, está acreditado en el proceso que el demandado utiliza el nombre de dominio para ofrecer y promocionar servicios de la misma naturaleza que aquellos amparados por las marcas del revocante, por lo cual la similitud conlleva en este caso un riesgo de confusión elevado. UNDÉCIMO: Que la semejanza así establecida entre los signos y entre los específicos productos y servicios en comparación, induce a creer erróneamente que se trata de una actividad del mismo oferente u operador, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, de manera que se produce en los usuarios un error o confusión que afecta un derecho preexistente y vulnera los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. DUODÉCIMO: Que la revocante ha acreditado un interés jurídico legítimo y anterior al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en derechos de propiedad industrial y en el uso real y efectivo de sus signos, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a otro del titular, y cabe por lo mismo estimar su pretensión. RESUELVO: Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio seniorhome.cl al revocante Inmobiliaria Seniors S.A. Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. 8

9 Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano y doña Janet Altamirano Sánchez, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes. 9