STEFANO BARBIERI con VORWERK INTERNATIONAL AG. bimbi.cl. Causa Rol N 11716

Transcripción

1 STEFANO BARBIERI con VORWERK INTERNATIONAL AG. bimbi.cl Causa Rol N de enero de 2017 VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, en adelante e indistintamente el Procedimiento, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de revocación del nombre de dominio bimbi.cl, siendo partes en este litigio, como actual asignatario del nombre de dominio, STEFANO BARBIERI, y, como solicitante de revocación, VORWERK INTERNATIONAL AG. SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo con fecha 2 de julio de 2016, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos. TERCERO: Que, consta en autos que el solicitante de revocación ha cumplido con las cargas procesales que le corresponden. CUARTO: Que, dentro de plazo, el solicitante de revocación presentó la demanda arbitral por revocación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente: - Vorwerk International AG es una empresa familiar, creada en el año 1883 en Alemania, cuyo origen comenzó con la fabricación de alfombras, que tras 130 años de historia, logró expandirse a otras áreas comerciales, siendo

2 actualmente conocido en el ámbito del desarrollo e innovación de aparatos para el hogar de alta calidad. - Hoy en día, uno de los productos estrella comercializados por la revocante es Thermomix, que consiste en un procesador de alimentos inteligente, que contiene 12 funciones para elaborar recetas casi por si sola. Dicho producto recibe el nombre de BIMBY en países como Italia y Portugal, lo cual corresponde a una estrategia comercial para la venta del mismo, intentando que su pronunciación fuese más amigable en ciertos países. - En consecuencia, indica la revocante que registró su marca BIMBY para identificar uno de sus productos más reconocidos, un robot de cocina que colabora en la elaboración de recetas saludables. - La revocante es titular de la marca mixta BIMBY, concedida a registro el día 24 de septiembre de 2014, bajo el N para distinguir productos en las clases 7, 11 y 21. Asimismo, posee los siguientes registros en el extranjero: 1. BIMBY, Angola, productos clase BIMBY, Angola, productos clase BIMBY, Angola, productos clase BIMBY, Angola, productos clase BIMBY, Angola, productos clase BIMBY, Angola, productos clase BIMBY, Brasil, productos clase BIMBY, Oficina para la Armonización del Mercado Interior, productos clase 11 y 28 y servicios de la clase BIMBY, Italia, productos clase 7, 9 y BIMBY, Italia, productos clase 7, 9, 11 y BIMBY, Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (Protocolo Madrid, Argelia, Egip, Marruecos, Mónaco y Portugal), para distinguir productos en clases 7, 9 y BIMBY, Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (Protocolo Madrid, Italia y Portugal y al Convenio de París en Suiza), productos clases 7, 11, 16 y 21.

3 13. BIMBY, Suiza, clases 7, 11, 16 y BIMBY, Túnez, clase 7. - Asimismo, la revocante es titular de diversos nombres de dominio, como, por ejemplo, mundoreceitasbimby.com.pt y ricettario-bimby.it. - Señala la revocante que, en atención a que existen dominios previos que se configuran en torno a la expresión BIMBY, los cuales tienen una directa relación con la marca y producto que comercializa, se produciría una confusión entre los cibernautas respecto del origen empresarial del nombre de dominio en disputa, toda vez que es cuasi idéntico a sus registros y sitios web. - Sostiene que no operaría el principio First Come, First Served, toda vez que es el actual titular de la marca comercial BIMBY en Chile, así como en diversos países, teniendo, en definitiva, derechos válidamente adquiridos previos a la inscripción del nombre de dominio; situación que se encontraría amparada en el párrafo 14 de la Reglamentación. - Asimismo, señala que posee un interés preferente en la asignación del nombre de dominio, dada su titularidad sobre marcas comerciales y dominios cuasiidénticos a la expresión BIMBI. - Indica que la sustitución de la letra Y por una I, no es un elemento suficientemente diferenciador, toda vez que incluso fonéticamente son idénticas, permitiendo la confusión del origen empresarial de los productos y servicios de la revocante con los que se publiquen en el nombre de dominio en disputa. - Hace presente la revocante que la jurisprudencia arbitral ha considerado que existe una estrecha relación entre los registros marcarios y los nombres de dominio, de tal forma que se debe considerar como un criterio para la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio. - Indica que lo anterior, se encuentra replicado en la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN, así como por el artículo 20 de la Reglamentación de Nic Chile. - Finalmente, reitera que posee un interés legítimo que se encuentra amparado en lo expuesto anteriormente, asistiéndole además el principio de buena fe,

4 toda vez que la revocación de autos responde a la necesidad de proteger a los usuarios de internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores. - La solicitante de revocación acompañó los siguientes documentos: 1. Personería para actuar en estos autos. 2. Reporte de marcas a nivel mundial de VORWERK INTERNATIONAL AG. 3. Copia simple de certificados de registro de la marca BIMBY para Chile, Angola, Brasil, Oficina de Armonización, Oficina Italiana, Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, Oficina de Malta, Suiza y Túnez. 4. Impresión del sitio web bimby.vorwerk.pt/home/. 5. Impresión del sitio web bimby.vorwerk.pt/bimby-r-5ªgeracao/beneficios/poupanca/. 6. Impresión del sitio web corporate.vorwerk.com/es/perfil/empresafamiliar/. 7. Impresión del sitio web corporate.vorwerk.com/es/áreas-de-negocio/ 8. Impresión del sitio web bimbi.cl 9. Impresión de nic.cl del dominio bimby.cl 10. Impresión de nic.cl del sitio bimbychile.cl 11. Copia de los fallos arbitrales de los siguientes conflictos por el nombre de dominio: bimby.cl, bimbychile.cl, costagourmet.cl y vitafoods.cl. QUINTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de revocación, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al actual asignatario del nombre de dominio. SEXTO: Que el actual titular evacuó dicho traslado, alegando, en lo medular, lo siguiente: - Señala que la revocante es titular de la marca sólo para productos y no servicios, en sólo tres clases y que son: Clase 7, Máquinas y herramientas;

5 Clase 11, Aparatos de cocción; y Clase 21 utensilios y recipientes para el menaje o cocina. - Afirma que sus registros están orientados a un solo producto, su procesador de alimentos inteligente de nombre THERMOMIX, teniendo sólo tres registros asociados a productos y no servicios. - Hace presente que Nuestro Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) sostiene que la circunstancia de poseer un nombre de dominio no resulta en consecuencia vinculante para los efectos de obtener una marca comercial, ni viceversa, las marcas comerciales no generan un tipo de prioridad antes el NIC Chile ( article-628.html [en línea]. Consulta: 6 de agosto de 2015). Es decir, el hecho de que el revocante sea titular de tres registros de marcas debiera ser considerado como un antecedente más en estos autos, pero no como pretende en su demanda que sea el único argumento y considerarlo como un derecho, limitando la lícita actividad comercial que cualquier persona quiera emprender. - Indica que en nuestro país el producto del revocante es comercializado y conocido como THERMOMIX. - Sostiene que tal como lo señala en su demanda la revocante, las páginas web asociadas al nombre bimby pertenecen a los países de Italia y Portugal, lugares donde su producto estrella es comercializado con ese nombre, pero no es el caso de nuestro país donde se vende hace años como THERMOMIX. - Afirma que el uso que pretende dar al dominio BIMBI.CL es totalmente distinto y alejado del rubro al que se dedica el revocante, su público objetivo de consumidores y productos son de categorías diferentes, no siendo posible confundirlos. - Indica que la palabra bimbi es de origen italiano y significa niños o bebés, y es el sentido que tiene el Nombre de Dominio BIMBI.CL, web a través de la cual se busca promover, promocionar y comercializar productos y accesorios dedicados a los niños y bebés.

6 - Señala que BIMBI nace como un emprendimiento familiar a principios del año 2016, cuando la madre del actual titular, Patricia Bosoni Olivari, luego de jubilarse decide retomar su gusto por la costura y tejido comenzando a fabricar y vender en primera instancia un saco de dormir reversible para niños, encontrando un nicho en el mercado con un producto novedoso, útil y a un precio accesible, luego incorporó mantitas de algodón en sus productos y ahora también colgantes de animales de decoración, todo pensado en bebés y niños. Dado que es un emprendimiento familiar que está recién comenzando, dándose a conocer falta la manufactura de productos que complementen su línea tales como cubrecamas y plumones para cunas y camas de transición, juegos de sábanas para cunas, protectores de cuna, cuadros decorativos y banderines entre otros. - Indica que, a esta fecha, se encuentra formada una sociedad por acciones para poder seguir creciendo y avanzando llamada e inscrita a fojas 1120 número 935 en el Registro de Comercio de Viña del Mar del año 2016 con la razón social BIMBI SpA, contando ya con RUT e iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. - Asimismo, indica que tiene un fan page en la red social Facebook con 461 seguidores y participación en diversas ferias de la V Región. - Señala que no ha subido un sitio web al nombre de dominio, toda vez que, al ser incierto el resultado del presente juicio, y siendo una empresa pequeña y reciente, no puede arriesgarse a pagar un diseñador hasta que no se solucione la controversia. - Afirma que la revocante no cuenta con un derecho adquirido y absoluto sobre la denominación bimby, el ser titular de una marca no lo convierte en titular también de un Nombre de Dominio y así lo ha señalado el INAPI como se señaló anteriormente - Indica que el revocante no es el titular absoluto de la marca bimby y que sólo tiene registros en tres clases ya señalados anteriormente, los que además no tienen relación alguna con el rubro comercial del actual titular,

7 es menester mencionar que el revocante tampoco hace uso de su marca en Chile de manera alguna, no teniendo presencia en el mercado ni siendo conocido su producto estrella bajo el nombre en disputa, sino que es latamente conocido como THERMOMIX en nuestro país. - Sostiene que en el caso de autos el Nombre de Dominio en disputa no es idéntico ni engañosamente similar al nombre por el cual el revocante es conocido, ya que es conocido por el producto THERMOMIX - El actual titular acompañó los siguientes documentos: 1. Copia simple de la escritura pública de transformación de sociedad de fecha 20 de junio de 2016 otorgada en la Notaría de Viña del Mar de doña Eliana Gervasio Zamudio. 2. Copia de la inscripción de fojas 1120 número 935 del Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. 3. Copia del comprobante de inicio de actividades de Bimbi SpA RUT ante el Servicio de Impuestos Internos. SÉPTIMO: Que, el solicitante de revocación, hizo presente a este Tribunal lo siguiente: - El nombre de dominio solicitado se encuentra inactivo, por lo que no existe seguridad respecto del uso efectivo que el demandado de autos quiere otorgarle al dominio bimbi.cl - La marca que ostenta presenta una unidad fonética y cuasi identidad gráfica entre el dominio BIMBI y BIMBY, lo que permitiría errores y confusiones por parte del público consumidor. - Señala que en nuestro país no es requisito hacer un uso efectivo de una marca para que ésta se encuentre protegida. - Existe la posibilidad de que el Sr. Stefano Barbieri venda de forma posterior el dominio a su competencia directa, afectando directamente sus intereses, por lo que el hecho de aceptar el registro de un dominio cuasi idéntico a

8 una marca ya registrada, es crear un riesgo evidente de posibles manipulaciones o negociaciones abusivas en un futuro. - Señala que si bien es cierto que el producto comercializado en chile es conocido como THERMOMIX, no es menos cierto que los entendidos en esta materia también tienen un conocimiento previo de que dicha máquina se denomina BIMBY en otros países. La solicitante de revocación acompaña los siguientes documentos en su presentación: 1. Sentencia dictada en atención al dominio bimby.cl 2. Sentencia dictada en atención al dominio bimbychile.cl OCTAVO: Que, atendiendo el mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por las partes no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa. DÉCIMO: Que, el solicitante de la revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio bimbi.cl, argumentando en lo medular y sustancial que en el caso de autos posee un interés preferente respecto al nombre de dominio en conflicto, toda vez que el nombre de dominio en disputa es similar a sus marcas registradas y productos que comercializa, así como nombres de dominio relacionados, buscando el actual titular, inducir a error o engaño respecto de la identidad del solicitante de revocación. UNDÉCIMO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las Revocaciones de Dominio", artículos 18 y siguientes del Procedimiento, tenga

9 lugar la revocación del nombre de dominio bimbi.cl, lo que, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro a través de los dichos y pruebas aportadas por el solicitante de la revocación y el actual asignatario. DÉCIMO SEGUNDO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya singularizadas, el caso que nos ocupa consiste en una revocación denominada temprana, esto significa que el revocante puede invocar un interés preferente, bastando que se acrediten derechos preferentes al dominio, por una parte para que éste le sea asignado. DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que STEFANO BARBIERI. es el actual titular, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio first come, first served es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos. DÉCIMO CUARTO: Que, de los dichos del actual titular y la documentación acompañada, se desprende que su interés en el nombre de dominio es difundir una actividad comercial legítima y productos en el rubro de la ropa y accesorios infantiles. DÉCIMO QUINTO: Que, en relación con el solicitante de revocación, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de los nombres de dominio mundoreceitasbimby.com.pt y ricettario-bimby.it; según consta en los Registros respectivos, así como titular de la marca BIMBY. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su registro marcario, evitando la confusión de los consumidores y usuarios.

10 DÉCIMO SEXTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos. DÉCIMO OCTAVO: Que, asignar el nombre de dominio BIMBI.cl al solicitante de revocación con la sola finalidad de proteger su signo distintivo, el que se conforma por la expresión BIMBY, el que protege distintos productos relacionados relativos a máquinas o herramientas de cocina; no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de dilución marcaria o confusión, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada del vocablo BIMBI, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado pueden coexistir, como ocurre efectivamente, distintos agentes que ostenten la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporen dicha expresión. A mayor abundamiento, si cada una de las partes efectúa su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real y lícita dentro de sus respectivos rubros, que se diferencia de la actividad y campo en que se desenvuelve su contraparte, ambos debieran tener derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, siendo la actividad que se encuentra desarrollando el actual titular totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real.

11 DÉCIMO NOVENO: Que, además, siendo el interés que alienta al primer solicitante el obtener un signo distintivo con el cual identificar en la web la actividad que desempeña en el rubro de la ropa y accesorios para niños y bebés, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el revocante, atendida las consideraciones precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés de su contraparte. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Procedimiento de Nic Chile y demás normas legales pertinentes. RESUELVO: Se rechaza la demanda de revocación deducida por parte de don VORWERK INTERNATIONAL AG, en contra de STEFANO BARBIERI, actual asignatario del nombre de dominio. Manténgase la actual asignación del nombre de dominio bimbi.cl a nombre de STEFANO BARBIERI. Cada parte pagará sus costas. Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento. Resolvió Cristián Saieh Mena,. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.