OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 20/05/2014.

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1 OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SERVICIO DE DIBUJOS Y MODELOS RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 20/05/2014 EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE NULIDAD DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO NÚMERO DE EXPEDIENTE ICD 9222 DIBUJO O MODELO COMUNITARIO LENGUA DE PROCEDIMIENTO Español SOLICITANTE AUTOMATIC TRANSMISSIONS & INNOVATION SA Calle Casal dels Mogoda, 44 3C Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) ESPAÑA REPRESENTADO POR INGENIAS CREACIONES SIGNOS E INVENCIONES Avenida Diagonal, 421, Barcelona ESPAÑA TITULAR JUAN COSTA PUJADAS Calle Corominas, L Ametlls del Vals (Barcelona) ESPAÑA REPRESENTADO POR MORGADES, DEL RIO, RENTER SL Calle Rector Ubach, 37 39, bajos 2ª Barcelona ESPAÑA Avenida de Europa, 4 E Alicante España Tel Fax Internet:

2 La división de anulación, compuesta por Natalie Pasinato (ponente), Martin Schlötelburg (miembro) y José Antonio Garrido Otaola (miembro), ha tomado la siguiente resolución el 20/05/2014: 1. desestimar la solicitud de nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado nº ordenar al solicitante al pago de las costas inherentes al procedimiento. I. HECHOS, PRUEBAS Y ALEGACIONES (1) El dibujo comunitario nº (en adelante el DMC ) está registrado a nombre del titular, con fecha de presentación de 25/05/2005, y publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios. La indicación de producto que consta en el registro es "variadores de velocidad. El DMC está representado por las imágenes que se reproducen a continuación (DMC ): (2) El 01/08/2013, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad en contra del DMC (en adelante la solicitud ). El pago de las tasas se ha efectuado mediante transferencia bancaria. (3) El solicitante ha basado su solicitud en la causa de nulidad prevista en el artículo 25, apartado 1, letra b) y en el artículo 25, aparatado 1, letras c), d), e), f) y g) del RDC 1. (4) En apoyo de sus alegaciones, el solicitante aporta como prueba la siguiente documentación: - Copia del extracto de la revista MOTOCICLISMO SCOOTER MANÍA de agosto de 2001 con la siguiente imagen (en adelante D1); 1 Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 2

3 - Copia de un extracto de la revista MOTOTALLER de noviembre de 2001 con la imagen siguiente (en adelante D2); - Copia de un folleto MAYOR RENDIMIENTO EN TU SCOOTER J. COSTA VARIADOR TRASVERSAL sin fecha de publicación pero con indicaciones por parte del solicitante de datos de creación del fichero electrónico y sin referencia a la fuente (en adelante D3); - Copia de un extracto de un blíster MASA DESLIZANTE GLIDING ROLLERS J. COSTA sin fecha de publicación pero con indicaciones por parte del solicitante de datos de creación del fichero electrónico y sin referencia a la fuente (en adelante D4); - Copia de un folleto VARIADOR SPEED CONTROL J.COSTA Competition Technologies sin fecha de publicación pero con indicaciones por parte del solicitante de datos de creación del fichero electrónico y sin referencia a la fuente (en adelante D5); - Copia de un folleto VARIADOR TRASVERSAL sin fecha de publicación pero con indicaciones por parte del solicitante de datos de creación del fichero electrónico y sin referencia a la fuente (en adelante D6); - Tres copias de tres albaranes fechados 25/02/2002, 24/03/2003 y 09/04/2002 respectivamente (en adelante D7); - Copias de unas imágenes y de unas instrucciones de montaje sin fechas y sin referencia a la fuente (en adelante D8); - Copia de un manual explicativo con fecha del 08/01/2014 (en adelante D9); - Copias de unas imágenes de variadores de 12 masas sin fechas y sin referencia a la fuente y comercializados, según el solicitante por el titular, antes de 2005 (en adelante D10). 3

4 (5) El solicitante alega que el DMC impugnado consiste en un variador de velocidad de tipo plato cónico con deslizadores en que el giro del cigüeñal proyecta las masas y deslizadores hacia la campana de fuerza. El solicitante declara que el DMC impugnado reproduce de forma literal y sin modificación alguna las condiciones técnicas que vienen impuestas por la función técnica de un variador de velocidad que además, se encuentra divulgado en el mercado y por tanto es de dominio público desde al menos agosto Por otro lado el solicitante arguye que el variador y sus componentes objeto de protección no son visibles al ojo humano durante el uso del mismo dado que las diferentes piezas vienen cubiertas por la parte superior redondeada de modo que las masas no puedan salir o escaparse. De hecho, por su naturaleza el variador está colocado dentro de una motocicleta y se encuentra cubierto por una pieza, tal y como viene explicado en un artículo publicado en agosto 2001 en la revista MOTOCICLISMO SCOOTER MANÍA : El montaje en la moto es idéntico al de cualquier otro variador: abres la tapa de la transmisión, sueltas el eje del motor, sacas la correa y el variador, lo reemplazas por éste, y vuelves a montar todo. (6) El solicitante declara que la tapa del variador de velocidad que figura en las vistas 1.1 y 1.2 tiene una forma necesaria para cumplir con su función, es decir que la forma semi-ovalada en la parte superior es necesaria para que las piezas, o sea las masas, tengan la menor fricción con la rampa, lo que conlleva una mayor respuesta en la transición de acelerar o desacelerar y del mismo modo la forma de las masas es redondeada en la parte superior para evitar el rozamiento y además sobresalir de su alojamiento en función de la velocidad del giro. Por tanto, según el solicitante, la forma redondeada viene impuesta por la posición que ocupa dentro de la motocicleta, ya que la cubierta es una pieza esencial por motivos de seguridad, el número de masas incorporadas depende de la cilindrada del motor y por consiguiente toda la composición del DMC impugnado viene a solucionar un problema técnico que reside en las motocicletas sin marchas. (7) El solicitante alega también la falta de novedad, debido a la publicación de dibujos anteriores por el mismo titular que son totalmente idénticos al DMC impugnado. El DMC impugnado no posee tampoco carácter singular, según el solicitante, ya que éste no ofrece una sensación diferente con respecto al comercializado desde 2001 [ ] ni con respeto a otros detectados existentes en el mercado. (8) Finalmente el solicitante añade, en respuesta a los comentarios del titular, que como utilizador final debe de entenderse el motociclista y no el mecánico o el experto que instala el producto. Por otro lado el solicitante rechaza totalmente los argumentos del titular por lo que concierne la visibilidad ya que no sería mecánicamente posible tener el variador a la vista. (9) El titular del DMC en sus observaciones declara que los dibujos divulgados con anterioridad, a saber desde 2001, representan productos (variadores) que no coinciden en absoluto con el modelo impugnado y los dibujos presentan características formales totalmente distintas. (10) El titular expone las diferencias entre el DMC y los diseños anteriores, tanto en el aspecto general global como en el detalle, así como el número de orificios, los cuerpos circulares de escaso espesor presentes en el DMC impugnado y otras diferencias. Según el titular los variadores no se diseñan en relación a su función técnica, lo cual se prueba con la cantidad de variadores con distintas 4

5 formas que existen en el mercado, [ ] lo cual implica que el diseño nada tiene que ver con la función técnica asignada a una forma determinada, y tampoco existe una normativa oficial que obligue a que la forma de un variador deba incorporar un diseño y medidas Standard. Por tanto, el titular concluye que el DMC posee carácter novedoso y carácter singular. (11) Por lo que concierne la visibilidad el titular afirma que hay tres formas de utilización, ya sea en el comercio mediante blíster, en talleres de reparación de motocicletas o fábricas de motocicletas como piezas de recambio. Dependiendo del modelo de motocicleta, el titular confirma que el DMC impugnado puede no estar a la vista, sin embargo si se trata de motocicletas de competición éste está a la vista. En sus observaciones a las alegaciones del solicitante el titular aporta direcciones de páginas web e imágenes relativas a motocicletas donde los variadores de velocidad son visibles. (12) En cuanto a la función técnica del artículo 8, apartado 1 del RDC, el titular manifiesta que el DMC no está condicionado exclusivamente por su función técnica dado que puede tener características formales infinitas. (13) Para más informaciones y detalles relativos a los hechos y los argumentos del solicitante, se remite al expediente de solicitud de declaración de nulidad. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. Sobre la admisibilidad de la solicitud (14) La solicitud de declaración de nulidad presentada por el solicitante constituye una declaración de los motivos en los que se basa la solicitud, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso i) del REDC 2. Además, la solicitud cumple los requisitos enunciados en el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso vi), al incluir una indicación de los hechos, pruebas y alegaciones que se presentan en apoyo de la solicitud. La solicitud también cumple las demás formalidades establecidas en el artículo 28, apartado 1 del REDC, por lo que procede declarar su admisibilidad. B. Sobre el fondo B.1 Prueba (15) En virtud del artículo 7, apartado 1 del RDC se considerará que existe divulgación a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del RDC cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha mencionada en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 6 o en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del RDC, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad. 2 Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 5

6 (16) Por lo general, la divulgación de catálogos y folletos es conocida por los profesionales del sector interesado en la Unión Europea. Por lo tanto, una vez que la prueba de publicación ha sido proporcionada por el solicitante, se supone que la divulgación ha tenido lugar y, teniendo en cuenta la globalización de los mercados, corresponde al titular que aporte hechos, argumentos o pruebas en contrario, a saber, que la publicación del diseño anterior no haya podido ser razonablemente conocida por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea. Sin embargo, la prueba de publicación de catálogos y folletos tiene que ser inequívoca tanto por lo que concierne la fecha de publicación como su fuente. (17) En el caso presente, los folletos presentados no están fechados, ni hay indicación alguna del origen o de la fuente de los folletos. Por consiguiente las pruebas D3, D5 y D6 no son admisibles y no hay prueba suficiente de que hayan sido divulgadas según el artículo 7, apartado 1 del RDC. (18) Por lo que se refiere a las revistas, es decir D1 y D2, el solicitante ha proporcionado copias en color de dos revistas, ambas con fechas de publicación anterior a la fecha de presentación del DMC impugnado, es decir agosto de 2001 y noviembre de 2001 respectivamente. El solicitante no ha proporcionado las revistas originales, por tanto las hojas sueltas no prueban de forma clara y precisa que son efectivamente páginas de las revistas presentadas en D1 y en D2. No obstante, las hojas en D1 presentan un índice claramente relacionado con el nombre de la revista con temas y títulos de los artículos y las páginas en las cuales se encuentran. Aunque las páginas no están numeradas hay una correlación entre el índice y el artículo que contiene la imagen de un dibujo o modelo anterior. Por consiguiente, D1 es suficiente para probar que un dibujo o modelo anterior ha sido divulgado según el artículo 7, apartado 1 del RDC. D2, en cambio. contiene hojas sueltas sin indicaciones que las relacionen con la revista, ni un índice del contenido de la revista. Por consiguiente, D2 no es suficiente para probar que un dibujo o modelo anterior haya sido divulgado según el artículo 7, apartado 1 del RDC. (19) D4 es una copia en color de un blíster que no contiene fecha de publicación o puesta en el mercado, ni tampoco se identifica el origen o la fuente de la prueba. La mera indicación por parte del solicitante de la creación de un fichero electrónico sin indicación de origen o de la fuente no es suficiente para probar que un dibujo o modelo anterior existe. Por consiguiente D4 no es suficiente para probar que un dibujo o modelo anterior haya sido divulgado según el artículo 7, apartado 1 del RDC. (20) Las pruebas D8 y D10 son copias de unas imágenes y de manuales de instrucción para el montaje que no tienen fecha de publicación, ni una identificación de origen o de la fuente. La mera indicación por parte del solicitante de la creación de un fichero electrónico sin indicación de origen o de la fuente no es suficiente para probar que un dibujo o modelo anterior existe. Por consiguiente D8 y D10 no son suficientes para probar que un dibujo o modelo anterior haya sido divulgado según el artículo 7, apartado 1 del RDC. (21) D9 es una copia de un manual explicativo publicado con fecha posterior a la fecha de presentación del DMC impugnado, a saber, el 08/01/2014. Por consiguiente D9 no es suficiente para probar que un dibujo o modelo anterior haya sido divulgado según el artículo 7, apartado 1 del RDC. 6

7 (22) D7 está constituido por tres copias de tres albaranes todos con fecha anterior a la fecha de presentación del DMC impugnado. Las copias de los albaranes son de origen dudoso ya que van en papel sin encabezamiento de la empresa emisora, no llevan un sello de la empresa, ni una identificación de aceptación o entrega por parte de la empresa receptora y además los albaranes no están firmados. Por otro lado, sin un catálogo con referencias de producto e imágenes de los productos referenciados, resulta imposible establecer un vínculo entre las referencias en los albaranes y las imágenes de unos productos, o sea entre las referencias y unos dibujos o modelos anteriores. Por consiguiente D7 no es suficiente para probar que un dibujo o modelo anterior haya sido divulgado según el artículo 7, apartado 1 del RDC. (23) Procede, por tanto, la comparación entre el DMC y el dibujo o modelo anterior en D1 para determinar si concurre el requisito de novedad y de carácter singular del DMC así como la condición exclusiva de su función técnica. La comparación se realiza exclusivamente sobre la base de sus respectivas representaciones gráficas. B.2 Requisitos de protección (24) El artículo 4, apartado 2, letra a) del RDC dispone que se considerará que un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituye un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular cuando el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. De conformidad con dicha disposición, no se considerarán las características de un dibujo o modelo que sean invisibles durante la utilización normal. (25) El artículo 4, apartado 2 del RDC no exige que un componente sea visible en su totalidad en todo momento durante la utilización normal del producto complejo, de hecho es suficiente que se pueda ver el producto en su totalidad en algún momento de un modo en que puedan apreciarse todas sus características esenciales. Cuando las características de un dibujo o modelo sólo son parcialmente visibles durante la utilización normal del producto complejo, la comparación se limitará a las partes visibles (véase las directrices). (26) En el caso presente un motociclista o una persona que quiere adquirir una motocicleta verá el variador de velocidad desde una perspectiva lateral o desde arriba cuando una persona esté sentada en la silla. Por consiguiente queda probado que los variadores de velocidad aplicados en motocicletas tienen una visibilidad parcial limitada a los dos elementos circulares, en particular la tapa exterior y la tapa trasera, y sus características. Por consiguiente el DMC no incumple con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, letra a) del RDC, pero no obstante el examen sobre la novedad y el carácter singular del DMC impugnado debe de limitarse a las partes visibles. B.3 Novedad (27) El artículo 5 del RDC dispone que se considerará que un dibujo o modelo comunitario registrado es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico antes del día de presentación de la solicitud de registro. De conformidad con dicha disposición, se considerará que los dibujos y modelos 7

8 son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes. (28) El DMC y D1 representan ambos un variador de velocidad. La comparación entre el DMC y D1 permite observar que ambos modelos comparten las siguientes características: - Ambos dibujos o modelos son circulares en su forma y presentan un agujero justo en la parte central del círculo. - Ambos dibujos o modelos se presentan compuestos por lo menos de dos partes con forma circular y un agujero en la parte central del círculo. (29) El DMC y D1 difieren en cuanto a las siguientes características: - En D1 el elemento circular exterior presenta una superficie semi-esférica y lisa, mientras el DMC se presenta ligeramente bombeado y en su superficie se encuentran unas líneas circulares alrededor del agujero céntrico. La superficie es lisa y plana y termina en un borde redondeado, este elemento es ausente en D1. Ambos dibujos o modelos terminan con un borde exterior plano y fino sin embargo este borde tiene una anchura mayor en D1 con respeto al DMC. - En el DMC se percibe que el diámetro del agujero céntrico es mayor con respeto al agujero en D1. - D1 se presenta con colores, es decir el elemento circular externo es de un color metálico y el elemento circular trasero es de color azul. El DMC no presenta colores. (30) Las diferencias entre el DMC y el dibujo o modelo anterior no constituyen detalles insignificantes. Por consiguiente, no existe identidad entre ambos dibujos o modelos en el sentido del artículo 5 del RDC y, por ende, el modelo anterior no constituye un obstáculo para la novedad del DMC. B.4 Carácter singular (31) El artículo 6, apartado 1 del RDC dispone que se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo comunitario registrado que haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. De conformidad con el artículo 6, apartado 2 del RDC, al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo. (32) El usuario informado está familiarizado con las características principales de los productos relacionados con el DMC impugnado, en particular variadores de velocidad, al pertenecer al entorno del automovilismo y del motociclismo. Dicho usuario es consciente de que tales productos deben responder a su función técnica para poder controlar la velocidad giratoria de una máquina y/o de un motor. No obstante, el usuario informado, que no es un diseñador ni un experto, es conocedor de la limitación existente en el cuerpo de dibujos y modelos de variadores de velocidades y, por consiguiente, es a su vez consciente del grado de libertad del cual dispone el creador de tales productos. (33) El grado de libertad del diseñador se limita en el caso presente a las formas y dimensiones teniendo en cuenta la colocación y aplicación del producto como 8

9 componente de un producto complejo, quedándole al diseñador una determinada variedad de representar a un variador de velocidades. (34) El DMC impugnado y el modelo anterior consisten en la representación de unos variadores de velocidad cuyas formas y proporciones son muy similares, desde el punto de vista de la forma circular de ambos elementos que constituyen los variadores y el agujero en posición céntrica. No obstante, las diferencias entre el DMC impugnado y el dibujo o modelo anterior, en particular en cuanto a la variación del diámetro de los agujeros céntricos, la forma no semi-esférica de la tapa exterior en el DMC y el diferente tamaño de los bordes exteriores contribuyen a producir una impresión general distinta en el usuario informado. Las diferencias previamente señaladas y el uso o la ausencia del uso de colores son suficientes para que el DMC produzca una impresión general distinta de aquella producida por el dibujo o modelo anterior. (35) Por consiguiente, el DMC impugnado no carece de carácter singular. B.5 Dibujos o modelos dictados por su función técnica (36) El artículo 8, apartado 1 del RDC estipula que no podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. (37) El solicitante alega que el DMC impugnado es dictado únicamente por su función técnica ya que reproduce de forma literal y sin modificación alguna las condiciones técnicas que vienen impuestas por los variadores de velocidad y por tanto los aspectos estéticos del dibujo o modelo son factores sin importancia. (38) Procede examinar la aplicación o no del artículo 8, apartado 1 del RDC. Su aplicación debe apreciarse de forma objetiva y no desde la percepción del usuario informado ya que él puede tener un conocimiento limitado de las cuestiones técnicas (véase las directrices). Todos los modelos anteriores presentados por el solicitante tienen una función técnica similar, pero difieren tanto en el tamaño y en el grosor de los elementos circulares que componen el DMC como en el diámetro diferente de los agujeros céntricos como en el uso o la ausencia del uso de colores. Por lo tanto, desde un punto de vista objetivo y un examen de todas las pruebas aportadas por el solicitante no se puede concluir que todas las características que componen el DMC impugnado fueron elegidas debido al hecho que estaban dictadas exclusivamente por su función técnica. Por ejemplo, no queda probado, de hecho, que los bordes exteriores y sus diferentes anchuras o la forma más o menos bombeada de los elementos circulares lleven a cabo una función técnica en vez de representar un elemento más bien estético escogido por el diseñador que ha podido elegir entre muchas otras diferentes líneas o formas existentes. (39) Por consiguiente, no queda probado que el DMC esté dictado exclusivamente por su función técnica y por ende el DMC no incumple con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1 del RDC. 9

10 C. Conclusión (40) En virtud de lo expuesto, no procede acoger el motivo de nulidad previsto en el artículo 25, apartado 1, letra b) en relación con los artículos 4, 5, 6 y 8 del RDC, al no haberse acreditado la falta de visibilidad, de novedad, de carácter singular del DMC ni que el DMC está dictado exclusivamente por su función técnica. El solicitante no ha aportado pruebas relativas a los motivos de nulidad previstos en el artículo 25, apartado1, letras c), d), e), f) y g) del RDC. III. COSTAS (41) De conformidad con el artículo 70, apartado 1 del RDC y el artículo 79, apartado 1 del REDC, la parte vencida sufragará las tasas abonadas por la otra parte así como los gastos realizados inherentes al procedimiento. En el presente caso, procede que el solicitante sea condenado al pago de las costas. (42) Las costas del procedimiento que el solicitante debe abonar al titular, de conformidad con el artículo 79, apartado 7, letra f), inciso ii) del REDC, ascienden a la cantidad de 400 Euros correspondientes al importe máximo para los gastos de representación. IV. RECURSO (43) El escrito de recurso podrá interponerse ante la Oficina en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. De presentarse recurso, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación (artículo 55 y siguientes del RDC). LA DIVISION DE ANULACION Natalie Pasinato Martin Schlötelburg José Antonio Garrido Otaola 10